權(quán)利要求中的上位概念與說(shuō)明書(shū)的支持

鄧云鵬

摘 要：權(quán)利要求中的上位概念不應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單的解釋為概括所有的下位概念，而應(yīng)當(dāng)解釋為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解來(lái)確定上位概念所概括的范圍。如果上位概念是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，就應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書(shū)中對(duì)該上位概念作出明確的定義；如果上位概念是現(xiàn)有技術(shù)，并且該上位概念在本技術(shù)領(lǐng)域是有明確的含義的，則不需要在說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求中做過(guò)多描述。

關(guān)鍵詞：權(quán)利要求；上位概念；解釋?zhuān)徽f(shuō)明書(shū)

專(zhuān)利代理人在平時(shí)的工作中，為了給委托人爭(zhēng)取最大的權(quán)益，最常見(jiàn)的手段是根據(jù)委托人提供的技術(shù)資料，找到適當(dāng)?shù)纳衔桓拍?，從而將委托人的?zhuān)利申請(qǐng)的保護(hù)范圍適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大到合理的范圍[1]。

上位概念的引入，不僅要考慮到新穎性和創(chuàng)造性的問(wèn)題，而且需要考慮權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，也就是權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持的問(wèn)題。以下結(jié)合一個(gè)具體的實(shí)例說(shuō)明筆者對(duì)專(zhuān)利法第26條第4款“權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)”涉及到上位概念的理解。

根據(jù)《專(zhuān)利審查指南2010》第二部分第二章3.2.1節(jié)的規(guī)定：“如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求沒(méi)有得到說(shuō)明書(shū)的支持[2]。”單純從字面理解來(lái)看，只要有上位概念中所包含的一種下位概念無(wú)法解決技術(shù)問(wèn)題，就不符合專(zhuān)利法第26條第4款的規(guī)定。然而，筆者認(rèn)為，上位概念所概括的下位概念應(yīng)當(dāng)受根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解的限制，也就是說(shuō)，權(quán)利要求中的上位概念不應(yīng)當(dāng)脫離權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)將該上位概念解釋為概括所有的下位概念，而應(yīng)當(dāng)將該上位概念解釋為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解來(lái)確定上位概念所概括的范圍。

以CN200510034731.9號(hào)專(zhuān)利申請(qǐng)為例，權(quán)利要求1的內(nèi)容為：“一種壁掛件貼膜與基座的粘貼方法，其特征在于包括下述具體步驟：

第一，在基座底面涂抹液態(tài)膠或溶劑或以瞬間高熱將基座底面熔化；

第二，將貼膜彎折成弧面狀；

第三，將貼膜壓向基座底面，使弧面中間最凸出點(diǎn)與基座相觸，再逐漸將貼膜下壓，使貼膜與基座逐步貼合?！?/p>

其中的“溶劑”如果脫離權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)，將解釋為包含任何的溶劑，即任何可以溶化固體，液體或氣體溶質(zhì)的液體。而任何液體都有它可以溶化的溶質(zhì)，亦即溶劑包含任何液體。顯然，這個(gè)范圍是非常大的，并且很明顯不是所有溶劑都能用于使貼膜和基座貼合。因此，對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解，能夠很快確定權(quán)利要求1中的“溶劑”并非包含所有的溶劑。這就好比在權(quán)利要求中概括了金屬制成的手機(jī)外殼，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員可以根據(jù)權(quán)利要求上下文快速確定這里的“金屬”不包括汞、鉀等金屬一樣，因?yàn)楣诔叵率且簯B(tài)的金屬，是不能用作手機(jī)外殼的，而鉀在空氣中易被快速氧化。類(lèi)似的例子還有很多，比如在權(quán)利要求中概括液晶顯示器包括光源和液晶面板，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員可以根據(jù)權(quán)利要求上下文快速確定這里的“光源”不包括不可見(jiàn)光源、單色光源，因?yàn)椴捎貌豢梢?jiàn)光源，液晶顯示器就無(wú)法發(fā)出可見(jiàn)光來(lái)顯示，采用單色光源就無(wú)法顯示彩色。

結(jié)合上述例子可以看出，很多專(zhuān)利申請(qǐng)中的上位概念概括的所有下位概念總會(huì)存在一些無(wú)法解決權(quán)利要求所要解決的技術(shù)問(wèn)題的情況。如果都將權(quán)利要求中的上位概念都機(jī)械地解釋為概括所有的下位概念，而所有的下位概念中那些不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題的下位概念將導(dǎo)致權(quán)利要求不能滿足專(zhuān)利法第26條第4款的規(guī)定。這將導(dǎo)致大多數(shù)權(quán)利要求無(wú)法使用上位概念，只能逐一列舉下位概念，這將不合理的增加申請(qǐng)人的負(fù)擔(dān)，并且，在很多情況下，下位概念是無(wú)法逐一列舉完的，也就使得這種列舉的方式無(wú)法合理的保護(hù)申請(qǐng)人的技術(shù)方案。究其原因在于，沒(méi)有將上位概念解釋為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解來(lái)確定上位概念所概括的范圍。

回到CN200510034731.9號(hào)專(zhuān)利申請(qǐng)的案例，對(duì)于該專(zhuān)利申請(qǐng)所涉及的技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，不同的貼膜和基座是需要不同的溶劑的，也就是說(shuō)，溶劑的選擇是依據(jù)貼膜和基座的材質(zhì)來(lái)確定的，只要溶劑與貼膜和基座的材質(zhì)匹配即可。并且，適用該專(zhuān)利申請(qǐng)的溶劑的種類(lèi)是非常多的，如果不使用溶劑這一上位概念，申請(qǐng)人不可能一一列舉放入權(quán)利要求當(dāng)中。如果將“溶劑”改為“適合將貼膜和基座粘貼的溶劑”則會(huì)畫(huà)蛇添足而使得權(quán)利要求不簡(jiǎn)要，好比在上述例子中加入如下限定特征“金屬為適合做手機(jī)外殼的金屬”、“光源為適合做液晶顯示器的光源”。因此，沒(méi)有必要再進(jìn)行多余的限定，因?yàn)樗鶎偌夹g(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解就可以對(duì)權(quán)利要求中的上位概念所概括的下位概念進(jìn)行合理的界定。對(duì)于CN200510034731.9號(hào)專(zhuān)利申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，這里的“溶劑”就是“適合將貼膜和基座粘貼的溶劑”；對(duì)于“金屬制成的手機(jī)外殼”的例子來(lái)說(shuō)，這里的“金屬”就是“適合做手機(jī)外殼的金屬”；對(duì)于“液晶顯示器包括光源和液晶面板”的例子來(lái)說(shuō)，這里的“光源”就是“適合做液晶顯示器的光源”。

綜上所述，權(quán)利要求中的上位概念不應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單的解釋為概括所有的下位概念，而應(yīng)當(dāng)解釋為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)權(quán)利要求上下文和說(shuō)明書(shū)的理解來(lái)確定上位概念所概括的范圍。正因?yàn)槿绱?，審查指南?.2.1節(jié)的規(guī)定中加入了“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”。當(dāng)然，專(zhuān)利代理人在案件撰寫(xiě)過(guò)程中，不能在任何地方都以“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”作為擋箭牌。如果上位概念是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，就應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書(shū)中對(duì)該上位概念作出明確的定義；如果上位概念是現(xiàn)有技術(shù)，并且該上位概念在本技術(shù)領(lǐng)域是有明確的含義的，則不需要在說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求中做過(guò)多描述，以免畫(huà)蛇添足或者使說(shuō)明書(shū)面面俱到而顯得過(guò)于臃腫，反而影響技術(shù)的理解和突出重點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]劉立平，陳小玲，劉元愷.《淺談專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)方案的挖掘、技術(shù)含金量的提升與上位概念的使用》，2013年中華全國(guó)專(zhuān)利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)暨第四屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇論文匯編第三部分.

[2]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.《專(zhuān)利審查指南2010》，2010年1月第1版第144頁(yè).