淺議現(xiàn)有技術(shù)抗辯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

劉世杰

北京市路盛律師事務(wù)所律師 專利代理人

關(guān)鍵詞

專利侵權(quán)、抗辯策略

現(xiàn)有技術(shù)抗辯作為專利民事訴訟案件中被訴侵權(quán)人的一種不侵權(quán)抗辯方式，在我國各級法院中的司法實踐中早已有之?！吨腥A人民共和國專利法》第三次修正時將其列入法條，從而明確將現(xiàn)有抗辯原則法定化。

《專利法》第六十二條規(guī)定，“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)”。最高人民法院在《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋 （法釋[2009]21號）》第十四條第一款中進(jìn)一步明確了現(xiàn)有技術(shù)抗辯在司法實踐中的具體適用條件和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于《專利法》第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)”。該條司法解釋明確，在針對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法實踐中，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對對象為“被訴侵權(quán)技術(shù)方案”和“一項現(xiàn)有技術(shù)”;比對方式為將“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征”和“一項現(xiàn)有技術(shù)中的相應(yīng)技術(shù)特征”進(jìn)行對比（即判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立）;成立標(biāo)準(zhǔn)為兩個對比對象各自相應(yīng)技術(shù)特征是否“相同或無實質(zhì)性差異”。

司法解釋明確了現(xiàn)有技術(shù)抗辯中僅能使用一項現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對，然后依照上述規(guī)定，判斷相應(yīng)技術(shù)特征是否相同或無實質(zhì)性差異。

但是，在司法實踐和最高人民法院的司法文件中，對“一項現(xiàn)有技術(shù)”的對比對象進(jìn)行了擴(kuò)張解釋，以提高司法審判效率，平衡專利權(quán)人和公眾之間的利益，即在進(jìn)行對比時，允許以一份對比文獻(xiàn)中記載的一項現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的簡單組合主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

參照上述司法解釋和司法文件，北京市高級人民法院結(jié)合審判經(jīng)驗在《專利侵權(quán)判定指南》第125條中更詳細(xì)地闡釋了現(xiàn)有技術(shù)抗辯：“現(xiàn)有技術(shù)抗辯，是指被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或等同，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認(rèn)為被訴侵權(quán)技術(shù)方案是一項現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡單組合的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。”與上述司法解釋相比，北京市高級人民法院將“無實質(zhì)性差異”的標(biāo)準(zhǔn)修改為“等同”，并認(rèn)為二者是一致的。

由于以上對比涉及“是否無實質(zhì)性差異”（或者“等同”）和“是否為簡單組合”的判定，因此，如何參照專利創(chuàng)造性判斷中“實質(zhì)性特點”（“非顯而易見”）測試標(biāo)準(zhǔn)，是在針對現(xiàn)有技術(shù)抗辯進(jìn)行審理時需考慮的問題。筆者結(jié)合專利審查、授權(quán)確權(quán)程序中的創(chuàng)造性判斷和專利侵權(quán)訴訟中涉及現(xiàn)有技術(shù)抗辯案件的審判實踐，對相關(guān)問題進(jìn)行討論。

一、“無實質(zhì)性差異”和“簡單組合”能否結(jié)合使用

依照最高人民法院的司法解釋，在確定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立時，首先應(yīng)當(dāng)確定“一項現(xiàn)有技術(shù)”，然后再行判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案（由“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征”組成）是否與其相同或者無實質(zhì)性差異。

在司法實踐中將對比對象可擴(kuò)張為“一項現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的簡單組合”之后，其帶來的一個問題是，能否在上述第一個步驟中，替換為確定“一項現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的簡單組合”后的技術(shù)方案（“組合方案”），然后在下一個步驟中，判斷該組合方案是否與其相同或者無實質(zhì)性差異。

筆者認(rèn)為，如引入公知常識，上述判定方法應(yīng)當(dāng)僅限于通過確定“組合方案是否與被訴侵權(quán)技術(shù)方案相同”以測試現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立，而不應(yīng)再包括二者是否“無實質(zhì)性差異”的情形。

首先，無論是最高人民法院的司法文件，還是北京市高級人民法院指定的上述指南，均以文字形式記載為：與一項現(xiàn)有技術(shù)相同或無實質(zhì)性差異（“等同”），或者是一項現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的簡單組合。作為審判中的參照性規(guī)定（尤其是最高人民法院的司法文件），不應(yīng)當(dāng)再對該擴(kuò)張后的規(guī)定，再進(jìn)行文義解釋上的擴(kuò)張，以避免將“組合方案”視為“一項現(xiàn)有技術(shù)”。

第二，如果將組合方案作為是否無實質(zhì)性差異的判定對象，則在案件審理時將出現(xiàn)兩次判斷或測試：“是否為簡單組合”的測試，以及“是否無實質(zhì)性差異”的測試。類似于創(chuàng)造性判斷，二者都需要引入假想的“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”來進(jìn)行測試，進(jìn)行測試時的主觀性較大，司法實踐中，類似于創(chuàng)造性判斷，該兩個測試會同時影響事實認(rèn)定和法律適用是否正確。筆者認(rèn)為，兩個測試更偏重于影響事實認(rèn)定，如果兩個測試疊加使用，則會出現(xiàn)“二次主觀認(rèn)定”的情形，即在一次主觀認(rèn)定的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行第二次主觀認(rèn)定，這無疑會增加對事實認(rèn)定以及由此導(dǎo)致的現(xiàn)有技術(shù)抗辯判定的不確定性。

第三，從立法宗旨上講，現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度的理論基礎(chǔ)，是為了防止專利權(quán)人壟斷現(xiàn)有技術(shù)，該目的可為專利無效制度的創(chuàng)立更好的實現(xiàn)基礎(chǔ)（行政和司法審級完備且標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，審理經(jīng)驗和技術(shù)經(jīng)驗均較為豐富）;但是，在我國專利法的構(gòu)架下，專利確權(quán)和專利侵權(quán)不能由同一司法或行政機(jī)構(gòu)作為同一案件審理，為節(jié)約程序，有利于及時定紛止?fàn)?，實現(xiàn)效率和公正的平衡，通過現(xiàn)有技術(shù)抗辯，阻卻在特定案件中專利權(quán)人行使不正當(dāng)?shù)膲艛鄼?quán)，而專利權(quán)是否有效則在所不問。由此可見，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法定化，目的是通過較為迅即而非最根本的手段，在程序公正、事實認(rèn)定公正和法律適用公正兼顧的前提下，對社會公眾自由行使現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利進(jìn)行保護(hù)。因此在涉及現(xiàn)有技術(shù)抗辯的案件審理中，應(yīng)當(dāng)對自由裁量權(quán)進(jìn)行規(guī)范以實現(xiàn)立法目的。如果同時進(jìn)行兩次主觀性認(rèn)定，則會妨礙對自由裁量權(quán)行使的規(guī)范。

因此，“無實質(zhì)差異”的測試和“簡單組合”的測試不能同時或結(jié)合使用。被訴侵權(quán)人在主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否“與一項現(xiàn)有技術(shù)方案相同或無實質(zhì)性差異”或是否“是一項現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的簡單組合”，二者應(yīng)當(dāng)擇一使用。

二、“無實質(zhì)性差異”和“等同”

在判定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立的司法實踐中，一些法院將兩個比對技術(shù)特征之間的“無實質(zhì)性差異”理解為“等同”。北京市高級人民法院在上述指南中做出了類似規(guī)定，理由是，最高人民法院在一份判例中認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查方式，是“以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被控落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了相同或等同的技術(shù)特征”?；诖?，北京市高級人民法院的理解是，最高人民法院認(rèn)為“無實質(zhì)性差異”意即“等同”，并且，“既然允許專利權(quán)人通過等同原則將專利權(quán)保護(hù)范圍擴(kuò)大到等同的程度，處于公平對等起見，也應(yīng)當(dāng)允許通過等同原則將現(xiàn)有技術(shù)擴(kuò)大到等同的程度……故現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的“等同”與等同原則中的“等同”應(yīng)當(dāng)具有一致的內(nèi)涵，社會公眾應(yīng)當(dāng)能夠自由享用將現(xiàn)有技術(shù)擴(kuò)張到與其某個或某些技術(shù)特征等同的技術(shù)特征所組成的技術(shù)方案中”。

筆者認(rèn)為 ，將 “無實質(zhì)性 差異”視為“等同”并不妥當(dāng)。

“等同”的概念來源于專利侵權(quán)中理論中的“等同原則”。“等同原則”作為“周邊限定論”（“字面侵權(quán)”）和“中心限定論”的折衷原則，已成為域外和我國在確定專利侵權(quán)是否成立時的基本原則。等同原則的具體闡釋在此不多贅述。在此僅引述最高人民法院在確定兩個相應(yīng)的技術(shù)特征是否等同時所采用的標(biāo)準(zhǔn)：“等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”。即在該標(biāo)準(zhǔn)中需要考慮四個問題：手段、功能、效果和不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動（及即顯而易見）。作為比對客體，用于比對的特征分別為所主張的權(quán)利要求中所記載的技術(shù)特征，和被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的一項對應(yīng)技術(shù)特征。相較而言，現(xiàn)有技術(shù)抗辯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中“無實質(zhì)性差異”的規(guī)定具有較大的自由裁量空間，如果將“無實質(zhì)性差異”適用“等同”標(biāo)準(zhǔn)，審理時則需對上述四個事實問題逐一查明，雙方當(dāng)事人在這些事實問題的對抗中，有可能因為其中一個或多個問題（例如 “是否采用了基本相同的手段”）增加審理的不確定性，從而背離現(xiàn)有技術(shù)抗辯的立法旨意。

另外，從技術(shù)層面而言，對于“等同”的判定，是比照權(quán)利要求的技術(shù)特征，對被訴侵權(quán)產(chǎn)品相應(yīng)地確定或“寫出”由多個技術(shù)特征所形成的“被訴侵權(quán)技術(shù)方案”，即該被訴侵權(quán)技術(shù)方案相當(dāng)于根據(jù)被訴侵權(quán)產(chǎn)品，并參照主張的專利權(quán)利要求，寫出的“虛擬的權(quán)利要求”。被訴侵權(quán)技術(shù)方案的確定，是從客觀實在的產(chǎn)品，到紙面“虛擬的權(quán)利要求”的轉(zhuǎn)化，因此自然地在司法實踐中往往具有不確定性?！暗韧睖y試時，即是將該虛擬的權(quán)利要求與真實的權(quán)利要求進(jìn)行比較。在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，如采用等同，則在對被訴侵權(quán)技術(shù)方案進(jìn)行“虛擬的權(quán)利要求”轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)上，又需對“一項現(xiàn)有技術(shù)方案”進(jìn)行該轉(zhuǎn)化（包括從使用公開的物的現(xiàn)有技術(shù)到“虛擬的權(quán)利要求的轉(zhuǎn)化”，以及從作為出版物公開的文字形式的現(xiàn)有技術(shù)到“虛擬的權(quán)利要求的轉(zhuǎn)化”）。將各自進(jìn)行轉(zhuǎn)化后的兩個技術(shù)方案進(jìn)行“等同”比較，這將進(jìn)一步增加案件審理的不確定性。

因此，在涉及現(xiàn)有技術(shù)抗辯的專利侵權(quán)糾紛案件中，不宜將“無實質(zhì)性差別”的標(biāo)準(zhǔn)，視為專利侵權(quán)等同理論中“等同”的標(biāo)準(zhǔn)。

三、“無實質(zhì)性差異”的判定

創(chuàng)造性測試需判斷發(fā)明創(chuàng)造相對現(xiàn)有技術(shù)是否至少具備實質(zhì)性特點和進(jìn)步。在專利審查實踐和確權(quán)確權(quán)的行政復(fù)議及訴訟程序中，該判定側(cè)重于前者（是否具備實質(zhì)性特點），即非顯而易見性。因此幾乎可以說一項創(chuàng)造性的判斷，就是測試其相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的過程。另外，如上所述，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理論基礎(chǔ)，是為了防止專利權(quán)人壟斷現(xiàn)有技術(shù)，而確保僅將有限的壟斷權(quán) 賦予“新的”（即具備新穎性）并且“實質(zhì)上新的”（即具備創(chuàng)造性）的真正的發(fā)明創(chuàng)造。這與創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)設(shè)目的相一致。由此而言，現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的“無實質(zhì)性差異”和創(chuàng)造性判斷存在重要關(guān)聯(lián)。筆者以下通過比較二者的共通之處和差異點，試述如何對現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的“無實質(zhì)性差異”進(jìn)行判斷。為在容易理解的限度內(nèi)縮小二者差別，此處比照現(xiàn)有技術(shù)抗辯，將創(chuàng)造性判斷中的現(xiàn)有技術(shù)數(shù)量限于一項。

在確定一項現(xiàn)有技術(shù)后，創(chuàng)造性的首要步驟是確定發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的差別（即區(qū)別技術(shù)特征），并基于這些差別從整體上確定發(fā)明創(chuàng)造所要實際解決的技術(shù)問題，最后結(jié)合所要實際解決的技術(shù)問題，判斷這些差別是否導(dǎo)致了從整體上看，發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見。對照而言，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的“無實質(zhì)性差異”判定過程中，是在確定一個或多個差別之后，判斷各對應(yīng)的技術(shù)特征的差別是否是“實質(zhì)性的”或“顯而易見的”。因此，創(chuàng)造性測試更注重對技術(shù)貢獻(xiàn)本身的考量，而現(xiàn)有技術(shù)抗辯的“無實質(zhì)性差異”的測試更注重對單個技術(shù)特征的考量。這種考量上的區(qū)別源于二者的功能性定位不同：創(chuàng)造性測試用于授權(quán)機(jī)關(guān)對權(quán)利的創(chuàng)設(shè)的限制性考量標(biāo)準(zhǔn)，更注重技術(shù)貢獻(xiàn)本身（“中心限定主義”），而現(xiàn)有技術(shù)抗辯和全面覆蓋原則類似，用于基于周邊限定原則，在司法過程中充分考量到權(quán)利人和社會公眾之間的衡平。換言之，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，不僅要考慮專利技術(shù)方案內(nèi)真正做出技術(shù)貢獻(xiàn)的那些特征所對應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)特征和侵權(quán)技術(shù)方案特征，也要考慮記載在專利技術(shù)方案內(nèi)的所有其他特征所對應(yīng)的兩個對比技術(shù)特征。所以，現(xiàn)有技術(shù)抗辯若采用“技術(shù)貢獻(xiàn)考量”原則，在對后種情況進(jìn)行是否具有實質(zhì)性差異進(jìn)行考量時，則尤為不妥當(dāng)了。并且，需要強(qiáng)調(diào)的是，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的機(jī)制下，抗辯方本身要主張的實質(zhì)，是專利技術(shù)方案并無技術(shù)貢獻(xiàn)，用于對比的客體，也不直接涉及專利技術(shù)方案。因此，現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，不應(yīng)從專利技術(shù)方案的技術(shù)貢獻(xiàn)（或“發(fā)明點”）出發(fā)，確定兩個對應(yīng)技術(shù)特征的差異是否顯而易見。有觀點認(rèn)為，可以將被訴侵權(quán)技術(shù)方案“假想”為一項“發(fā)明創(chuàng)造”，然后將其與現(xiàn)有技術(shù)方案相比，用創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)測試是否顯而易見?；谏鲜鲈颍撚^點值得商榷，在對“假想的發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行技術(shù)貢獻(xiàn)的確定，即在解決實際問題或“發(fā)明點”的確定中，將會缺乏事實依據(jù)，并導(dǎo)致該“假想認(rèn)定”出現(xiàn)錯誤。

筆者認(rèn)為，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中判斷兩個比對技術(shù)特征之間的差異是否是實質(zhì)性的（非顯而易見的），應(yīng)基于兩個技術(shù)特征本身進(jìn)行，即判斷兩個技術(shù)特征之間是否可以無實質(zhì)性差異地（或者顯而易見地）進(jìn)行“替換”。在創(chuàng)造性判斷中，如果區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，則可認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員有動機(jī)改進(jìn)用于對比的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。在現(xiàn)有技術(shù)“無實質(zhì)性差異”的判斷中，可以借鑒該標(biāo)準(zhǔn)。具體地，可以從本領(lǐng)域的技術(shù)人員出發(fā)，基于比對技術(shù)特征的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域、適用具體場合和具體技術(shù)功能，判斷二者的差異是否足以導(dǎo)致能夠?qū)е嘛@而易見的“替換”。該“替換”不涉及創(chuàng)造性判斷中的“改進(jìn)”，而僅僅涉及是否為顯而易見的“改變”。在證明二者的差異是否為“顯而易見”時，抗辯方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)證明責(zé)任。該證明責(zé)任包括：證明兩個技術(shù)特征之間為慣用手段的直接置換;或者證明該差異相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的。對于前一種證明責(zé)任，抗辯方并不必然需要提供額外的公知常識證據(jù)，而僅需從本領(lǐng)域技術(shù)人員通常的理解出發(fā)，主張兩個技術(shù)特征是所屬領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，其類似于《專利審查指南》在新穎性判斷中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對于后一種證明責(zé)任，抗辯方則需提供額外的公知常識證據(jù)，例如教科書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)辭典等，證明兩個技術(shù)特征之間的差異雖然不是“慣用手段的直接置換”，但可以歸為本領(lǐng)域技術(shù)人員通用和熟知的替換方式，從而證明該差異是非實質(zhì)性的。歸納而言，“無實質(zhì)性差異”的測試可以包括兩個步驟：第一個步驟，測試二者之間的差異是否為慣用手段的直接置換，如是，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，如否，則進(jìn)入第二個步驟，即在引入公知常識證據(jù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步測試二者之間的差異是否是本領(lǐng)域通用的替換方式，如是，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，如否，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立。通過該兩個測試步驟，可以在“非實質(zhì)性差異”的判斷過程中，對抗辯方的主張進(jìn)行限制，以避免將“非實質(zhì)性”或“顯而易見”的準(zhǔn)則進(jìn)行過度擴(kuò)張，又賦予抗辯方進(jìn)一步的舉證權(quán)利，即可以通過公知常識證據(jù)的引入，對類似于新穎性標(biāo)準(zhǔn)的“慣用手段的直接置換”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適度延伸。這有利于審判過程中盡可能減少因在事實問題認(rèn)定中出現(xiàn)過多主觀因素而導(dǎo)致的裁判結(jié)果不一致狀況，并且也避免了在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，過多地引入創(chuàng)造性測試標(biāo)準(zhǔn)。

四、“簡單組合”判定和創(chuàng)造性中“顯而易見”測試

如果說“無實質(zhì)性差異”的判斷標(biāo)準(zhǔn)在于保護(hù)社會公眾可以對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行無實質(zhì)性差異的技術(shù)特征替換后對其自由使用的權(quán)利，則“一項現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的簡單組合”的標(biāo)準(zhǔn)，在于保護(hù)社會公眾對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行簡單的技術(shù)特征添附后對其自由使用的權(quán)利。司法實踐中對“簡單組合”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)并不一致。有觀點認(rèn)為“簡單組合”類似于創(chuàng)造性判斷中“顯而易見的結(jié)合”，因此可以參照創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)，通過判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)方案和公知常識證據(jù)的結(jié)合是否顯而易見，來測試現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立。該觀點運(yùn)用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯并不妥當(dāng)。如上所述，“簡單組合”在于確定現(xiàn)有技術(shù)添附入公知常識后的技術(shù)內(nèi)容，然后再進(jìn)一步判定該技術(shù)內(nèi)容是否為被訴侵權(quán)技術(shù)方案。而在創(chuàng)造性“顯而易見的結(jié)合”的測試中，往往涉及到兩份現(xiàn)有技術(shù)（對比文件），在確定發(fā)明創(chuàng)造與一份現(xiàn)有技術(shù)（最接近的對比文件）的區(qū)別技術(shù)特征和要實際解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)上，判斷該區(qū)別技術(shù)特征是否為另一份對比文件所公開且作用相同。如果相同，則判定為發(fā)明創(chuàng)造相對于兩份對比文件的結(jié)合顯而易見，從而不具備創(chuàng)造性。如果將該標(biāo)準(zhǔn)類似地引入，則“一項現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)”可視為最接近的對比文件，“公知常識證據(jù)”可視為第二份對比文件，在進(jìn)行判斷時，首先確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征，再判斷這些區(qū)別技術(shù)特征是否為公知常識證據(jù)所公開并且所起作用相同。這樣處理的問題是忽略了被訴侵權(quán)技術(shù)方案中與“區(qū)別技術(shù)特征”相對應(yīng)的那些技術(shù)特征。例如，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征包括A、B、C，現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中技術(shù)方案的特征包括A、B、C，其中C與C為對應(yīng)的技術(shù)特征。那么，在進(jìn)行區(qū)別技術(shù)特征及其功能是否為公知常識證據(jù)所公開的判斷中，實際上忽略了C的存在及作用。這種情形實質(zhì)上并非“組合”，而是“替換”。事實上，創(chuàng)造性中的“結(jié)合”實際上包括了“技術(shù)特征的組合”和“技術(shù)特征的替換”兩種情形，因此不適用于判斷現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的“簡單組合”。 最高人民法院的司法文件中曾經(jīng)出現(xiàn)過“顯而易見的組合”的用語，筆者認(rèn)為，為避免與創(chuàng)造性判斷中的“顯而易見的結(jié)合”相混淆，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，不宜采用“顯而易見的組合”。

筆者認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的“簡單組合”應(yīng)當(dāng)僅限于對現(xiàn)有技術(shù)的簡單添附行為?！昂唵谓M合”的測試應(yīng)當(dāng)滿足兩個條件，是否為“添附”行為，以及該“添附”行為是否簡單。對于第一個條件而言，應(yīng)當(dāng)判定最后用于比對的技術(shù)內(nèi)容，是否為完整的現(xiàn)有技術(shù)方案的所有技術(shù)特征與作為公知常識的技術(shù)特征的疊加后的集合;對于第二個條件，是判定該組合行為是否是簡單的，即對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否為通用的、貫常的疊加，從而使得該疊加后的技術(shù)特征的集合形成為一個完整的、用于比對的“組合方案”。如果該兩個條件不能同時滿足，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立;而如果兩個條件得以同時滿足，則進(jìn)一步將該組合方案與被訴侵權(quán)技術(shù)方案進(jìn)行比對，如果二者相同，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，如果不同則抗辯不成立。

五、結(jié)論

由于司法功能導(dǎo)向不同，認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立時，不宜過多參照等同原則和創(chuàng)造性理論，而應(yīng)結(jié)合立法宗旨和我國現(xiàn)有審判體系，對現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的主觀性較強(qiáng)的測試進(jìn)行客觀化細(xì)分，以將帶有主觀性的判斷縮至盡可能小的范圍。當(dāng)然，這并不意味著試圖湮滅自由裁量權(quán)。 在審判實踐中，仍需要進(jìn)行個案分析，在盡可能小的主觀判斷范圍內(nèi)，更公正有效地行使自由裁量權(quán)。司法政策和審判實踐對現(xiàn)有技術(shù)抗辯適用范圍進(jìn)行了擴(kuò)張和延伸，因此在行使自由裁量權(quán)時，試圖在該限度內(nèi)使得利益偏向于其的抗辯方，應(yīng)按比例地承擔(dān)更多舉證責(zé)任。最后需要提及的是，盡管具體測試標(biāo)準(zhǔn)不同，但在創(chuàng)造性判斷、等同原則理論和現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，仍存在重要關(guān)聯(lián)，例如均需要引入“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”、需參照“本領(lǐng)域的公知常識”等，因此三者從法理基礎(chǔ)到審判實踐的更多共通融合之處，仍是一個值得繼續(xù)探討的話題。