商標先用權保護探析
——以“采蝶軒”商標侵權案為列

周作斌，張 倩，鄭 洋

(西安財經學院 法學院， 陜西 西安 710061)

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商標先用權保護探析
——以“采蝶軒”商標侵權案為列

周作斌，張 倩，鄭 洋

(西安財經學院 法學院， 陜西 西安 710061)

我國目前采用注冊取得商標權制度，對未注冊商標尤其是在先使用的未注冊商標的保護較為薄弱，導致了頻繁發(fā)生商標搶注行為，嚴重損害了市場經濟秩序的公平競爭性。因此，我國新《商標法》制定了商標先用權制度，以保護商標在先使用人的合法權益。文章以“采蝶軒”商標侵權案為視角，分析商標先用權的構成要件，從勞動價值理論和公平保護理論兩個方面，分析了商標先用權保護的必要性和可行性，指出我國商標先用權保護的不足之處，提出完善的建議。

商標權；未注冊商標；商標在先使用；商標先用權

在市場經濟的大背景下，國際貿易不斷增加，國內商標在域外屢屢被搶注，侵犯了未注冊商標在先使用人的利益。2014年5月1日，新《商標法》正式實施，彌補了舊《商標法》的一些缺陷，確立了商標先用權制度，在一定程度上遏制了商標搶注現(xiàn)象。但是，商標先用權制度剛剛確立，對商標先用權相關概念的理解存在出入，對法條的適用沒有相關的司法解釋做指導。同時，缺乏按照新法判決的相關案例，可參照遵循的指導性案例較少。商標先用權是指善意的商標使用人在他人申請注冊之前已經實際使用，待商標注冊申請之后可以繼續(xù)使用該商標的權利，但該在先使用的商標要符合時間條件、使用條件等要求。

一、基本案情回顧

2003年9月14日，“采蝶軒”商標經過核準轉讓，受讓人為原告梁或、盧宜堅。該商標的續(xù)展有效期間是2009年10月28日至2019年10月27日。原告所享有的注冊商標在廣東省被評定為著名商標，但其在合肥并沒有經營活動。被告采蝶軒集團公司是合肥市采蝶軒食品有限責任公司的前身，成立于2000年5月，成立后即使用“采蝶軒”字號，持續(xù)進行面包、蛋糕等食品的生產、銷售，并在產品包裝和銷售店面的門頭上使用采蝶軒字樣，發(fā)展至今已經有200多家門面，在安徽省境內可謂家喻戶曉。法院經過審理，首先認定了保護商標在先權利的基本原則，確立了“采蝶軒”商標具有在先權利，同時采蝶軒集團不具有攀附注冊商標商譽的行為，也不具有惡意傍名牌的主觀態(tài)度，采蝶軒集團公司使用的與“采蝶軒”有關的商業(yè)標識及企業(yè)字號“采蝶軒”屬于在先使用。根據庭審調查，“采蝶軒”商標的使用沒有造成消費者混淆或者誤認，也沒有不正當競爭的行為。該案的判決認定了善意的商標先用權人的在先權利，并且可以作為侵犯商標專用權抗辯的理由。經過法院二次審理，駁回上訴，維持原判，判決由梁或、盧宜堅負擔二審案件受理費112067元①參見安徽省高級人民法院(2013)皖民三終字第00072號民事判決書。。

二、商標先用權的基本理論考察

在“采蝶軒”商標案中，法院認可了安徽采蝶軒集團享有商標的在先權利即商標先用權。研究商標先用權，首先要考察商標先用權存在的理論基礎。

(一)商標先用權的構成要件

1.未注冊商標在先使用人是善意的

日本學者三宅発士郎認為，注冊商標在先使用人在商標注冊申請人提出商標申請時不以不正當競爭為目的，但在注冊之后具有明顯不正當競爭行為的，不應當賦予商標使用人商標先用權，同時也不能認可商標的在先使用[1]。

善意是一個人的主觀態(tài)度，我們沒有辦法看到，只能從當事人的具體行為進行探知。本文通過對以下三種情況具體分析何種行為是善意的。其一，兩個商標都已經使用并有自己固定的消費者群體，但雙方互不知曉，一個商標未注冊，一個商標后來進行了注冊。在美國，這兩個商標可以并存而且互不排斥。如果商標使用人沒有攀附知名商標的商譽并且沒有從事不正當競爭，那么就可以證明其是善意的。其二，注冊商標已經存在，并發(fā)展成為馳名商標，那么該商標享有跨類保護，如果商標使用人在非因自己的過失不知道或不應當知道該注冊商標的存在，可以證明其是善意的，但如果是為了攀附馳名商標的商譽就是惡意的。其三，在先使用的商標與注冊商標外觀較為相似，商標未注冊商標使用人就要證明其對該商標享有正當權利，才能自證其是善意的。因此，未注冊商標在先使用人的善意要符合兩個條件：其一，在先使用人不從事不正當競爭的業(yè)務；其二，在先使用人使用商標的行為沒有損害他人的正當在先權利。在本案中，安徽“采蝶軒”沒有存在明顯不正當競爭行為，在門頭、宣傳冊上附有“采蝶軒”標識，完全是基于采蝶軒集團公司對“采蝶軒”字號的在先使用權，并無刻意將其產品與梁或、盧宜堅的有關“采蝶軒”商標相混淆的主觀故意。

2.在先使用的時間要求

如何分辨商標在先使用的使用時間是認定商標先用權的重要指標。商標在先使用的時間如何確定，法律還沒有做出明確的具體規(guī)定。美國實行商標取得制度，申請時間應當遵循申請在先原則，商標一經使用就享有商標權，那么商標在先使用人就享有了該商標的在先權利，可以行使等同于商標權的行為。筆者認為，以注冊商標申請日為計算節(jié)點來判斷在先使用的商標是否符合時間要求。因此，在注冊商標申請日之前使用，未注冊商標可以享有商標先用權。在我國，在先商標使用時間的確定，應當根據我國新《商標法》第19條的規(guī)定確定商標的申請時間*新《商標法》第19條規(guī)定：“兩個或者兩個以上的申請人，在同一種商品或者類似商品上，分別以相同或者近似的商標在同一天申請注冊的，各申請人應當自收到商標局通知之日起30日內提交其申請注冊前在先使用該商標的證據。同日使用或者均未使用的，各申請人可以自收到商標局通知之日起30日內自行協(xié)商，并將書面協(xié)議報送商標局;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標局通知各申請人以抽簽的方式確定一個申請人，駁回其他人的注冊申請。商標局已經通知但申請人未參加抽簽的，視為放棄申請，商標局應當書面通知未參加抽簽的申請人。”。在司法實踐中，商標的申請時間很好確定，而商標的在先使用時間較為難以確認，需要商標在先使用人加以證明，如果能夠證明其使用時間早于商標申請時間，商標在先使用人就可以享有商標先用權。

未注冊商標使用人對該商標的使用要早于注冊人，已經得到消費者廣泛認可。在本案審理過程中，采蝶軒集團公司答辯稱，自公司2000年注冊之后，就開始將“采蝶軒”作為商標使用，并提供納稅證明，同時指出梁或、盧宜堅在2004年11月才在蛋糕、面包等商品類別上取得“采蝶軒”商標，由此可以證明安徽“采蝶軒”要早于梁或、盧宜堅的注冊商標“采蝶軒”的使用。

3.在先使用的未注冊商標要達到一定的馳名度

英美法系國家對商標是否馳名沒有做出要求，如美國法律規(guī)定商標一經使用就獲得商標權。例如，因美國奉行商標使用主義，不要求商標因為使用而達到馳名。而大陸法系中的多數國家將知名度納入對商標先用權的限制性條款，如德國、意大利和日本等國[2]，以日本要求最高。日本《商標法》第64條規(guī)定：“只有被廣泛知曉的商標才可以享有商標先用權”。我國新《商標法》也要求未注冊商標已經在先使用并有一定影響。

學術界對這一問題的看法大有不同，主要有以下幾種觀點。第一，在先商標使用人只要連續(xù)使用該商標，不用達到一定知名度，就可以主張先用權。但這種觀點只符合采用取得主義的國家，我國奉行商標注冊主義，顯然這種觀點不適合我國國情。第二，就是要求像日本《商標法》規(guī)定的那樣，達到廣大消費者熟知的水平。但是，這種商標的判斷標準過于嚴苛，會造成大量未注冊商標不能得到保護。第三，商標在先使用人在注冊商標申請日之前，通過自己的商業(yè)活動為該商標獲得一定的商譽和知名度，但這個知名度不需要在全國范圍內享有，在一定的范圍或者領域內享有知名度即可。若商標在先使用人只能提供自己使用該商標的時間，卻無法證明對該商標的使用產生一定市場影響，那么未注冊商標使用人不能享有商標先用權。在本案中，安徽“采蝶軒”多次獲得榮譽稱號，在安徽合肥市地區(qū)具有較高的知名度和美譽度，符合商標先用權馳名度的要求。

4.在先使用的未注冊商標的適用范圍

根據《商標法》對商標先用權的規(guī)定，可以看出在先使用的未注冊商標與注冊商標的適用范圍相似，用在相同或類似的商品或者服務上。根據商標注冊原則，該未注冊商標使用人構成侵犯商標專用權，但是根據目前立法規(guī)定，未注冊商標在先使用人享有商標先用權可以免責，并以此作為抗辯理由對抗商標權人。

如果在先商標與注冊商標相同或者類似，但是適用范圍完全不同，需要分兩種情況。其一，如果注冊商標是馳名商標，那么就要考慮商標的跨類保護問題，就必須賦予未注冊商標在先使用人商標先用權。其二，注冊商標不是馳名商標，就不會構成對注冊商標專用權的侵犯，因此也不需要賦予其商標先用權。不論是國際條約還是國內立法，馳名注冊商標都享有跨類保護的特權。在這種情況下，在先商標與馳名注冊商標就會產生沖突，于是賦予在先商標侵權抗辯的權利非常有必要。

在本案中，梁或、盧宜堅在蛋糕、面包類等食品上使用“采蝶軒”注冊商標，采蝶軒集團公司在蛋糕、面包類等烘焙食品上使用“采蝶軒”未注冊商標和字號，持續(xù)進行面包、蛋糕等食品的生產、銷售，符合在先使用的未注冊商標與注冊商標具有相類似的適用范圍。

(二)商標先用權保護的理論依據

在知識產權領域，著作權、專利權和商標權被稱為三大支柱，支撐著知識產權制度體系[3]。商標存在的理論基礎即符號價值理論。商標作為一種商業(yè)符號，其價值在于在市場經營活動中使用，使得商標與特定商品產生某種聯(lián)系[4]。實踐結果證明，商標的馳名度越高，商標的價值就越大，商標的識別性也就越突出。

1.勞動價值理論

在市場經濟繁榮發(fā)展的大背景下，知識產權成為各國科技、文化實力的象征，是世界各國保護智力成果所有人合法權益的有效權利，促進了國家科學技術的進步、社會經濟的持續(xù)發(fā)展，成為各國在國際競爭中的有力武器。商標權的保護是知識產權保護的重要方面，立法核心就是為了保護商標的專用權。在經濟不發(fā)達的年代，商標立法主要保護的是商品商標。隨著商品經濟的發(fā)展和國際貿易的增加，拓寬了商標的保護范圍，并對其進行全方位保護，已經成為各國商標立法的趨勢。Justin Hughes認為勞動產生了對他人有價值的東西，勞動者因此得到利益[5]，所以，未注冊商標的使用人為該商標付出勞動，就應當從該商標獲得利益。

洛克的勞動價值理論是指人們生活在一定的自由、平等的社會中，受自然法所支配，以自然法原理為基礎。他認為，人們所賴以生存的一切物質資源都是人類共同共有的，因為這一切都是上帝賜予人類的，人們應該善意地對待共有資源并且不能排斥或者損害他人的無害私有權，付出勞動的勞動者享有該勞動創(chuàng)造的價值即財產權。未注冊商標先用權人對自己在先使用的商標進行一定的設計、文字圖形組合或者是立體與平面結合排列，形成自己的在先使用商標，這樣經過自己加工使用的商標必然具有創(chuàng)造性受到《知識產權法》的保護，因此商標在先使用人對該未注冊商標享有相應的財產權。未注冊商標在先使用人為該未注冊商標付出了勞動，并且不侵害他人權利的情況下，其在經濟上付出的勞動受法律保護。同時，未注冊商標在先使用人在前期使用該商標時必然會對該商標所標識的商品進行一定的宣傳，使其獲得一定的商譽，該商譽也是勞動價值的體現(xiàn)，應當享有相應的財產權利，受到法律保護。

2.公平保護理論

商標的價值主要是指通過商業(yè)經營活動產生的凝結在該商標上的商譽。在先商標，通過使用人的經營活動，廣告宣傳等手段，使得該商標在一定范圍內享有知名度，并被廣大消費者認可和接受，因此，商標先用權理應受到保護。隨著消費者的廣泛認可，經營者的商品或服務銷量不斷增加，經營者獲得較高收益，市場占有份額顯著提升。但由于一些原因沒有將使用商標申請注冊，在后的商標注冊人注冊了商標，那在先使用人先前創(chuàng)造的智力勞動成果和積累的商譽就會轉嫁到注冊商標上。如果在先使用人的在先權得不到保護，使用人付出的人力、物力、財力以及形成的良好商譽都是為商標注冊人做嫁衣，根據民法公平保護理論，這顯然是不合理的。我國《民法通則》第5條規(guī)定了公平原則，商標先用權同樣也屬于民事權利，根據公平保護理論，在保護商標注冊人權益的同時不能剝奪商標先用權人應有的權利。

我國法律允許商品經營者有選擇的注冊商標，這就表明我國承認商標的直接使用而不用注冊的情形，為在先商標的存在以及保護提供了理論基礎。如果在理論上商標先用權得不到保護，商標在先使用人的利益就無從談論保護與否，這樣的話，在先使用人只有一條路可走，就是向國家商標局提出商標注冊申請，但這就與自愿注冊原則相左，違背了商標在先使用人的自主選擇權。正是因為商標先用權制度的存在，既符合市場經濟的發(fā)展趨勢，又體現(xiàn)了企業(yè)的自主創(chuàng)新，在維護商標在先使用者的品牌形象上起到了舉足輕重的作用。從公平保護理論出發(fā)，應當賦予在先使用人商標先用權。我國新《商標法》賦予了未注冊商標先用權，彌補了商標制度的一些缺憾。

三、商標先用權保護存在的問題

新《商標法》設立商標先用權制度的目的就是為了阻止商標搶注，保護未注冊商標先用權人的合法利益，但從司法實踐以及我國目前的立法狀態(tài)來看，我國在保護商標先用權方面還存在一定的不足。新《商標法》在保護商標先用權方面設定了一些限制，要使在先使用的商標受到保護就必須先滿足法律規(guī)定的限制。就比如《商標法》第59條第3款規(guī)定了“有一定影響的商標”“附加區(qū)別標識”之類的限制，雖規(guī)定了限制，但限制標準沒有制定，這就在司法實踐中造成舉證人的舉證困難。

(一)立法規(guī)定不明確

1.“有一定影響”認定標準模糊

《商標法》第32條和第59條第3款都對商標在先使用做出了規(guī)定，要求在先使用的未注冊商標要“有一定影響”。但是，我國新《商標法》并沒有給出認定標準，具有何種知名度才算“有一定影響”，完全依據法官的主觀判斷。

認定“有一定影響”是一個主觀判斷的過程，需要一定的認定標準，但目前認定標準沒有明確法律規(guī)定。雖然認定“有一定影響”是一個主觀問題，但也要考慮客觀因素，例如，在先使用的商標是否在一定地域內享有知名度；在先使用的商標是否被消費者所認可；判定過程是怎樣的；由誰來認定該在先使用的商標“有一定影響”。

在司法實踐中，要以在先使用涉案商標來對抗注冊商標的商標專用權，根據民事訴訟法誰主張誰舉證原則*《民事訴訟法》第64條規(guī)定：“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據，或者人民法院認為審理案件需要的證據，人民法院應當調查收集。人民法院應當按照法定程序，全面地、客觀地審查核實證據。”，商標在先使用人要提供其在先使用的證據以及該涉案商標“有一定影響”證據。在本案中，為了證明商標使用在先，被告方依次請出了四名證人：1999年，為其辦理稅務登記工作人員，辦理衛(wèi)生許可證的工作人員，曾出租房屋供其賣蛋糕、面包的房東，曾為合肥“采蝶軒”制作門頭的廣告公司經理。證人們作證說，1999年，合肥“采蝶軒”已經使用小蝴蝶標志和“采蝶軒”的名稱。有時商標在先使用人要花費較大的人力、財力、物力來證明自己的主張，這在無形中就增加了商標在先使用人的訴訟難度，會造成商標在先使用人放棄訴訟的結果。

2.“原有范圍”界定不明

新《商標法》第59條第3款規(guī)定了在先使用的未注冊商標可以在原有范圍內繼續(xù)使用，但什么是“原有范圍”，法律沒有做出明確規(guī)定。在目前的司法實踐中，我國法官通常是通過自己的法學理論以及主觀判斷來確定“原有范圍”。

新《商標法》中的“原有范圍”同在先使用一樣，來源于我國《專利法》第69條第2款規(guī)定的“原有范圍”*《專利法》第69條第2款規(guī)定：“在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的，不視為侵權?！保徽撨@兩個“原有范圍”是否一樣，但它們的理論基礎都是公平正義。在先使用的服務商標要繼續(xù)使用需要滿足兩個條件：其一，不能擴大服務商標的地域范圍；其二，不能增加服務項目*《關于服務商標繼續(xù)使用問題的通知》第3條規(guī)定：“服務商標繼續(xù)使用時，使用人須遵守下列規(guī)定：1.不得擴大該服務商標的使用地域；2.不得增加該服務商標使用的服務項目；3.不得改變該服務商標的圖形、文字、色彩、結構、書寫方式等內容，但以同他人注冊的服務商標相區(qū)別為目的而進行的改變除外；4.不得將該服務商標轉讓或者許可他人使用?！薄?那么，新《商標法》中對于“原有范圍”的理解可以參考該規(guī)定。

對“原有范圍”的認定主要有兩種觀點。一種是不能擴大商標所標識產品的主營業(yè)地。另一種是不能擴大到相類似的商品或服務上[6]。筆者認為，“原有范圍”不應僅僅針對服務商標和標識，還應當包括商業(yè)標志，在使用原商標的商品或者服務的范圍之內，在一定的區(qū)域內，享有商標在先權。新《商標法》對其界定不明，容易導致舉證人舉證困難等問題的出現(xiàn)，同樣也不能完全保護商標在先使用人的權益。在本案中，就明確了“原有范圍”就是在原有的服務范圍和主營業(yè)地范圍，即依然是“蛋糕、面包類”等商品上，依然在安徽等地域銷售。

(二)行政執(zhí)法力度不足

1.行政執(zhí)法程序存在瑕疵

商標評審委員會的主要作用就是在于解決商標爭議等事項，根據我國新《商標法》相關法律規(guī)定，商標注冊實行行政前置，商標注冊申請人向商標評審委員會提請申請，經過審查程序，符合注冊條件的予以注冊公告。如果商標在先使用人在公告期間提出商標異議且已成立，那該商標不得注冊。

但是在商標執(zhí)法過程中，我國各地工商行政執(zhí)法系統(tǒng)沒有統(tǒng)一的行政執(zhí)法規(guī)范，行政執(zhí)法具有隨意性，行政執(zhí)法程序存在瑕疵甚至缺失。而且行政罰款數額具有不確定性，因為執(zhí)法過程不透明，對于侵犯商標先用權的行為，經常是用罰款代替處罰，如果情形嚴重的還會加大罰款力度。但是由于行政執(zhí)法程序的混亂以及地方保護的存在，工商行政管理系統(tǒng)很難打擊侵犯商標先用權防止商標搶注的現(xiàn)象。新《商標法》第54條規(guī)定：“工商部門在查處商標侵權行為時，對涉嫌犯罪的可以移送司法機關?！钡F(xiàn)實的執(zhí)法實踐很少有移送的，只是一味增加罰款力度，從而變相地刺激了搶注在先使用商標的發(fā)生，導致商標侵權的肆意泛濫。

在侵犯商標先用權行為發(fā)生的情況下，工商行政部門是依職權介入還是依當事人申請介入？對侵犯商標先用權的工商行政部門是直接處罰還是移交司法機關？這些問題在行政執(zhí)法實踐過程中沒有統(tǒng)一的標準，執(zhí)法情況較為混亂。

2.行政執(zhí)法協(xié)作機制不完善

我國商標先用權問題在國際交流方面的突出問題是商標搶注公司的存在，使得我國大量商標流失并失去已有商標價值。同時在行政執(zhí)法部門內部存在工作不協(xié)調等問題，同時行政執(zhí)法部門與司法部門銜接不完善。我國知識產權行政執(zhí)法具有多層次、分散性等特點，我國商標執(zhí)法也同樣具有這種情況，實行雙管制。國家商標行政執(zhí)法部門具有審查商標的權力，同時還對侵犯商標權的行為具有行政處罰的權力。因為我國商標執(zhí)法一般根據行政區(qū)劃進行商標管理，在進行跨區(qū)域商標執(zhí)法時，不同地區(qū)的執(zhí)法方式不同，也會帶來商標侵權執(zhí)法的一些困難，比如，商標執(zhí)法力度降低、執(zhí)法效率下降以及執(zhí)法結果滯后等問題。

四、商標先用權保護之完善

(一)立法建議

新《商標法》首次將商標先用權納入法律，具有劃時代的意義，在保護商標在先使用人方面發(fā)揮著重大作用。但是也存在著些許不足。因為在法條中僅僅規(guī)定了要保護在先使用的商標，但沒有明確指出司法實踐中該如何審理商標在先使用的案件。

1.優(yōu)化“有一定影響”的判定標準

新《商標法》第59條第3款規(guī)定了在先使用的未注冊商標要“有一定影響”，但何為“有一定影響”?“有一定影響”的判定標準是什么?新《商標法》沒有對此作出具體規(guī)定，但是在《商標審查及審理標準》文件中規(guī)定了“有一定影響”是指“為一定范圍內相關公眾所知曉”。筆者認為，此處的一定范圍內應該是指地域范圍。馳名商標要在全國范圍內都享有盛譽，那么在先使用的商標“有一定影響”的地域范圍應比全國范圍要小，應當控制在一省或者幾個省之間。但是僅僅以行政區(qū)域劃分在先使用商標的影響范圍是不恰當的。商品具有流動性，并且影響的范圍還會受到當地經濟文化等因素的限制。例如，某一商品僅僅在兩個省的相鄰兩縣進行流動，并被消費者所認可，只是在這兩個縣享有一定影響，并不能說該商標在這兩省之內都享有一定影響。筆者認為，“有一定影響”的地域范圍內應該是商標所在商品或服務的主要營業(yè)區(qū)或者主要銷售地即可。在本案中，法院明確了“有一定影響”的地域范圍是安徽即“采蝶軒”的主要營業(yè)地。

2.完善“原有范圍”的界定

根據新《商標法》的規(guī)定，在先使用的未注冊商標要想繼續(xù)使用，必須滿足一定條件，條件之一就是要在“原有范圍”內使用。

英國和美國規(guī)定必須在原地域范圍內使用在先使用的商標，而日本關于商標先用權保護的規(guī)定是要求在原有的使用范圍內或者服務上繼續(xù)使用。德國商標因注冊而取得，要求繼續(xù)使用的在先商標，必須在原有范圍內。那么應當如何界定在先商標的“原有范圍”呢？ 筆者認為，可以借鑒服務商標對原有范圍的界定來規(guī)定在先使用的未注冊商標，比如，不能擴大服務商標的使用范圍，不能增加服務商標的服務數量 。為了保護商標先用權人的合法權益，不應減少在先使用商標的使用范圍，應當盡量維持它原有的使用范圍。除非注冊商標使用人申請增添適當標識加以區(qū)別，不應改變原在先商標的圖形、符號、文字以及外觀狀態(tài)。商標先用權的立法出發(fā)點來源于專利先用權，因此，可以借鑒專利法的相關規(guī)定，允許其必須在原有的生產規(guī)?；蛘咪N售區(qū)域內使用在先商標。

3.限制商標在先使用的使用期間

商標先用權是未注冊商標的救濟制度，但不是所有在先使用的未注冊商標受到法律保護。如果商標注冊人在自己注冊的商標上已經通過商品經營取得較高的知名度并被廣大消費者認可，商標在先使用人卻在此主張在先權利，會讓人誤認為其傍名牌，破壞了市場公平競爭。商標在先使用人有權提出自己享有商標先用權，但是要在一定期間內，超出這個期間，就不能向商標注冊人主張自己享有商標先用權，即商標在先使用人怠于行使自己的商標先用權時，法律不會對其主動啟動異議程序，這同時也是對商標先用權人的一種警告。我國對注冊商標的異議期間規(guī)定為5年，如果商標在先權利人可以在5年內向商標評審委員會提出注冊商標無效的請求，馳名商標不受5年期間的限制。因此，筆者建議未注冊商標在先使用的時間為5年，如果5年內沒有行使商標權利或者沒有使用該商標，那么該未注冊商標在先使用人不享有商標先用權[7]。

4.完善法定賠償標準

新《商標法》第63條第3款規(guī)定了法定賠償標準，但是該法條保護的是商標專用權受到侵害時所受的法律賠償。商標先用權制度剛剛建立，商標先用權的本質是就是為了保護在先使用人的利益。未注冊商標在先使用人在受到侵害時，不能像商標專用權人一樣申請要求行為人承擔停止侵害的民事責任，只能行使債權請求權，要求賠償經濟損失。在司法實踐中，如果商標先用權得到法院認可，法院的通常做法是駁回商標專用權人的訴訟請求，商標專用權人承擔訴訟費用，承認未注冊商標的在先使用，但唯獨沒有賠償商標先用權人損失。

因此，建議針對未注冊商標先用權不同的侵權情況，搶注人主觀惡意狀態(tài)，設立不同的賠償數額幅度標準。同時應當建立侵犯商標先用權賠償懲罰制度，但這個數額基數該如何確定，需要進行立法加以規(guī)定。最高人民法院副院長奚曉明指出：“賠償額的計算屬于事實認定范疇，可以酌情適用優(yōu)勢證據的證明標準。根據案件具體情況，當事人提供了據以計算權利人損失或侵權人獲利所需的銷售數量等數據，其他所需數據尚不能完全確定。可以參考許可費、行業(yè)一般利潤率、侵權行為的性質、持續(xù)時間、當事人的主觀過錯等因素，酌定計算賠償所需的其他數據，公平合理地確定賠償數額?！备鶕鞣N客觀因素以及法定賠償數額的規(guī)定，指定一個符合未注冊在先使用人的賠償標準以及數額。

(二)執(zhí)法建議

1.建立商標在先使用登記備案制度

建議在我國商標局官網上設立商標執(zhí)法信息公共平臺，尤其要建立未注冊商標在先使用的登記備案信息，并且該平臺可鏈接到全國各個基層工商所及行政部門。同時要建立基層工商行政部門對商標先用權侵權執(zhí)法做出的行政處罰、進行登記備案，匯總后錄入公用信息平臺。

建立商標在先使用的登記備案制度，有利于統(tǒng)計全國關于未注冊商標在先使用的數據，同時有利于統(tǒng)計因商標先用權問題而導致行政處罰的相關數據，對搶注在先使用商標的商標侵權人起到威懾作用，有利于追究侵犯商標先用權當事人的責任。雖然我國對商標注冊采用自愿原則，但有建立未注冊商標在先使用登記備案制度的必要。市場經濟的迅速發(fā)展，在先使用的未注冊商標屢屢被搶注，建立未注冊商標在先使用的登記備案錄，有助于證明在先使用人使用該涉案商標的使用時間，即使后來因為商標問題進入司法程序，當事人也方便舉證。

2.與司法部門做好銜接

建立商標執(zhí)法信息公共平臺，在該平臺公開發(fā)布商標違法行為的行政處罰信息，超過兩次的，應由國家工商總局命令下級工商局將侵犯商標權當事人的侵權材料、所受行政處罰材料移交檢察院，由檢察院提起公訴。這樣做的優(yōu)點在于，既對商標先用權的行政保護得到加強，又打擊了侵犯商標先用權的犯罪問題。

應當賦予商標行政執(zhí)法機關一定的取證權力，為商標執(zhí)法部門配備具備商標侵權檢驗、鑒定方面的專家，確立商標行政部門在行政執(zhí)法過程中獲得的證據具有參與訴訟的法律地位。在加強行政執(zhí)法與司法相銜接過程中，需要嚴格執(zhí)行國務院發(fā)布的《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，最高人民檢察院發(fā)布的《關于加強行政執(zhí)法機關、公安機關和人民檢察院工作聯(lián)系的意見》《關于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見》等一系列相關的規(guī)范性文件。根據我國當前立法規(guī)定，商標行政執(zhí)法需要依照相關法律、法規(guī)，加強與司法部門的聯(lián)合與配合，不能以行政處罰代替刑事處罰，也不能對同一商標侵權問題給予多次行政處罰。

3.引進知識產權專業(yè)人士

目前我國很多高校都開設知識產權課程，建立知識產權人才培養(yǎng)戰(zhàn)略。知識產權專業(yè)人才的大力發(fā)展，為我國商標專業(yè)人才的培養(yǎng)提供了基礎和保障。加強商標專業(yè)人才綜合素質，提高商標執(zhí)法人員的行政執(zhí)法能力，必須將高校培養(yǎng)的商標專業(yè)人才引進到商標執(zhí)法隊伍中去。

我國各級商標行政執(zhí)法部門，應當通過公開招考的方式，吸納具有法律專業(yè)素養(yǎng)、全面了解商標法律保護制度的人才。目前我國的商標執(zhí)法人員大多是通過公務員考試加入到商標執(zhí)法隊伍中來的，執(zhí)法人員法律素養(yǎng)參差不齊，為了保護商標權、商標先用權的合理進行，可以適當增加人事編制，吸引優(yōu)秀的知識產權法律人才加入國家商標執(zhí)法隊伍，加強商標執(zhí)法隊伍的專業(yè)建設。

[1] [日]三宅発士郎．日本商標法[M]．東京：厳松堂，1931：253．

[2] 張峣．商標先用權保護探討[J]．知識產權，2014(2)：63-67．

[3] 吳漢東．知識產權制度基礎理論研究[M]．北京：知識產權出版社，2009：11．

[4] 曹新明．商標先用權研究——兼論我國《商標法》第三修正案[J]．法治研究，2014(9)：16-24．

[5] [美]Justin Hughes.The philosophy of intellectual property[M]//劉春田.中國知識產權評論：第1卷．北京：商務出版社，2001：287．

[6] 馮曉青．知識產權法利益平衡理論[M]．北京：中國政法大學出版社，2006：209．

[7] 禮穎．在先使用的未注冊商標保護論綱——兼評商標法第三次修訂[J]．法學家， 2009(3):123-134．

[8] 奚曉明．在全國法院知識產權審判工作座談會上的講話．中華人民共和國最高人民法院網站[EB/OL]．(2010-4-28)[2016-02-18]． http://www.court.gov.cn/zscq/dcyj/201205/t20120509_176766.html．

(責任編輯：王曉紅)

On the Protection of Trademark Priority Right: Study on Trademark Infringement Disputes of Cai Diexuan

ZHOUZuo-bin,ZHANGQian，ZHENGYang

(School of Law, Xi’an University of Finance and Economics,Xi’an 710061,China)

The protection of the unregistered trademark protection is weak on the especially in prior using of the trademark protection, which damaged fair competition. In order to protect the rights of the prior users, the system of priority right of trademark was established. Based on the perspective of trademark infringement disputes of Cai Diexuan, it analyses the components of the right of trademark prior use. It also analyzes the necessity of protecting the right of trademark prior use by labor value theory and the fair principle, to find out the deficiencies and put forward suggestions for further improvements.

trademark right; unregistered trademark; prior use of trademark; the prior use right of trademark

2016-05-18

周作斌(1956-)，男，陜西禮泉人，西安財經學院法學院教授，碩士生導師，研究方向為知識產權；張倩(1988-)，女，山東濟寧人，西安財經學院法學院碩士研究生，研究方向為知識產權；鄭洋(1992-)，女，陜西西安人，西安財經學院法學院碩士研究生，研究方向為知識產權。

D913.4

A

1672-2817(2016)06-0069-07