專利文件修改超范圍的判斷標準及其救濟方案
——以最高人民法院的判例為研究基礎

朱 理

專利文件修改超范圍的判斷標準及其救濟方案
——以最高人民法院的判例為研究基礎

朱 理★

專利文件修改超范圍的判斷不是形式判斷，而是實質(zhì)判斷；不僅是事實判斷，而且還是價值判斷。最高人民法院先后在不同案件中采用看似不同的判斷標準。比較“直接、毫無疑義確定”“直接明確導出”“信息確定”等標準可知，“直接明確導出”標準為實現(xiàn)專利與社會公眾之間的利益平衡提供了更為合理的基點。妥善運用“直接明確導出”標準，結(jié)合不同的修改對象和方式，針對具體問題進行靈活分析處理，才是解決修改超范圍問題的正確出路。

專利文件 修改 超范圍 判斷標準

專利文件修改超范圍問題是各國專利法的基礎問題，①“專利文件修改超范圍”是對我國《專利法》第33條關于“對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”問題的通俗稱謂。如無特別說明，本文所稱“專利文件”包括專利申請文件和授權后的專利文件。也是實踐中難以把握和解決的難題之一。②朱理.專利文件修改基本問題研究：原理、標準與規(guī)則［J］.中國專利與商標，2015（2）：11-12.由于我國專利行政管理部門對專利文件修改超范圍的判斷標準把握非常嚴格，該問題一度成為業(yè)界的熱點并引發(fā)了較多關注。迄今為止，最高人民法院先后處理了多件涉及專利文件修改超范圍的案件，使得相關問題的討論更加深入。伴隨著我國專利行政管理部門的審查政策向以“三性”評判為主線調(diào)整，涉及修改超范圍問題的案件與前期相比大為減少。但是，這種審查政策調(diào)整僅僅是減緩了修改超范圍問題在我國專利實踐中的激烈程度，并未真正解決問題，最終會將相關矛盾和問題推至無效宣告程序。加之，最高人民法院在不同案件中對修改超范圍問題采用了看似不同的判斷標準，致使業(yè)界對相關判例的解讀出現(xiàn)分歧乃至誤解。③何懷文.專利申請文件修改的允許范圍：評鄭亞俐與精工愛普生株式會社、國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會等專利無效行政訴訟案［J］.中國專利與商標，2012（3）：33-44.任曉蘭.“ 非發(fā)明點”修改超范圍缺陷的救濟——從（2013）行提字第21號談起.微信公眾號：賦青春（2016年1月25日）。為此，本文通過梳理最高人民法院近年來關于修改超范圍問題的全部判例，深入剖析判例背后隱藏的裁判邏輯，并對判例觸及的有關重要問題進行探討，以期進一步推進修改超范圍問題的研究和實踐。

一、最高人民法院判例展現(xiàn)的修改超范圍法律問題

（一）最高人民法院審理的涉及修改超范圍的案件情況

自2010年至今，最高人民法院共審理了11件涉及修改超范圍問題的案件，并在2011年達到高峰，該年受理5件。此后，涉及修改超范圍問題的案件減少。其中，2012年、2014年和2015年各受理1件，2013年受理2件。上述11件案件的簡要情況如下表所示。

案號 原權利要求書 修改后的權利要求書 原說明書 修改后的說明書專利復審委員會的結(jié)論最高人民法院的理由與結(jié)論（2010）知行字第53號（“墨盒I”案）“半導體存儲裝置” “存儲裝置”“打印設備必須帶到廠家，并且記錄控制數(shù)據(jù)的存儲裝置必須更換”。未修改 超范圍“對于‘原說明書和權利要求書記載的范圍’，應該從所屬領域普通技術人員角度出發(fā)，以原說明書和權利要求書所公開的技術內(nèi)容來確定?！薄霸f明書和權利要求書記載的范圍應該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內(nèi)容；二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內(nèi)容。只要所推導出的內(nèi)容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內(nèi)容屬于原說明書和權利要求書記載的范圍?！薄皩λ鶎兕I域普通技術人員而言，通過綜合該原始專利申請公開說明書、權利要求書和附圖，很容易聯(lián)想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置，并推導出該技術方案同樣可以應用于使用非半導體存儲裝置的墨盒?！毙薷牟怀秶?010）知行字第53-1號（“墨盒II”案）未出現(xiàn)“記憶裝置” “記憶裝置” 未出現(xiàn)“記憶裝置”未修改說明書，但在意見陳述時表示“‘記憶裝置’是指說明書及附圖中記載的電路板及設置在其上的半導體存儲裝置?！背秶碛赏?，僅刪除了“只要所推導出的內(nèi)容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內(nèi)容屬于原說明書和權利要求書記載的范圍”的表述。同時指出，“如果當事人意見陳述的內(nèi)容超出了原說明書和權利要求書中記載的范圍，則該意見陳述將完全喪失參考作用，不能參考該意見陳述對說明書或者權利要求書進行解釋”。修改超范圍（2011）知行字第62號（“孫群”案）在原權利要求1中增加技術特征“通過第二裝置經(jīng)IP網(wǎng)關向萬維網(wǎng)發(fā)起呼叫”，同時刪除原權利要求2中：“第二裝置，它用于管理PSTN的用戶注冊登記，并向第一裝置提供鑒權所需的數(shù)據(jù)?！蔽葱薷?超范圍權利要求1增加第二裝置的功能特征和權2刪除第二裝置的功能特征后的技術方案“不能從原權利要求書和說明書以及附圖記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定”，修改超范圍

續(xù)表

續(xù)表

續(xù)表

（二）判例所展現(xiàn)的修改超范圍法律問題

從修改超范圍判斷標準的角度看，上述案件中，7件案件在判斷修改是否超范圍時直接援引了《專利審查指南》（2010版）規(guī)定的“直接、毫無疑義確定”標準，表明了對該判斷標準適用于該案具體情況的初步認可。3件案件對修改超范圍判斷標準進行了深入探討，且其表述明顯不同于“直接、毫無疑義確定”標準，表現(xiàn)出對“直接、毫無疑義確定”標準的懷疑乃至否定態(tài)度。④它們分別是（2010）知行字第53號（簡稱“墨盒I”案）申請再審人鄭亞俐與精工愛普生株式會社、專利復審委員會等專利無效行政訴訟案，（2010）知行字第53-1號（簡稱“墨盒II”案）再審申請人精工愛普生株式會社與被申請人專利復審委員會、鄭亞俐等發(fā)明專利權無效行政糾紛案，（2013）行提字第21號（簡稱“后換擋器支架”案）再審申請人株式會社島野與被申請人專利復審委員會、一審第三人寧波賽冠車業(yè)有限公司發(fā)明專利權無效行政糾紛案。尤其是具有標志性的墨盒I案，該案判決在將“原說明書和權利要求書記載的范圍”界定為“原說明書和權利要求書公開的范圍”的基礎上，進一步對隱含公開的內(nèi)容首次作了明確解讀，將其界定為“所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內(nèi)容”。對于“直接、明確推導出的內(nèi)容”，該判決則指出：“只要所推導出的內(nèi)容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內(nèi)容屬于原說明書和權利要求書記載的范圍?！惫P者將該標準稱為“直接、明確導出”標準。墨盒II案延續(xù)了墨盒I案的裁判邏輯，只是出于避免誤解的考慮，刪除了以“顯而易見”來界定“直接、明確推導出的內(nèi)容”的表述。前述兩個墨盒案判決實際上表達了對《專利審查指南》（2010版）所秉持的“直接、毫無疑義確定”標準的明確否定。在“后換擋器支架”案中，該案判決把“原說明書和權利要求書記載的范圍”界定為“原說明書和權利要求書所呈現(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造的全部信息，是對發(fā)明創(chuàng)造的全部信息的固定”。同時，該案判決將隱含公開的內(nèi)容界定為“所屬領域普通技術人員根據(jù)原說明書及其附圖和權利要求書能夠確定的內(nèi)容”。雖然該判決沒有對“能夠確定的內(nèi)容”作出進一步解釋，但是從判決書的用語看，其既沒有采用“墨盒”案的“直接、明確導出”標準，又有意避開了“直接、毫無疑義確定”的表述，顯示出其試圖在兩者之間開辟新路的努力。筆者將這一標準稱為“信息確定”標準。1件案件即“電磁鎖”案既未對判斷標準問題進行探討，又未直接采用“直接、毫無疑義確定”標準，而是局限于案件具體事實，認定修改后的權利要求“將其他具體連接方式也增加進來，涵蓋了不在原申請范圍內(nèi)的‘觸點式微開關’‘點帽微開關’等各種微開關形式，超出原說明書和權利要求書記載的范圍”。⑤（2014）知行字第106號（簡稱“電磁鎖”案）再審申請人南京勝太電力工程有限公司與被申請人專利復審委員會實用新型專利權無效行政糾紛案?？梢?，最高人民法院在不同案件判決中對于修改超范圍采用了不同的標準。

從修改對象的角度看，上述案件中有6件案件僅涉及權利要求的修改，5件案件同時涉及權利要求書和說明書的修改。對于權利要求的修改是否超范圍，最高人民法院在個別案件中采取了更為寬松的標準。例如，墨盒I案所采用的“直接、明確導出”標準。與權利要求的修改相比，最高人民法院幾乎在所有案件中對于說明書的修改是否超范圍均采取了較為嚴格的標準。當然，由于不同技術領域的特點及所屬領域技術人員認知水平的不同，對于說明書的修改也存在一定的靈活空間。例如，在曾關生案中，在將舊制的“兩”換算成公制的“克”時，盡管存在不同的換算關系或者尾數(shù)省略方式，其換算結(jié)果并不唯一，該案判決仍然認為，“不同的省略方式之間僅有細微區(qū)別，采用不同的省略方式并不會導致技術方案發(fā)生實質(zhì)性的改變”，該修改不超范圍。⑥（2011）知行字第27號（簡稱曾關生案）申請再審人曾關生與被申請人專利復審委員會發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案。在涉及權利要求的修改時，部分案件如任文林案的當事人在訴訟中還提及了修改超范圍與權利要求書應該得到說明書支持的關系。遺憾的是，相關判決對此并未予以回應。

從修改內(nèi)容和救濟渠道的角度看，“后換擋器支架”案涉及區(qū)分“發(fā)明點”與“非發(fā)明點”的討論。該案判決針對“非發(fā)明點”的修改超范圍缺陷提出了“在專利授權確權行政審查過程中設置相應的回復程序”的解決方案。

從修改方式的角度來看，“先聲藥物”案觸及了專利無效宣告程序中的修改方式問題。該案判決指出，《專利審查指南》（2010版）規(guī)定無效宣告程序中的修改一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除三種修改方式，但并未絕對排除其他修改方式。這實際上否定了專利行政部門將無效宣告程序中的修改僅限于上述三種方式的實踐做法。

上述案件及其判決向我們展現(xiàn)了豐富的法律問題。這些案件所展現(xiàn)的標準之間是否存在矛盾？如何正確解讀不同標準？是否需要區(qū)分權利要求書的修改與說明書的修改、發(fā)明點的修改與非發(fā)明點的修改？修改超范圍的判斷標準究竟應如何把握？對專利文件的修改缺陷應如何救濟？下文將圍繞上述問題展開。

二、“直接、毫無疑義確定”標準vs“直接、明確導出”標準vs“信息確定”標準

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定的“直接、毫無疑義確定”標準、墨盒案提出的“直接、明確導出”標準以及“后換擋器支架”案提出的“信息確定”標準，是當前修改超范圍判斷的三種主要標準。深入研究這三種標準的實質(zhì)及其優(yōu)劣，對于正確把握和運用修改超范圍的判斷標準至關重要。無論何種標準，修改超范圍判斷的出發(fā)點均是“原說明書和權利要求書記載的范圍”。

（一）“直接、毫無疑義確定”標準

現(xiàn)行《專利審查指南》（2010版）規(guī)定的“直接、毫無疑義”標準的核心是把“原說明書和權利要求書記載的范圍”界定為“原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”。前一部分實際上是專利文件直接公開的內(nèi)容，后一部分則是隱含公開的內(nèi)容，而爭議集中在對隱含公開內(nèi)容的理解上。在2006年之前的《審查指南》中，隱含公開的內(nèi)容被界定為“根據(jù)原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地導出的內(nèi)容”。2006年，國家知識產(chǎn)權局在修改《審查指南》時，將前述表述中的“導出”修改為“確定”?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）則沿用了這一表述。2006年之后，國家知識產(chǎn)權局及專利復審委員會對修改是否超范圍的判斷標準日趨嚴格。

在執(zhí)法實踐中，國家知識產(chǎn)權局及專利復審委員會將“直接、毫無疑義確定”嚴格解讀為直接、唯一確定，排除任何懷疑，前述“曾關生”案即為典型代表。在評價申請人曾關生將其原中藥專利申請配方中的計量單位由“兩”換算成“克”是否屬于修改超范圍時，專利復審委員會認為，根據(jù)原專利申請文件，無法確定申請人原配方中記載的計量單位“兩”是使用舊制（一斤=16兩）還是采用新制（一斤=10兩）；即使認定其使用舊制，對舊制進行換算時是采用“一兩=31.25克”還是“一兩=30克”的換算關系，不能毫無疑義地確定，因此該修改超范圍。⑦參見專利復審委員會第20574號復審請求審查決定。從裁決理由看，只要修改后的內(nèi)容無法從原專利申請文件中百分之百地精確確定，或者不是“數(shù)理邏輯上唯一確定的內(nèi)容”的內(nèi)容，即認為該修改超出了原申請記載的內(nèi)容。在這一標準下，修改被給予了最嚴格的限制，排除了除本領域技術人員“唯一確定的內(nèi)容”以外的任何修改，幾近窒息了申請人可以修改的空間。

（二）“直接、明確導出”標準

墨盒I案判決首先將“原說明書和權利要求書記載的范圍”界定為“從所屬領域普通技術人員角度出發(fā)”，“原說明書和權利要求書所公開的技術內(nèi)容”，進而提出了權利要求修改超范圍的“直接、明確導出”標準。對該標準的正確解讀，需要回歸具體案件背景。在墨盒I案中，申請人將原權利要求書中的“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，但說明書未作修改。根據(jù)該發(fā)明專利申請原說明書的記載，既改善油墨特性又改善打印頭的驅(qū)動方法可以提高打印設備的打印質(zhì)量，但是這個成果難以應用到從廠家運輸?shù)拇蛴≡O備上，因為打印設備必須帶到廠家，而且記錄控制數(shù)據(jù)的存儲裝置必須更換。為此，現(xiàn)有技術提出了在墨盒上設置半導體存儲裝置和連接到它的一個電極，同時在打印設備的主體上設置一組電極，讀出存儲在半導體存儲裝置中的數(shù)據(jù)，并且按照這些數(shù)據(jù)控制記錄操作的技術方案。由于該打印設備存在接觸不好、數(shù)據(jù)丟失等技術問題，該專利申請?zhí)岢鲈谀袀?cè)壁安裝電路板，電路板外面設置觸點，觸點可以連接到外部控制裝置，從而實現(xiàn)外部控制裝置通過觸點訪問半導體存儲裝置的技術效果?；诖?，“所屬領域普通技術人員通過綜合該原始專利申請公開說明書、權利要求書和附圖，很容易聯(lián)想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置，并推導出該技術方案同樣可以應用于使用非半導體存儲裝置的墨盒?！痹谶@一背景下，該案判決才提出了“直接、明確導出”標準。在這一標準下，導出的依據(jù)在于原說明書公開的“半導體存儲裝置”具有足夠代表性，本領域普通技術人員據(jù)此很容易聯(lián)想到該技術方案可以應用于其他形式的存儲裝置；導出的對象則是修改后權利要求的“存儲裝置”這一上位特征?？梢?，當修改對象涉及權利要求時，“直接合理導出”標準實質(zhì)上與“支持”標準一致，即以該修改能否得到說明書支持作為判斷修改是否超范圍的尺度。只要修改后的權利要求內(nèi)容能夠得到原專利申請文件的支持，就應認為該修改沒有對原申請內(nèi)容增加新信息，沒有超出原專利文件記載的范圍。

將權利要求修改超范圍的判斷標準與權利要求能否得到說明書支持統(tǒng)一起來，具有內(nèi)在合理性。權利要求修改是否超范圍以及修改后的權利要求能否得到說明書支持，均以說明書公開的內(nèi)容為基礎。在此基礎上，本領域普通技術人員能夠“直接、明確推導出的內(nèi)容”決定了可以修改的范圍，能夠“得出或者概括得出的內(nèi)容”決定了權利要求得到說明書支持的范圍。根據(jù)專利法的一般原理，在申請日提交的說明書對發(fā)明內(nèi)容予以固定之后，本領域普通技術人員能夠從說明書公開的內(nèi)容中合理概括得出的內(nèi)容均屬于申請人或者專利權人已經(jīng)作出的技術貢獻，申請人或者專利權人理應可以主張與其技術貢獻相適應的權利范圍。申請人或者專利權人當然可以在此范圍內(nèi)撰寫權利要求書，確定其要求的保護范圍，劃定和公示其與他人及公共領域的邊界。在判斷權利要求的修改是否超范圍時，如果適用比權利要求書能否得到說明書支持更為嚴格的標準，則可能導致兩個制度之間的潛在沖突：能夠得到說明書支持的修改卻因修改超范圍而無法得到允許。這對申請人或者專利權人顯然有失公平，也使得發(fā)明人所獲得的保護范圍與其作出的技術貢獻不相適應，甚至喪失保護，不符合比例原則。因此，當涉及針對權利要求的修改時，判斷該種修改是否超范圍的標準與判斷該權利要求是否得到原說明書支持的標準應該一致。⑧對此問題的詳細論述，參見朱理.專利文件修改基本問題研究：原理、標準與規(guī)則［J］.中國專利與商標，2015（2）.

有觀點認為，對權利要求修改超范圍的判斷適用“支持”標準，實質(zhì)上允許申請人將其在申請日前知道或應當知道但未寫入說明書的明顯等同方式通過修改重新納入權利要求保護范圍，與主流的捐獻原則不符；申請人撰寫專利申請文件的失誤應當由其承擔不利后果，而不能通過在授權后適用等同原則加以補救；將那些原本屬于等同侵權的技術方案通過權利要求的修改變成字面侵權，如果允許對修改的技術特征在侵權判定過程中再次適用等同原則，可能會造成專利權的過度保護。⑨參見任曉蘭.“非發(fā)明點”修改超范圍缺陷的救濟——從（2013）行提字第21號談起。見微信公眾號：賦青春（2016年1月25日）。這種似是而非的邏輯頗具迷惑性，有必要詳加分析。第一，首先需要說明是，采用“支持”標準并不意味著總是允許申請人將申請日前存在但未記載在說明書中的等同方式納入保護范圍?！爸С帧睒藴实年P鍵在于權利要求所保護的技術方案能否為“所屬技術領域技術人員從說明書及其附圖充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出”，⑩參見國家知識產(chǎn)權局《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1節(jié)。其關注的是“得到或者概括得出”的直接性和容易性。等同標準的核心則在于，訴爭的技術特征是否屬于本領域普通技術人員在專利技術方案的基礎上“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到”的特征，?參見《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條第2款。其關注的是“聯(lián)想到”是否需要創(chuàng)造性付出。顯然，“支持”標準所允許的修改范圍必然小于“等同”標準所允許的修改范圍。只有涉及本領域普通技術人員在專利文件公開的內(nèi)容基礎上極為容易聯(lián)想到的等同內(nèi)容時，“支持”標準才可能允許將其通過修改權利要求納入保護范圍。第二，即使申請人未將其在申請日前知道或應當知道的明顯等同方式寫入說明書，也不意味著申請人對于該明顯等同方式喪失了保護機會和可能。申請人需要以及應該在說明書中寫入哪些內(nèi)容，往往與《專利法》關于說明書應該充分公開以及權利要求書應該得到說明書支持等要求有關。只要滿足充分公開和支持等要求，申請人無需在說明書中公開全部的明顯等同方式，否則專利申請文件的撰寫將成為不堪承受之重?！皩＠f明書的撰寫要求不應該成為一項負擔，用來禁止申請人將那些在發(fā)明申請明文記載的內(nèi)容中沒有公開，但在該領域內(nèi)認可的明顯等同內(nèi)容納入其保護范圍；這些等同物被認為屬于發(fā)明人所有?！?參見：JANICE M.MUELLER.Patent Law［M］.3rdedition.New York：Aspen Publishers，2009：124.在In re Symthe，480F.2d 1376， 1384 （CCPA 1973）案中，美國聯(lián)邦關稅和專利上訴法院（美國聯(lián)邦巡回上訴法院前身）早就指出了這一點。況且，在專利申請過程中，《專利法》及其實施細則授予了申請人修改專利申請文件的權利和機會，為申請人的撰寫失誤提供了法定救濟渠道。?對專利文件進行修改，首先應該理解為這是申請人或者專利權人的一種法定權利。這也是為何在墨盒I案中，最高人民法院不厭其煩地探討《專利法》第33條立法目的的重要原因。申請人根據(jù)說明書已經(jīng)公開的內(nèi)容，在得到說明書支持的范圍內(nèi)修改權利要求書，屬于依法行使《專利法》賦予申請人的權利。即使行使修改權的結(jié)果致使將申請人在申請日前知道或應當知道但未寫入說明書的明顯等同方式納入權利要求保護范圍，也是法律所允許的。對于專利申請過程中合法修改權利要求，將明顯等同方式納入保護，并無捐獻原則或者禁止反悔原則適用余地。?參見墨盒I案。針對國家知識產(chǎn)權局提出的專利申請文件的修改同樣應適用禁止反悔原則問題，最高人民法院特別指出：“在專利授權程序中，相關法律已經(jīng)賦予了申請人修改專利申請文件的權利，只要這種修改不超出原說明書和權利要求書記載的范圍即可。對于社會公眾而言，基于專利法第三十三條規(guī)定，其應該預見到申請人可能對專利申請文件進行修改，其信賴的內(nèi)容應該是原說明書和權利要求書記載的范圍，即原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內(nèi)容和所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內(nèi)容，而不是僅信賴原權利要求書記載的保護范圍。因此，如果申請人對專利申請文件的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，禁止反悔原則在該修改范圍內(nèi)應無適用余地?！钡谌?，捐獻原則有著嚴格的適用范圍和條件。自誕生之日起，捐獻原則僅適用于專利授權后的侵權判定過程，且以相應的技術方案在說明書中有記載但未寫入權利要求保護范圍為必要條件，不能擴展適用于專利申請過程中的修改超范圍判斷問題。是否應當將申請人知道或應當知道但未記載在說明書中的等同方式排除在保護范圍之外，實際上是可預見原則所要解決的問題。該原則在我國專利制度中并未獲得認可，且其同樣僅適用于專利授權后的侵權判定過程。?捐獻原則在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第5條中獲得了認可。關于美國專利法上可預見規(guī)則和捐獻原則的簡要說明，參見：JANICE M.MUELLER.Patent Law［M］.3rdedition.New York：Aspen Publishers，2009：360-380.順便指出，即使在首先提出可預見原則的美國，對于該原則也極具爭議。第四，適用“支持”標準并不意味著允許專利權人在獲權后的修改過程中將明顯的等同方式通過修改權利要求納入保護范圍。《專利法實施細則》對于專利授權后的修改設置了比授權前的修改更為嚴格的限制條件，要求授權后的修改不得擴大原專利的保護范圍，且不得修改說明書及其附圖。?參見我國《專利法實施細則》第69條。如果專利權人在獲權后通過修改將原權利要求沒有包含的明顯等同方式寫入新的權利要求，將會因違反這一限制條件而無效。這一限制的目的在于保護社會公眾對于授權專利的信賴利益。第五，在得到說明書支持的范圍內(nèi)，將明顯的等同方式通過修改納入權利要求保護范圍，符合發(fā)明的技術貢獻與保護范圍相協(xié)調(diào)的比例原則。即便在侵權判定過程中對于該修改所涉及的技術特征再次適用等同侵權，也屬于專利權人依法應當獲得的保護，而不是過度保護?？梢?，前述觀點誤解了“支持”標準，混淆了專利申請過程中的修改與授權后的修改，更誤用了捐獻原則，難以成立。

（三）“信息確定”標準

“信息確定”標準將“原說明書和權利要求書記載的范圍”理解為“原說明書和權利要求書所呈現(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造的全部信息”?！昂髶Q擋器支架”案判決指出，正確確定原說明書和權利要求書記載的范圍，“應當考慮所屬技術領域的技術特點和慣常表達、所屬領域普通技術人員的知識水平和認知能力、技術方案本身在技術上的內(nèi)在必然要求等因素”?？梢?，在判斷“原說明書和權利要求書記載的范圍”時，“信息確定”標準要求考慮發(fā)明所述的技術領域特點及與發(fā)明有關的公知常識。這顯示出對于“原說明書和權利要求書記載的范圍”作實質(zhì)理解而非僵化理解的靈活態(tài)度，與“直接、明確導出”標準似乎并無太大差異。但是，結(jié)合“后換擋器支架”案的具體案情及其處理結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)，“信息確定”標準下所允許的修改空間與“直接、毫無疑義確定”標準幾無差異。

在“后換擋器支架”案中，第一處修改是將權利要求1中第一連接結(jié)構和第二連接結(jié)構的“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”，第二處修改是在權利要求1中增加“定位結(jié)構8c是通過壓制形成”的附加技術特征。該案判決認為，在原申請文本中，“圓的螺栓孔”實質(zhì)上由兩個技術特征共同限定：圓形孔和供螺栓穿過。將“圓的螺栓孔”概括修改為“圓形孔”，刪除了“供螺栓穿過”的技術特征，不屬于從原申請文本中能夠確定的內(nèi)容；“壓制”屬于“模壓”的上位概念，兩者具有不同的技術含義。因此，該判決的“信息確定標準”與專利復審委會的“直接、毫無疑義確定”標準一致得出了上述修改超范圍的結(jié)論?？墒?，原說明書已經(jīng)明確公開了第一連接結(jié)構和第二連接結(jié)構的開孔完全可以是各種形式的結(jié)構；如果考慮本領域技術人員的知識水平和認知能力，結(jié)合原說明書的記載可知，定位結(jié)構8c實際上起到限制支架轉(zhuǎn)動范圍的作用，根據(jù)說明書已經(jīng)公開的“定位結(jié)構8c通過模壓形成”技術內(nèi)容，很容易聯(lián)想到“壓制”的技術方案均能夠起到上述作用，實現(xiàn)該發(fā)明目的。因此，應當認為，原說明書明確公開了第一連接結(jié)構和第二連接結(jié)構的開孔可以是其他形式的結(jié)構，隱含公開了“壓制”的技術方案。在這種情況下，“信息確定標準”以“圓的螺栓孔”與“圓形孔”、“壓制”與“模壓”含義不同為由認定修改超范圍，實際上采用了與“直接、毫無疑義確定”標準完全相同的邏輯。

可見，“直接、毫無疑義確定”標準對修改給予最嚴格的限制，幾乎否定了除本領域技術人員“唯一導出的內(nèi)容”以外的任何修改，致使申請人或者專利權人實際作出的技術貢獻與其所能獲得的保護范圍不相協(xié)調(diào)，有失公平?！爸苯?、明確導出”標準既較好地統(tǒng)一了專利文件修改的限制標準與權利要求能否得到說明書支持的關系，又能夠比較好地實現(xiàn)發(fā)明人的貢獻與保護范圍成比例的效果，值得肯定。“信息確定論”試圖在“直接、明確導出”標準與“直接、毫無疑義確定”標準之間尋找中間道路，但是最終倒向“直接、毫無疑義確定”標準，其努力并不成功。

三、判斷標準與修改對象

在絕對意義上，對專利文件的任何修改都會在某種程度上加入原文件中沒有包含的信息。但是，這并不意味著這種修改一定超出了原專利文件記載的范圍。修改是否超范圍問題的判斷，需要考慮《專利法》第33條的立法目的，?關于《專利法》第33條的立法目的，墨盒I案判決首次作出了完整而詳細的闡述。根據(jù)防止申請人就申請日時未作出的發(fā)明內(nèi)容獲得先申請利益、維護社會公眾信賴利益和實現(xiàn)申請人與社會公眾利益平衡的精神，結(jié)合修改的具體情況進行判斷。恰當?shù)呐袛鄻藴时仨毻瑫r實現(xiàn)如下目標：一是能夠為申請人或者專利權人修改其專利文件留下適當?shù)目臻g，保障確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造不因?qū)＠募珜懙男问借Υ枚鴨适ПＷo機會，從而為創(chuàng)新提供足夠動力；二是推動發(fā)明人積極申請和公開發(fā)明創(chuàng)造，保護公眾對專利文件的公開內(nèi)容的信賴；三是保障專利行政審查程序的必要效率。過于嚴格的標準不僅會導致申請人或者專利權人因撰寫問題喪失專利保護，還會迫使其在申請時不厭其煩地詳細闡述發(fā)明內(nèi)容，增加申請成本，進而使得專利行政部門將過多的精力放在程序問題而不是實體性問題（如創(chuàng)造性）審查上。過于寬松的標準則不僅可能導致申請人或者專利權人在申請時不充分公開其發(fā)明，還會導致?lián)p害第三人的信賴利益和妨礙專利審查行政行為的必要效率。恰當?shù)呐袛鄻藴时仨毮軌蛟陟`活性、第三人的法律確定性和必要的行政效率之間保持平衡。?參見：朱理.專利文件修改基本問題研究：原理、標準與規(guī)則［J］.中國專利與商標，2015（2）.

根據(jù)上述原則，結(jié)合前述案例中所涉及的修改具體情況，可知在判斷修改超范圍問題時，區(qū)分不同的修改對象和修改方式予以區(qū)別和靈活處理是必要的。

（一）權利要求書的修改vs說明書的修改

前述案件的分析啟示我們，判斷修改是否超范圍時，需要區(qū)分對權利要求書的修改和說明書的修改。在說明書直接公開和隱含公開的范圍內(nèi)，申請人完全可以修改權利要求書，以獲得與其貢獻相稱的保護范圍。因此，對于權利要求書的修改，在運用“直接、明確導出”標準時，應該采用相對寬松的“支持”標準。只要權利要求的修改獲得了原說明書的支持，則修改不超范圍。與權利要求的修改相比，說明書的修改更容易引入原說明書沒有記載的新信息。因此，對于說明書的修改，在運用“直接、明確導出”標準時，應采取相對嚴格的判斷尺度。但是，所謂相對嚴格的“直接、明確導出”并不意味著回歸“直接、毫無疑義確定”標準，而是需要根據(jù)說明書修改的具體內(nèi)容，考慮該修改是否導致原說明書記載的發(fā)明內(nèi)容發(fā)生實質(zhì)性改變。如果說明書修改后的內(nèi)容沒有使得原說明書公開的技術信息發(fā)生實質(zhì)性改變，則不能認為該修改超范圍。?美國法院也認為，修改不能使得原專利或者專利申請最初記載的發(fā)明創(chuàng)造發(fā)生改變。In re Oda， 443 F.2d 1200， 1203 （CCPA1971）.例如在曾關生案中，該案判決在評價將原權利要求書和說明書中的“兩”換算為“克”時是否超范圍時指出：中藥領域技術人員結(jié)合該案專利申請的背景技術、發(fā)明內(nèi)容以及本領域的常識，均能夠確定在該案專利申請中的“兩”與“克”的換算應當采用舊制；即使在以舊制進行換算時還存在以其他方式舍去尾數(shù)，或者不舍去尾數(shù)的情形，但尾數(shù)省略方式的不唯一性是由于中藥配方領域的技術特點所決定的。不同的省略方式之間僅有細微區(qū)別，采用不同的省略方式并不會導致技術方案發(fā)生實質(zhì)性的改變?？梢?，該案判決實際上認為，在將舊制的“兩”換算成“新制”時，存在不同的換算方法且換算結(jié)果并不完全一致，只要這種換算后的修改不會導致原申請文件的技術方案發(fā)生實質(zhì)性改變，則修改不超范圍。

（二）涉及發(fā)明內(nèi)容的修改vs不涉及發(fā)明內(nèi)容的修改

考慮到修改超范圍問題的目標是防止申請人對其申請日時未作出的發(fā)明內(nèi)容不當獲得先申請利益，區(qū)分修改的對象是否涉及發(fā)明內(nèi)容是適當?shù)摹Ｋ^發(fā)明內(nèi)容，是指對于發(fā)明的技術方案的確定有意義的內(nèi)容，例如發(fā)明所要解決的技術問題、所采取的技術手段以及所實現(xiàn)的效果等內(nèi)容。只有涉及發(fā)明內(nèi)容的修改才可能因增加新信息并給申請人或者專利權人帶來在先的申請利益，因此需要對該種修改加以限制，相對嚴格地適用關于修改的限制規(guī)定。如果修改并非針對發(fā)明內(nèi)容，則該類修改通常不會對發(fā)明內(nèi)容增加新信息，不會給申請人或者專利權人帶來不正當利益，對于該種修改可以采取寬松甚至放任態(tài)度，原則上不適用關于修改超范圍的規(guī)定。例如，在連耀林案中，其在說明書最后一行增加“后一種方法更適合工業(yè)化生產(chǎn)”。這一修改似乎增加了對發(fā)明的技術效果的描述，但是結(jié)合具體的修改內(nèi)容來看，這一修改只不過是籠統(tǒng)描述了3個實施例中哪一個在工業(yè)化生產(chǎn)上更有優(yōu)勢。修改后增加的這種技術效果與專利授權實質(zhì)條件無關，并不涉及發(fā)明內(nèi)容的修改，不會給申請人帶來不正當?shù)睦妗Ｒ虼?，對于上述修改，認定其不超范圍似乎更為恰當。此外，更為常見的不涉及發(fā)明目的的修改包括針對說明書摘要的修改和在說明書背景部分引入現(xiàn)有技術。這兩種修改方式通常不涉及發(fā)明內(nèi)容，各國均采取寬松態(tài)度，一般不認為這種修改超范圍。?參見：朱理.專利文件修改基本問題研究：原理、標準與規(guī)則［J］.中國專利與商標，2015（2）.

（三）具有技術貢獻的修改vs不具有技術貢獻的修改

即使對于涉及發(fā)明內(nèi)容的修改，也有必要進一步識別該修改是否對發(fā)明所要解決的技術問題有技術貢獻。如果修改對于發(fā)明所要解決的技術問題有技術貢獻，那么該修改會使申請人對該內(nèi)容獲得先申請的利益，同時也會損害社會公眾對原專利文件公開的發(fā)明內(nèi)容的信賴，因此必須嚴加限制。相反，如果修改對于發(fā)明所要解決的技術問題沒有任何技術貢獻，僅僅是為了專利范圍更加清楚而進行補充說明，或者是為了將權利要求覆蓋的特定客體排除出專利保護范圍，那么申請人通常不會因為修改而對所增加的信息獲得在先申請日的不當利益，對此種修改原則上可以網(wǎng)開一面。即使修改后的內(nèi)容在原申請文件中沒有提及，原則上也不能僅以此理由對該種修改予以絕對禁止。?參見：朱理.專利文件修改基本問題研究：原理、標準與規(guī)則［J］.中國專利與商標，2015（2）.“后換擋器支架”案中，該案判決曾經(jīng)提及區(qū)分“發(fā)明點”的修改和“非發(fā)明點”的修改而予以不同處理，實際上已經(jīng)意識到了區(qū)分具有技術貢獻的修改和不具有技術貢獻的修改的重要性。但遺憾的是，該案判決對于專利授權后不具有技術貢獻的修改問題所提出的解決方案似乎并不可行。

四、修改超范圍問題的救濟方案

當修改僅涉及不具有技術貢獻的內(nèi)容時，如果被認定修改超范圍導致專利申請無法獲得專利權或者專利權被宣告無效，顯然有違公平。正如“后換擋器支架”案判決指出：“如果僅僅因為專利申請文件中‘非發(fā)明點’的修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍而無視整個發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術的貢獻，最終使得確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造難以取得專利權，專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應，不僅有違實質(zhì)公平，也有悖于專利法第三十三條的立法本意，不利于創(chuàng)新激勵和科技發(fā)展”。為此，“后換擋器支架”案判決提出了如下程序救濟建議：專利行政機關在專利授權確權行政審查過程中設置相應的回復程序，允許申請人和專利權人放棄不符合《專利法》第33條的修改內(nèi)容，將專利申請或者授權文本再修改回到申請日提交的原始文本狀態(tài)。

這種程序性救濟方式似不具有可操作性。在專利授權程序中，當事人可能對專利申請文件進行多次修改，回到原申請文件則意味著已經(jīng)進行的審查程序?qū)⑹バЯΓ瑢＠姓C關需要根據(jù)原申請文件進行重新審查，過分遲滯審查效率。在專利確權程序中，由于專利權是根據(jù)修改后的專利申請文本審查授予的，如果允許專利權人再修改回申請日提交的原始文本，則需要對該申請是否符合專利授權條件進行重新審查，專利復審委員會無法承擔這一任務。況且，允許修改回申請日提交的原始文本還可能擴大保護范圍，進而危及社會公眾的信賴利益。?參見：朱理.專利文件修改基本問題研究：原理、標準與規(guī)則［J］.中國專利與商標，2015（2）.

另有論者提出，可以通過程序設計的多元化對專利權人的失誤予以補救，設計專門程序給予專利權人自我糾錯的機會，以此解決因“非發(fā)明點”修改超范圍所帶來的權利失衡問題。?參見：任曉蘭.“非發(fā)明點”修改超范圍缺陷的救濟——從（2013）行提字第21號談起.來源于微信公眾號：賦青春（2016年1月25日）。這一建議雖然有助于矯正我國專利授權后程序過于單一化的弊端，但對于修改超范圍問題并無實質(zhì)價值。原因在于，無論救濟程序如何多樣化，在任何程序中，專利文件的修改均不得超范圍。因此，如果不解決修改超范圍的實體標準問題，即使增加專門程序機制也于事無補。

這進一步說明，只有區(qū)分具有技術貢獻的修改和不具有技術貢獻的修改，對沒有技術貢獻的修改給予靈活處理，直接認定該修改應予允許，是唯一可行的解決方法。

五、結(jié) 語

專利文件修改超范圍判斷問題，絕非簡單的形式判斷問題，而是實質(zhì)判斷問題；絕非簡單的事實判斷問題，同時也是價值判斷問題。修改超范圍的判斷標準，必須努力實現(xiàn)申請人/專利權人的利益與社會公眾利益之間的平衡：一方面使申請人擁有修改和補正申請文件的機會，盡可能保證真正有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造能夠取得授權和獲得保護；另一方面又防止申請人對其在申請日時未公開的發(fā)明內(nèi)容獲得不正當利益，損害社會公眾對原專利申請文件的信賴。與“直接、毫無疑義確定”標準和“信息確定”標準相比，“直接、明確導出”標準為實現(xiàn)上述利益平衡提供了一個更為合適的基點。妥善運用“直接、明確導出”標準，結(jié)合不同的修改對象和方式，針對具體問題進行靈活分析處理，才是解決修改超范圍問題的正確出路。

*作者系最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭法官。