美國專利侵權(quán)懲罰性賠償標準的新發(fā)展

張慧霞

美國專利侵權(quán)懲罰性賠償標準的新發(fā)展

張慧霞

內(nèi)容提要：專利侵權(quán)懲罰性賠償在美國專利法中具有兩百多年的歷史，至今仍然在專利制度中起著重要作用。懲罰性賠償?shù)那疤釛l件是構(gòu)成故意侵權(quán)，而故意侵權(quán)如何認定在美國歷史上不同時期有著不同的標準。從早期的被告知道專利存在并具有調(diào)查義務(wù)，到被告因不提供律師意見而進行不利推斷原則，法院對被告的要求越來越高。但是二十年后，法院又推翻了不利推斷原則，并且對原告要求較高的主客觀證明標準，使得專利權(quán)人獲取懲罰性的賠償?shù)碾y度加大。2016年，美國最高法院否定了聯(lián)邦巡回上訴法院的客觀標準，僅保留主觀標準，并將原告的證明責(zé)任從“清楚的、有說服力的證據(jù)規(guī)則”改為“優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則”，從而對懲罰性賠償?shù)乃痉ㄟm用產(chǎn)生了新的影響。

專利侵權(quán) 懲罰性賠償 故意侵權(quán)

引言

2016年6月13日，美國最高法院就兩起專利侵權(quán)案a案件來源：http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1513_db8e.pdf.作出終審判決，推翻了美國巡回上訴法院2007年在希捷案中確立的故意侵權(quán)和懲罰性損害賠償b從立法文字上看，美國專利懲罰性損害賠償應(yīng)該準確表述為“加倍賠償”（enhanced damages），對于該賠償是否屬于懲罰性賠償在歷史上還曾經(jīng)有爭議。為了與國內(nèi)學(xué)術(shù)界論述該問題時普遍使用的懲罰性賠償相一致，筆者在本文標題中都采用懲罰性賠償一詞。在文中論述涉及到判決時，有時會使用加倍賠償一詞。的嚴格認定標準。最高法院的這一判決對專利權(quán)人來說無疑是一大喜訊，因為這使得專利權(quán)人在侵權(quán)舉證上更加容易。最高法院在判決書中強調(diào)了三點：第一，取消希捷案認定侵權(quán)采用的“客觀魯莽”標準，重點放在侵權(quán)人的主觀惡劣行為認定方面；第二，降低了專利權(quán)人的舉證責(zé)任，從“清楚的、具有說服力的證據(jù)”規(guī)則降低為“優(yōu)勢證據(jù)”規(guī)則；第三，采用簡單的“自由裁量權(quán)濫用”審查標準，要求聯(lián)邦巡回上訴法院更多地尊重地方法院關(guān)于是否給予懲罰性賠償?shù)淖杂刹昧繖?quán)。

一、美國專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)臍v史演變

（一）從1793年《專利法》到2011年《專利法》

美國的專利懲罰性賠償最早立法見于美國1793年《專利法》，即美國的第二部《專利法》（第一部為1790年《專利法》）。該法規(guī)定：“侵權(quán)者應(yīng)當喪失侵權(quán)物品并賠償專利權(quán)利人，賠償金額應(yīng)該至少是專利權(quán)人通常銷售或者許可給他人使用該發(fā)明專利的價格的三倍?！眂美國1793年《專利法》318條：any infringer “shall forfeit and pay to the patentee， a sum， that shall be at least equal to three times the price，for which the patentee has usually sold or licensed to other persons， the use of the said invention.”這是三倍賠償金第一次出現(xiàn)在《美國專利法》中，而且直接規(guī)定賠償金額最低為專利權(quán)人通常許可收入的三倍，不管侵權(quán)人具體的銷售和使用情況如何。

七年以后的1800年，美國國會又對《專利法》進行了修改。此次修改涉及的損害賠償條款是該法第38條：“損害賠償金額為權(quán)利人實際損失的三倍。”d1800年《專利法》第38條：“a sum equal to three times the actual damage sustained.”將1793年專利法的損害賠償“最少三倍”修改為“等于三倍”。

1836年7月美國國會通過了第四部《專利法》。在專利侵權(quán)損害賠償方面，該法規(guī)定“法院有權(quán)決定專利權(quán)人的實際損失，并有權(quán)決定在此數(shù)額之上判決賠償數(shù)額，以不超過實際損失的三倍為限?！眅1836年《專利法》第117條：“a verdict shall be rendered for the plaintiff in such action， it shall be in the power of the court to render judgment for any sum above the amount found by such verdict as the actual damages sustained by the plaintiff， not exceeding three times the amount thereof.”在這部法律中，損害賠償?shù)臄?shù)額又從1800年的“等于三倍”改為了“不超過三倍”，并將是否將賠償金增至為三倍的自由裁量權(quán)賦予了法官。

從立法文字上看，立法者將三倍損害賠償從當初作為最低賠償標準的“最少三倍”（1973），到后來的“等于三倍”（1800），再到“不超過三倍”（1836）的最高賠償標準。從該階段的立法趨勢上看，立法者的意圖是逐漸降低三倍賠償金的使用頻率和賠償數(shù)額，其目的是降低無辜侵權(quán)時的賠償數(shù)額，因為按照修改之前的專利法，即使在無辜侵權(quán)時，法官只能裁量三倍的賠償額，對無辜侵權(quán)而言未免賠償過重。

此后的1870年《專利法》允許專利權(quán)人以被告獲得的利潤或者原告遭受的損失作為損害賠償?shù)臉藴?，并賦予法院自由裁量權(quán)，判決不超過三倍的損害賠償金。f美國1870年《專利法》第207條；“the court to enter judgment . . . for any sum above the amount found by the verdict as the actual damages sustained， according to the circumstances of the case， not exceeding three times the amount of such verdict.”1952年《專利法》關(guān)于三倍損害賠償?shù)囊?guī)定只是在文字上稍作變動，規(guī)定“法院有權(quán)將損害賠償金增至已經(jīng)確認的或者評估值的三倍”g美國1952年《專利法》284條：allows the court to “increase the damages up to three times the amount found or assessed.”，在內(nèi)容上并無實質(zhì)性的修改。

2011年，美國又一次對《專利法》進行了大規(guī)模修改，此次修改最終回避了爭議較大的損害賠償金的計算方法問題，只在故意侵權(quán)認定上將過去的判例進行法典化。對該問題的論述詳見后文。

（二）懲罰性賠償?shù)乃痉ㄟm用

作為判例法國家，美國法院的法官扮演著立法者的角色。就懲罰性賠償而言，由于成文法沒有規(guī)定具體的適用標準，故法律如何適用一直由法官負責(zé)解釋。美國最高法院判決的第一例有關(guān)懲罰性賠償金的判例是1853年的麥考密克（McCormick）案hSeymour v. McCormick，57 U.S. （16 How.） 480 （1853）.。在初審中，陪審團裁定了在當時屬于一筆巨款的17，000美元的損害賠償金，該金額是麥考密克要求的實際損失的兩倍。然而，最高法院最終推翻了初審法院的雙倍賠償判決。最高法院認為，專利侵權(quán)應(yīng)當區(qū)分侵權(quán)人是善意（good faith）侵權(quán)或者因疏忽（ignorance）而侵權(quán)，還是肆意（wanton）或者惡意（malicious）的海盜（pirate）行為。對于前者，就是一般的侵權(quán)行為，應(yīng)以權(quán)利人的實際損失為賠償標準，而對于后者，可以課以加倍的賠償金，其目的不僅僅是為了補償權(quán)利人的損失，而且也具有懲罰的目的。自此以后，最高法院確立了懲罰性賠償金的適用標準：故意i在美國判例法上，故意侵權(quán)采用的詞語包括wanton，malicious，intentional，willful， deliberate，knowing，bad faith?？傮w來看，近年來用willful作為小標題居多，但在法官的判決書中，willful經(jīng)常與deliberate，intentional，wanton等詞語并列，故本文用“故意侵權(quán)”這一詞語。侵權(quán)行為。

還要注意的是，在美國的司法制度下，陪審團決定案件的事實問題，法官決定法律的適用問題。就專利侵權(quán)案件而言，是否構(gòu)成故意侵權(quán)屬于事實問題，由陪審團來決定；而是否賦予加倍賠償以及加倍多少屬于法律適用問題，由法官來決定。認定故意侵權(quán)是決定加倍賠償?shù)那疤幔劣谑欠窦颖顿r償，則是法官的自由裁量權(quán)。

故意侵權(quán)是侵權(quán)程度高低問題，在認定是否故意侵權(quán)時，被告人是否知道專利權(quán)的存在是一個關(guān)鍵因素。如果侵權(quán)嫌疑人沒有意識到專利的存在，就不能判決故意侵權(quán)，這是故意侵權(quán)的認定的最低門檻；如果侵權(quán)人意識到了專利的存在，他就有責(zé)任采取相應(yīng)措施，以避免侵權(quán)行為的發(fā)生，這是認定故意侵權(quán)的高級標準。jJon E. Wright， Willful Patent Infringement And Enhanced Damages-Evolution And Analysis， 10 Geo. Mason L. Rev. 97 （2001-2002）.在高級標準下，如果侵權(quán)人被認定有足夠的證據(jù)證明其意識到專利存在，那么他就有義務(wù)進行必要的進一步調(diào)查，以確定其是否善意相信其行為不構(gòu)成侵權(quán)或者涉案專利是無效的，在此方面最好的證據(jù)就是專業(yè)律師的意見。如果被告在知道涉案專利存在的情況下，沒有進行必要的調(diào)查，就可能承擔(dān)不利的風(fēng)險。1986年克羅斯特（Kloster）案以后，被告如果不能出示律師意見，法院甚至可以作出對被告不利的推斷，即推斷被告故意侵權(quán)。聯(lián)邦巡回上訴法院的理由是：要么被告沒有從律師那里得到建議；要么得到了建議，該建議認為進口和銷售被控產(chǎn)品將會侵犯有效的美國專利。kKloster Speedsteel AB v. Crucible， Inc.， 793 F.2d 1565， 1579 （Fed. Cir. 1986）.此后很長一段時間內(nèi)，聯(lián)邦巡回上訴法院在判例中一直支持這種不利于被告的推斷。

在不利推斷原則適用近二十年以后，聯(lián)邦巡回法院在2004年諾爾（Knorr）案中又推翻了該原則。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，即使被告有積極的避免侵權(quán)的義務(wù)，法院也不能因為被告沒有尋求律師意見或者基于“律師－客戶特權(quán)”l律師—客戶特權(quán)是美國訴訟制度中當事人的一種特權(quán)，所保護的是客戶與其律師之間為獲得法律咨詢所進行的、內(nèi)容不為第三方所知的溝通。通過維持這種內(nèi)容的保密性，律師—客戶特權(quán)的目的是鼓勵客戶與其律師之間坦誠交流。拒絕提供律師建議而作出不利于被告的推斷，因為不利推斷會扭曲律師－客戶關(guān)系。當不利推斷尚不是法律規(guī)定的普遍原則的情況下，僅僅在專利案件中適用不利推斷原則沒有理論基礎(chǔ)。mKnorr-Bremse Systeme FuerNutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 383 F.3d 1337 （Fed. Cir. 2004）.

（三）希捷（Seagate）案創(chuàng)立的故意侵權(quán)主客觀標準

2007年，聯(lián)邦巡回上訴法院在希捷案中確立了故意侵權(quán)的法律適用標準。法院認為，故意侵權(quán)需要專利權(quán)人通過清楚的、有說服力的證據(jù)來證明，該證明分為客觀方面和主觀方面。從客觀方面來說，專利權(quán)人必須證明侵權(quán)人客觀上已經(jīng)知道或者證據(jù)已經(jīng)非常明確地表明其很有可能知道其行為構(gòu)成侵權(quán)，卻仍然魯莽地進行涉案侵權(quán)行為。該客觀方面與侵權(quán)人的主觀狀態(tài)無關(guān)。從主觀方面來說，專利權(quán)人必須證明侵權(quán)人知道侵權(quán)的風(fēng)險，或者侵權(quán)風(fēng)險非常明顯以至于侵權(quán)人應(yīng)當知道。nIn re Seagate Technology， LLC， 497 F. 3d 1360， 1371.

根據(jù)希捷案的標準，聯(lián)邦巡回法院在上訴案件審理中需要采用三步法來審查初審法院的判決是否正確：（1）首先審查客觀上魯莽行為的標準是否滿足。從理論上講，如果一個人知道或者應(yīng)當知道，作為一個理性的人應(yīng)該認識到某種行為是不合理的冒險行為，卻仍然從事這種行為，那么這個人就是魯莽的。oSafeco Ins. Co. of America v. Burr， 551 U. S. 47 （2007），法院要依據(jù)案件具體情況決定一個人是否客觀上從事了魯莽行為。在此問題上二審法院要重新進行審查，也就是說，不用考慮初審法院是如何認定的，上訴法院可以對是否構(gòu)成客觀魯莽重新作出認定。（2）其次對侵權(quán)人主觀方面進行審查，此方面的審查主要是對判決涉及到的實體證據(jù)的審查，在此問題上只要初審法院的決定是合理的，就要適當尊重初審法院的決定，即使有可能有其他結(jié)果。（3）最后一步是對是否應(yīng)予加倍賠償?shù)膶彶?，審查初審法院在此問題上有沒有濫用自由裁量權(quán)。在此點上尤其應(yīng)該尊重初審法院的判決。上述三步法是聯(lián)邦巡回上訴法院為了解決單純主觀標準下產(chǎn)生的一系列問題而做的努力，比如過分依賴被訴侵權(quán)人主觀心理狀態(tài)，律師的意見究竟該如何處理（可以作為懲罰性賠償?shù)膮⒖家蛩?，但不能做不利推斷），以及基于信賴產(chǎn)生的律師－客戶特權(quán)是否可以放棄（可以放棄，但只能由委托人放棄，且只涉及起訴前的律師意見，不包括與訴訟策略有關(guān)的訴訟意見）等問題。在希捷案以后的將近十年時間里，希捷案的主客觀標準一直是專利懲罰性賠償案的判決標準，直到2016年美國最高法院將此標準推翻。

二、美國最高法院對故意侵權(quán)的最新解釋

2016年6月13日，美國最高法院對光環(huán)電子案pHalo Electronics， Inc.， Petitioner V. Pulse Electronics， Inc.， Et Al.（案號14-1513）.和斯特萊克案qStryker Corporation， Et Al.， Petitioners V. Zimmer， Inc.， Et Al.（案號14-1520）.審理后作出了最新判決，推翻了希捷案關(guān)于故意侵權(quán)的主客觀認定標準，從而創(chuàng)立了故意侵權(quán)認定的全新判例。

（一）兩個案件的基本情況

第一個案子原告是光環(huán)電子公司，擁有一項電子方面的專利。被告脈沖公司也是一家電子公司。發(fā)現(xiàn)被告銷售原告專利產(chǎn)品以后，原告曾經(jīng)給被告寫過兩封信，提出要將原告的專利許可給被告。被告咨詢自己的工程師，工程師認為原告的專利是無效專利，故拒絕購買原告的專利，并繼續(xù)銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品。原告訴被告侵權(quán)。初審中陪審團認為被告侵權(quán)，并建議判故意侵權(quán)r美國法中是否故意侵權(quán)是事實問題，由陪審團裁決。是否懲罰性賠償是法律問題，由法官裁決。故意侵權(quán)可以判決懲罰行賠償，但不是必須判決懲罰性賠償。。法院判決被告侵權(quán)，但是拒絕判決懲罰性賠償，理由是被告的抗辯（認為原告專利缺乏創(chuàng)造性）“并非客觀上毫無根據(jù)”，也就是說，原告的舉證責(zé)任沒能滿足第一個要求。聯(lián)邦巡回上訴法院支持了初審法院的判決。

第二個案件中的原被告雙方是醫(yī)療領(lǐng)域整形外科的競爭對手。2010年原告訴被告專利侵權(quán)，初審中陪審團認定被告構(gòu)成故意侵權(quán)，法院判決三倍損害賠償金，理由是被告直接復(fù)制原告的產(chǎn)品，并且接受了“高風(fēng)險－高回報”的競爭戰(zhàn)略。在上訴中，聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷了初審法院三倍賠償金的判決，理由是被告提出了“合理的抗辯”（抗辯理由是原告的專利缺乏創(chuàng)造性）。

（二）最高法院的判決及其理由

最高法院認為，《美國專利法》第284條如何適用法律沒有確定的指導(dǎo)意見。作為懲罰性手段，該條款不適用于一般的專利侵權(quán)行為，而是主要是針對那些被告“有過錯的極惡劣（egregious）的侵權(quán)行為，這屬于法官自由裁量的范圍。在這點上聯(lián)邦巡回法院的做法是正確的。但是，最高法院認為，聯(lián)邦巡回法院在希捷案中確立的主客觀測試標準“過于僵硬”，會導(dǎo)致那些最壞的（the worst）侵權(quán)者逃脫懲罰性損害賠償金的制裁。

首先，最高法院認為，希捷案的第一個“客觀魯莽”標準存在問題。希捷案要求每一個案子都必須由原告證明侵權(quán)人在客觀上的魯莽行為，這實際上將許多最該負責(zé)的侵權(quán)者——那些“肆意的（wanton）和蓄意的（malicious）侵權(quán)者”——都排除在外了。這些故意侵權(quán)者對專利的有效性毫不懷疑，也沒有任何抗辯的借口，因為他們的唯一目的就是竊取專利權(quán)人的專利技術(shù)。另一名最高法院法官發(fā)表意見認為，有一種可能的情況是，一個小公司的老板，或者一個科學(xué)家、工程師、或者現(xiàn)場技術(shù)人員，并沒有“肆意”或者“魯莽”地認為，而是合理地認為它的產(chǎn)品沒有侵犯他人的專利，或者認為那個專利可能是無效的。如果根據(jù)希捷案的認定標準，除非初審法院首先判定這樣的侵權(quán)屬于客觀上的魯莽行為，否則便不能施以加倍的賠償金。最高法院認為，在這樣明顯的直接侵權(quán)的情況下，使一個客觀上表現(xiàn)的魯莽行為成為加倍賠償?shù)那疤釛l件，實在讓人難以理解。“主觀上的惡意（subjective bad faith）”一個條件足以使惡意侵權(quán)案件（需懲罰性賠償）與一般侵權(quán)案件（只需一般賠償）分開，而不管侵權(quán)行為客觀上是否屬于魯莽行為。

最高法院進一步指出：希捷案的侵權(quán)認定標準使得侵權(quán)人在審判中很容易編造一個借口進行抗辯，盡管被告有可能沒有按照抗辯中所說的去做，或者根本沒有意識到這個問題的存在，這種抗辯很有可能使被告避免懲罰性損害賠償。根據(jù)希捷案的認定標準，如果有人侵犯了專利，該侵權(quán)沒有任何可以原諒的理由，但是從理論上來說卻是可以抗辯的，只要依靠律師的三寸不爛之舌就可以逃脫根據(jù)第284條應(yīng)受之懲罰。

其次，最高法院認為，希捷案要求的懲罰性損害賠償需要的“清楚的和具有說服力的證據(jù)”的高規(guī)格證明標準也是有問題的。最高法院認為，希捷案要求的證明標準與《專利法》第284條的要求不一致。《專利法》第284條沒有要求特殊的舉證責(zé)任，更沒有要求如此之高的證明標準。事實上國會在專利法中也有明確要求高標準舉證責(zé)任的條款，比如《專利法》第273（b）條即是如此s《美國專利法》第273條：Defense to infringement based on prior commercial use…….（b） BURDEN OF PROOF.—A person asserting a defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence.該條內(nèi)容為：先用權(quán)抗辯……（b）舉證責(zé)任——根據(jù)該條進行抗辯的人應(yīng)該承擔(dān)舉證責(zé)任，該舉證應(yīng)該用清晰的有說服力的證據(jù)加以證明。。但是就專利侵權(quán)而言，歷史上一直奉行的是優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則，從未有過如此嚴格的高標準證明責(zé)任，懲罰性損害賠償不應(yīng)該有例外。

最后，最高法院認為，聯(lián)邦巡回上訴法院應(yīng)該僅就初審法院作出的懲罰性賠償決定是否濫用自由裁量權(quán)進行審查。最高法院解釋說，對初審法院的自由裁量權(quán)進行審查是兩百多年的司法經(jīng)驗，可以提醒初審法院不要輕易使用自由裁量權(quán)判決懲罰性賠償。另有一名法官強調(diào)，在適用濫用自由裁量權(quán)的標準時，聯(lián)邦巡回法院應(yīng)好好利用它過去的審判經(jīng)驗和專利法方面的專家。比如，侵權(quán)人是否真的毫不懷疑專利的有效性，這就要求對抗辯理由的合理性進行評估，是否從專利的表面就能看出來專利的有效與否。初審法院在這個問題上的任何錯誤判斷就是自由裁量權(quán)的濫用。

（三）最高法院判決對專利侵權(quán)制度的影響

最高法院的兩個案例對專利侵權(quán)制度中的各方產(chǎn)生不可忽視的影響。

首先，對法官而言，最高法院推翻了聯(lián)邦巡回上訴法院的僵硬的懲罰性賠償?shù)恼J定標準，取消了客觀魯莽標準，并將專利侵權(quán)的舉證規(guī)則變?yōu)閭鹘y(tǒng)的優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則，賦予法院更加寬松的自由裁量權(quán)，可以使法官發(fā)揮更大的主觀能動性。當然，在判決中，最高法院也強調(diào)了在是否需要加倍賠償?shù)膯栴}上，初審法院要謹慎行使自由裁量權(quán)，并接受聯(lián)邦巡回上訴法院的審查。

其次，對侵權(quán)人而言，根據(jù)希捷案的標準，專利權(quán)人不但要證明侵權(quán)人知道專利存在而侵權(quán)，還要證明侵權(quán)人有客觀魯莽行為，侵權(quán)人很容易在訴訟中編造一個客觀上看似合理的理由進行抗辯從而避免加倍的賠償。就像該案的被告一樣，即使侵權(quán)人訴前已經(jīng)注意到了專利的存在，并且成功復(fù)制了專利權(quán)人的產(chǎn)品，它仍然在訴訟中以原告專利缺乏創(chuàng)造性為由進行抗辯，證明自己沒有客觀魯莽行為，該理由獲得了初審法院的認可。最高法院推翻了希捷案的認定標準，可以改變上述情況的發(fā)生。雙方當事人的訴前行為也會因此而改變。比如，律師意見可能會重新發(fā)揮重要作用。另一名法官在判決中明確指出，咨詢律師意見可以幫助行為人在侵權(quán)與不侵權(quán)之間劃出界限，但雇傭律師的成本和承擔(dān)故意侵權(quán)的風(fēng)險孰輕孰重是需要當事人認真考慮的問題，法律不再強行干預(yù)（指的是不利推斷原則）。當懲罰性賠償?shù)淖C明標準降低為優(yōu)勢證據(jù)標準時，律師的意見變得更加重要。

再次，對專利權(quán)人而言，不需要就被告是否客觀魯莽進行舉證，而更多地關(guān)注侵權(quán)人主觀方面的舉證，在此方面，向侵權(quán)嫌疑人發(fā)出更為詳細的侵權(quán)通知書顯得更為重要。在希捷案標準下，專利權(quán)人在起訴前通常采用標準格式向侵權(quán)嫌疑人發(fā)送侵權(quán)通知，這種格式通知通常缺乏針對性和具體的細節(jié)，證據(jù)效力有限，因為被告很容易編造一個抗辯理由，如專利缺乏創(chuàng)造性，因而不構(gòu)成客觀魯莽行為。根據(jù)美國最高法院的最新標準，法官不需要考慮被告是否客觀魯莽，那么被告就沒有必要在訴訟中提出不構(gòu)成客觀魯莽的理由，專利權(quán)人會有動力在訴前發(fā)送更為詳細的侵權(quán)通知，以此證明被告已經(jīng)知道或者應(yīng)該知道專利的存在，卻仍然恣意侵權(quán)，為自己日后訴訟中主張懲罰性賠償提供有力的證據(jù)。

三、對美國專利懲罰性賠償制度的幾點思考

（一）專利懲罰性賠償制度變革與社會政治經(jīng)濟背景相關(guān)

專利加倍賠償制度在美國立法上經(jīng)歷了從無到有，從僵硬（“至少三倍”、“等于三倍”）到自由裁量（“最高不超過三倍”）的過程，體現(xiàn)了專利法保護專利權(quán)人私人利益與社會公共利益之間的平衡的結(jié)果。在司法上，對侵權(quán)人來講經(jīng)歷了從“不利推斷”到“禁止不利推斷”，是一個從嚴到寬的過程。而對專利權(quán)人來講，舉證責(zé)任“從清楚的、有說服力的證據(jù)”到“優(yōu)勢證據(jù)”，從主客觀標準到主觀標準的轉(zhuǎn)變，也是一個從嚴到寬的過程。由此可以看出，懲罰性賠償?shù)臉藴什皇且怀刹蛔兊?，而是隨著時間的推移和社會的變化而不斷變化的過程。1793年至少三倍的懲罰是為了狠狠懲罰那些侵權(quán)者，而立法者很快意識到對所有人都施以懲罰似乎是不公平的，應(yīng)該僅懲罰那些故意的侵權(quán)者，并把懲罰的權(quán)利交給法官自由裁量，這個規(guī)則一直堅持到今天。而對故意侵權(quán)的認定，20世紀80年代是最嚴厲的時期，被告不提交律師意見就要對其作出不利的推斷。這種對被告不利推斷的做法與當時的時代背景是分不開的。20世紀80年代冷戰(zhàn)處于中后期，美國重視科技發(fā)展，重視專利保護，故而對侵權(quán)人比較苛刻。進入21世紀以來，專利平衡保護似乎成了新的重點，法律一方面要保護科技的創(chuàng)新，另一方面也要兼顧社會利益的平衡。在專利懲罰性賠償方面，聯(lián)邦巡回法院不但推翻了不利推斷原則，而且對專利權(quán)人要求更高的證明責(zé)任。然而十年后，最高法院意識到希捷案的標準對專利權(quán)人過于苛刻，不利于保護專利權(quán)人的利益，于是法律的天平又向?qū)＠麢?quán)人傾斜了一些。

（二）立法是專利權(quán)保護與社會公眾之間利益的博弈的結(jié)果

對故意侵權(quán)與懲罰性賠償?shù)闹贫炔┺囊卜从吃趯＠⒎ǜ母锷稀?007年4月，加州議員和德州議員聯(lián)合向美國國會眾議院提交《2007專利改革法案》（即HR1908法案），這是1952年以后對《美國專利法》最全面的一次修改案。HR1908法案大幅度地修改了《專利法》第284條以限制損害賠償金的數(shù)額，提出分配計算法（Apportionment）來計算損害賠償金，將專利權(quán)人的權(quán)益僅僅限于“專利對現(xiàn)有技術(shù)所做出的貢獻”，即不將侵權(quán)的專利產(chǎn)品的全部市場價值作為賠償金基礎(chǔ)，而僅對該產(chǎn)品中被侵權(quán)的專利的部分計算賠償額。由于利益各方難以達成一致，該法案雖在2007年9月獲得眾議院通過，但遭參議院否決。2009年美國專利改革法案（即S515法案）對2007法案進行了修正：允許法官作為“看門人”決定在計算損害賠償金時應(yīng)當考慮哪些因素，幫助陪審團確定適當?shù)膿p害賠償金。如果公司被發(fā)現(xiàn)侵犯某一專利，法官要確定該專利對產(chǎn)品是否至關(guān)重要。但法案未能在眾議院通過，主要是因為對于專利侵權(quán)損害賠償金等具體條款無法達成一致。t殷慎敏、謝順星：《美國專利法最新修改法案介紹》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2009年第9期。

2011年最終獲得通過的《美國發(fā)明法案》（Leahy-Smith America Invents Act ，簡稱AIA）回避了爭議較大的侵權(quán)損害賠償金計算問題，沒有對《美國專利法》第284條作出修改。但在認定是否故意侵權(quán)問題上，增加了一個限制性規(guī)定，即新法第298條：“對任何聲稱被侵權(quán)的專利，侵權(quán)人未能獲得針對該專利的律師意見，或者未能將律師意見提交法庭或陪審團，不能用來證明被訴侵權(quán)人故意侵權(quán)或引誘侵權(quán)”u美國2011年《專利法》第298條：The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent， or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury， may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.。該條規(guī)定實際上是將美國法院的判例法進行了法典化，而法院早在希捷案之前的諾爾（Knorr）案vKnorr-Bremse Systeme FuerNutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 383 F.3d 1337 （Fed. Cir. 2004）.就已經(jīng)開始適用了。新法的這一規(guī)定將雇傭律師的成本和承擔(dān)侵權(quán)風(fēng)險孰輕孰重的問題留給當事人考慮，不再由立法者強行規(guī)定，體現(xiàn)了美國私法尊重當事人意思的特點。

（三）美國專利懲罰性賠償對我國專利侵權(quán)制度的啟示

我國目前正在進行專利法的第四次修改，專利懲罰性賠償毫無疑問將會成為第四次修改的亮點。從目前最新的修改草案送審稿w2015年12月2日，國務(wù)院法制辦發(fā)布《專利法修訂草案（送審稿）》第68條規(guī)定：“對于故意侵犯專利權(quán)的行為，人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額?！眮砜?，懲罰性賠償適用的前提是故意侵權(quán)，在這點上與美國法律是一致的。然而故意侵權(quán)的構(gòu)成要件是什么，司法適用標準是什么，需要法官根據(jù)案件情況自由裁量。已經(jīng)生效的商標法采用了“惡意”侵權(quán)x2016年6月25日，上海曾經(jīng)召開一個商標侵權(quán)懲罰性賠償?shù)倪m用專題沙龍，會議上第一個討論的難點問題就是“惡意”的認定。有人認為惡意就是直接故意，有人認為惡意包括間接故意，有人認為兩次以上的故意就是惡意，有人認為惡意是屢教不改的行為。資料來源微信公眾號：《知識產(chǎn)權(quán)那點事》2016年7月1日推送：［會議紀要］商標侵權(quán)懲罰性賠償?shù)倪m用專題沙龍。，而專利法送審稿使用的文字是“故意”侵權(quán)，“惡意”與“故意”的區(qū)別是什么，在現(xiàn)有的立法上還找不到相應(yīng)的明確規(guī)定。美國立法和司法上對故意侵權(quán)和懲罰性賠償?shù)钠鹌鹇渎涑浞终f明了該制度的復(fù)雜和多變。作為一個成文法國家，我們沒有遵循先例的規(guī)定，立法是司法的重要依據(jù)，因此，無論是對立法者還是司法者，專利懲罰性賠償制度的建立以及故意侵權(quán)的認定都是任重而道遠的。

Punitive damages for patent infringement have lasted for two hundred years in the U.S.， and still play an important role in the patent system until today. Punitive damages have willful infringement as its premise， and willful infringement have different standards in different periods during American history. It was an increasing demand for the defendant in the earlier times to prove that they did not infringe the patent willfully. If they knew the patent， they had a duty to investigate， and if they couldn't provide counsel advice， the court would give an adverse inference that willful infringement was found. However， twenty years later， the court overturned the adverse inference principle， and adapted a new higher subjective and objective standard of proof， so that it was more diffi cult for the patentee to obtain punitive damages. In 2016， the Supreme Court denied the objective criteria for the Federal Circuit Court of Appeals， retaining only subjective criteria， and the burden of proof changed from the“clearly and convincing evidence rule”to“preponderance of the evidence rule，”which produces a new impact on punitive damages for patent infringement.

patent infringement； punitive damages； willful infringement

張慧霞，北京化工大學(xué)副教授