對注冊商標(biāo)的不當(dāng)使用并不必然導(dǎo)致該商標(biāo)構(gòu)成通用名稱

●張金柱

對注冊商標(biāo)的不當(dāng)使用并不必然導(dǎo)致該商標(biāo)構(gòu)成通用名稱

●張金柱

【要點(diǎn)】

商標(biāo)最本質(zhì)的功能是識別功能。當(dāng)事人在經(jīng)營中，雖然存在將其注冊商標(biāo)既作為商標(biāo)也作為商品名稱使用的不當(dāng)行為，但該行為未導(dǎo)致商標(biāo)喪失其商品來源識別功能的，不構(gòu)成商品通用名稱，他人未經(jīng)許可使用該商標(biāo)的行為不構(gòu)成合理使用，屬于侵權(quán)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。

【案情】

瑞可萊食品公司于2003年9月26日申請注冊“肉寶王”商標(biāo)，該商標(biāo)2005年被核準(zhǔn)注冊，核定使用商品為第30類：食用香料；食品用香料；食用芳香劑；香蘭素；香草。商標(biāo)專用權(quán)限自2005年5月14日至2015年5月13日。2009年12月1日，瑞可萊食品公司授權(quán)瑞可萊配料公司使用第3734392號“肉寶王”商標(biāo)，并授權(quán)后者有權(quán)就商標(biāo)侵權(quán)提起訴訟。2012年3 月27日，瑞可萊食品公司將涉案“肉寶王”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給瑞可萊配料公司。2012年4月28日，瑞可萊配料公司授權(quán)瑞可萊食品公司使用涉案“肉寶王”商標(biāo)，并授權(quán)后者有權(quán)就商標(biāo)侵權(quán)提起訴訟。

瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司對涉案“肉寶王”商標(biāo)在國內(nèi)的知名報(bào)紙及期刊上進(jìn)行了長期的大量的宣傳，并就部分廠家侵犯其“肉寶王”商標(biāo)的行為發(fā)表律師聲明。中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心于2010年11月5日頒發(fā)證書，認(rèn)為瑞可萊食品公司生產(chǎn)的肉寶王、肉香王為全國產(chǎn)品質(zhì)量公證十佳品牌。中國調(diào)味品協(xié)會經(jīng)銷商分會于2012年10月頒發(fā)榮譽(yù)證書，“肉寶王”榮獲2012年中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)最具渠道影響力品牌。

國家工商行政管理總局商標(biāo)局于2009年5 月20日出具（2009）商標(biāo)異字第06682號“肉寶王”商標(biāo)異議裁定書，認(rèn)為被異議商標(biāo)“肉寶王”用在指定商品上為商品的通用名稱且瑞可萊食品公司惡意搶注產(chǎn)品名稱證據(jù)不足，該裁定已經(jīng)生效。國家質(zhì)檢總局發(fā)布的食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)目錄（2012年8月29日發(fā)布），并未將“肉寶王”作為食品添加劑產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱及通用名稱。中國食品添加劑和配料協(xié)會、中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會于2013年分別出具證明，認(rèn)為“肉寶王”是瑞可萊食品公司咸味食品香精產(chǎn)品的品牌名稱，而非產(chǎn)品通用名稱。全國各地食品添加劑行業(yè)35個廠家出具證明，證明“肉寶王”并非食品添加劑產(chǎn)品的通用名稱。

平度市瑞香源食品廠為個體工商戶，業(yè)主為孫有良，該食品廠的網(wǎng)頁中標(biāo)有“瑞香源肉寶王”的字樣，并出現(xiàn)“產(chǎn)品中心—香精香料，肉寶王，香精，調(diào)味品，食品配料—平度瑞香源食品廠”等頁面。本案公證購買的上海祥風(fēng)調(diào)料商行、沈陽南二溫州城美味隆食品調(diào)料商行銷售的產(chǎn)品上均有“美國肉寶王、平度瑞香源食品廠”字樣。

原告瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司訴稱，兩公司為第3734392號“肉寶王”商標(biāo)的權(quán)利人。孫有良未經(jīng)兩公司許可，長期在其生產(chǎn)的香精香料上使用“肉寶王”商標(biāo)，侵犯了瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司對“肉寶王”商標(biāo)的商標(biāo)專用權(quán)。請求法院判令孫有良立即停止生產(chǎn)、銷售侵犯“肉寶王”商標(biāo)專用權(quán)的商品，銷毀含有侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識的成品、半成品以及包裝物，賠償經(jīng)濟(jì)損失45萬元，承擔(dān)為調(diào)查和制止侵權(quán)行為支出的全部費(fèi)用5萬元及本案訴訟費(fèi)用。

【審判】

一審法院認(rèn)為，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司作為涉案商標(biāo)的權(quán)利人，有權(quán)提起訴訟。涉案“肉寶王”商標(biāo)系臆造詞，在瑞可萊食品公司申請將“肉寶王”注冊為商標(biāo)前，無論是在第30類商品上還是在其他類別的商品或者服務(wù)上，無證據(jù)證明同行業(yè)或者其他行業(yè)已經(jīng)在使用該“肉寶王”商標(biāo)標(biāo)識。涉案商標(biāo)經(jīng)過瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司不斷宣傳及推廣，在國內(nèi)同行業(yè)及全國范圍內(nèi)具有較高的知名度。孫有良未經(jīng)瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司許可，將涉案商標(biāo)使用在其所生產(chǎn)的咸味香精產(chǎn)品的外包裝上，侵犯了瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的商標(biāo)權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償損失的民事責(zé)任。孫有良抗辯稱涉案商標(biāo)為產(chǎn)品通用名稱。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第7條的規(guī)定判斷，1.“肉寶王”不是法定的或者官方認(rèn)定的食品添加劑（香精香料）的商品名稱或者通用名稱；2.“肉寶王”不是約定俗成的食品添加劑產(chǎn)品（香精香料）的通用名稱；3.孫有良所提交的關(guān)于肉寶王為通用名稱的證據(jù)不能成立；故涉案“肉寶王”商標(biāo)不屬于商品名稱或者通用名稱。綜上，一審法院判決：孫有良立即停止侵權(quán)行為，賠償瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司10萬元，駁回瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的其他訴訟請求。一審判決后，孫有良不服，提起上訴。

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案中，關(guān)于法律規(guī)定、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中沒有“肉寶王”法定通用名稱這一事實(shí)，雙方當(dāng)事人均無異議。雙方當(dāng)事人存有爭議的是，“肉寶王”是否已成為約定俗成的通用名稱。對此，孫有良應(yīng)提交證據(jù)證明“肉寶王”在全國范圍內(nèi)已實(shí)際成為公認(rèn)的商品類別名稱。

孫有良主要提交了以下三個方面的證據(jù)：1.協(xié)會證明，2.調(diào)味品市場上多個廠家均生產(chǎn)、銷售“肉寶王”產(chǎn)品，3.瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司自己將“肉寶王”用作商品名稱。二審法院認(rèn)為，1.孫有良提交的協(xié)會證明是山東省烹飪協(xié)會、山東省魯菜研究所出具的，而山東省烹飪協(xié)會、山東省魯菜研究所均非食品添加劑的主管機(jī)關(guān)或者行業(yè)協(xié)會，其出具的證明材料欠缺證明效力。2.孫有良提交的關(guān)于其他廠家生產(chǎn)、銷售“肉寶王”產(chǎn)品的實(shí)物、互聯(lián)網(wǎng)宣傳證據(jù)，系孫有良自行收集，來源和真實(shí)性均無法確認(rèn)，不能證明調(diào)味品市場上的真實(shí)狀況。并且，即使上述證據(jù)真實(shí)存在，因其絕大部分產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)廠家為青島市平度地區(qū)的企業(yè)，該證據(jù)不具有地域廣泛性證明效力，無法證明“肉寶王”在全國范圍內(nèi)已成為食品添加劑商品通用的稱謂。3.孫有良提交的瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的購銷合同為復(fù)印件，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司對其真實(shí)性不予認(rèn)可，該證據(jù)無法證實(shí)孫有良關(guān)于瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司將“肉寶王”用作商品名稱的主張。并且，即使上述證據(jù)真實(shí)，因商品名稱與商品通用名稱屬于不同的法律概念，知名商品特有的商品名稱也可以起到指示商品來源的功能，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司即使將“肉寶王”用作商品名稱，并不必然導(dǎo)致“肉寶王”商標(biāo)喪失其顯著性從而變成通用名稱。與之相反的事實(shí)是，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司通過長期的大量的宣傳，“肉寶王”產(chǎn)品和商標(biāo)在中國調(diào)味品行業(yè)中獲得了較高的知名度，且二公司一直積極維護(hù)和聲明其商標(biāo)權(quán)利，及時制止他人如青島花帝食品配料有限公司將“肉寶王”用作產(chǎn)品標(biāo)識的侵權(quán)行為。因此，孫有良主張瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司放任“肉寶王”商標(biāo)成為通用名稱缺乏事實(shí)法律依據(jù)，不能成立。綜上，孫有良提交的現(xiàn)有證據(jù)不能證明“肉寶王”已經(jīng)成為約定俗成的食品添加劑中的通用名稱，其關(guān)于對“肉寶王”的使用屬合理使用的上訴主張缺乏事實(shí)法律依據(jù)，不能成立。據(jù)此，二審法院作出判決：駁回上訴，維持原判。

【評析】

本案的爭議焦點(diǎn)是孫有良對“肉寶王”標(biāo)識的使用行為是否侵犯了瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。圍繞這一焦點(diǎn)問題，本案雙方當(dāng)事人爭議的實(shí)質(zhì)是“肉寶王”是否構(gòu)成商品通用名稱的認(rèn)定。

一、商標(biāo)注冊人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用通用名稱

商標(biāo)最本質(zhì)的功能是識別功能，即將商標(biāo)與商品或者服務(wù)的提供者聯(lián)系起來，從而指示商品的來源，該功能的發(fā)揮源于商標(biāo)的顯著性。與之相反的是，商品的通用名稱往往缺乏顯著性，不能使相關(guān)公眾識別商品的來源，不能發(fā)揮識別功能，因此不能作為商標(biāo)注冊。對此，我國商標(biāo)法第11條明確規(guī)定僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊。當(dāng)然，如果以上標(biāo)志經(jīng)過使用具有了第二含義，能夠?qū)⑹褂谜吲c該標(biāo)志特定聯(lián)系，從而具有區(qū)別商品來源的作用，可以在認(rèn)定其具有顯著性的基礎(chǔ)上給予商標(biāo)注冊，但商標(biāo)法對該種意義上的商標(biāo)權(quán)利進(jìn)行了限制，我國商標(biāo)法第59條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！币布雌渌黧w在原有含義上使用該通用名稱的行為是正當(dāng)?shù)?，商?biāo)權(quán)人無權(quán)禁止。這是因?yàn)椋陨虡?biāo)本來就是或者在注冊之后變成通用名稱，因其不具有或者不再具有商標(biāo)意義，不言自明地不能再主張他人的使用行為構(gòu)成侵權(quán)。對于此類情況，我們不能僅僅因?yàn)樽陨虡?biāo)所有人仍有其權(quán)利外殼而無視權(quán)利的實(shí)際和本質(zhì)，否則，既不符合商標(biāo)法第59條規(guī)定的精神，也從根本上違背公平正義。①參見孔祥?。骸渡虡?biāo)與不正當(dāng)競爭法原理和判例》，法律出版社2009年7月版，第355-356頁。因此，商標(biāo)法才以這種制度設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了商標(biāo)權(quán)與公眾利益的平衡，防止商標(biāo)權(quán)壟斷公眾資源，成為阻礙競爭的工具。②張今：《論商標(biāo)上的權(quán)利限制》，載《法商研究》1999年第3期。

二、通用名稱的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第7條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭商標(biāo)是否為通用名稱時，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場較為固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，可以認(rèn)定為通用名稱?！备鶕?jù)該規(guī)定，判斷是否構(gòu)成通用名稱應(yīng)把握以下幾點(diǎn)：

(一)舉證責(zé)任。根據(jù)以上司法解釋可以看出，通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種情況。而不管是法定通用名稱還是約定俗成的通用名稱，均應(yīng)由主張構(gòu)成通用名稱的當(dāng)事人承擔(dān)舉證責(zé)任。本案中因?qū)O有良主張“肉寶王”已經(jīng)成為調(diào)味品行業(yè)的產(chǎn)品通用名稱，其在產(chǎn)品上標(biāo)注“肉寶王”商品名稱屬合理使用，故法院認(rèn)為孫有良應(yīng)舉證證明“肉寶王”為本案爭議商品通用名稱。

（二）地域標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定主體。本案中，當(dāng)事人均認(rèn)可法律規(guī)定、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中沒有“肉寶王”通用名稱這一事實(shí)，故當(dāng)事人爭議的是涉案“肉寶王”商標(biāo)是否構(gòu)成約定俗成的通用名稱。約定俗成的通用名稱是指相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品。根據(jù)司法解釋，“約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn)”，例外是“對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場較為固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，可以認(rèn)定為通用名稱”。最高人民法院在（2010）民提字第113號民事判決書中也指出：“相關(guān)公眾一般是全國范圍內(nèi)的相關(guān)公眾，但如果被指稱的行業(yè)或者商品由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情或者自然條件、法律限制等原因而被局限在特定地域市場或者其他相關(guān)市場內(nèi)，則以該相關(guān)市場的公眾作為判斷標(biāo)準(zhǔn)?！痹摾馇樾沃饕轻槍Φ胤酵撂禺a(chǎn)作出的約定，但是本案“肉寶王”商標(biāo)或者食品添加劑產(chǎn)品均不屬于該例外情形，因此，“肉寶王”是否屬于約定俗成的產(chǎn)品通用名稱，仍應(yīng)以全國范圍內(nèi)的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn)。消費(fèi)者是產(chǎn)品或者服務(wù)的購買者，商標(biāo)必然接受消費(fèi)者的認(rèn)識和識別，因此判斷商標(biāo)顯著性必須站在消費(fèi)者的立場上。③張今、劉晗：《商標(biāo)使用相關(guān)問題探究》，載《中華商標(biāo)》2013年第9期。因此，消費(fèi)者自然是判斷商品通用名稱的主體。但是消費(fèi)者并不是認(rèn)定通用名稱的唯一的相關(guān)公眾，中國境內(nèi)特定地域、特定行業(yè)的生產(chǎn)者、經(jīng)營者也可以成為通用名稱的判斷主體。就本案而言，雖然孫有良提供了其他廠家生產(chǎn)、銷售“肉寶王”產(chǎn)品的實(shí)物等證據(jù)，但其搜集的產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)大都與本案當(dāng)事人位于相同地域，不具有地域廣泛性，不能證明全國范圍內(nèi)的情況，最主要的是其僅提供了生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)證據(jù)，而忽視了相關(guān)消費(fèi)者的認(rèn)識，因此，其證據(jù)自然無法證明“肉寶王”在全國范圍內(nèi)已成為食品添加劑商品通用的稱謂。

（三）時間標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第8條的規(guī)定，審查判斷訴爭商標(biāo)是否屬于通用名稱，一般以提出商標(biāo)注冊申請時的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)。如果申請時不屬于通用名稱，但在核準(zhǔn)注冊時已經(jīng)成為通用名稱的，仍應(yīng)認(rèn)定其屬于本商品的通用名稱；雖在申請時屬于本商品的通用名稱，但在核準(zhǔn)注冊時已經(jīng)不是通用名稱的，則不妨礙其取得注冊。之所以作出如此規(guī)定，是因?yàn)樵摻忉屪鞒銮埃瑢?shí)踐中對認(rèn)定通用名稱的時間節(jié)點(diǎn)有爭議，通常認(rèn)為應(yīng)以申請注冊時為準(zhǔn)。但最高法院在“散列通”案件中并未簡單的以時間為準(zhǔn)，而考慮了申請前后其是否通用化的實(shí)際狀態(tài)，也即同時考慮了商標(biāo)評審期間的事實(shí)狀態(tài)，即雖然“散列通”藥品名稱在其申請商標(biāo)注冊時已列入地方藥品標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際上直至授權(quán)之時并未為同行業(yè)企業(yè)普遍使用，也即存在著法律上的與事實(shí)上的通用狀態(tài)不一致，且后因藥品標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，其又從藥品標(biāo)準(zhǔn)中退出，加上對于其他合理因素的考量，最終未因申請注冊時為通用名稱而撤銷。④參見最高人民法院（2007）行監(jiān)字第111-1號駁回再審?fù)ㄖ獣Ｉ唐访Q是通用名稱還是特定名稱是動態(tài)的，兩者是可能相互轉(zhuǎn)化的，正因如此，最高法院才做出如此規(guī)定，就是避免法院在認(rèn)定通用名稱時對時間節(jié)點(diǎn)簡單處理。

三、商標(biāo)如未喪失識別功能不構(gòu)成通用名稱

注冊商標(biāo)本來就是通用名稱，因商標(biāo)權(quán)人使用獲得第二含義，如果商標(biāo)權(quán)人怠于維護(hù)該第二含義，就有可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)又變回通用名稱，不再具有商標(biāo)意義；而商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊后，由于商標(biāo)權(quán)人維護(hù)不善或使用不當(dāng)，也有可能變成通用名稱。不管屬于以上哪種情形，因注冊商標(biāo)不再具有商標(biāo)意義，此時商標(biāo)權(quán)人請求他人構(gòu)成侵權(quán)的基礎(chǔ)已不存在，他人當(dāng)然可以為正當(dāng)使用抗辯。但是判斷注冊商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱時，一個核心的要素是看該商標(biāo)是否喪失了商品來源的識別功能，因?yàn)檫@是商標(biāo)的基本功能。如果當(dāng)事人的不當(dāng)使用行為并未導(dǎo)致商標(biāo)喪失識別功能，那么注冊商標(biāo)的權(quán)能還未喪失，此時還應(yīng)給予其商標(biāo)法意義上的保護(hù)，他人未經(jīng)授權(quán)使用仍應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。本案中，瑞可萊食品公司及瑞可萊配料公司在獲得涉案商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后，在經(jīng)營過程中就存在現(xiàn)將涉案商標(biāo)作為商標(biāo)使用也將涉案商標(biāo)作為商品名稱使用的不當(dāng)行為。但該兩公司在使用中認(rèn)識到了自己的不當(dāng)行為，并采取了亡羊補(bǔ)牢的救濟(jì)措施，比如通過訴訟積極維權(quán)、在報(bào)紙上刊發(fā)聲明商標(biāo)權(quán)利的律師聲明，以上行為均正確有效的證明兩公司并未放棄或忽視‘肉寶王’是其在先使用并獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，且不當(dāng)行為也并未導(dǎo)致涉案商標(biāo)識別功能的喪失，故僅以商標(biāo)權(quán)人有不當(dāng)使用行為就導(dǎo)致涉案商標(biāo)成為約定俗成的食品添加劑中的通用名稱的主張不能成立。

（作者單位：山東省高級人民法院）

責(zé)任編校：康靖