發(fā)明的商業(yè)秘密保護與專利保護的經(jīng)濟學(xué)比較

蔡曉東

(1.天津商業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)課部，天津 3001341;2.中南財經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，湖北武漢 430072)

專利、版權(quán)、商標和商業(yè)秘密給不同類型的發(fā)明創(chuàng)造——發(fā)明、作品或者商業(yè)標記提供了不同的法律保護手段，有些發(fā)明創(chuàng)造只能由某種知識產(chǎn)權(quán)所保護①，例如:商業(yè)標記一般只能作為商標保護，作品由版權(quán)保護而不是專利保護②;有些發(fā)明創(chuàng)造可以由多種法律保護③，例如:計算機軟件既可以是實用專利又可以是版權(quán)保護，裝飾圖案也可以申請專利、版權(quán)作品或者商標保護。

雖說版權(quán)和專利保護有時可以重合，但是，發(fā)明必須在專利和商業(yè)秘密之間做出選擇，發(fā)明人不能既享有專利保護，又享有商業(yè)秘密保護，因為，專利申請必須公開技術(shù)秘密，相似地，選擇長期性的商業(yè)秘密保護就排除了專利保護。

一、專利保護與商業(yè)秘密保護的區(qū)別［1］

發(fā)明人既可以選擇申請專利又可以選擇商業(yè)秘密保護發(fā)明，不過，專利和商業(yè)秘密保護發(fā)明的范圍、力度是不同的④。

第一，專利權(quán)具有期限限制，一般是20年，而商業(yè)秘密理論上無期限限制，不過，商業(yè)秘密可能因泄密而失去保護。

第二，商業(yè)秘密的保護范圍窄于專利權(quán)的保護范圍。即使他人獨立完成了某項發(fā)明，他人未經(jīng)授權(quán)，專利權(quán)人仍然有權(quán)禁止他人使用該項專利發(fā)明，相反，商業(yè)秘密法只禁止他人侵占商業(yè)秘密的行為，商業(yè)秘密因他人的獨立發(fā)明或者反向工程而失去保護。

第三，商業(yè)秘密保護不需要履行法律手續(xù)。專利申請既耗時又耗力，專利代理人起草格式化的法律文件，劃定專利權(quán)的范圍和界限，披露技術(shù)方案，以便相關(guān)領(lǐng)域的熟練技術(shù)人員可以實施該技術(shù)方案，技術(shù)方案還應(yīng)具有新穎性、非顯而易見性和實用性，專利的初始申請一般會被駁回，所以，申請人需要不斷修改專利申請書，以便專利說明書的技術(shù)方案達到可專利性的標準。相反，商業(yè)秘密不要正式的申請和注冊程序，商業(yè)秘密只需要權(quán)利人“采取合理的措施”保持技術(shù)或者信息的秘密性。專利訴訟耗費巨大，選擇商業(yè)秘密保護，發(fā)明人可以避免專利申請的成本、風險、專利商業(yè)化的成本，而商業(yè)秘密可以通過簽訂保密協(xié)議、雇傭合同和實施保密措施降低維權(quán)的成本。

第四、商業(yè)秘密和專利保護最大的不同是發(fā)明技術(shù)公開披露的量。商業(yè)秘密性質(zhì)上不能被廣泛地披露，一旦為眾人所知，就不再受法律保護了，相反，專利發(fā)明必須向公眾公開，專利說明書的技術(shù)方案必須使得相關(guān)的熟練技術(shù)人員可以實施之。發(fā)明人常常通過專利或者學(xué)術(shù)論文公開技術(shù)發(fā)明，不過，發(fā)明人有時則希望維持技術(shù)發(fā)明的秘密性，阻止其他競爭者改進發(fā)明，以便追求利潤最大化，現(xiàn)實情況是，技術(shù)秘密容易泄露，例如:某個新產(chǎn)品一旦投入到市場，新產(chǎn)品中的技術(shù)秘密就很有可能被泄露了，因此，發(fā)明人常常選擇專利保護發(fā)明。然而，有些情況下，商業(yè)秘密則更適合保護發(fā)明，例如:食品、紡織、造紙、石油、化工、橡膠、塑料、冶礦、金屬、機床、電子設(shè)備、汽車、電力、半導(dǎo)體和航海設(shè)備等行業(yè)最適合商業(yè)秘密保護技術(shù)發(fā)明。另外，大量調(diào)查案例表明，優(yōu)先適用商業(yè)秘密還是專利保護發(fā)明，因發(fā)明類型和發(fā)明行業(yè)而不同，商業(yè)秘密最適合于保護方法發(fā)明，專利則最適合于保護產(chǎn)品創(chuàng)新;商業(yè)秘密更適合于軟件、制造業(yè)、化工領(lǐng)域發(fā)明，專利則更適合于保護制藥、消費產(chǎn)品和產(chǎn)品發(fā)明。

二、專利保護發(fā)明的不足

1.專利保護鼓勵發(fā)明創(chuàng)新質(zhì)疑

專利法激勵理論的鼓勵功能除了鼓勵發(fā)明創(chuàng)新之外，還鼓勵技術(shù)信息的披露，如果發(fā)明處于保密狀態(tài)，則不利于公眾了解新技術(shù)信息，的確，新技術(shù)信息的披露及其帶來的好處是專利獎勵功能的基礎(chǔ)，因此，與商業(yè)秘密相比，專利更有利于推動發(fā)明創(chuàng)新。但是，專利鼓勵創(chuàng)新的觀點有三個方面值得商榷:(1)專利法條文之間相互沖突，不利于其他創(chuàng)新者利用專利發(fā)明，不利于指導(dǎo)整個社會的創(chuàng)新活動。(2)有些專利權(quán)人一方面申請發(fā)明專利，一方面隱藏有價值的技術(shù)信息，因此，專利促進技術(shù)信息披露的動力不足，不利于后續(xù)創(chuàng)新。(3)商業(yè)秘密法允許有限度的技術(shù)信息披露，起到了類似專利技術(shù)信息披露的效果，不能夸大商業(yè)秘密遮蔽技術(shù)信息的作用。

2.專利保護不利于后續(xù)創(chuàng)新

技術(shù)信息披露一般有利于后續(xù)創(chuàng)新，創(chuàng)新的社會收益大于專利保護的成本，專利一方面保護權(quán)利要求書的技術(shù)方案，一方面向社會公開了新的技術(shù)信息，有利于技術(shù)改進或者創(chuàng)新，作為附帶的好處，專利期滿后，披露的技術(shù)發(fā)明進入公共領(lǐng)域，他人可以免費使用之。相反，商業(yè)秘密不可能自動進入公共領(lǐng)域。但是，專利制度有五個方面不利于后續(xù)創(chuàng)新，削弱了專利的技術(shù)信息披露功能。

(1)限制專利實驗性使用侵權(quán)例外。后續(xù)者可以了解一個專利，但是，不能為了研發(fā)需要而制造或者使用現(xiàn)有專利，這樣，限制了專利指導(dǎo)創(chuàng)新功能。

(2)專利故意侵權(quán)的風險。

(3)專利文獻價值不大。有證據(jù)表明，多數(shù)發(fā)明人幾乎沒有花時間閱讀他人的專利，一個原因是擔心專利侵權(quán)，一個原因?qū)＠募逎y懂和專利重復(fù)問題嚴重，專利代理人利用專利申請書盡量擴大專利權(quán)利要求范圍。權(quán)利人使用多種手段規(guī)避專利技術(shù)信息披露:首先，有些發(fā)明人延遲專利申請書的公開，直到專利授權(quán)之時，這樣的專利往往是過時的技術(shù);其次，有些專利權(quán)人有意地限制技術(shù)信息披露，例如:計算機軟件、計算機硬件和金融方法領(lǐng)域的發(fā)明人只把部分技術(shù)內(nèi)容申請專利，而把技術(shù)訣竅或者關(guān)鍵技術(shù)作為商業(yè)秘密保護，后續(xù)者就很難實施或者改進這些專利發(fā)明，不得不向?qū)＠麢?quán)人尋求專利使用許可，這樣，降低了專利披露功能的社會效益，增加了專利的授權(quán)成本。

(4)專利申請公開18 個月的延遲審查期。許多創(chuàng)新領(lǐng)域革新日新月異，而專利法一般規(guī)定，專利自申請之日起，期滿18 個月才予以公布，這樣，不利于專利指導(dǎo)后續(xù)創(chuàng)新活動。

(5)專利技術(shù)信息的披露具有社會價值，不過，社會并不需要完全民主化的競爭，專利之外的客體——商業(yè)秘密，例如:商業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)、客戶信息和實驗數(shù)據(jù)也有利于創(chuàng)新，也是持有人維持競爭優(yōu)勢的無形手段。

3.專利展望理論質(zhì)疑

專利展望理論關(guān)注發(fā)明研發(fā)資源的有效分配，專利制度有利于發(fā)明的研發(fā)與合作，有利于專利的市場化，有利于提高研發(fā)資源的管理效益，不過，專利展望理論有兩點值得注意:

(1)如前文所述，專利保護不是研發(fā)或者發(fā)明商業(yè)化的最佳手段，專利數(shù)量浩如煙海，發(fā)明人不可能了解相關(guān)領(lǐng)域的所有發(fā)明專利，現(xiàn)實中，研發(fā)者很少參考現(xiàn)有的發(fā)明專利。許多學(xué)者懷疑發(fā)明專利的利用效率，相反，發(fā)明人可能利用專利權(quán)阻止競爭或者他人的獨立發(fā)明，例如:攻擊性專利權(quán)人一般會阻止后續(xù)者改進發(fā)明專利。

(2)專利展望理論強調(diào)發(fā)明的研發(fā)和合作，減少或者消除重復(fù)性研發(fā)⑤。專利制度使得研發(fā)者之間相互交換技術(shù)信息，減少了研發(fā)資源的浪費，而商業(yè)秘密使得其他研發(fā)者不能了解相關(guān)技術(shù)的研發(fā)水平，不能指導(dǎo)其他研發(fā)者的相關(guān)研究，商業(yè)秘密使得新產(chǎn)品直到上市銷售，才為其他競爭者所知曉。但是，發(fā)明的重復(fù)性研發(fā)也是有利于社會的:其一，競爭性研發(fā)可以給社會提供不同的創(chuàng)新產(chǎn)品。競爭性研發(fā)給相同產(chǎn)品提供了新的使用手段，例如:生物化學(xué)領(lǐng)域開發(fā)的相似化學(xué)藥品，競爭者可能發(fā)現(xiàn)藥品的不同用途，這有利于市場競爭，降低藥品的售價;其二，重復(fù)性研發(fā)和發(fā)明的商業(yè)化常常伴隨著競爭，雖然競爭者承擔了重復(fù)性研發(fā)的成本，但是，也增加了新產(chǎn)品產(chǎn)量，降低了新產(chǎn)品售價;其三，重復(fù)性研發(fā)有利于新技術(shù)信息的公開。研發(fā)初始階段，研發(fā)者很難保守新技術(shù)的秘密，研發(fā)者更愿意與其他研發(fā)者分享新技術(shù)成果，而不是保守秘密，有些情況下，重復(fù)性研發(fā)和技術(shù)秘密保護有利于研發(fā)者之間相互披露技術(shù)信息。

4.專利商業(yè)秘密化保護的三種情況

(1)發(fā)明可專利性的法定例外。發(fā)明被公開使用或者銷售超過一年，發(fā)明人如果沒有進行專利申請，就喪失了發(fā)明的專利申請權(quán)。法院規(guī)定公開使用的門檻很低(沒有保密限制或者保密義務(wù)的任何使用)，例如:發(fā)明的秘密使用，即使與發(fā)明的商業(yè)利用有關(guān)，也可能被法院看做公開使用。發(fā)明的銷售和公開使用鼓勵發(fā)明人盡早申請專利，法院降低了發(fā)明“銷售”的門檻，美國最高法院的判例確認發(fā)明的銷售要約(即使發(fā)出要約時，發(fā)明還不能實施)也是銷售⑥;即使發(fā)明方法處于秘密狀態(tài)，銷售方法發(fā)明的專利產(chǎn)品也是銷售。上述情況都不利于商業(yè)秘密保護發(fā)明。

(2)專利優(yōu)先權(quán)規(guī)則。兩個發(fā)明人申請同一項發(fā)明專利，得適用一套復(fù)雜的優(yōu)先權(quán)規(guī)則。第一發(fā)明人的專利申請推定為首次發(fā)明，如果后續(xù)者在第一發(fā)明專利申請日之前實施了該發(fā)明，就可以否定第一發(fā)明人首次發(fā)明的推定。雖說專利制度一般獎勵第一發(fā)明人，但是，后續(xù)者獨立研發(fā)成功，且能證明，第一發(fā)明人放棄、隱藏或者隱蔽發(fā)明的，如果發(fā)明人沒有采取積極措施公開發(fā)明(發(fā)明公開可以通過專利申請、公開宣布或者公開使用)，那么，將是后續(xù)者而不是第一發(fā)明人獲得專利保護，第一發(fā)明人不僅失去了所有的法律保護，而且不能因其在先發(fā)明而撤銷后續(xù)者的專利。

(3)發(fā)明人的優(yōu)先使用權(quán)問題［2］。有的國家專利法沒有規(guī)定發(fā)明優(yōu)先使用權(quán)，也就是說，第一發(fā)明人選擇商業(yè)秘密保護發(fā)明，可能侵害后續(xù)者的專利權(quán)。例如:甲發(fā)明了一種產(chǎn)品制造方法，如果甲選擇秘密使用該產(chǎn)品制造方法，該發(fā)明方法制造的產(chǎn)品銷售或者公開使用一年之后，甲無權(quán)就該發(fā)明方法申請專利，而喪失優(yōu)先使用權(quán)不僅限制了第一發(fā)明人申請專利的能力，而且限制了第一發(fā)明人實施自己發(fā)明的能力——首次發(fā)明和發(fā)明的首次使用都不是專利侵權(quán)的有效抗辯。

三、商業(yè)秘密保護的優(yōu)勢

與專利保護相比，商業(yè)秘密保護發(fā)明具有如下優(yōu)勢:

1.商業(yè)秘密與公共產(chǎn)品市場失靈

與不動產(chǎn)不同，知識產(chǎn)權(quán)法保護的是無形財產(chǎn)，土地會因過度使用而耗盡，而信息是一種可以無限使用而不損耗的資源，公共產(chǎn)品不具有排他性——不能輕易排除其他人的使用，不具有競爭性——不會因使用而消耗，信息與公共產(chǎn)品類似，是因為信息可以輕易復(fù)制——不具有排他性，可以無限使用——不具有競爭性，因此，經(jīng)濟學(xué)家常常把信息當作純粹的公共產(chǎn)品⑦。

因為很難獲取產(chǎn)品的正外部性，如果沒有法律管制，包括信息(發(fā)明)之類的公共產(chǎn)品將會面臨供給不足的問題，信息(發(fā)明)供給不足是因為競爭者可以以較低成本復(fù)制信息，使得創(chuàng)新產(chǎn)品的市場價格趨近于邊際成本，理性的投資者就不會繼續(xù)投資于知識創(chuàng)新。專利制度的經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)就在于公共產(chǎn)品理論，因為發(fā)明具有非排他性，如果沒有專利保護，新的發(fā)明將會供給不足，專利制度使得非排他性的公共產(chǎn)品——發(fā)明成為私人產(chǎn)品——發(fā)明專利，通過專利保護，發(fā)明的市場失靈問題得以克服。

如果發(fā)明可以通過商業(yè)秘密保護，公共產(chǎn)品理論就不足以支持專利制度。第一，商業(yè)秘密不會面臨公共產(chǎn)品的排他性問題，商業(yè)秘密自身的秘密性就具有排他性，商業(yè)秘密不需要專利制度那樣的非市場化的激勵措施，發(fā)明人可以通過商業(yè)秘密保護而不是專利權(quán)的排他性收回成本，技術(shù)秘密不為眾人所知，持有人可以利用技術(shù)秘密的市場交易機制。商業(yè)秘密雖然不會改變信息(發(fā)明)的公共產(chǎn)品性質(zhì)，但是，問題不是信息(發(fā)明)的公共產(chǎn)品屬性，而是是否能夠克服公共產(chǎn)品的非排他性問題，發(fā)明人選擇商業(yè)秘密保護發(fā)明，就可以避免市場失靈問題。第二，有些情況下，專利不是排他性保護的最佳手段。專利制度必須克服公共產(chǎn)品的非排他性問題，而界定或者查證專利權(quán)利范圍困難重重，商業(yè)秘密性自身具有排他性，不會遭遇公共產(chǎn)品類似的問題，商業(yè)秘密的自然排他性可以部分替代專利實用主義理論。所以，商業(yè)秘密可以部分替代專利，這樣，削弱了專利激勵理論的鼓勵創(chuàng)新功能，只剩下獎勵功能沒有受到影響。

2.商業(yè)秘密保護促進發(fā)明創(chuàng)新

(1)商業(yè)秘密有利于研發(fā)競爭。秘密性保護的主要好處是提高了研發(fā)者之間的競爭水平，公共政策包括專利法應(yīng)該鼓勵發(fā)明競爭，而不是阻礙之。

專利使得發(fā)明人控制了發(fā)明的正外部性，同時，也控制了發(fā)明的改進和新的使用方法，專利權(quán)的排他性不利于專利技術(shù)的改進，有些情況下，專利有利于發(fā)明創(chuàng)新，有些情況下則不利于發(fā)明的商業(yè)化和改進。相反，商業(yè)秘密持有人沒有排他權(quán)，如果他人獨立開發(fā)出來了相同或者相似的秘密技術(shù)，技術(shù)秘密的價值就會急劇下降，因為技術(shù)秘密的排他性使用不存在了，反向工程也可能破壞商業(yè)秘密的排他性。那么，是競爭還是壟斷有利于發(fā)明創(chuàng)新?許多行業(yè)有賴于競爭激發(fā)發(fā)明創(chuàng)新，專利期限的確定性保護可能不利于發(fā)明創(chuàng)新，而商業(yè)秘密因為可能隨時泄密，卻可能促使持有人不斷改進發(fā)明和商業(yè)化。發(fā)明被授予專利之前，競爭者之間競相申請專利，專利制度符合德姆塞茨的信息費用交易理論。專利展望理論鼓勵發(fā)明的盡早公開。攻擊性專利可以平衡專利權(quán)人的壟斷力量，不過，攻擊性專利有利于競爭的基礎(chǔ)在于發(fā)明的秘密性，攻擊性專利有利于發(fā)明創(chuàng)新的兩個假設(shè)是:第一是攻擊性專利使用許可市場化程度高，富有活力，而事實上并非如此;第二是攻擊性專利有利于后續(xù)創(chuàng)新者，事實是，在先的攻擊性專利不利于后續(xù)者的創(chuàng)新，專利租值耗散理論解釋了廣泛的專利授權(quán)不利于后續(xù)創(chuàng)新，還有，在先專利權(quán)利界限模糊，在先專利權(quán)人分享后續(xù)發(fā)明成果都不利于后續(xù)發(fā)明。

商業(yè)秘密不會降低競爭者研發(fā)的積極性，發(fā)明人也不用擔心專利侵權(quán)或者專利強制使用許可，商業(yè)秘密利用競爭推動了發(fā)明的商業(yè)化和改進。

(2)商業(yè)秘密降低行政管理成本。與專利相比，商業(yè)秘密的行政管理成本更低，專利局每年審結(jié)專利數(shù)量以十萬計，還有大量積壓待審案件，平均下來，每件專利審查時間很有限，這樣導(dǎo)致了大量無效專利的授予，而商業(yè)秘密不需要專利局審查，省卻了行政管理成本。另外，專利申請成本高昂，而商業(yè)秘密節(jié)省了發(fā)明人的申請費用，發(fā)明人可以把節(jié)省的費用投入新技術(shù)研發(fā)。專利保護的成本比專利制度的行政管理成本更高，專利權(quán)人和專利侵權(quán)人每年承擔了大量的專利訴訟成本，專利案件消耗了大量的司法資源，國家不得不成立專門的知識產(chǎn)權(quán)法院處理專利上訴案件，而商業(yè)秘密的司法保護成本大約是同等大小專利案件的三分之一。最后，商業(yè)秘密避開了專利領(lǐng)域常見的尋租行為，有充分的證據(jù)表明，專利制度濫用現(xiàn)象普遍，專利釣魚者熱衷于專利訴訟，獲取不正當利益，而商業(yè)秘密不禁止他人的獨立發(fā)明，不存在尋租目標。

(3)商業(yè)秘密激勵創(chuàng)新。商業(yè)秘密除了降低行政管理成本、鼓勵技術(shù)競爭之外，還可以填補專利發(fā)明的空白。

首先，商業(yè)秘密保護發(fā)明和專利保護發(fā)明對權(quán)利人具有不同的的價值，例如:權(quán)利人選擇專利保護一種新藥品，而不是商業(yè)秘密保護，因為，他人可能通過反向工程，了解新藥品的配方，而商業(yè)秘密不能阻止他人仿制藥品，如果發(fā)明人選擇專利保護新藥品，他人未經(jīng)藥品專利使用授權(quán)，不得仿制之。相反，同樣一種新藥品的生產(chǎn)工藝，如果涉及新藥品化合物的加工溫度，權(quán)利人選擇商業(yè)秘密保護比專利保護更合適，因為，權(quán)利人不必支付專利申請費，也不必時時刻刻監(jiān)控競爭者是否侵害新藥品專利權(quán)。很明顯，商業(yè)秘密也能鼓勵創(chuàng)新，也就是說，商業(yè)秘密的經(jīng)濟價值S可能大于專利的經(jīng)濟價值P，事實證據(jù)表明，從19 到20世紀只有15%到20%的發(fā)明被授予了專利，有些創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)明專利授予的比例更低，大約是5%。而有些創(chuàng)新領(lǐng)域因為反向工程技術(shù)發(fā)展很快，專利授予的比例也會隨著提高，例如:化工行業(yè)從1851年到1915年，隨著反向工程成本——效益的提高，發(fā)明專利化的比例從5%增長到近20%。同時，其他行業(yè)，例如:機器制造的商業(yè)秘密保護比較困難，該領(lǐng)域發(fā)明專利化的比例一直比較高。

3.商業(yè)秘密保護的其他優(yōu)勢

商業(yè)秘密法沒有專利法那樣的強制公開披露制度，秘密一旦泄露，就喪失了商業(yè)秘密法保護的可能性，但是，與專利披露原理相比，商業(yè)秘密法也鼓勵技術(shù)信息披露，不過是更具有針對性的披露⑧，如果持有人采取了最低水平的保密措施，就可以阻止他人非法侵占商業(yè)秘密，相對于專利，商業(yè)秘密的保護成本降低了許多，這樣有利于技術(shù)秘密的商業(yè)性使用，持有人更愿意通過商業(yè)秘密使用許可協(xié)議方式向協(xié)議方披露，商業(yè)秘密沒有專利那樣的固定保護期限，隨時可能泄密，這反而促使了持有人不斷改進秘密技術(shù)。

四、發(fā)明商業(yè)秘密保護和專利保護的選擇

先發(fā)優(yōu)勢、互補性資產(chǎn)、秘密性或者其他的市場不完善都是收回創(chuàng)新投入的替代性手段，商業(yè)秘密和專利保護發(fā)明也是各有千秋。首先，事前很難準確評估發(fā)明專利化的經(jīng)濟價值和發(fā)明商業(yè)秘密保護的經(jīng)濟價值，不過，激勵理論一般假定，發(fā)明人可以大概評估發(fā)明的潛在價值和成本;其次，本文的經(jīng)濟學(xué)理論假定發(fā)明人是完全理性人;最后，專利披露可能影響不同法律保護模式下發(fā)明的社會價值。

1.選擇商業(yè)秘密保護和專利保護的因素

因為法律保護模式不同，同一個發(fā)明具有不同的經(jīng)濟價值，各種因素影響著發(fā)明的法律保護模式，其中最為顯著的因素包括:發(fā)明的市場生命周期，發(fā)明保密的可行性，發(fā)明的利用方式。

(1)發(fā)明的生命周期。專利生命周期為20年，而商業(yè)秘密生命周期與秘密性一致，商業(yè)秘密適合于保護生命周期特別長或者特別短的發(fā)明，專利不適合保護生命周期特別長的發(fā)明，因為20年期滿后，專利不再受到法律保護，發(fā)明人應(yīng)選擇商業(yè)秘密保護之;專利不適合于保護生命周期特別短的發(fā)明，因為專利授權(quán)耗費大量時間——平均下來大約5年，5年過后，發(fā)明就沒有經(jīng)濟價值了，在專利授予之前，發(fā)明的生命周期已經(jīng)結(jié)束了。

(2)發(fā)明保密的可行性。發(fā)明人必須考慮發(fā)明保密的可行性，專利適合于保護那些比較容易反向工程或者獨立研發(fā)的發(fā)明，消費性的產(chǎn)品發(fā)明、競爭者容易獲取的產(chǎn)品發(fā)明都不適于商業(yè)秘密保護。另外，雇員、商業(yè)合作伙伴和黑客都可能威脅到商業(yè)秘密，商業(yè)秘密必須嚴守，所以，商業(yè)秘密的保護成本(包括安全措施、雇傭協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)安全保護成本)可能非常高，發(fā)明人必須衡量秘密保護的成本與專利成本。專利不僅披露了發(fā)明的技術(shù)實施方案，而且對競爭者具有警示作用，不過，競爭者可以自由“圍繞”某個發(fā)明進行研發(fā);發(fā)明的市場化、轉(zhuǎn)讓和許可使用也需要披露專利技術(shù)，專利制度可以克服阿羅信息悖論，而商業(yè)秘密披露的成本更高，披露范圍更有限。

(3)發(fā)明人必須考慮發(fā)明的利用方式。如前所述，消費性產(chǎn)品發(fā)明不適用于商業(yè)秘密保護，如果發(fā)明的商業(yè)模式要求廣泛授權(quán)，而不是內(nèi)部使用，專利保護比商業(yè)秘密保護更合適，而公司內(nèi)部使用的產(chǎn)品發(fā)明或者方法發(fā)明更適合于商業(yè)秘密保護。

(4)發(fā)明人和公眾偏好比較。假設(shè)發(fā)明作為商業(yè)秘密保護的經(jīng)濟價值為S，S 是發(fā)明作為商業(yè)秘密使用獲取的利潤減去商業(yè)秘密保護的成本;發(fā)明作為專利保護的經(jīng)濟價值為P，P 是專利利用獲取的利潤(包括專利使用費)減去專利行政管理成本和保護成本。如果S ＞P，發(fā)明人會選擇商業(yè)秘密保護發(fā)明。影響發(fā)明人選擇是專利還是商業(yè)秘密保護發(fā)明的第三個因素是R，R 是發(fā)明研發(fā)成本和商業(yè)化成本，一般來說，發(fā)明的商業(yè)秘密保護預(yù)期利潤和專利保護預(yù)期利潤超過R，發(fā)明將會發(fā)生，相反，如果S 或者P ﹤R，研發(fā)者的創(chuàng)新動力則不足，因為研發(fā)者難以收回前期研發(fā)成本，研發(fā)者創(chuàng)新動力大小與四種情況有關(guān):公共產(chǎn)品，反公共產(chǎn)品，商業(yè)秘密的經(jīng)濟價值，專利的經(jīng)濟價值。

2.發(fā)明的商業(yè)秘密保護和專利保護的成本比較

首先，發(fā)明人會選擇經(jīng)濟價值最大化的知識產(chǎn)權(quán)保護，如果商業(yè)秘密保護的經(jīng)濟價值更大，發(fā)明人就會保護發(fā)明的秘密性，相反，如果專利保護的經(jīng)濟價值更大，發(fā)明人就會申請發(fā)明專利。其次，公眾關(guān)注的是鼓勵創(chuàng)新，降低創(chuàng)新的社會成本，如果專利和商業(yè)秘密都保護發(fā)明，公眾會選擇社會成本最低的法律保護模式(如表1)。

表1 發(fā)明的商業(yè)秘密保護和專利保護的成本比較

(1)發(fā)明與公共產(chǎn)品。發(fā)明激勵理論關(guān)注公共產(chǎn)品市場失靈問題，公共產(chǎn)品市場失靈指:發(fā)明商業(yè)秘密保護的預(yù)期利潤低于發(fā)明研發(fā)成本，而發(fā)明專利的預(yù)期利潤大于發(fā)明研發(fā)成本，即P ＞R ＞S，如果沒有發(fā)明專利保護，商業(yè)秘密保護不足以激發(fā)創(chuàng)新投入。多數(shù)專利發(fā)明容易被他人復(fù)制，很難作為商業(yè)秘密保護，例如:如果某人發(fā)明的新型聯(lián)合收割機作為商業(yè)秘密保護，一旦聯(lián)合收割機出售，其他競爭者很有可能通過反向工程仿制該新型收割機，仿制者可以以更低廉的價格銷售之，因為仿制者不必支付收割機的研發(fā)成本。當然，發(fā)明人可以申請專利保護新型聯(lián)合收割機，阻止他人仿制，避免他人搭便車問題。專利保護公共產(chǎn)品具有經(jīng)濟學(xué)上雙贏效果:發(fā)明人可以通過專利收回研發(fā)成本，公眾則可以通過專利了解新技術(shù)信息，公眾和發(fā)明都傾向于專利保護公共產(chǎn)品(發(fā)明)，而商業(yè)秘密保護會導(dǎo)致研發(fā)投入減少和創(chuàng)新不足。

(2)發(fā)明與反公共產(chǎn)品。商業(yè)秘密是發(fā)明人收回反公共產(chǎn)品(發(fā)明)研發(fā)成本的有效手段，而專利保護的作用有限，例如:方法發(fā)明的商業(yè)秘密經(jīng)濟價值大于專利經(jīng)濟價值，某些發(fā)明侵權(quán)手段隱蔽，不適于專利保護，而適合于商業(yè)秘密保護，反公共產(chǎn)品的市場銷售一般不會泄露技術(shù)秘密，即S ＞R ＞P。

與公共產(chǎn)品(發(fā)明)一樣，搭便車者避開了反公共產(chǎn)品(發(fā)明)的研發(fā)成本，從而不利于發(fā)明人收回反公共產(chǎn)品(發(fā)明)研發(fā)成本，但是，與公共產(chǎn)品(發(fā)明)不同的是，反公共產(chǎn)品(發(fā)明)是發(fā)明的公開，而不是發(fā)明的反向工程給搭便車者提供了仿造的機會。例如:化學(xué)藥品的制造方法是典型的反公共產(chǎn)品(發(fā)明)，他人很難通過反向工程了解化學(xué)藥品的制造方法，如果方法發(fā)明人選擇專利保護，其他競爭者可以秘密使用該專利方法，而不用擔心被發(fā)現(xiàn)專利侵權(quán)，因為該類發(fā)明使用的隱蔽性，發(fā)明人一般選擇商業(yè)秘密而不是專利保護之，如果強行公開這類發(fā)明，發(fā)明人就會減少研發(fā)投入，也不利于此類發(fā)明創(chuàng)新，公眾和發(fā)明都傾向于商業(yè)秘密保護反公共產(chǎn)品(發(fā)明)。

(3)商業(yè)秘密保護發(fā)明的經(jīng)濟價值。第三種發(fā)明的情形比較復(fù)雜，發(fā)明專利保護的預(yù)期利潤和商業(yè)秘密保護的預(yù)期利潤都大于發(fā)明的研發(fā)成本，而發(fā)明商業(yè)秘密保護的預(yù)期利潤又大于專利保護的預(yù)期利潤，即S ＞P ＞R⑨。與前面兩種情形相比，第三種情形下公眾利益最大化問題更為復(fù)雜，因為，專利保護和商業(yè)秘密保護都有利于發(fā)明，不過，商業(yè)秘密保護是公眾的最佳選擇:第一，商業(yè)秘密保護降低發(fā)明的行政管理成本。第二，商業(yè)秘密鼓勵發(fā)明的創(chuàng)新和商業(yè)化競爭。第三，商業(yè)秘密提供了一種激勵發(fā)明創(chuàng)新的自然市場機制。第四，商業(yè)秘密的社會凈損失(無謂損失)會吸引其他競爭者，而專利不利于技術(shù)發(fā)明競爭。第五，專利是用來克服市場失靈問題的——技術(shù)信息的搭便車行為，而商業(yè)秘密的經(jīng)濟價值不存在市場失靈。最后，經(jīng)濟模型表明，當發(fā)明保密可行性時，強化單一創(chuàng)新和累積創(chuàng)新的專利保護，總會降低社會的整個研發(fā)投入，隨著專利保護的強化，即使是發(fā)明商業(yè)秘密保護的預(yù)期利潤更高，發(fā)明人也寧愿選擇專利保護發(fā)明，因為，專利可以排斥產(chǎn)品市場上的其他競爭者，發(fā)明專利化的擴張降低了發(fā)明商業(yè)秘密保護的價值。

(4)專利保護發(fā)明的經(jīng)濟價值。第四種情形發(fā)明專利保護的預(yù)期利潤和商業(yè)秘密保護的預(yù)期利潤都大于發(fā)明的研發(fā)成本，而發(fā)明專利保護的預(yù)期利潤又大于商業(yè)秘密保護的預(yù)期利潤，即P ＞S ＞R。

多年來，持有人大多選擇商業(yè)秘密保護金融投資方法創(chuàng)新，美國國家銀行和信托公司一案⑩之后，許多金融機構(gòu)選擇專利保護金融投資方法，換句話說，有些金融創(chuàng)新專利化的經(jīng)濟價值大于商業(yè)秘密保護的經(jīng)濟價值，不過，金融方法專利化的社會價值可能降低，例如:不利于發(fā)明的商業(yè)化、社會凈損失(無謂損失)和過高的行政管理成本。另外一方面，商業(yè)秘密的社會成本更低，有利于創(chuàng)新競爭、發(fā)明產(chǎn)品的改進和發(fā)明的商業(yè)化，競爭對手之間的競爭確保了金融創(chuàng)新方法的持續(xù)發(fā)展，持有人利用營銷、先發(fā)優(yōu)勢和保密措施收回研發(fā)投入，相反，專利保護面臨權(quán)利范圍界限不清、專利誘餌的困境。

3.發(fā)明商業(yè)秘密保護的重構(gòu)

(1)商業(yè)秘密保護與在先使用權(quán)。在先使用權(quán)指:第一發(fā)明人實施發(fā)明的權(quán)利，不管他人后來是否申請了專利權(quán)，如果沒有在先使用權(quán)，商業(yè)秘密持有人可能失去實施自己發(fā)明的權(quán)利，在先使用權(quán)有利于競爭，鼓勵創(chuàng)新，可以部分克服專利有效性的問題。商業(yè)秘密保護發(fā)明雖有利于發(fā)明人，商業(yè)秘密保護的社會凈損失(無謂損失)卻不利于社會利益，不過，否認在先使用權(quán)會降低社會的研發(fā)投入。

(2)商業(yè)秘密保護與優(yōu)先權(quán)規(guī)則。優(yōu)先權(quán)規(guī)則指:如果第一發(fā)明人沒有在合理期限內(nèi)申請專利，隱藏、放棄和隱蔽發(fā)明的，后來者的發(fā)明專利權(quán)就優(yōu)于第一發(fā)明人的權(quán)利，法院考量多種因素，以便決定第一發(fā)明人延誤專利申請期限是否合理。優(yōu)先權(quán)規(guī)則鼓勵發(fā)明人選擇專利保護，因為發(fā)明人秘密實施發(fā)明，就會面臨失去專利保護的風險，優(yōu)先權(quán)規(guī)則不應(yīng)聚焦于發(fā)明的經(jīng)濟價值或者社會價值，而應(yīng)關(guān)注誰是第一發(fā)明人，優(yōu)先獎勵事實上的第一發(fā)明人。

(3)專利法鼓勵商業(yè)秘密保護。如果研發(fā)成本很低，R 趨近于零，即S 和P 都大于R，商業(yè)秘密保護和專利保護都有利于研發(fā)投入，發(fā)明人常常選擇專利保護，因為研發(fā)成本趨于降低，獨立發(fā)明或者反向工程可能性就比較大。不過，很難事先估量哪種發(fā)明研發(fā)成本低廉，哪種發(fā)明研發(fā)成本高昂，專利法自身并不關(guān)注發(fā)明研發(fā)投入，專利的非顯而易見原則可以剔出那些成本低廉的發(fā)明。

(4)商業(yè)秘密發(fā)明登記制度。一般來說，商業(yè)秘密具有三要素:首先，發(fā)明不為眾人所知;其次，持有人采取了合理措施保護發(fā)明的秘密性;再次，秘密發(fā)明賦予持有人經(jīng)濟優(yōu)勢。第一，商業(yè)秘密登記可以幫助法院和其他裁判機關(guān)確定商業(yè)秘密保護范圍，也是持有人保護商業(yè)秘密的初步證據(jù)，而商業(yè)秘密被控侵權(quán)人的抗辯證據(jù)則是:首先，登記的商業(yè)秘密為眾人所知;其次，商業(yè)秘密注冊人沒有盡合理義務(wù)保護秘密。第二，持有人可以利用商業(yè)秘密登記對抗他人的獨立發(fā)明，如前文所述，一旦后續(xù)者申請了發(fā)明專利，第一發(fā)明人選擇商業(yè)秘密保護面臨失去兩種權(quán)利的風險:專利權(quán)和發(fā)明實施權(quán)，而商業(yè)秘密登記保護在先使用者，有助于持有人避免上述風險。第三，與專利復(fù)雜的審查制度相比，商業(yè)秘密登記制度成本可控，有的國家專利法規(guī)定了法定發(fā)明登記制度?，商業(yè)秘密的非公開登記不是現(xiàn)有技術(shù)的登記，因為登記的商業(yè)秘密不會公開，登記是在先發(fā)明和在先使用權(quán)的初步證據(jù)。

注釋:

① 許多人質(zhì)疑商業(yè)秘密屬于知識產(chǎn)權(quán)，因為，商業(yè)秘密法不是建立在激勵創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上。

② 專利局駁回了電影情節(jié)的專利申請，法院把一種風險對沖方法作為抽象思想，不予保護。

③ 當然，發(fā)明創(chuàng)造有時不需要知識產(chǎn)權(quán)保護，發(fā)明人可以放棄法律保護，無償?shù)叵蚬姽_發(fā)明創(chuàng)造，這種公開的原因可能有多種，包括提高專業(yè)聲譽、遵守共同的行業(yè)習(xí)慣或者社會規(guī)范、或者發(fā)明缺乏經(jīng)濟價值，發(fā)明自愿公開不是本文所要討論的范圍。其他學(xué)者探討了開源生產(chǎn)模式優(yōu)于分層生產(chǎn)模式，因為，開源生產(chǎn)模式的人力資本獲取和運作更具有效率。

④ 本文所指的發(fā)明一般具有潛在的可專利性，商業(yè)秘密的客體范圍則大于專利客體范圍，商業(yè)秘密包括那些既不具有新穎性又不具有非顯而易見性，不適于專利保護的技術(shù)信息，相似地，非原創(chuàng)性的信息例如:姓名和電話號碼可以作為商業(yè)秘密保護，但是，不能作為專利保護。本文討論的范圍限于可專利性的那部分商業(yè)秘密。

⑤ 許多專利激勵理論學(xué)者懷疑專利限制獨立發(fā)明的作用，因為，專利也限制了研發(fā)者之間的競爭，技術(shù)發(fā)明的重復(fù)研究和商業(yè)化往往伴隨著競爭，競爭者承擔了重復(fù)的成本，但是，發(fā)明的重復(fù)研究和商業(yè)化也可能提高產(chǎn)品的產(chǎn)量，降低消費者的購買成本，從而有利于社會，盡管競爭導(dǎo)致了競爭者之間的重復(fù)研究和資源浪費，但是，也會促進技術(shù)的快速發(fā)展。

⑥ See:Pfaff v.Wells Electronics 525 U.S.55(1998)。

⑦ 燈塔是公共產(chǎn)品的經(jīng)典例子，燈塔的光亮不具有競爭性，燈塔不會因?qū)Ш揭恢淮?，而不能?dǎo)航其他船舶;燈塔的光亮不具排他性，燈塔所有人很難禁止搭便車者，因此，燈塔的非排他性導(dǎo)致燈塔所有人無利可圖，雖說燈塔導(dǎo)航需求仍然存在。

⑧ 商業(yè)秘密法允許與公共健康、公共安全、犯罪或者侵權(quán)相關(guān)信息的披露。

⑨ 哈夏一案是商業(yè)秘密經(jīng)濟價值情形的典型案例，哈夏的17 英寸輻射檢測晶體是一種晶體生產(chǎn)方法專利，如果他人的輻射檢測產(chǎn)品含有17 英寸晶體，就可以初步證明專利侵權(quán)，不過，發(fā)明人選擇了商業(yè)秘密保護該晶體的生產(chǎn)方法，因為，該種晶體的市場規(guī)模相對較小，證明他人使用該晶體成本高昂。See:Kewanee Oil Co.v.Bicron Corp.，416 U.S.470，473(1974)。

⑩ See:State St.Bank ＆ Trust Co.v.Signature Fin.Group，Inc.，149 F.3d 1368(Fed.Cir.1998)。

? 法定發(fā)明登記制度指發(fā)明人不打算把發(fā)明專利化，為了阻止他人把相同或者類似發(fā)明專利化，發(fā)明人公開發(fā)明的制度。

［1］王愛民.商業(yè)秘密與專利［J］.北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報，1995(4).

［2］徐棣楓，沈 暉.專利法中的商業(yè)秘密保護初探［J］.南京大學(xué)法律評論，2006(秋季號).