預料不到的技術(shù)效果與專利創(chuàng)造性評判（上）

在鐵素體系不銹鋼專利無效宣告案中，針對專利復審委員會作出的第18653號無效宣告審查決定，北京市高級人民法院在高行終字第1754號行政判決書中，基于爭議專利實施例C1的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，認為其專利取得了預料不到的技術(shù)效果 ，從而推翻了專利復審委員會和北京市第一中級人民法院的觀點。在此之前，北京市第一中級人民法院判決認為，實施例Cl與比較例C14-C16相比多種元素的含量均存在差異，并不足以證明僅是由于Mn和Ti含量的區(qū)別使之具備了較好的耐間隙腐蝕性，即沒有證據(jù)證明這種預料不到的技術(shù)效果是由區(qū)別技術(shù)特征所致，因而不能認可其創(chuàng)造性 。

兩級法院針對此專利的創(chuàng)造性判斷的結(jié)論完全相左，且判決書中對創(chuàng)造性評判中技術(shù)效果的認定和針對“預料不到的技術(shù)效果”的判斷采用的標準也不一致，而上述判決思路又均與專利復審委員會所作的第18653號決定存在分歧。在專利審查以及專利訴訟實踐中，發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果與其創(chuàng)造性判斷有著千絲萬縷的聯(lián)系，如果不厘清二者的關(guān)系，則不能客觀公正地評價發(fā)明作出的智慧貢獻。本文擬從鐵素體系不銹鋼案出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)外專利實踐，從預料不到的技術(shù)效果與創(chuàng)造性之間的關(guān)系角度入手，探討如何客觀地評價發(fā)明的創(chuàng)造性。

一、案情簡介

第200780016464.X號發(fā)明專利涉及一種耐腐蝕性優(yōu)良的鐵素體系不銹鋼，其中爭議的權(quán)利要求7限定了各組分的含量；附件4作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，公開了一種高溫強度優(yōu)異的鐵素體系不銹鋼。二者元素組成相同，并且，復審委和兩審法院均認定區(qū)別技術(shù)特征在于：權(quán)利要求7中Mn、Ti的含量范圍落入附件4公開的上述元素的含量范圍內(nèi)。在上述區(qū)別技術(shù)特征的認定基礎(chǔ)上，復審委與上述一審、二審法院有關(guān)創(chuàng)造性評判的主要觀點如下：

復審委認為，本領(lǐng)域公知Mn和Ti在鐵素體不銹鋼中的作用，且附件4同樣公開了本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)Mn和Ti的用量，但不能超過其下限值和上限值；此外，附件4中多個實施例中Mn和Ti含量落入本專利權(quán)利要求范圍內(nèi)。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在附件4的基礎(chǔ)上容易根據(jù)實際性能需要、價格因素等綜合考慮選用Mn、Ti的含量，即權(quán)利要求中限定的Mn、Ti的含量范圍對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講也是常規(guī)選擇，其技術(shù)效果是可以預料的，本專利中也沒有證明該小范圍的選擇產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果。因此，基于所確定的區(qū)別技術(shù)特征及其實際解決的技術(shù)問題，本專利權(quán)利要求7相對于附件4不具備創(chuàng)造性 。

針對專利權(quán)人爭辯的本專利的比較例C16能夠證明因Cr含量的不同導致本專利耐間隙腐蝕性優(yōu)異的觀點，復審委認為，比較例C14、C15、C16的產(chǎn)品最大侵蝕深度均在800μm以上，耐間隙腐蝕性差，其中C14和C15中Cr含量分別為14.86%和15.22%，同時在本專利和附件4所述的范圍之內(nèi)，故該實驗數(shù)據(jù)不足以證明C16產(chǎn)品的性能結(jié)果是僅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范圍并不是權(quán)利要求7與附件4之間的區(qū)別特征，因此，本專利相對于附件4沒有取得預料不到的技術(shù)效果 。

一審法院認為，發(fā)明具備創(chuàng)造性的重要考慮因素在于其是否具有預料不到的技術(shù)效果，而其預料不到的技術(shù)效果也是確認其“實際要解決的技術(shù)問題”的關(guān)鍵所在。因此，需要考慮本專利說明書中是否有證據(jù)表明，該區(qū)別的存在使得權(quán)利要求7具有了預料不到的技術(shù)效果，使不銹鋼具有耐間隙腐蝕性的效果，方能以此確定其“實際要解決的技術(shù)問題”是改善耐間隙腐蝕性。如果專利權(quán)人無證據(jù)證明這種預料不到的技術(shù)效果是該區(qū)別所致，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員在附件4的基礎(chǔ)上為了獲得“高溫下具有優(yōu)異強度”這一效果，在附件4的范圍內(nèi)進行選擇同樣可以得到與權(quán)利要求7完全相同的鐵素體系不銹鋼 。

本專利說明書中只有編號為Cl的鋼涵蓋在權(quán)利要求7的范圍內(nèi)，但其與比較例C14-C16相比，由于多種元素的含量均存在差異，并不足以證明僅是由于Mn和Ti含量的區(qū)別使之具備了較好的耐間隙腐蝕性，故本領(lǐng)域技術(shù)人員為了獲得“高溫下具有優(yōu)異強度”這一效果，在附件4的范圍內(nèi)進行選擇以得到與權(quán)利要求7完全相同的鐵素體系不銹鋼是顯而易見的，因此，權(quán)利要求7相對于附件4不具備創(chuàng)造性 。

二審法院認為，涉及到化學混合物或組合物的創(chuàng)造性判斷中，當本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用“三步法”，應當根據(jù)技術(shù)方案是否取得預料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng)造性的方法。

本案權(quán)利要求7屬于附件4的技術(shù)方案的選擇發(fā)明，該選擇所帶來的預料不到的技術(shù)效果是考慮的主要因素。根據(jù)本專利說明書的記載，權(quán)利要求7的發(fā)明目的在于合成一種具有耐間隙腐蝕性鐵素體系不銹鋼，從本專利說明書記載的實驗數(shù)據(jù)可知，本專利實施例中C1的最大侵蝕深度為516μm，而對比例C16的最大侵蝕深度為925μm。對比例C16屬于落入附件4中而未落入權(quán)利要求7中的具體技術(shù)方案。從效果上看，本專利實施例的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，可以認為本專利權(quán)利要求7取得了預料不到的技術(shù)效果，具備創(chuàng)造性 。

二、三種不同的創(chuàng)造性評價方式

在評價發(fā)明的創(chuàng)造性時，上述三個審級的評判過程呈現(xiàn)了有趣的三種不同方式，使得審查實務中有關(guān)創(chuàng)造性判斷的不少爭點被集中反映出來。筆者將三個審級的創(chuàng)造性評判方式具體對比如下：

復審委遵循“三步法”進行判斷，認為附件4中給出了進一步選擇Ti和Mn的含量范圍的技術(shù)啟示，且對本領(lǐng)域技術(shù)人員來講是常規(guī)選擇，其技術(shù)效果也是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預料的，亦不認可本專利通過對該小范圍的選擇產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果，但沒有對發(fā)明實際解決的技術(shù)問題進行正面分析和認定，相應地也沒有正面認定本專利相對于附件4產(chǎn)生的是何種技術(shù)效果以及回應專利權(quán)人所強調(diào)的提高耐間隙腐蝕性的效果和有關(guān)二者發(fā)明目的不同的爭辯。

一審法院認為，具有預料不到的技術(shù)效果是發(fā)明具備創(chuàng)造性的重要考慮因素，預料不到的技術(shù)效果也是確認發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題的關(guān)鍵，且預料不到的技術(shù)效果應當是區(qū)別技術(shù)特征所致；相應地，用于證明預料不到的技術(shù)效果的對比試驗的設(shè)計也應當與區(qū)別特征之間存在因果關(guān)系。代表本專利的C1與代表現(xiàn)有技術(shù)的比較例C14-C16因多種元素含量均存在差異，不能證明區(qū)別技術(shù)特征Mn和Ti含量的不同帶來了耐腐蝕性的改善，不能證明發(fā)明實際解決了改善耐腐蝕性的技術(shù)問題，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員在附件4范圍內(nèi)進行選擇是顯而易見的。

二審法院主張以“預料不到的技術(shù)效果”的判斷作為一項獨立的創(chuàng)造性評判方法來替代“三步法”，即，認為只要發(fā)明具有預料不到的技術(shù)效果就應當認可其創(chuàng)造性。在認定預料不到的技術(shù)效果的過程中，僅將落入本專利范圍內(nèi)的C1與落入附件4范圍的C16的效果數(shù)值進行對比，由C1比C16耐腐蝕效果數(shù)值提高了44%，而直接得出本專利取得了預料不到的技術(shù)效果的結(jié)論；其間，沒有考查所比較的C1和C16方案之間的差別是否體現(xiàn)爭議專利和附件4的區(qū)別特征之間的關(guān)系，忽略了區(qū)別特征與預料不到的技術(shù)效果之間的因果關(guān)系，且未對判斷預料不到的技術(shù)效果的考慮因素進行分析，似乎將數(shù)量上有差異等同于預料不到的技術(shù)效果，將發(fā)明作為整體實際產(chǎn)生的技術(shù)效果等同于基于區(qū)別特征產(chǎn)生的技術(shù)效果。

首先，因本案涉及的各審級以及雙方當事人對區(qū)別技術(shù)特征的認定均一致，故本文將有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征認定的問題排除出本文探討范圍。然而，通過以上分析可以發(fā)現(xiàn)，三者在“三步法”的適用范圍和條件、預料不到的技術(shù)效果在創(chuàng)造性審查中的地位、如何認定預料不到的技術(shù)效果、對比實驗的審查等方面存在分歧。這些分歧的存在也常常導致在不同程序中審查標準的執(zhí)行不一致，為了客觀公正地評價發(fā)明的創(chuàng)造性及其智慧貢獻，本文擬對上述焦點問題作一探討。

三、焦點評析

本案涉及創(chuàng)造性審查基準之爭，體現(xiàn)了不同審級之間有關(guān)“預料不到的技術(shù)效果”與創(chuàng)造性關(guān)系的不同觀點。復審委認為，創(chuàng)造性的審查過程中，主要是判斷要求保護的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。一審法院認為，發(fā)明具備創(chuàng)造性的重要考慮因素在于其是否具有預料不到的技術(shù)效果，而其預料不到的技術(shù)效果也是確認其“實際要解決的技術(shù)問題”的關(guān)鍵所在。而二審法院認為，涉及到化學混合物或組合物的創(chuàng)造性判斷中，當本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用“三步法”，應當根據(jù)技術(shù)方案是否取得預料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng)造性的方法。其中，盡管二審法院措辭上采用的是“不能機械地適用‘三步法”這樣的表達方式，似乎可理解為，在判斷創(chuàng)造性時不應僅考慮適用“三步法”而不考慮其它判斷方法或者在適用“三步法”過程中不要機械教條，而非杜絕適用“三步法”；但由于判決同時又指出在上述情形下“應當”采用“預料不到的技術(shù)效果”的判斷方法，如此說來，其厚此薄彼之意則昭然若揭；可見，上述二審法院觀點是將“預料不到的技術(shù)效果”作為獨立的創(chuàng)造性判斷方法與“三步法”并列，并設(shè)立了“三步法”適用的禁區(qū)，這與實踐中將“預料不到的技術(shù)效果”作為“三步法”創(chuàng)造性判斷的輔助考量因素之一的普遍做法出現(xiàn)了分歧。

下文將在對本案的具體案情的研究基礎(chǔ)上，由“預料不到的技術(shù)效果”的概念、設(shè)立的本義以及指南的相關(guān)規(guī)定出發(fā)結(jié)合其他國家相關(guān)規(guī)定來詮釋“預料不到的技術(shù)效果”和“三步法”之間的關(guān)系以及應當如何在創(chuàng)造性評價中把握“預料不到的技術(shù)效果”。

1、“預料不到的技術(shù)效果”的概念

要厘清“預料不到的技術(shù)效果”與顯而易見性判斷（“三步法”）的關(guān)系，首先應當區(qū)分“技術(shù)效果”和“預料不到的技術(shù)效果”。創(chuàng)造性的判斷過程的第二步被稱作技術(shù)問題的構(gòu)建，考慮發(fā)明的“技術(shù)效果”是該步驟確定發(fā)明實際解決技術(shù)問題的事實基礎(chǔ)。于是，“作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)” ，指南此處規(guī)定的“基礎(chǔ)”并非“預料不到的技術(shù)效果”；因此，對發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果的認定就成為創(chuàng)造性評判的一個不可缺失的環(huán)節(jié)，而對“預料不到的技術(shù)效果”的認定相對于創(chuàng)造性的判斷而言則顯然并非如此。

審查指南指出：發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生了“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)人員來說，事先無法預料或者推理出來 。從中可以看出，判斷“預料不到的技術(shù)效果”其實與適用“三步法”判斷顯而易見性一樣，均是在技術(shù)效果的事實基礎(chǔ)上作出的判斷；并且，判斷發(fā)明是否具備“預料不到的技術(shù)效果”的主體應當與創(chuàng)造性的判斷主體保持一致，應當是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員；所謂“預料不到”是指技術(shù)效果本身的質(zhì)變或量變相對于主體的判斷能力和現(xiàn)有技術(shù)給出的教導而言，因而同樣是需要以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員視角根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)以及本申請的技術(shù)效果做出的全面、客觀的評判。

2、審查指南中“預料不到的技術(shù)效果”規(guī)定的設(shè)立本義

在審查指南中，“三步法”是作為顯而易見的判斷方法提出，而顯而易見性對應于“突出的實質(zhì)性特點”，由于在創(chuàng)造性審查中對“顯著的進步”要求被相對弱化，且發(fā)明在具備突出的實質(zhì)性特點的前提下其顯著進步的存在似乎不言而喻，所以在具備非顯而易見性的情況下，則滿足了創(chuàng)造性的要求，故“三步法”實質(zhì)上是判斷創(chuàng)造性最重要的方法，作為審查指南中列舉的一般性判斷方法，具有普遍適用性。

“預料不到的技術(shù)效果”在審查指南中是作為“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”之一提出的，審查指南指出，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性通常應根據(jù)“三步法”的審查基準進行審查。但在出現(xiàn)這些“需要考慮的其他因素”時，審查員應當予以考慮，不應輕易做出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。審查指南 進一步談及對預料不到的技術(shù)效果予以考慮的出發(fā)點時指出，在創(chuàng)造性的判斷過程中，考慮發(fā)明的技術(shù)效果有利于正確評價創(chuàng)造性。如果通過“三步法”已經(jīng)得出非顯而易見性的結(jié)論時，則不應強調(diào)發(fā)明是否具有預料不到的技術(shù)效果。 上述內(nèi)容在審查指南中僅作為“審查創(chuàng)造性時應當注意的問題”被提出。從審查指南的上述表述可以看出，對于“預料不到的技術(shù)效果”的考察在創(chuàng)造性判斷中的地位低于“三步法”，是否產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果不是創(chuàng)造性判斷的一個完整的判斷基準，而僅是眾多需要考慮的要素之一，提出“預料不到的技術(shù)效果”的目的在于：提醒判斷者注意，防止在審查中遺漏對于有價值的技術(shù)效果的考慮導致輕易抹殺發(fā)明的技術(shù)貢獻。

在歐洲專利局審查指南中把此類需要考慮的情形統(tǒng)稱為“次要因素”（Secondary indicators）。歐洲專利局在判例法中指出所述次要因素僅僅是評價創(chuàng)造性的輔助考慮因素 ，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當客觀評價現(xiàn)有技術(shù)的教導尚不能給出明確結(jié)論的情況下需要重點考慮。美國專利商標局審查程序手冊也將預料不到的效果稱作“輔助考慮因素”（secondary considerations），明確指出創(chuàng)造性判斷中這類輔助考慮因素的重要性依不同的案情而不同 ?？梢姡诓煌瑖业膶彶閷嵺`中，預料不到的技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中的地位是類似的。

將預料不到的技術(shù)效果作為次要因素提出的意義在于：一方面，在一定的情形下可以作為“三步法”下位的輔助考慮因素；另一方面，在非顯而易見性的初步判斷后，用作衡量發(fā)明所做出的技術(shù)貢獻與其獲得的保護范圍是否相稱的輔助考慮因素。

3、審查指南中有關(guān)“預料不到的技術(shù)效果”的規(guī)定的情形

審查指南中關(guān)于“預料不到的技術(shù)效果”的應用情形可以分為兩種：

第一種情形是將“預料不到的技術(shù)效果”作為一個要素出現(xiàn)在某些特定場合的創(chuàng)造性評判規(guī)則中，并使“預料不到的技術(shù)效果”的判斷結(jié)果直接作用于創(chuàng)造性審查結(jié)論的情形，例如：

①在進行選擇發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時，選擇所帶來的預料不到的技術(shù)效果是考慮的主要因素。如果選擇使得發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

②對于已知產(chǎn)品的用途發(fā)明，如果該新用途不能從產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)、組成、分子量、已知的物理化學性質(zhì)以及該產(chǎn)品的現(xiàn)有用途顯而易見地得到或者預見出，而是利用了產(chǎn)品新發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)，并且產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果，則認為這種已知產(chǎn)品的用途發(fā)明有創(chuàng)造性。

③如果轉(zhuǎn)用發(fā)明是在類似的或者相近的技術(shù)領(lǐng)域之間進行的，并且未產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果，則這種轉(zhuǎn)用發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

④在判斷化合物的創(chuàng)造性時，結(jié)構(gòu)上與已知化合物接近的化合物，必須要有預料不到的用途或者效果。

從上述規(guī)定不難看出，“預料不到的技術(shù)效果”的判斷如直接作用于創(chuàng)造性的評判結(jié)論，則需要將發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間進行的技術(shù)構(gòu)思和技術(shù)方案的比較結(jié)果作為前提條件，由此也可以印證預料不到的技術(shù)效果并非創(chuàng)造性判斷要考察的單獨因素，或者說是獨立的完整的判斷基準的觀點。進而，應理解上述規(guī)定是“三步法”在一些特定情況下的應用，是顯而易見性的一般判斷規(guī)則的下位規(guī)則，因此，作為完整的下位的規(guī)則可以在創(chuàng)造性評判中直接適用的。

審查指南中“預料不到的技術(shù)效果”出現(xiàn)的第二種情形是在脫離上述前提被單獨提及的，即，沒有將其作為一個因素帶入到創(chuàng)造性評判的完整方法中，此種情形多作為提醒的方式出現(xiàn)。此時，應理解是從另一個角度審視顯而易見性的判斷結(jié)論以避免出現(xiàn)疏漏。形象地說，出于確保創(chuàng)造性評判的客觀性的目的，對于由“三步法”公式“計算”出的創(chuàng)作性判斷結(jié)果，必要時可以引入“預料不到的技術(shù)效果”進行驗算，提醒判斷者發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)生的任何技術(shù)效果及其對所屬領(lǐng)域所帶來的價值均不應被遺漏；而在確定實際解決的技術(shù)問題環(huán)節(jié)，如果已經(jīng)對所有技術(shù)效果予以全面準確考慮，則這種驗算顯然是非必要的，也就是說，在此情形下，無論有無針對“預料不到技術(shù)效果”的判斷所得出的創(chuàng)造性評判結(jié)論均應當是一致的，并不會出現(xiàn)矛盾。

如上所述，歐洲專利局在判例法中指出所述“次要因素”僅僅是評價創(chuàng)造性的輔助考慮因素 ，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當客觀評價現(xiàn)有技術(shù)的教導尚不能給出明確結(jié)論的情況下需要重點考慮。此外，美國專商局引用其司法判決的觀點（“對于有待裁決的權(quán)利要求來說，超出預期的結(jié)果是與顯而易見性法律結(jié)論有關(guān)的證據(jù)因素 ?！保┰谄渲改现忻鞔_規(guī)定，“超出預期的結(jié)果是非顯而易見性的證據(jù)”。 由此可見，在借助于預料不到的技術(shù)效果來評價創(chuàng)造性時，應當將其恰當?shù)厝谌搿叭椒ā钡呐袛噙^程中，對“三步法”形成有利補充，而非將二者割裂。 （本文“下”部分請見本刊總第101期）