美國規(guī)制濫用知識產(chǎn)權(quán)行為保全的經(jīng)驗(yàn)借鑒

劉 晶

美國規(guī)制濫用知識產(chǎn)權(quán)行為保全的經(jīng)驗(yàn)借鑒

劉 晶

我國知識產(chǎn)權(quán)行為保全的制度設(shè)計(jì)存在漏洞，比如實(shí)體審查標(biāo)準(zhǔn)過低、被申請人缺乏程序參與權(quán)、擔(dān)保數(shù)額僅限于填平直接損失，以及被申請人對錯誤保全缺乏救濟(jì)能力等，這些漏洞易滋生申請人的權(quán)利濫用現(xiàn)象。美國禁令適用的正當(dāng)程序原則、衡平原則以及錯誤禁令的懲罰性賠償機(jī)制為我國規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利濫用提供了有益借鑒。我國在知識產(chǎn)權(quán)行為保全的法律制度中應(yīng)當(dāng)增加利益衡平、正當(dāng)程序原則以及懲罰性賠償機(jī)制來制約權(quán)利濫用。

知識產(chǎn)權(quán) 行為保全 權(quán)利濫用 法律規(guī)制

2012年8月31日，第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議在我國原《民事訴訟法》第九章增加了“行為保全”制度。根據(jù)新法第100條的規(guī)定，行為保全即指在民商事糾紛中，案件審結(jié)前或者訴訟開始前，為了避免當(dāng)事人持續(xù)原有的侵權(quán)行為或者即將造成當(dāng)事人的其他損害，人民法院責(zé)令有侵權(quán)之嫌的當(dāng)事人做出一定的行為或者禁止其做出一定行為的保全措施。①在新《民事訴訟法》沒有提出行為保全這個概念之前，相同的制度已經(jīng)在知識產(chǎn)權(quán)糾紛的解決中實(shí)踐若干年，該制度被稱為臨時禁令。我國2001年7月施行的《專利法》第61條、2001年10月施行的《著作權(quán)法》第49條以及2001年12月施行的《商標(biāo)法》第57條均對臨時禁令做出內(nèi)容幾乎完全相同的規(guī)定，該制度在《TRIPs協(xié)定》第50條被稱為臨時性措施。就知識產(chǎn)權(quán)案件而言，行為保全已經(jīng)和財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全一起構(gòu)成其獨(dú)特的訴前保全制度。但是，由于我國知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)立法關(guān)于這方面的規(guī)定還較為簡單和抽象，缺乏明確的適用標(biāo)準(zhǔn)、公正的程序運(yùn)作和救濟(jì)機(jī)制②比如我國行為保全的審查標(biāo)準(zhǔn)就不明確，到底是申請人“勝訴的可能性”還是“表面上、形式上有侵權(quán)行為正在或者準(zhǔn)備發(fā)生的證據(jù)”？實(shí)務(wù)運(yùn)作中被告人無聽證權(quán)以及缺乏錯誤保全的懲罰性賠償機(jī)制。，導(dǎo)致申請人違法成本較低，實(shí)踐中一些投機(jī)者常借此進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)敲詐，牟取非法利益。雖然這些投機(jī)者提出申請時需要提供擔(dān)保，但是這些擔(dān)保往往只限于彌補(bǔ)被申請人的直接損失，相當(dāng)多被申請人的商品聲譽(yù)、商業(yè)信譽(yù)、商業(yè)秘密或者創(chuàng)新成果的無形貶值損失根本無法估量，甚至有的企業(yè)從此可能會失去發(fā)展空間，一蹶不振。

一、我國知識產(chǎn)權(quán)行為保全的法律漏洞

（一）實(shí)體審查條件不明，為權(quán)利濫用提供了可能

關(guān)于行為保全措施的實(shí)體審查條件，我國新《民事訴訟法》第100條規(guī)定，“因當(dāng)事人的行為造成當(dāng)事人其他損害?！痹撘?guī)定非常粗陋，在審判中根本無法操作。相較而言，我國專利法、商標(biāo)法以及著作權(quán)法等相關(guān)法律對其表述較為詳細(xì)，將實(shí)體審查條件分解為“有證據(jù)證明他人正在實(shí)施或者即將實(shí)施侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為”以及“如不及時制止將會使申請人的合法權(quán)益受到難以彌補(bǔ)的損害”。前者即我國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域通常所說的“即發(fā)侵權(quán)”③吳漢東著：《知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)》，北京大學(xué)出版社2002年版，第290頁。；后者強(qiáng)調(diào)的是侵權(quán)的情勢緊迫。但是，無論是“即發(fā)侵權(quán)”還是“難以彌補(bǔ)的損害”的標(biāo)準(zhǔn)，司法實(shí)踐無統(tǒng)一明確的認(rèn)識，理論界也是各抒己見。比如前者的判斷標(biāo)準(zhǔn)到底是看主觀的侵權(quán)意圖④吳東燕：《主觀侵權(quán)：傳統(tǒng)侵權(quán)行為概念的新突破——自即發(fā)侵權(quán)現(xiàn)象角度德一種分析》，鄭州大學(xué)2007年碩士學(xué)位論文，第31頁。還是看客觀的準(zhǔn)備行為⑤黃自強(qiáng)：《即發(fā)侵權(quán)若干問題的探討》，載《特區(qū)經(jīng)濟(jì)》2008年第5期，第229頁。？甚至有學(xué)者從其英文解析Imminent Infringement獲得靈感，認(rèn)為即發(fā)侵權(quán)的認(rèn)定要求行為要有進(jìn)入（in）他人的圈子（fringe），即只要有了侵入的事實(shí)即可確定；⑥鄭成思：《中國侵權(quán)法理論的誤區(qū)》，載《人民司法》2000年第10期，第15頁。后者所指的“難以彌補(bǔ)的損害” 除了包括直接的物質(zhì)損失，是否還包括無形的財(cái)產(chǎn)損失？比如被申請人的商品聲譽(yù)下降、商業(yè)秘密公開等無形的財(cái)產(chǎn)損害等。另外，我國法律規(guī)定行為保全必須在48小時內(nèi)作出，這么短的時間內(nèi)要求法官對上述審查條件做出大致的判斷還是有相當(dāng)大的難度的。鑒此，實(shí)踐中法官往往只能對行為保全的實(shí)體條件作形式上的審查，這種較低的審查標(biāo)準(zhǔn)一開始就為申請人濫用權(quán)利創(chuàng)造了機(jī)會。

（二）被申請人沒有參與權(quán)，在行為保全程序中處于劣勢

縱觀我國知識產(chǎn)權(quán)行為保全立法及司法解釋，行為保全的啟動都是由被侵權(quán)人單方申請及提供證據(jù)，必要時人民法院可以依職權(quán)啟動，面對所謂的“被侵權(quán)人”，被申請人往往束手無策，缺乏直接應(yīng)對的機(jī)會。⑦目前，我國僅有最高人民法院2001年7月1日施行的《關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》第9條規(guī)定人民法院對于一些需要核對有關(guān)事實(shí)的案件，可以傳喚單方或者雙方當(dāng)事人進(jìn)行詢問，然后及時做出裁定。但是，這種詢問僅僅就是一種法官了解情況的問話而已，完全缺乏程序法所要求的當(dāng)事人證據(jù)展示、平等質(zhì)證的要素。保全程序應(yīng)當(dāng)賦予當(dāng)事人雙方平等的參與機(jī)會和對等的防御手段，尤其是賦予被申請人聽證的機(jī)會。否則，則違背了正當(dāng)程序的理念，為申請人打擊競爭對手創(chuàng)造條件，進(jìn)而失去司法的公正性。

（三）擔(dān)保限于填平直接損失，申請人違法成本較低

根據(jù)我國知識產(chǎn)權(quán)行為保全的法律規(guī)定，申請人申請行為保全的，必須提供擔(dān)保。但是，我國法律對該擔(dān)保形式以及擔(dān)保數(shù)額均沒有明確的規(guī)定。實(shí)踐中，申請人提供的往往是財(cái)物擔(dān)保，擔(dān)保數(shù)額一般也僅限于填平直接物質(zhì)損失，不包括商品聲譽(yù)、商業(yè)信譽(yù)等無形損失，然而這些無形損失卻往往是致命的。如此，申請人違法成本相對較低，易滋生惡意保全現(xiàn)象。

（四）針對錯誤的行為保全，被申請人缺乏救濟(jì)能力

根據(jù)我國知識產(chǎn)權(quán)和民事程序法，如果當(dāng)事人對保全裁定不服，可以申請復(fù)議。實(shí)踐中，復(fù)議的裁斷者往往是之前作出裁定的法院的同一審判組織，因此，復(fù)議無法避免流于形式的嫌疑，實(shí)際效果也難以保證，況且復(fù)議的裁決期限也不明確。另外，被申請人如果對復(fù)議結(jié)果有異議，并不能到上一級法院提起上訴。雖然，如果申請人敗訴，被申請人可以另行起訴，要求申請人賠償損失，但是這往往又面臨著重新增加訴訟成本和耗費(fèi)訴訟時間的問題，此外，被申請人舉證損失數(shù)額也非常困難，對其來說并不效益。

二、美國規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)行為保全濫用的經(jīng)驗(yàn)

（一）科學(xué)規(guī)范的禁令銜接程序

美國的禁令分為臨時禁令（temporary injunction）、預(yù)先禁令（preliminary injunction）和永久禁令（permanent injunction），三種禁令的適用時間依次為訴訟前、訴訟中和判決后。在美國，各種禁令制度的操作程序非常完整和公正，環(huán)環(huán)相扣，以此來保障被申請人的利益，防止禁令濫用。具體運(yùn)作如下：首先，臨時禁令要通知對方當(dāng)事人。一般情況下，臨時禁令以口頭或者書面形式作出，并且要通知對方當(dāng)事人。根據(jù)美國《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》第65條第2款的規(guī)定，除非臨時禁令情況非常緊急，為了及時避免損害，來不及通知對方當(dāng)事人或者申請人的律師能夠書面證明其確實(shí)作過通知對方的努力，否則一定要通知對方當(dāng)事人。即使存在上述客觀理由確實(shí)不能通知，也要在禁令做出之后2日內(nèi)通知對方當(dāng)事人，否則對方當(dāng)事人可請求法院變更或者撤銷禁令⑧白綠鉉、卞建林著：《美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則證據(jù)規(guī)則》，中國法制出版社1999年版，第103頁。。其次，臨時禁令生效時間短，需要預(yù)先禁令的進(jìn)一步聽證。由于臨時禁令只對申請人的單方證據(jù)進(jìn)行審查，申請人只需要證明存在即時侵權(quán)造成不可挽回的損失的可能性即可，審查的起點(diǎn)較低，故而其效力僅有10日。10日之后，申請人必須向法院申請預(yù)先禁令。如果該當(dāng)事人不申請，法院應(yīng)撤銷臨時禁令。美國民事訴訟法設(shè)立預(yù)先禁令的目的就在于對臨時禁令做進(jìn)一步的審查，以保證臨時禁令確實(shí)有必要并且公正。法院的預(yù)先禁令作出之前，必須通知對方當(dāng)事人進(jìn)行聽證程序。在聽證程序中，當(dāng)事人雙方可以對禁令的適用進(jìn)行充分辯論。再次，預(yù)先禁令的效力還有待于終局禁令的確認(rèn)。終局禁令是在案件經(jīng)過法庭調(diào)查和辯論，原被告雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系被依法確定的情況下發(fā)布的，往往是生效判決的主要內(nèi)容，對原告和被告營業(yè)和從業(yè)都有重大影響，甚至?xí)|及自由競爭的市場秩序，因此法院在考慮是否簽發(fā)終局禁令時更為慎重。終局禁令的長短應(yīng)當(dāng)限定在保護(hù)原告免受侵權(quán)損害和消除被告因侵權(quán)所得到的任何經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢所必要的限度內(nèi)。⑨彭學(xué)龍：《美國商業(yè)秘密法中的禁令救濟(jì)》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2004年第4期，第58頁。第四，對于法院作出的臨時禁令、預(yù)先禁令和終局禁令的判決，當(dāng)事人如果不服都可以通過上訴來獲得救濟(jì)。

（二）裁判時的利益衡平原則

在美國，由于臨時禁令僅僅是在判決確定前的提前介入機(jī)制，是在案件還未進(jìn)行充分的法庭調(diào)查和質(zhì)證的情況下作出的，將會對被申請人的行為造成極大的限制，進(jìn)而可能會損害其未來的可得利益，故而美國賦予法官自由裁量權(quán)，由其根據(jù)案件的實(shí)際需要裁定。⑩參見齊樹潔主編：《英國民事司法改革》，北京大學(xué)出版社2004年版，第382頁。具體來說，法官在做出該決定時都會對原被告雙方的情況乃至公共利益進(jìn)行綜合衡量。最早的判例見于在1904年的Madison v. Ducktown Sulphur，Copper & Iron Co一案。該案中，申請人申請關(guān)閉被申請人的工廠，理由是該工廠排出的煙給申請人的莊稼造成了每年1000萬美元的損失。法院則認(rèn)為關(guān)閉該工廠將會對該地很重要的兩個礦產(chǎn)企業(yè)造成巨大損害進(jìn)而造成小鎮(zhèn)人口減少，因此拒絕頒發(fā)禁令。①M(fèi)adison v. Ducktown Sulphur，Copper & Iron Co，113 Tenn.331，83 S. W 658(1904).2001年的eBay Inc. v. MercExchange一案則更為廣泛地引發(fā)了美國知識產(chǎn)權(quán)界對于衡平標(biāo)準(zhǔn)的討論。②eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.，126 S. Ct. 1837 ( 2006).該案中，一審法院認(rèn)定被告人構(gòu)成侵權(quán)，但是認(rèn)為不發(fā)布禁令，原告也不會遭受損失，只責(zé)令被告賠償已經(jīng)足以實(shí)現(xiàn)對其的救濟(jì)。如果發(fā)布禁令，會引發(fā)原告、被告發(fā)生新的訴訟，產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)成本，并且會阻礙社會新科技成果合理的吸收和利用。原告此后上訴至聯(lián)邦巡回法院，二審法院推翻了一審法院的判決。③參見張玉瑞：《淺析專利侵權(quán)禁令的限制》（下），載《中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)》2010年2月26日第8版。但是，美國最高法院后來又撤銷了二審法院的判決，要求一審法院根據(jù)衡平法的原則重新審理。

（三）錯誤禁令的懲罰性賠償制度

禁令制度設(shè)立以來，美國司法部門充分肯定了設(shè)立錯誤禁令賠償制度的意義。美國第五巡回法院認(rèn)為，就像是First-Citizens Bank & Trust Co. v. Camp案件中那樣，沒有損害賠償責(zé)任的預(yù)先禁令對無恥之徒具有強(qiáng)烈的吸引力。在這樣的環(huán)境下，由于無法防御的競爭，勝訴方必然會帶給另一方不可避免的沉重的訴訟成本。④First-Citizens Bank & Trust Co. v. Camp，432 F.2d 481（1973）.1937年的美國《賠償法案》第74條也規(guī)定：“除非要求賠償不公正，假如判決被推翻或者撤銷的話，一個人通過判決從別人身上獲利，被拿走財(cái)產(chǎn)的另一方當(dāng)然要被賦予要求賠償?shù)臋?quán)利?！雹賁ee Restatement of Restitution Section(s) 74 (1937).況且，實(shí)際訴訟中擔(dān)保的財(cái)物往往不能充分彌補(bǔ)被申請人的損失，這是一個不爭的事實(shí)。特別是，當(dāng)一項(xiàng)擔(dān)保由于申請人貧窮或者對抗政府部門違法行為而沒有實(shí)施時，或者僅擔(dān)保了一部分，這一部分少于實(shí)際造成的損害，受到錯誤懲罰的當(dāng)事人一方一般無法實(shí)現(xiàn)自身的救濟(jì)。②Eugene J. Metzger and Michael E. Friedlander，Preliminary Injunction: Injury without Remedy，Business Lawyer (ABA), Vol. 29, Issue 3 (April 1974), pp. 919.于是，在實(shí)際的訴訟中，美國法院就出現(xiàn)了一些判處申請人賠償損失的案件。在Arkadelphia Milling Co. v. St. Louis S.W. Ry案件中，鐵路公司尋求預(yù)先禁令限制執(zhí)行國家管理委員會的低利率政策。聯(lián)邦最高法院以賠償責(zé)任為依據(jù)，讓鐵路公司負(fù)責(zé)發(fā)貨人由于在禁令時期的高利率和隨后國家監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)支持的低利率的整個差額的損失。法庭堅(jiān)持認(rèn)為：“在事情發(fā)生逆轉(zhuǎn)的情況下，限于錯誤判決或者命令執(zhí)行的當(dāng)事人有權(quán)恢復(fù)從他的對手手里失掉的東西。”③Arkadelphia Milling Co. v. St. Louis S.W. Ry，249 U.S. 134 (1919).類似地，在Mitchell v. Riegel Textile，Inc一案中，某些紡織廠獲得了預(yù)先禁令，以此對抗勞動部長的最低工資的決定，在訴訟懸而未決的情況下，付給了雇員較低的工資。哥倫比亞州的巡回上訴法庭，引用了不公正的斂財(cái)原則，認(rèn)為紡織廠應(yīng)該支付給雇員剩余的差額工資。④Mitchell v. Riegel Textile,Inc，259 F.2d 954 (D.C. Cir. 1958).

三、美國經(jīng)驗(yàn)的啟示

（一）在實(shí)體審查中引入利益衡平原則

我國知識產(chǎn)權(quán)行為保全的審查標(biāo)準(zhǔn)較低，如果借鑒美國經(jīng)驗(yàn)，賦予法官利益衡平的裁量權(quán)，將能夠制止申請人的濫施訴權(quán)的行為。具體來說，如果法官在作出保全裁定前，能夠?qū)π袨楸Ｈ欠駮o被告人、利害關(guān)系人以及公共利益帶來不成比例的損害進(jìn)行考量，則行為保全裁定的作出一定能夠避免申請方的“保護(hù)陷阱”，實(shí)現(xiàn)司法公正，進(jìn)而有利于整個社會的科技創(chuàng)新和資源合理利用。

（二）確保程序運(yùn)作的公正性

透過美國的三重禁令銜接制度，可以看出，知識產(chǎn)權(quán)禁令在其國內(nèi)幾乎不存在濫用的空間，這與其科學(xué)公正的程序設(shè)計(jì)不無關(guān)系。行為保權(quán)屬于程序法律規(guī)范，是由知識產(chǎn)權(quán)法所表達(dá)出來的一項(xiàng)訴訟救濟(jì)措施。⑤參見湯維建著：《民事訴訟法全面修改專題研究》，北京大學(xué)出版社2008年版，第293頁；肖建國：《論訴前停止侵權(quán)行為的法律性質(zhì)——以訴前停止侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為為中心的研究》，載《法商研究》2002年第4期，第7頁；劉晴輝：《正當(dāng)程序視野下的訴前禁令制度》，載《清華法學(xué)》2008年第4期，第138頁。要減少我國濫用知識產(chǎn)權(quán)行為保全的現(xiàn)象發(fā)生，規(guī)范其運(yùn)作程序是必不可少的一個環(huán)節(jié)。具體如下：1.設(shè)置聽證制度。在保全裁定作出之前，法院應(yīng)當(dāng)傳喚被申請人到庭，被申請人可以就保全問題與申請人進(jìn)行充分的辯論和質(zhì)證，并且提供己方的證據(jù)材料；2.完善復(fù)議制度。復(fù)議的法院最好是上級法院的知識產(chǎn)權(quán)審判庭，并且應(yīng)當(dāng)允許被申請人以書面或者口頭方式申辯并提交相關(guān)的證據(jù)資料，復(fù)議的時間不宜太長，7至10日較為合適；3.如果被申請人對復(fù)議決定不服，應(yīng)當(dāng)允許其向上一級法院提起上訴。當(dāng)然，被申請人也可以不經(jīng)復(fù)議程序而直接上訴。

（三）設(shè)立錯誤行為保全的懲罰性賠償制度

目前，我國社會上也存在著一些專門購買各種專利的公司，俗稱“專利訟棍”。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，特別是計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，技術(shù)研發(fā)時可能會涉及到這些專利，被申請人一不小心就掉入對方的侵權(quán)陷阱，判處禁令往往會使其中止已經(jīng)進(jìn)行的研發(fā)工作，進(jìn)而失去市場，損失巨大。因此，一些企業(yè)懼怕禁令而往往不得花費(fèi)大量的時間和資金搜索權(quán)利邊界，增加社會創(chuàng)新成本。 如果像美國那樣在禁令救濟(jì)中引入責(zé)任規(guī)則，采用懲罰性賠償機(jī)制，則可以有效降低濫用知識產(chǎn)權(quán)的負(fù)面效應(yīng)。被申請人可以向人民法院另行起訴請求賠償，也可以在申請人提起的侵權(quán)訴訟中請求賠償，法院可以合理地判令幾倍于正常擔(dān)保數(shù)額的罰金，唯有如此，才能增加申請人的權(quán)利濫用的機(jī)會成本。

The system design of intellectual property behavior preservation tends to breed right abuse in China， because there exists some legal loopholes such as low substance review criteria， lacking of defendants' participation right， inadequate amount of security which only can be compensated direct losses and lacking of relief ability of defendants facing improper preservation. American's practice provides us some reference such as the principle of due process and equitable principles in application of prohibition， punitive damages mechanism improper prohibition. In order to avoid abuse of behavior preservation in our intellectual property system， it is suggested to introduce the principle of interest equilibrium and due process and punitive damages mechanism.

IPR； behavior preservation； right abuse； legal regulation

劉晶，湖北大學(xué)政法與公共管理學(xué)院副教授，法學(xué)博士

本文系2012年國家社會科學(xué)基金青年項(xiàng)目《刑事程序法的功能研究》（編號12CFX044）的階段性成果。