實驗使用例外制度的反思與完善—兼評《專利法》第69條第4項

王淑君

實驗使用例外制度的反思與完善—兼評《專利法》第69條第4項

王淑君

實驗使用例外制度作為一種公共利益考量，既可以防止專利權(quán)抑制后續(xù)研究與發(fā)展，又可以實現(xiàn)更徹底、更有效的專利信息披露，具有重要意義。雖然早在1984年我國專利法即已確立該項制度，但規(guī)定過于抽象與嚴格，不利于充分發(fā)揮該制度的價值優(yōu)勢。通過對國際條約及歐美國家相關(guān)規(guī)定的利弊分析，并結(jié)合我國實際情況，建議我國直接用“與發(fā)明主題相關(guān)”限定科學(xué)研究和實驗，并將《TRIPS協(xié)定》第30條作為實驗使用例外適用的兜底性條款。

實驗使用例外 后續(xù)研究 專利披露 實驗對象

實驗是科學(xué)之父，是科學(xué)進步與技術(shù)創(chuàng)新的先決條件。科學(xué)與其他文化領(lǐng)域相區(qū)別的一點，正是其累積性發(fā)展特性。①［美］R·K·默頓著：《科學(xué)社會學(xué)》，商務(wù)印書館2003年版，第228頁?！袄硇詫嶒炦@一控制經(jīng)驗的可靠手段，是科學(xué)工作的偉大工具之一。沒有它，今日的經(jīng)驗科學(xué)便是不可能的。實驗已然成了研究本身的一項原則。”②［德］韋伯著：《學(xué)術(shù)與政治：韋伯的兩篇演說》，三聯(lián)書店出版社2005年版，第31-32頁。為此，世界上大多數(shù)國家都引入了專利實驗使用例外制度。③如美國《專利法》第271條第5款第1項；德國《專利法》第11條第2款；法國《發(fā)明專利法》第30條第1款、2款；英國《專利法》第60條第5款第b項；日本《專利法》第69條第1款；我國《專利法》第69條第4項等。從立法模式上看，大陸法系國家一般采“法定實驗使用例外”單一模式，即以法定形式將實驗使用例外納入專利法中；而英美法系國家一般采“普通法實驗使用例外+制定法監(jiān)管批準實驗使用例外”的混合模式，即存在判例法與制定法兩種實驗使用例外制度體系。④“制定法監(jiān)管批準實驗使用例外”又稱為“Bolar例外”，是專門針對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提出的侵權(quán)例外制度。我國《專利法》第69條第5項對此單獨進行了規(guī)定。實驗使用例外制度有利于促進科技進步與后續(xù)創(chuàng)新。雖然兩大法系國家基本上都承認實驗使用例外的制度價值，但在具體的法律適用上存在很大差異。有鑒于此，本文試圖從域外國家法律比較中權(quán)衡利弊，并在此基礎(chǔ)上，對我國專利法提出完善建議。

一、實驗使用例外制度的源起及其價值

（一）實驗使用例外制度的源起

“實驗使用例外”制度肇始于美國1813年發(fā)生的“惠特莫爾訴卡特”案，是法官造法的產(chǎn)物。在該案中，原告對一種制造撲克牌的機器享有專利權(quán)。被告卡特未經(jīng)原告許可，制造了該專利產(chǎn)品，制造目的在于驗證該機器是否真正具備其所描述的功能及效用。原告認為被告的行為侵害其專利權(quán)，于是成訟。該案審理法官斯托尼認為，從專利法的設(shè)立意旨來看，僅僅出于哲學(xué)實驗或探知機器是否具備其所描述功效之目的而制造專利機器的行為人并不應(yīng)當受到法律制裁。⑤Whittemore v. Cutter 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813).然而，斯托尼法官在該案中并沒有對被控侵權(quán)者的終極使用目的進行進一步論證。在隨后的“賽維訴基爾特”案中，斯托尼法官再次適用實驗使用例外原則，并對使用目的加以界定：“如果被控侵權(quán)人制造專利產(chǎn)品并非單純出于哲學(xué)實驗或驗證機器是否具備其所描述功效之目的，而是出于一種營利意愿，試圖剝奪專利權(quán)人的合理收益，則構(gòu)成專利侵權(quán)?！雹轘awin v. Guild 21 F. Cas. 554, 555 (C.C.D. Mass. 1813).按照現(xiàn)在的一般理解，當時的“哲學(xué)實驗”，就是指通常意義上的科學(xué)研究與實驗。由此可知，在美國，營利動機或商業(yè)性使用成為判斷未經(jīng)授權(quán)的實驗使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)的關(guān)鍵，若對發(fā)明專利進行實驗的唯一目的在于滿足哲學(xué)品味、好奇心或僅僅是出于娛樂目的，則不構(gòu)成對專利權(quán)的侵犯。⑦Poppenhusen v. Falke, 19 F. Cas. 1049, 1049 (C.C.S.D.N.Y. 1861).此后，斯托尼法官所確立的實驗使用例外原則獲得了普遍認可。⑧Janice M. Mueller, The Evanescent Experimental Use Exemption from United States Patent Infringement Liability: Implications for University and Nonprofit Research and Development, 56 Baylor L. Rev. 930(2004).

與美國類似，歐洲國家專利法中的實驗使用例外原則最早也是基于法院對排他性權(quán)利所作出的司法解釋。然而，與美國不同的是，這些司法解釋隨后全部都納入到了本國制定法中。⑨Henrik Holzapfel and Joshua D. Sarnoff, A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools, 48 The Intellectual Property Law Review 151(2008).依據(jù)《歐洲專利公約》（European Patent Convention，簡稱EPC）第64條第1款、第3款規(guī)定，對歐洲專利的任何侵權(quán)及侵權(quán)例外規(guī)定應(yīng)按照各國專利法處理。隨后，為消除地域性專利保護對歐共體內(nèi)部自由競爭的影響，進一步統(tǒng)一成員國的專利制度，歐共體成員于1975年簽署了《共同體專利公約》（Community Patent Convention，簡稱CPC）。CPC與EPC相互配合，構(gòu)成歐洲各國專利制度的重要依據(jù)。1989年CPC修訂本第27條對共同體專利權(quán)的效力進行了限制。依據(jù)公約規(guī)定，共同體專利權(quán)效力不得延及：（1）私人或非商業(yè)目的行為；（2）與專利發(fā)明主題相關(guān)的實驗?zāi)康男袨?。公約之所以作出如此規(guī)定，是因為私人或非商業(yè)目的使用行為不會對專利權(quán)人的經(jīng)濟利益造成顯著影響，而科學(xué)實驗本身即使出于商業(yè)目的而使用，也不會對專利權(quán)人經(jīng)濟利益造成顯著影響，因此排除在專利權(quán)效力的范圍之外。該觀點與美國斯托尼法官最初排除科學(xué)實驗侵權(quán)責(zé)任的初衷相吻合。但是，歐洲的實驗使用例外范圍較美國更為寬泛，并沒有局限于美國“非商業(yè)性使用”實驗。歐洲實驗使用例外制度并不區(qū)分實驗行為是否具有商業(yè)動機或者是否由商業(yè)性實體完成。雖然囿于未達到法定數(shù)目的成員國批準，CPC一直未獲生效，但是，CPC對成員國國內(nèi)專利法的影響不容小覷，成員國對本國專利權(quán)效力的限制基本上都遵循了CPC第27條的規(guī)定。⑩Henrik Holzapfel and Joshua D. Sarnoff, A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools, 48 The Intellectual Property Law Review 152, 153(2008).

（二）實驗使用例外制度的價值

專利制度作為國家創(chuàng)新體系的重要組成部分，其正當性在于激勵發(fā)明與激勵披露，平衡原始創(chuàng)新與后續(xù)創(chuàng)新之間的關(guān)系。專利制度通過為社會強加一些短期成本，賦予發(fā)明人一定期限的排他性壟斷權(quán)，以激勵初始投資和發(fā)明創(chuàng)造。發(fā)明創(chuàng)意作為一種非排他性的公共產(chǎn)品，其生產(chǎn)活動不同于其他商業(yè)性活動，因為對新創(chuàng)意的投資，不像對資本設(shè)備或能源材料的投資，競爭對手以非常低的成本就可以盜用其創(chuàng)意。因此，有必要授予發(fā)明人一種私權(quán)，以激勵發(fā)明創(chuàng)造。①Rebecca S. Eisenberg, Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use, 56 U. Chi. L. Rev. 1017, 1989.而作為一種交換條件或?qū)r，專利權(quán)人必須向公眾披露發(fā)明信息。披露制度旨在保護公共利益，加速專利技術(shù)改進及后續(xù)創(chuàng)新步伐，防止他人對專利發(fā)明進行重復(fù)性研究浪費社會資源。

實驗使用例外制度作為一種公共利益考量，既可以防止專利權(quán)抑制后續(xù)研究與發(fā)展，又可以實現(xiàn)更徹底、更有效的專利技術(shù)披露。一方面，單純提高專利權(quán)保護強度并不必然能夠促進社會整體福利。專利權(quán)作為一項排他性壟斷權(quán)，雖然可以保護專利權(quán)人回籠研發(fā)投資的能力，激勵發(fā)明創(chuàng)造，但同時也使得以他人發(fā)明為基礎(chǔ)進行研究變得愈發(fā)困難，對后續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)生負激勵效應(yīng)。②［英］J·D·貝爾納著：《科學(xué)的社會功能》，陳體芳譯，商務(wù)印書館1995年版，第219頁。在某些情況下，專利權(quán)人可能不愿意以合理條件許可潛在競爭對手進行實驗性使用，用以防止競爭對手發(fā)展改進技術(shù)或替代技術(shù)后搶奪其市場份額。而實驗適用例外制度可以繞過這種情況，防止反競爭性拒絕許可行為的發(fā)生。另一方面，實驗使用行為是專利披露制度的應(yīng)有之義。依據(jù)披露原則的要求，公開的專利信息必須能夠使相關(guān)領(lǐng)域中的普通技術(shù)人員理解該專利技術(shù)。由此可知，披露制度的預(yù)期目標即允許競爭者在專利有效期內(nèi)可以不經(jīng)專利權(quán)人許可而“使用”披露信息。如果直到專利有效期過后才允許對專利技術(shù)進行相關(guān)實驗行為，披露制度將喪失其設(shè)立的最初意義。③Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA, 331 F.3d 860, 862-63 (Fed. Cir. 2003), vacated, 125 S. Ct. 2372 (2005).此外，當前專利權(quán)人對發(fā)明信息的披露并不充分，往往進行最低限度的公開，披露的預(yù)期效果難以充分實現(xiàn)，而將實驗使用行為納入侵權(quán)例外的范疇恰可以彌補這種不足。一般來說，后續(xù)創(chuàng)新行為所需信息量往往超過披露內(nèi)容，在這種情況下，為了獲得更多有關(guān)專利技術(shù)的新信息，需要對專利發(fā)明進行相關(guān)實驗?？梢哉f，實驗使用行為是對專利技術(shù)更徹底、更有效的披露。這種更深層次的披露方式，在促進后續(xù)創(chuàng)新的同時，又不會對發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生太大影響。因為專利權(quán)人從專利商業(yè)化中所獲得的利益已經(jīng)遠遠超過了其回籠投資的必要成本，沒有必要再單獨對這種內(nèi)隱在披露制度中的實驗使用行為進行額外補償。④Katherine J. Strandburg, What Does The Public Get? Experimental Use and The Patent Bargain, 2004 Wis. L. Rev. 119, 2004.

二、實驗使用例外的適用標準：兩種模式的較量

當前，各國對實驗使用例外制度的適用標準主要存在兩種模式：第一種模式是以美國為代表的商業(yè)性使用與非商業(yè)性使用區(qū)分模式；第二種模式是以歐洲國家為代表的實驗對象與實驗工具區(qū)分模式。

（一）商業(yè)性使用與非商業(yè)性使用的區(qū)分模式

自斯托尼法官在19世紀初期創(chuàng)造了實驗使用例外原則后，在此后的整個19世紀美國很少有著述或案例對這種初見端倪的實驗使用例外制度加以深入分析。最有影響的，當屬1890年羅賓遜在其論著中對實驗使用例外制度進行的解釋，他認為，“除非影響了專利權(quán)人的金錢利益，否則不構(gòu)成侵權(quán)。通常，未經(jīng)專利權(quán)人授權(quán)對專利產(chǎn)品進行銷售，往往損害這種金錢利益。然而，對發(fā)明加以制造或使用，還可能用以其他不產(chǎn)生金錢利益的目的。因此，當制造或使用發(fā)明專利進行實驗時，無論是為了滿足科學(xué)品味、好奇心或出于娛樂目的，專利權(quán)人的金錢利益均未受到損害。但是，如果實驗產(chǎn)品被銷售，或者專利使用目的在于促進實驗者自身的其他業(yè)務(wù)，這些制造或使用行為均侵犯專利權(quán)?！雹軼illiam C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions 898 (1890).依據(jù)羅賓遜的觀點，出于實驗?zāi)康闹圃旌褪褂冒l(fā)明，但不進行后續(xù)的商業(yè)性銷售，不會剝奪專利權(quán)人的合法商業(yè)利益，因此不構(gòu)成侵權(quán)。羅賓遜只關(guān)注專利權(quán)人金錢利益的觀點，對后來的美國司法實踐產(chǎn)生了重要影響，并逐漸發(fā)展成為當前美國檢測實驗使用例外制度商業(yè)性使用與非商業(yè)性使用的區(qū)分模式。

在隨后的發(fā)展歷程中，美國聯(lián)邦巡回法院一直將商業(yè)性使用與非商業(yè)性使用二分法奉為圭皋。而且，美國法院對實驗使用例外制度適用范圍界定得愈發(fā)狹隘，不斷對“商業(yè)性使用”的含義進行擴張解釋，不僅商業(yè)性實體，甚至非營利性機構(gòu)如大學(xué)都可能排除在“實驗使用例外”之外。典型案例為2002年的“杜克”案。在“杜克”案中，聯(lián)邦巡回法院首次解決了對非營利性研究機構(gòu)是否適用實驗使用例外原則的問題。依據(jù)傳統(tǒng)商業(yè)性使用/非商業(yè)性使用二分法原理，這些非營利性研究機構(gòu)似乎最有可能享受實驗使用例外原則所帶來的實惠。然而，在該案中，盡管杜克大學(xué)的研究工作具有非商業(yè)性，法院仍認定其構(gòu)成專利侵權(quán)。法院對“商業(yè)性使用”進行了擴張解釋，認為杜克大學(xué)的實驗使用行為本質(zhì)上仍應(yīng)界定為一種商業(yè)經(jīng)營活動：“根據(jù)以往的裁判先例，任何具有商業(yè)特性的使用方式都不能免于侵權(quán)責(zé)任。同樣，被控侵權(quán)者的任何行為，無論是否具有商業(yè)含義，只要與其合法經(jīng)營的業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)，就需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。杜克大學(xué)作為一個研究型學(xué)術(shù)機構(gòu)，其所從事的研究項目無疑將進一步促進該機構(gòu)的合法經(jīng)營目標，如提高該機構(gòu)的學(xué)術(shù)地位、引誘豐厚的研究經(jīng)費或吸引更多的學(xué)生和老師。簡而言之，無論特定的機構(gòu)或?qū)嶓w是否致力于商業(yè)利益，只要事實上促進了被控侵權(quán)者的合法經(jīng)營活動，且并非單純出于娛樂、滿足好奇心或嚴格意義上的哲學(xué)探究目的，被控侵權(quán)行為就不滿足狹義的、嚴格的實驗使用例外抗辯。此外，使用者營利性或非營利性的身份對于侵權(quán)認定不具有決定意義?！雹費adey v.Duke Universtity.307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).

“杜克”案的裁決結(jié)果引起了很多研究機構(gòu)包括大學(xué)的恐慌，使很多研究型大學(xué)也成為了潛在的侵權(quán)者。法院在適用實驗例外原則時，排除一切商業(yè)性使用目的，甚至將學(xué)術(shù)機構(gòu)的合法經(jīng)營活動包括教育教學(xué)、啟迪師生的活動也納入了“商業(yè)性目的”范疇。這種極端的擴張解釋有違人們對科研機構(gòu)非營利性的一般認知，甚至已經(jīng)影響到了實驗使用例外制度的生死存亡，違背了該制度設(shè)立的初衷。不僅如此，商業(yè)性與非商業(yè)性使用的區(qū)分模式從本質(zhì)上說具有不穩(wěn)定性，因為對專利權(quán)人金錢利益的影響并不總是能夠從侵權(quán)者的商業(yè)動機上捕獲。為此，法院才詭辯地將“商業(yè)性使用”擴張至被控侵權(quán)者的“合法經(jīng)營業(yè)務(wù)”上，即使侵權(quán)者不具有“營利目的”，但是似乎仍對專利權(quán)人的金錢利益產(chǎn)生實質(zhì)影響。而且，傳統(tǒng)科學(xué)研究涇渭分明的時代已經(jīng)遠去，當下非商業(yè)性基礎(chǔ)研究與商業(yè)性應(yīng)用研究的界限已日益模糊，尤其是生物技術(shù)領(lǐng)域。因此，商業(yè)性與非商業(yè)性使用的區(qū)分模式很難成為實驗使用例外的正當性檢測標準。

（二）實驗對象與實驗工具的區(qū)分模式

CPC在公約備忘錄中明確區(qū)分了“以專利技術(shù)為實驗對象”以及“以專利技術(shù)為實驗工具”兩種情形?！耙詫＠夹g(shù)為實驗對象”旨在更好地理解或獲得專利技術(shù)方案本身的已知及未知信息，其作為披露制度的一種有效實現(xiàn)形式，對原專利的商業(yè)化影響是間接的，主要是促進具有潛在競爭力的后續(xù)創(chuàng)新，提高公共福利。與之相對，“以專利技術(shù)為實驗工具”并不是為了獲得與發(fā)明主題本身相關(guān)的信息，而是將專利技術(shù)作為達到其他預(yù)期目的的工具或手段?！耙詫＠夹g(shù)為實驗工具”對原專利產(chǎn)品的商業(yè)化具有直接影響，是一種搭便車行為，因此，多數(shù)情況下不能免于侵權(quán)責(zé)任。②值得一提的是，比利時在2005年《專利法》修正案中擴大實驗使用例外范疇，將“以專利技術(shù)為實驗對象”及“以專利技術(shù)為實驗工具”兩種實驗使用行為均納入到了侵權(quán)例外中。依據(jù)歐洲國家實驗使用例外規(guī)定，“以專利技術(shù)為實驗對象”需滿足兩個條件：一是專利使用行為出于實驗?zāi)康?；二是實驗所得信息與發(fā)明主題相關(guān)。在歐洲，只要實驗使用為主要目的，且旨在獲得與發(fā)明主題相關(guān)的信息，無論是否具有最終的商業(yè)應(yīng)用性，均屬于實驗使用例外范疇。

英國上訴法院在“孟山都訴斯特福化學(xué)公司”案中，首次界定了CPC第27條b項及本國《專利法》第60條第5款第b項③英國《專利法》第60條第5款第b項規(guī)定與CPC第27條b項內(nèi)容相同，專利權(quán)的效力不及于與發(fā)明主題相關(guān)的實驗?zāi)康男袨?。中關(guān)于“實驗?zāi)康摹钡暮x。狄龍法官認為，“‘實驗?zāi)康摹哂型ǔＲ饬x，是指為探索一些未知事項或檢測一些假設(shè)性命題甚至為查明在特定條件下已確定起作用的事物在其他不同條件下是否同樣起作用的行為，即實驗行為旨在獲知與發(fā)明專利有關(guān)的任何新知識。若只是為了向第三方當事人證明產(chǎn)品能夠正常運作，或者為了滿足第三方當事人包括客戶或監(jiān)管機構(gòu)收集信息的需要，并不能界定為實驗?zāi)康摹！雹費onsanto v. Stauffer Chemical Co. [1985] R.P.C. at 537-42.由此可知，若使用專利技術(shù)只是為了收集與之相關(guān)的商業(yè)信息，而不是去發(fā)現(xiàn)與發(fā)明主題本身相關(guān)的新信息，則不是出于實驗?zāi)康?。同時，狄龍法官認為，對于具有混合目的的實驗行為，實驗?zāi)康谋仨毦哂兄鲗?dǎo)地位。其他歐洲國家法院基本上都遵循了英國上訴法院對“孟山都案”的解釋路徑。

一般來說，“與發(fā)明主題相關(guān)”的實驗行為，②英國專利法院法官奧爾德斯在“埃文斯”案中曾認為，“與專利發(fā)明主題相關(guān)”是指與專利發(fā)明主題具有真實的且直接的關(guān)聯(lián)。然而，法院對“真實且直接關(guān)聯(lián)”檢測方法并沒有提供一個概念性基礎(chǔ)，也沒有提供一個便于執(zhí)行的區(qū)分標準，可操作性不強。參見Smith Kline & French Labs. Ltd. v. Evans Med. Ltd., (1989) 1 F.S.R. 513 (U.K.), 1988 WL 623784.包括但不限于測試發(fā)明的有效性、確定發(fā)明的專利權(quán)范圍、尋求改進技術(shù)或發(fā)展替代技術(shù)等。這些使用行為既不會對專利權(quán)造成顯著損害，同時又可以提高公共福利。具體而言：第一，允許實驗者檢測專利技術(shù)的有效性，有助于恢復(fù)公平競爭秩序。競爭者為了排除專利權(quán)人的競爭優(yōu)勢，具有驗證專利有效性的商業(yè)動機。同時，因為競爭者在特定領(lǐng)域技術(shù)經(jīng)驗富足，因此允許他們證明專利的有效性更為有利。而競爭者為了證明他人專利的無效性，有必要對專利技術(shù)進行相關(guān)實驗以獲取專利無效程序中所需的數(shù)據(jù)，進而驗證專利是否符合可專利性條件。一方面，專利權(quán)人依據(jù)無效專利獲得發(fā)明市場的排他性壟斷權(quán)顯然是不合理的。另一方面，這種旨在證明專利有效性的實驗使用行為，不太可能對專利財產(chǎn)權(quán)造成損害。當然，如果專利經(jīng)實驗評估后被認定為無效，更無所謂其“財產(chǎn)權(quán)”是否受到損害，因為專利權(quán)的賦予本身就是錯誤的。第二，科學(xué)技術(shù)本身與權(quán)利描述之間存在內(nèi)在不匹配的情形。很多時候，很難用確切言語描述一種物理現(xiàn)象。因此，專利權(quán)利要求解釋固有的這種局限性，也需要對專利技術(shù)本身進行相關(guān)實驗后，才能充分理解并實施該發(fā)明。③Julie E. Cohen & Mark A. Lemley, Patent Scope and Innovation in the Software Industry, 89 Cal. L. Rev. 1, 18-19 (2001).第三，在專利有效期內(nèi)，允許改進專利技術(shù)或發(fā)展替代技術(shù)，有利于促進科技進步。即使實驗發(fā)現(xiàn)的新信息具有獨立的可專利性，是一種改進技術(shù)或替代技術(shù)，對專利權(quán)人商業(yè)利益的影響也不太明顯。具體來說，如果改進技術(shù)從屬于原專利，則專利權(quán)人可以在后實驗階段對該改進技術(shù)的非實驗性使用收取商業(yè)租金，換句話說，改進技術(shù)的商業(yè)化依賴原專利權(quán)人的許可，改進技術(shù)會增加原專利價值；如果改進技術(shù)成功避開了原專利，是一種替代技術(shù)，縱使會造成一定的私人利益損失，也應(yīng)該讓步于公共利益。因為替代技術(shù)的存在，會導(dǎo)致終端產(chǎn)品市場價格的降低，為廣大消費者帶來實惠?！皩＠贫裙膭罡偁幷弑荛_專利技術(shù)進行設(shè)計或創(chuàng)新，以創(chuàng)造新的發(fā)明。了解競爭對手產(chǎn)品信息，進而設(shè)計出新型的、質(zhì)量更高而價格又更低廉的功能替代品，由此產(chǎn)生的競爭效果可以惠及廣大消費者。專利制度其中一個益處就是鼓勵避開競爭對手的專利產(chǎn)品，即所謂的‘負激勵效果’，以確保創(chuàng)新成果源源不斷地流入市場?！雹躓estvaco Corp. v. International Paper Co., 991 F.2d 735, 745 (Fed.Cir.1993).

歐洲國家實驗對象與實驗工具的區(qū)分模式具有一定的科學(xué)性和合理性，可以實現(xiàn)專利權(quán)人私人利益與社會公共利益的有效平衡，在鼓勵原始創(chuàng)新的同時，又不會抑制后續(xù)創(chuàng)新的步伐，實現(xiàn)整個社會的技術(shù)進步。實驗對象與實驗工具的區(qū)分模式獲得了越來越多國家的認可，甚至美國國內(nèi)很多學(xué)者也傾向于采納該種模式。

三、實驗使用例外的適用范圍：排除研究工具專利適用的理由

研究工具專利是一種涵蓋所有可用以發(fā)現(xiàn)有用產(chǎn)品的基礎(chǔ)技術(shù)專利，⑤周慧菁、曲三強：《研究工具專利的前景探析——兼評專利權(quán)實驗例外制度》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第6期，第10頁。諸如細胞系、基因序列、試劑、動物模型、生長因子、軟件、測定方法及實驗室有關(guān)機器設(shè)備如顯微鏡或激光等均屬于研究工具發(fā)明。⑥因為研究工具發(fā)明更多位于基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，因此學(xué)者們對應(yīng)否授予研究工具發(fā)明專利的問題存在過一番爭論。反對論者最大的擔(dān)憂在于，研究工具專利會阻礙技術(shù)進步與后續(xù)創(chuàng)新，造成以犧牲社會利益為代價換取專利權(quán)人私人利益的最大化。贊成論者認為，為激勵研究工具發(fā)明的創(chuàng)造，授予專利權(quán)具有必要性。發(fā)揮研究工具發(fā)明對科技進步與后續(xù)創(chuàng)新的推動力量，關(guān)鍵并不在于是否授予其專利權(quán)，而在于如何促進研究工具發(fā)明的有效利用。參見Janice M. Mueller, No "Dilettante Affair": Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools, 76 Wash. L. Rev. 15 (2001).對于這些發(fā)明而言，其唯一或主要市場就在于供相關(guān)人員進行科學(xué)研究和實驗，那么是否仍可以適用“實驗使用例外”制度排除使用者的侵權(quán)責(zé)任？對此問題，CPC及美國均未作出明確規(guī)定。

一般來說，普通發(fā)明對后續(xù)創(chuàng)新的主要貢獻在于其發(fā)明創(chuàng)意。當普通發(fā)明獲得專利權(quán)后，發(fā)明人對其發(fā)明的商業(yè)化開發(fā)活動受到保護，而專利披露制度允許后續(xù)創(chuàng)新者利用發(fā)明創(chuàng)意研發(fā)改進或替代技術(shù)。與之不同，研究工具發(fā)明對技術(shù)進步的貢獻通常依賴的是發(fā)明的實施方案即研究工具本身。當研究工具發(fā)明獲得專利后，專利權(quán)人的排他性收益主要源于對研究工具發(fā)明本身的控制。①Katherine J. Strandburg, What Does The Public Get? Experimental Use and The Patent Bargain, 2004 Wis. L. Rev. 123, 2004.

《TRIPS協(xié)定》第30條規(guī)定，“各成員可以對專利賦予的排他權(quán)規(guī)定有限的例外，但是，這些例外不得與專利的正常使用相沖突，且在顧及第三方合法利益的同時，也不得不合理地損害專利權(quán)人的合理權(quán)益?！币罁?jù)此條規(guī)定，實驗使用例外包括三個條件：（1）有限的例外；（2）例外不得與專利的正常利用發(fā)生不合理沖突；（3）例外不得不合理損害第三方當事人合法利益。②梁志文：《專利權(quán)例外的國際標準—TRIPS協(xié)議第30條及其適用》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2007年第1期，第27頁。其中，“專利的正常利用”應(yīng)該理解為一切影響專利權(quán)人排他性市場利益的競爭形式，但應(yīng)排除那些并非專利正常實施產(chǎn)生的經(jīng)濟利益。當發(fā)明專利的唯一或主要功能就是作為研究工具使用，不存在其他應(yīng)用市場供專利權(quán)人回收投資成本時，若將研究工具專利納入實驗使用例外范疇，會剝奪這種發(fā)明專利的全部財產(chǎn)價值，有違研究工具專利授予的初衷。換言之，既然已經(jīng)授予了研究工具發(fā)明以專利權(quán)，再通過侵權(quán)例外制度排除其全部或主要排他性財產(chǎn)利益，顯然不合常理。此外，對于研究工具專利而言，使用研究工具專利是“用發(fā)明”進行實驗，而不是“對發(fā)明”進行實驗。雖然這種未經(jīng)授權(quán)、使用研究工具發(fā)明的行為可能會產(chǎn)生重大的公共利益，尤其當專利持有人不愿意提供該發(fā)明或不愿意以合理條件提供時更為明顯，但是適用侵權(quán)例外會顯著降低對研究工具發(fā)明的事前激勵。因此，當專利技術(shù)的主要用途就是作為研究工具使用，即該專利技術(shù)的核心市場就是供相關(guān)人員進行實驗或研究時，這種研究工具專利不應(yīng)適用實驗例外制度。

四、我國《專利法》第69條第4項之不足及其完善建議

我國《專利法》第69條第4項規(guī)定，專為科學(xué)研究和實驗而使用有關(guān)專利的，不視為侵犯專利權(quán)的行為。此規(guī)定符合國際社會的立法精神，有利于我國促進科技進步與后續(xù)創(chuàng)新，具有進步意義。但是，在內(nèi)容表述上過于抽象，缺乏明確的指導(dǎo)性。實際上，我國自1984年《專利法》頒布時即引入了此項內(nèi)容，1992年、2000年及2008年三次修改均未對此條內(nèi)容進行任何修改，而且在司法解釋及實施細則中也未對此條作出進一步解釋。這為法院在司法實踐中恰當運用該制度帶來法律適用上的困難。值得一提的是，2013年9月，北京市高級人民法院出臺了《專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱《判定指南》），其中第123條對實驗使用例外提供了進一步指導(dǎo)意見：“‘專為科學(xué)研究和實驗’是指專門針對專利技術(shù)方案本身進行的科學(xué)研究和實驗。應(yīng)當區(qū)別對專利技術(shù)方案本身進行科學(xué)研究、實驗和在科學(xué)研究、實驗中使用專利技術(shù)方案。”③參見京高法發(fā)［2013］301號。毋庸置疑，北京市高級人民法院的規(guī)定明確了實驗使用例外制度的適用方向，但是仍存在不妥之處，需要進一步加以完善。綜合來看，當前我國實驗使用例外制度存在的問題如下：

第一，“專為”科學(xué)研究和實驗，限定過于嚴格，否定一切具有商業(yè)目的實驗使用行為的制度適用性，不利于充分發(fā)揮制度的價值優(yōu)勢。從字面理解，“專為”是指科學(xué)研究和實驗是使用有關(guān)專利的唯一目的。例如，我國有學(xué)者認為，實驗例外規(guī)定應(yīng)僅限于非商業(yè)性使用行為。若有關(guān)研究和實驗活動直接涉及工業(yè)性或商業(yè)性應(yīng)用，則不適用例外規(guī)定。④馮曉青著：《知識產(chǎn)權(quán)法》，中國政法大學(xué)出版社2010年版，第274頁。然而，從現(xiàn)實情況來看，純粹的、沒有任何商業(yè)應(yīng)用目的的科學(xué)探究和實驗已經(jīng)很少存在，即使是非營利性的學(xué)術(shù)研究機構(gòu)，如大學(xué)，其參與商業(yè)化的活動也日益頻繁，特別是隨著商業(yè)贊助及產(chǎn)學(xué)研合作的影響，學(xué)術(shù)研究更多呈現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用性，高校及其教學(xué)科研人員正逐步走向“學(xué)術(shù)資本主義”的新生環(huán)境中。①［美］希拉·斯特勞、拉里·萊斯利著：《學(xué)術(shù)資本主義》，北京大學(xué)出版社2008年版，第9頁。囿于此限，司法實踐中被控侵權(quán)人提出實驗使用例外抗辯的并不多見，即使提出，抗辯成功的機會也非常渺茫。這樣，很難實現(xiàn)實驗使用例外制度的目標預(yù)期。

第二，對科學(xué)研究與實驗的適用范圍界定不明。在我國建立專利制度之初，有觀點認為，“專為科學(xué)研究和實驗而使用有關(guān)專利”的侵權(quán)免責(zé)條款，可以延伸適用至任何科學(xué)研究和實驗中的任何使用行為。②尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年版，第816頁。這種觀點顯然是不正確的。雖然《判定指南》中采納了歐洲國家“實驗對象與實驗工具”的區(qū)分模式，將侵權(quán)例外的范圍限定在“對專利技術(shù)方案本身”進行的研究實驗行為，但是真正對其作出科學(xué)判斷并非易事。只籠統(tǒng)規(guī)定“其目的是研究、驗證、改進他人專利技術(shù)”，并不能充分發(fā)揮法律的指引性作用，還需要對允許的行為類型進行細致劃分。此外，該范圍限定方式忽略了這樣一個事實：即使只是“對專利技術(shù)方案本身”進行研究實驗，仍有可能會對專利權(quán)人利益造成顯著損害，因此，還需要在所列具體類型之上設(shè)立一個兜底原則作為界定實驗使用例外制度的一般標準。

第三，《判定指南》將第三方當事人向研究實驗者的專利提供行為納入“使用有關(guān)專利”的范疇存在不妥。依據(jù)《判定指南》的規(guī)定，“使用有關(guān)專利的行為”包括該研究實驗者自行制造、使用、進口有關(guān)專利產(chǎn)品或使用專利方法的行為，也包括他人為該研究試驗者制造、進口有關(guān)專利產(chǎn)品的行為。從本質(zhì)上說，專利權(quán)效力例外制度旨在免除特定主體如私人、非商業(yè)性使用者或?qū)嶒炚叩那謾?quán)責(zé)任，而不是鼓勵開拓這種非侵權(quán)性使用的市場，因此，沒有理由將商業(yè)性競爭者也納入到免責(zé)體系中。③Henrik Holzapfel and Joshua D. Sarnoff, A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools, 48 The Intellectual Property Law Review 195(2008).CPC第26條第1款、第3款對專利發(fā)明的間接使用進行了限制，規(guī)制第三方當事人在實驗使用預(yù)備階段的參與：共同體專利也應(yīng)該賦予專利所有人防止任何第三方當事人在未經(jīng)其同意的情況下，在締約國領(lǐng)域范圍內(nèi)，向無權(quán)利用發(fā)明專利的其他任何人，提供或許諾提供與發(fā)明的特殊成分相關(guān)并用以實現(xiàn)該發(fā)明效果的手段或工具，尤其當?shù)谌疆斒氯嗣髦驊?yīng)知這些手段或工具適合并旨在實現(xiàn)發(fā)明專利效果時。其中，實驗者不屬于有權(quán)利用發(fā)明專利的當事人。與之類似，德國《專利法》第10條第1款、第3款及英國《專利法》第60條第2款、第6款均規(guī)定了間接使用禁止條款。④具體法條可參見《十二國專利法》翻譯組譯：《十二國專利法》，清華大學(xué)出版社2013年版，第129、575-576頁。此規(guī)定的立法目的在于，不應(yīng)該允許第三方當事人在專利有效期內(nèi)以專利權(quán)人利益為代價，向?qū)嶒炚咛峁┌l(fā)明而贏利。

針對我國實驗使用例外制度存在的上述問題，提出以下建議：第一，刪除“專為”一詞，只要科學(xué)研究和實驗是使用專利例外的主要目的即可；第二，將“對專利技術(shù)方案本身進行科學(xué)研究實驗”的內(nèi)容直接納入我國專利法中，同時為與其他國家相協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)定為“與發(fā)明主題相關(guān)的科學(xué)研究和實驗”；第三，對“與發(fā)明主題相關(guān)的”的實驗使用行為進行非排他性的細化，以增強法律的確定性與指導(dǎo)性，同時將《TRIPS協(xié)定》第30條標準作為實驗例外適用的兜底原則；第四，明確“使用有關(guān)專利”的行為不包括第三方當事人的提供行為。

綜上，可以將我國《專利法》第69條第4項修改為：出于科學(xué)研究和實驗?zāi)康淖龀龅?、與發(fā)明主題相關(guān)的專利使用行為，只要不與專利的正常利用相沖突，造成專利權(quán)人合理利益的不當損害，不構(gòu)成專利侵權(quán)。

As a consideration of public interest， experimental use exception principle is of great importance，which can both prevent patent rights inhibiting subsequent research and realize a more effective patent disclosure，Although we have already established this principle as early as the fi rst patent law in 1984， the provision is too abstract and rigorous， which is not conductive to give full play to its advantages and values. By analyzing the pros and cons of international treaty and the relevant provisions of USA and Europe， and based on our situation，it is necessary for us to introduce “relating to the subject matter of the invention” to the patent law served as a limited threshold of scientif i c research and experiments， and treat Article 30 of the TRIPS as s fallback standard of whether or not applying to experimental use principle.

experimental use exception； subsequent research； patent disclosure； experiment subject

王淑君，西南政法大學(xué)民商法學(xué)院博士研究生

本文系西南政法大學(xué)校級項目“知識產(chǎn)權(quán)劫持研究”（項目編號：2014XZQN-20）、重慶市社科規(guī)劃博士項目“知識產(chǎn)權(quán)蟑螂問題研究”（項目編號：2014BS046）的研究成果。