論我國商標侵權訴訟中被許可人之訴權

董美根

論我國商標侵權訴訟中被許可人之訴權

董美根

我國商標法僅從商標積極專用權處分，未考慮消極禁止權處分規(guī)則界定商標許可，更未考慮商標權客體的特殊性與反不正當競爭因素。商標被許可人行使訴權先天不足：獨占被許可人取得的專用權不具對外效力；一般被許可人經明確授權行使請求權缺乏理論基礎，且與反不正當競爭法發(fā)生沖突。只有在充分考慮商標權客體及內容的基礎上，重視商標法與反不正當競爭法關系，才能完善商標被許可人侵權訴權規(guī)則。

商標許可 反不正當競爭 訴權

我國現行法律規(guī)定了不同的商標被許可人的侵權訴權：獨占被許可人可直接以自己名義提起侵權之訴；一般被許可人經明確授權才可提起侵權之訴。

商標獨占被許可人能行使訴權，最易接受的觀點是，獨占被許可使用權類似于準物權，①參見謝銘洋著：《智慧財產權法》，臺灣元照出版社2011年版，第297～304頁。但該權利并非法律特別規(guī)定而缺乏充分法理依據。一般被許可人經明確授權可以提起侵權之訴更一直困擾著我國。②蔣志培：《〈關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》，http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/ qqzrfca/2008-12/18/content_1462612.htm.2012-4-5. 最后訪問日期：2014年8月25日。

知識產權許可是權利處分形式之一，故須首先從權利處分角度探討被許可人的訴權。同時，商標法源于反不正當競爭法，直到20世紀30年代，商標許可才被相關國家和地區(qū)接受，研究商標被許可人的訴權必須從反不正當競爭法角度考量。本文將以此為出發(fā)點，借鑒相關國家和地區(qū)的規(guī)則，探討我國商標被許可人的侵權訴權規(guī)則，以實現法律間協調。

一、民事權利處分規(guī)則下的獨占被許可人之訴權

（一）一般民事權利處分規(guī)則下的獨占被許可人之訴權

當民事權益受到侵害時，權益主體借助實體請求權與程序請求權（訴權）才能獲得保護。一般情況下，只有民事權益享有者才可行使訴權（實體請求權依附于民事權益）。商標被許可人侵權訴權表面上是程序法問題，實質圍繞著被許可人是否享有商標權權益展開。

1.獨占許可之性質

權利動態(tài)行使包括處分行為與負擔行為。處分行為是權利人將自己的權利授予第三人，由被授權人以其自己名義行使權利。負擔行為是權利人對自己權利進行限制，產生某種債務關系，并不導致權利的得喪與變更。③參見［德］卡爾·拉倫茨著：《德國民法通論》，王曉曄等譯，法律出版社2003年版，第435～436頁。根據此規(guī)則，獨占許可是處分行為，權利人將相關權利授予被許可人，獨占被許可人當然可提起侵權之訴；一般許可是負擔行為，權利人容忍被許可人在許可范圍內實施被許可知識產權，并無其他內容，一般被許可人僅取得債權，無權行使侵權訴權。這也是我國專利法、著作權法規(guī)定獨占許可人才可以自己名義起訴侵權之訴、一般被許可人不能提起侵權之訴的原因之所在。④參見董美根著：《專利許可合同的構造》，上海人民出版社2012年6月版，第41～43頁。值得提出的是，英國2003年修訂《版權、外觀設計和專利法案》時增加的第101A條規(guī)定，版權一般被許可人有書面許可合同且合同中明確授權一般被許可人提起侵權之訴時，一般被許可人可以其自己名義提起侵權之訴。然，據筆者調查，采這一規(guī)則的國家和地區(qū)極少，幾乎為英聯邦國家。

2.我國現行獨占許可之不足

與版權/專利獨占許可相同，商標獨占被許可人能否提起侵權之訴，關鍵在于獨占被許可人取得的權利（權益）。

商標權包括專用權與禁止權。專用權表現為商標權人對注冊商標專有使用的效力，不具對外效力（這是19世紀中葉權利形式主義下的界定，但在商標注冊取得制度下有其獨有的競爭法價值）。禁止權表現為商標權人有權禁止他人在相同或類似的商品上使用相同或近似商標，解決的是人與人的關系問題（禁止權是20世紀初法律現實主義對權利界定的直接反映）。

我國現行法律是從專用權處分角度界定獨占許可。如果商標權人在約定范圍（時間、地域、商品等）內獨占許可給被許可人、許可人不得自己使用且不得另行許可，此時被許可人僅取得了專用權，并未取得禁止權。在形式邏輯上，因未取得禁止權，被許可人只能依約要求商標權人不得自己使用或另行許可，但以其自己名義提起侵權之訴出師無名，尤其是專用權之外、禁止權之內的侵權行為。相反，如果認定僅專用權授予即構成獨占被許可，勢必造成同一商標權產生多個相同的禁止權。如某一商標注冊在羊毛與羊絨，并分別獨占許可。一旦第三人在毛絨混紡上使用相同或近似商標，則不同的獨占被許可人都可起訴侵權第三人。

因此，獨占被許可人能夠單獨行使訴權，商標權人除將專用權授予外，還必須同時授予禁止權（表現為程序性訴權的授予），此時獨占被許可人才能“根據許可協議享有排除包括商標權人在內的所有人在約定范圍內使用的權利。”⑤See Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co., 567 F2d 154 (1st Cir 1977).

（二）特殊權利處分規(guī)則下的獨占被許可人之訴權

根據民法規(guī)則，動產所有權移轉應當以動產交付為前提。知識產權處分理應同樣遵循相同規(guī)則，并在版權與專利獨占許可上得以體現。商標權獨占許可亦具有相同要求，即商標權客體在獨占許可范圍內脫離商標權人控制、由獨占被許可人控制并利用。然而，《巴黎公約》禁止商標權單獨轉讓，這勢必影響到獨占被許可人的侵權訴權。

1.商標許可之對象

商標是在商業(yè)過程中使用的商業(yè)標識，主要用于識別不同商品或服務來源。不同商標權取得制度下的商標權客體及對象并不完全相同，商標許可規(guī)則亦有差異。

在使用取得制度下，無論是英國早期采用的仿冒之訴還是美國采用的不正當競爭之訴，保護的對象是商譽，商標只不過是現存商品上的商譽的附屬品。⑥Tal S. Benschar, David Kalow, Milton Springut :Covenant Not to Sue: Super Sack or Just a Wet Paper Gag? The Trademark Reporter November-December, 2012.美國聯邦最高法院在1916年首次確認來源功能的Hanover Star Milling Co. v. Metcalf.案⑦240 U.S.403(1916).中指出，“將專有使用商標的權利歸入財產權的范疇只在下述意義上成立：對商標專有使用的權利實際上是指人們持續(xù)享有其貿易聲譽和商譽、防止他人侵害的權利；商標只是一種用于保護這種財產的手段或者工具，而未被看作財產權客體，除非它與已有貿易產生聯系。”故，“商標是商譽的象征；商標轉讓，該商標上的商譽一并轉讓?！雹郤ee Black’s Law Dictionary, 8th Edition,2004,P.715.正因為商標最初只具有指示來源功能，商標法最初反對商標權單獨轉讓，亦不支持商標許可，否則，消費者將在產品真正來源方面受到欺騙。⑨J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §18:39 (4th ed. 1996).

隨著1883年《巴黎公約》規(guī)定注冊取得制度，采用注冊取得制度的國家和地區(qū)商標法直接保護的客體是核定商品范圍內的注冊商標本身，以此保護商人商譽，或為注冊人提供將來取得商譽的機會。注冊取得制下的商標同樣具有來源功能，商標與特定主體相關聯決定了商標不得單獨轉讓。

然而自20世紀初開始，商業(yè)模式發(fā)生了重大變化：企業(yè)在新產品上使用原商標、關聯企業(yè)使用相同商標、特許經營大量涌現等，商標來源功能演化出了質量保護功能、匿名商標等，商標來源功能之“來源”內涵演變?yōu)橘|量控制來源。自30年代開始，兩種取得制度的國家和地區(qū)都允許商標許可。此后，注冊權商標可脫離商譽單獨轉讓。也正因此，《TRIPS協定》規(guī)定了商標權可單獨轉讓（目前只有美國等極少數國家和地區(qū)仍要求連同轉讓）。

2.美國商標獨占被許可人訴權

基于判例法傳統(tǒng)，自19世紀末美國聯邦最高法院確定了商標保護源自于《憲法》貿易條款規(guī)則后⑩Trademark Cases - 100 U.S. 82 (1879).，使用取得的商標權客體是商譽，商標只是商譽的影子。1946年《蘭哈姆法案》第32條（1）繼續(xù)堅持只有商標登記人才可提起商標侵權之訴，獨占被許可人無權起訴。即使商標登記人明確同意獨占被許可人起訴的，獨占被許可人仍必須以商標登記人名義起訴或與商標登記人一并起訴。這是因為，商標權人對被許可人施加了質量控制，使用商標所產生的商譽歸屬于商標權人，獨占被許可人未取得商標權益。①Gruen Marketing Corp. v. Benrus Watch Co., 955 F. Supp. 979.(N.D. Ill. 1997).

當然，《蘭哈姆法案》規(guī)定的商標登記人還包括“法律代表、被繼承人、繼承人和受讓人”。基于衡平法權利轉讓規(guī)則，當獨占許可合同授予獨占被許可人商標權上的所有權益時，獨占被許可人作為“受讓人”可以提起侵權之訴。②See Kim J. Landsman, Daniel C. Glazer, Irene C. Treloar：Standing And Joinder Considerations In Trademark Litigation And Licenses, 99 Trademark Rep. 1437.否則，即使許可合同無限制地允許獨占被許可人提起侵權之訴，其只能作為商標登記人的“法律代表”提起侵權之訴。

3.商標權可以單獨轉讓下的獨占被許可人訴權

在商標權注冊取得下，商標權是一種獨立的財產權，商標權客體是注冊商標本身，商譽表達為商標本身所具有的商業(yè)吸引力或市場促銷力，③Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.[1901] D A.C. 217, 223-224，對商譽的解釋是：“給顧客帶來吸引的力量”。允許商標權單獨轉讓。如英國1994年《商標法》規(guī)定：“注冊商標是依據本法通過商標注冊而獲得的一種財產權……與處分其他個人財產或動產相同，一個注冊商標權可以通過轉讓、遺囑安排或法律行為進行轉移。注冊商標可以與商譽一起轉讓，也可以獨立轉讓?！?/p>

商標權單獨轉讓意味著商標權人可以獨占許可方式處分商標權（被許可人接受許可的原因在于利用商標的商業(yè)吸引力以實現營利）。因商標商業(yè)吸引力與商標本身不可分離，在獨占許可范圍內，商標本身的商業(yè)吸引力可由被許可人在約定范圍內獨占利用，但并不影響商業(yè)吸引力的歸屬：一旦合同終止后，商標權回歸到商標權人手中，被許可人即應停止使用且無權獲得補償。甚至，為防止商標本身商譽減損以保護商標本身的價值，商標權人仍可對許可范圍內的商標商譽進行保護。如2009年《歐共體商標條例》（EC 207/2009）與德國現行《商標法》均規(guī)定：被許可人生產的產品或提供的服務的質量違反許可合同約定時，商標權人可向被許可人主張商標權利。因此，獨占被許可人行使訴權并不能完全按民事權利處分規(guī)則，仍應受制于商標權人。

（1）英國法規(guī)則

根據歐洲共同體《商標指令》（89/104/ EEC），英國1994年頒布的《商標法》改變了傳統(tǒng)的仿冒之訴，完全從權利角度進行保護商標權。第29條規(guī)定的獨占被許可人分為完全的和有限的獨占被許可人兩類。

對于前者，第31條（1）規(guī)定，“獨占許可可以約定（或根據許可約定達到這一程度），被許可人可以享有就許可授權后所發(fā)生的有關事宜獲得與受讓人同樣的權利和救濟，如同該許可是轉讓一樣。如果有這樣的約定（或達到這樣的程度），依許可約定和本法規(guī)定，被許可人有權以自己的名義對注冊商標權人之外的其他人提起侵權訴訟?！睂τ诤笳?，第30條（2）規(guī)定，實行約定優(yōu)先原則，當事人可以直接約定由獨占被許可人單獨提起侵權之訴。如果許可合同對獨占許可人提起侵權之訴未約定或約定不明時，則需要根據第31條（4）執(zhí)行：“如果注冊商標權人或獨占被許可人提起了注冊商標侵權訴訟，未經法院同意，注冊商標權人或獨占被許可人不可繼續(xù)其訴訟行為，除非另一人作為原告加入，或被追加為被告?！边@是因為，訴訟標的與商標權人和獨占被許可人都有關，另一方當事人不加入訴訟，會影響到處理結果，且不符合程序法規(guī)定。④See Gill Grassie and Robert Buchan：Title and interest to sue in trade mark infringement proceedings, Oxford Journals Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2011) 6(7): 450-454 .

（2）大陸法系國家和地區(qū)的規(guī)則

在獨占被許可人侵權訴權方面，德國現行《商標法》第30條規(guī)定，“（3）只有商標權人同意（并非授權）的情況下，被許可人才可以就商標侵權提起訴訟。（4）為獲得所受損害的賠償，任何被許可人應有權參與由商標權人提起的侵權訴訟。”法國《知識產權法典》第716-5規(guī)定，“民事侵權訴訟由商標權人提出。但是，在合同無相反約定且經催告后商標權人未提起訴訟的，商標獨占被許可人才可以提起訴訟?！憋@然，德國和法國都沒有按照權利處分規(guī)則允許獨占被許可人以其自己名義提起侵權之訴。究其原因，這些規(guī)定在充分考慮商標權人權益的同時，更考慮了反不正當競爭法規(guī)則。

二、反法視野下獨占被許可人訴權

商標侵權行為必然造成獨占被許可人經濟利益受損。如果獨占被許可人的侵權訴權完全受制于商標權人，獨占被許可人的市場利益無法獲得保障。

（一）商標法與反法關系

反不正當競爭法在于制裁侵害行為與逾越正當競爭之行為，以維持市場正常競爭秩序，保護正當經營者與消費者的合法利益。反法之所以將侵犯注冊商標行為列為不當競爭行為的原因在于：假冒注冊商標實質是盜用商標權人商譽，從而獲得不當的市場競爭優(yōu)勢。并且，假冒注冊商標還導致消費者誤認、混淆商品來源或認為與商標所有人存在某種關聯。因此，假冒注冊商標既是侵犯商標權的行為，又是不當競爭行為。商標權人可同時提起商標侵權之訴與不當競爭之訴。⑤參見曾陳明汝著：《商標法原則》，中國人民大學出版社2003年版，第147～177頁。

規(guī)制商標侵權行為最初是在反法領域展開的。但當商標法從反法中單列出來后，兩部法律的關系一直十分糾結：有補充說、特別法與一般法、并列說等不同觀點。⑥參見鄭友德、萬志前：《論商標法和反不正當競爭法對商標權益的平行保護》，載《法商研究》2009年第6期。不可否認，商標法保護的民事權利不同于反法所保護的市場競爭者的“財產權益”⑦參見最高人民法院（2013）民提字第163號。，如果商標法對同時構成不正當競爭行為的商標侵權行為不予規(guī)制，則商標法單獨立法的價值降低。為減少重復保護，德國1994年同時修改商標法與反法時再次確認，商標侵權行為只由商標法予以調整：“被許可人經商標權人同意可以提起侵權之訴”。該規(guī)定承擔了原本由反法所承擔的功能（事實上，德國1874年首部《商標法》對注冊商標提供的是反法保護。但之后實踐認為，商標法之外不再需要其他的反誤導保護⑧參見范長軍著：《德國反不正當競爭法研究》，法律出版社2010年版，第2頁。）。

（二）反法視野下相關國家和地區(qū)獨占被許可人的訴權

美國引進英國仿冒之訴時，同時強調仿冒之訴的基礎——欺詐之訴：“美國早期的商標法深深植根于商業(yè)道德，關注的是被告欺詐行為。”⑨Daniel M. McClure, Trademarks and Unfair Competition: A Critical History of Legal Thought, 69 Trademark Rep. 314, (1978).關注被告不當行為與美國一直追求的促進誠實與自由競爭的政策一致。正因關注被告行為不當性，商標法成為廣義反法的組成部分。美國法院在適用《蘭哈姆法案》時，更常根據第43條（1）規(guī)定，允許所有被許可人提起不正當競爭之訴，并不區(qū)分獨占許可與一般許可。

允許商標權單獨轉讓的相關國家意識到：獨占被許可人根據民事權利處分規(guī)則提起商標侵權之訴有其合理性；商標權客體的特殊性要求商標權人必須獲得充分的保護；商標侵權行為盜用了商標上的商譽并造成獨占被許可人經濟利益受損，構成不正當競爭。這就需要對獨占許可合同當事人的利益進行平衡：一是商標侵權之訴原則上由商標權人提起。二是獨占被許可人在取得商標權人同意的前提下可以提起侵權之訴?！吧虡藱嗳送狻辈粌H意味著商標禁止權的授予，同時也意味著商標權人認可了獨占被許可人在許可范圍內“利用”商標上的商譽，更意味著商標權人同意被許可人提起不正當競爭之訴，以保護其市場競爭利益。三是商標權人怠于行使訴權時，應允許獨占被許可人行使訴權，否則被許可人經濟利益受損難以彌補。這最典型地體現在《歐共體商標條例》第22條規(guī)定中：“在不影響商標許可合同條款的情況下，只有取得商標權人的同意，被許可人才可以對侵犯共同體商標的行為提起訴訟。但是，獨占被許可人在正式催告商標權人、商標權人本人未在適當期限內提起訴訟的，其可以提起訴訟?！?/p>

（三）反法視野下的我國商標獨占被許可人訴權

我國直接允許獨占被許可人可直接以其名義提起侵權之訴之規(guī)則過多強調了民事權利處分規(guī)則，對商標權的特殊性考慮不足，也未充分考慮反法因素，產生諸多不合理。

1.未充分考慮商標權特殊性

我國直接規(guī)定，獨占許可人以其自己名義提起侵權之訴隱含了獨占被許可人在許可范圍內享有與行使相應的商標權，進一步隱含了獨占被許可人可以在許可范圍內“獨占”商譽。這必然未能合理解釋：一是第三人毀損、玷污商譽、獨占被許可人不提起訴訟，商標權人能否提起侵權之訴？二是因商譽邊界并不完全清晰，獨占被許可人在利用商譽范圍內（前述案例中的羊毛或羊絨）行使訴權合理的，但在類似商品上（毛紡）或近似商品上提起侵權之訴的合理性存有疑問。三是第三人將商標作為企業(yè)名稱、裝潢使用以表明與商標來源存在關聯，獨占被許可人行使訴權不無問題。

2.侵權之訴與不當競爭之訴分離

理論上，如被許可人僅取得專用權授予的，獨占被許可人無權提起侵權之訴，并造成商標侵權之訴與不當競爭之訴分離。

相反，采“商標權人同意”規(guī)則完全可消除上述不足與矛盾：獨占被許可人提起的訴訟名為侵權之訴，實為不當競爭之訴。這不僅彌補了未授予禁止權的不足，還可以消除商標法與反法雙重調整或多重訴訟的可能，而且也表明了商譽歸屬，保護了獨占被許可人市場利益。

三、商標一般被許可人侵權訴權

（一）我國現行規(guī)則的不足

根據負擔行為規(guī)則，一般被許可人基于許可合同僅取得了使用注冊商標的資格，并無其他內容?；诤贤鄬π?，一般被許可人無權提起侵權之訴。⑩最高人民法院（1999）知終字第8號認為，一般被認可人只享有使用商標的權利，不能成為指控商標侵權的權利依據。司法解釋規(guī)定，一般許可人經商標權人明確授權，可以其自己名義提起侵權之訴在理論上是否可行，需要考察授權性質與內容。

商標權人所為的授權，不外乎訴訟擔當與訴訟信托兩種可能。但訴訟擔當并不導致實體權利義務未發(fā)生變化，訴訟結果仍歸屬于實體權利人，這與我國目前直接判決商標侵權損害賠償金歸于一般被許可人完全不同。認為是訴訟信托不僅有違《信托法》“專以訴訟或者討債為目的設立的信托無效”規(guī)定，而且商標權人所為明確授權不需要支付費用、被許可人所為訴訟收益（賠償）也直接歸一般被許可的做法與委托人向受托人支付費用、受托人向受益人支付信托利益的信托基礎不符，商標權人在明確授權后與侵權人達成許可協議的做法更是有違信托屬性：信托后，委托人無權再處分信托權利。

（二）反法視野下的商標一般被許可人訴權

一般被許可人無權提起民事侵權之訴，但侵犯注冊商標的不當競爭行為必然給一般被許可人造成經濟利益的受損，而保護合法的經濟利益正是反法的目標。一般被許可人提起或參與商標侵權之訴，表面上是商標侵權之訴，實質為不正當競爭之訴。

1.主要國家和地區(qū)一般被許可人訴權之考察

（1）英美法系一般被許可人之訴權

總體而言，對商標侵權行為，英美法系允許一般被許可人提起不當競爭之訴，但應以取得商標權人同意為前提。

美國聯邦法院早期認為，虛假描述所侵犯的產品上雖不存在“財產權利”，①See American Washboard Co. v. Saginaw Mfg. Co., 103 F. 281 (6th Cir. 1900).但被告銷售的產品上使用原告標識從而損害了原告銷售及商譽，故應給予原告救濟。②Pillsbury-Washburn Flour Mills Co. v. Eagle ,86 F. 608 (7th Cir. 1898), cert. denied, 173 U.S. 703 (1899).為此《蘭哈姆法案》第43條（1）將構成不當競爭的商標侵權行為規(guī)定為虛假描述。③Samson Crane Co. v. Union National Sales, Inc.,87 F. Supp. 218 (D. Mass. 1949)案認為：對于與他人商標緊密聯系的行為，也是就是將自己的商品仿冒為競爭者商品的行為肯定構成不當競爭行為。與第32條只有商標登記人才可提起商標侵權之訴不同，根據第43條（1）提起商標侵權與不當競爭之訴的主體是受害人：除商標登記人或商標權人成為受害人外，凡認為自己“可能受到損害”的商業(yè)企業(yè)都可作為受害人而提起訴訟。④Brian Morris，Consumer Standing To Sue For False And Misleading Advertising Under Section 43(A)Of Lanham Trademark Act, Memphis State University Law Review Spring, 1987.這就意味著根據第43條（1）提起訴訟主體具有彈性與開放性：所有被許可人都可提起商標侵權與不當競爭之訴。也正因此，第43條（1）較第32條更受到美國法院的歡迎。⑤Paul F. Rush, Clearing up the Confusion: Aiding Court Decisions Regarding Trademark Infringement and the Internet, 43 Stetson L. Rev. 637,當然，被許可人提起訴訟應具備一定條件：一是被許可人的受害必須是實際發(fā)生的，僅僅是可能受害遠遠不夠。受害人必須通過證據證明自己受害是客觀存在，至少受損是合理、非主觀臆斷的，如銷售數量減少、降價銷售、商譽受損等。⑥See Kim J. Landsman, Daniel C. Glazer, Irene C. Treloar：Standing And Joinder Considerations In Trademark Litigation And Licenses, 99 Trademark Rep. 1437.Spring 2014.二是受制于許可合同的約定；三是必須取得商標權人同意，這是因為被許可人的利益源自于商標權人同意。⑦Finance Inv. Co. (Bermuda) Ltd. v. Geberit A.G., 165 F.3d 526, 532 (7th Cir. 1998).

英國對一般被許可人的保護主要是為《商標法》第30條規(guī)定。首先，許可合同是否約定允許一般被許可人行使訴權。如果合同有約定，則一般被許可人可以行使訴權。其次，如果合同未涉及或未明確，根據規(guī)定，只能由商標權人提起訴訟。同時，賦予了一般被許可人部分權利：一是部分程序權利。當商標權人怠于行使訴權時，允許一般被許可人行使訴權，包括申請臨時禁令。但因僅限于程序權利，未經法院同意，被許可人不得繼續(xù)訴訟，除非商標權人作為原告加入或被追加為被告。二是獲得賠償權。只要一般被許可人未離開法庭，法院判決賠償時應當考慮一般被許可人的損失。

（2）大陸法系一般被許可人之訴權

大陸法系諸國商標法與反法關系不斷變化，一般被許可人的訴權表現亦有所不同。

未規(guī)定商標許可的1968年德國《商標法》第24條規(guī)定：任何人在營業(yè)中非法將他人的姓名、商號或者受本法保護的商標用于商品、商品的包裝或容器上……受害人可以請求其停止這種行為并可向有過錯的行為人主張賠償。這一規(guī)定完全與德國1909年《反不正當競爭法》一般條款相吻合。根據這些規(guī)定，一般被許可人作為受害人當然可提起不當競爭之訴。自1994年德國商標法與反法修訂后，商標侵權行為原則上只由商標法調整。根據第30條（3）、（4）規(guī)定，基于反法考慮，如果商標權人同意的，一般被許可人可提起實為不當競爭之訴的商標侵權之訴。如商標權人未同意的，為了保護一般被許可人利益，一般被許可人可作為第三人參與訴訟。

法國雖是世界上第一個提出反法的國家，但其現行競爭法主要針對價格競爭、濫用市場支配地位等，并不涉及侵犯商標權不正當競爭行為，知識產權許可合同只能遵循法國《民法典》第1713條規(guī)定（各種動產和不動產均得成為租賃的標的）。故法國《知識產權法典》第716-5第1款規(guī)定，“民事侵權訴訟由商標所有人權人提出。但是，在合同無相反約定且經催告后商標權人未提起訴訟的，獨占被許可人才可以提起訴訟”。在此基礎上，第2款規(guī)定，“許可合同一方當事人有權參加到另一方當事人提起的訴訟中以獲得救濟。”根據此規(guī)定，一般被許可人無權提起訴訟，但有權參加商標權人提起的侵權之訴并獲得賠償。顯然，這是反不正當競爭法規(guī)則適用的結果。⑧See JF Bretonnière ,Cécile Cailac, Baker & McKenzie:How to litigate successfully in IP matters before the French civil courts，http://www. buildingipvalue.com/06EU/209_212.htm.2012-4-2.

日本《商標法》僅規(guī)定了商標權人與專用使用權人的訴權，并未規(guī)定一般被許可人訴權。然日本1993年《反不正當競爭法》第3條規(guī)定，“不當競爭使經營上的利益受到損害、或者存在受到損害危險的人，可向該經營利益的侵害者或者存在侵害危險者，請求停止和預防該侵害。”根據這一規(guī)定，受損的一般被許可人可提起不當競爭之訴。

2.我國商標一般被許可人訴訟地位的完善

相關國家和地區(qū)立法規(guī)則及理念提示，一般被許可人提起的商標侵權之訴，實為不當競爭之訴。我國一般被許可人侵權訴權應據反法規(guī)則予以完善。

（1）商標權人同意是首要條件。一般情形下，商標侵權之訴應由商標權人提起，但如商標權人不起訴必然損害一般被許可人的經濟利益，為此應允許一般被許可人提起不當競爭之訴并申請禁令救濟。

（2）構成不當競爭的被控侵權行為應造成被許可人實際損失。侵犯商標權并構成不當競爭的行為范圍較廣，既包括現實與潛在的不當競爭，也包括具有競爭性與非競爭性的商品。因此，只有對被許可人產生實際經濟損失的不當競爭行為，被許可人才可以在同意范圍內提起訴訟，這與許可的屬性有關：利用商標商譽進行商品促銷。除此之外，一般被許可人應無權起訴。

此外，商標權人未同意一般被許可人起訴的，由于侵權行為影響到一般被許可人的經濟利益，其可作為第三人申請參加到商標權人提起的商標侵權與不當競爭之訴中。這也完全符合我國民事訴訟法的規(guī)定。

結 語

商標雖然與專利、版權等同屬知識產權，但因商標權客體的特殊性，商標被許可人的侵權訴權行使不能完全依據民事權利處分規(guī)則。否則，既不利于保護商標權人利益，更導致法律規(guī)定本身的混亂。在商標法單獨立法情形下，商標被許可人的侵權訴權表面與反法無關，但其實質源自于反法的規(guī)則。因此，只有在兼顧商標權與反法的雙重要求下，才能合理界定商標被許可人的侵權訴權，促進商標許可。

In China Trademark Law， trademark license only concerns about the active exclusive right to dispose， ignoring the negative prohibit right rule， the particularity of trademark object and anti-unfair competition factors， resulting in the defi ciencies of trademark licensee’s right to sue. On the one hand， the exclusive right of exclusive licensee has no external validity； on the other hand， there is lack of theoretical basis for general licensee who is authorized to exercise the right to request， which is confl ict with the Anti-Unfair Competition Law. It is suggested that the perfection of the rule of trademark licensee’s right to sue should be based on full consideration of trademark object and content and the relationship between Trademark law and Anti-Unfair Competition Law.

trademark license； anti-unfair competition； right to sue

董美根，華東政法大學知識產權學院講師

國家社科基金重大項目13&ZD178階段性研究成果