美國判例法：商業(yè)秘密“使用”的判斷與證明

黃武雙

美國判例法：商業(yè)秘密“使用”的判斷與證明

黃武雙

美國判例法已經(jīng)形成了商業(yè)秘密“使用”的成熟規(guī)則?！爸苯邮褂谩辈⒎莾H指原封不動地使用商業(yè)秘密。判斷是否構成“間接使用”的核心要素是被告的產(chǎn)品或工藝等是否實質派生(或來源)于原告的商業(yè)秘密。以他人商業(yè)秘密加速自己的研發(fā)、將他人“消極的商業(yè)秘密”用于降低自己的研發(fā)成本、商業(yè)秘密對他人產(chǎn)品或工藝的貢獻大小和被告投入的大小等都是判斷是否實質派生的要素。在我國規(guī)則闕如之際,美國判例法所形成的這些成熟規(guī)則,可以為我國司法實踐所借鑒。

直接使用 間接使用 實際銷售 研發(fā)成本 實質派生

商業(yè)秘密是否滿足價值性要件,他人行為是否侵犯商業(yè)秘密,都離不了對他人是否“使用”商業(yè)秘密的判斷?？v觀商業(yè)秘密糾紛案件的判決書,可以發(fā)現(xiàn),我國尚欠缺判斷商業(yè)秘密“使用”的司法實踐經(jīng)驗,也缺乏系統(tǒng)的理論研究。美國判例法就“使用”已經(jīng)形成了較為系統(tǒng)和完整的規(guī)則。由于屬于純粹的法律技術問題,因而不管是大陸法系還是英美法系,對這些問題的認識是相通的。由于商業(yè)秘密保護在我國尚未專門立法,現(xiàn)有法律規(guī)則大多屬于粗線條式,較為宏觀。研究外國法,尤其是研究判例法所闡述的解決問題的具體法律技術規(guī)則,必然有助于推動我國司法實踐和立法。

在美國判例法上,商業(yè)秘密的“使用”,又被區(qū)分為直接使用和間接使用兩種情形。直接使用是指完整地、原封不動地使用他人商業(yè)秘密的行為。觀察美國判例法,直接使用他人商業(yè)秘密的情形越來越少。更多的是利用他人商業(yè)秘密加速自身的研發(fā),節(jié)約自身研發(fā)成本的情形。判斷間接使用,在美國判例法上,有一個核心標準,即實質來源(或稱“實質派生”)規(guī)則。只要產(chǎn)品或工藝等所運用的技術,實質來源于商業(yè)秘密,就構成間接使用他人商業(yè)秘密。以下將以美國判例法為例,逐一闡述判斷直接使用和間接使用的普通法經(jīng)驗和規(guī)則。

一、直接使用

被告原封不動地使用原告的商業(yè)秘密,通常是不難判斷的。針對被告就“直接使用”慣常所提出的抗辯理由,美國判例法已經(jīng)形成了以下規(guī)則。

(一)“直接使用”不考慮商業(yè)秘密所占被告總體技術的比例

即便被告在自己的產(chǎn)品或工藝中使用了幾十甚至幾百項技術,只要被告所使用的諸多技術中只有一項屬于原告完整的商業(yè)秘密,就構成直接使用。由美國聯(lián)邦上訴法院第五巡回上訴法庭二審判決的FMC Corp.v.Varco Intern.,Inc.案①677 F.2d 500,217 U.S.P.Q.135(1982).是諸多判例中的一個典型。

因希望生產(chǎn)出原告那樣的旋轉接頭,被告引誘掌握準確技術背景、時任原告主管工程的副總裁羅伯特·威特先生跳槽。威特將在被告公司擔任副總裁,直接領導研發(fā)旋轉接頭的項目經(jīng)理。1981年9月10日,即威特先生準備開始新工作的前4天,原告起訴要求禁止被告披露所掌握的商業(yè)秘密,禁止被告公司安排威特先生擔任可能披露或使用商業(yè)秘密的職位。

一審法院認定,生產(chǎn)旋轉接頭的工藝主要采用的是標準制造技術,其中的大部分生產(chǎn)設備都是可以在市場上獲取的。如果要說整個工藝與商業(yè)秘密有關的話,也僅涉及非常少的一部分。原告在生產(chǎn)工藝中所采用的一點“竅門”(tricks of the trade),并未達到可保護商業(yè)秘密的要求。二審法院則認為,即便僅為原告的商業(yè)秘密之一被威特披露或被被告公司使用,這也構成了對原告財產(chǎn)的非法侵占。是否造成原告無法挽回損害威脅的,并非取決于被告拿走的商業(yè)秘密的數(shù)量。即便只有一項商業(yè)秘密被披露的事實,也足以構成侵權。

(二)“直接使用”不要求被告已實際銷售產(chǎn)品

被告常常以自己并未實際銷售產(chǎn)品作為抗辯直接使用原告商業(yè)秘密的理由。美國判例法針對這一抗辯理由,基本達成共識,即“使用”不以被告是否銷售產(chǎn)品為限。支持這一結論的判例在美國為數(shù)甚多。本文摘其兩例加以闡述。

在O2 MicroIntern.Ltd.v.Monolithic Power Systems,Inc.案中,②399 F.Supp.2d 1064(2005).被告辯稱：原告沒有提供任何證據(jù)證明被告已將原告的商業(yè)秘密投入商業(yè)使用。在就證據(jù)進行辯論之前,雙方對何謂“(直接)使用”進行了爭辯。雙方同意,使用并非指僅僅占有商業(yè)秘密或僅僅在公司內(nèi)部對商業(yè)秘密進行討論;雙方的分歧在于,內(nèi)部實驗是否也構成“(直接)使用”。依據(jù)雙方所提供的加州或聯(lián)邦判例,法院認為尚未制造用于市場銷售產(chǎn)品而將商業(yè)秘密用于內(nèi)部實驗的,也構成“(直接)使用”。在AT&T Communications v.Pacific Bell案③1998 U.S.Dist.LEXIS 13459,at＊8(N.D.Cal.1998).中,法院并未采信被告辯稱的觀點,而認為加州《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》所規(guī)定的侵占和使用,是指商業(yè)秘密信息被賣給原告的競爭對手,或被用來直接與原告競爭。審理本案的法官援引了PMC,Inc.v.Kadisha案④78 Cal.App.4th 1368,1383,93 Cal.Rptr.2d 663(2000).法官對“使用”進行界定,即“在制造、生產(chǎn)、研究或開發(fā)、銷售包含商業(yè)秘密的產(chǎn)品中使用保密信息,或通過使用商業(yè)秘密信息來引誘客戶,都構成對商業(yè)秘密的使用。”⑤78 Cal.App.4th 1368,1383,93 Cal.Rptr.2d 663(2000).

(三)只要有助于降低產(chǎn)品研發(fā)成本即可能成為“直接使用”

不論被告的產(chǎn)品最終投放市場與否,只要被告使用原告的商業(yè)秘密實際降低了自己產(chǎn)品的研發(fā)成本,在滿足“直接使用”其他要件的情況下,即可認定被告的“直接使用”行為。

例如,在Telex Corp.v.International Business Machines Corp.案中,⑥510 F.2d 894,184 U.S.P.Q.521,1975-1 Trade Cases P 60,127(1975).電傳公司被訴侵犯了I

BM多項商業(yè)秘密以及知識產(chǎn)權。其中就涉及一些已經(jīng)在電傳公司產(chǎn)品研發(fā)過程中運用了I BM的商業(yè)秘密。由于所研發(fā)的半成品被出售給第三人,就產(chǎn)生了是否構成對商業(yè)秘密的“使用”的判斷問題。

1970年11月,電傳公司雇傭了約翰·K·克萊門斯,一位曾經(jīng)在I BM公司負責“梅林計劃”(Merlin Project)的項目工程經(jīng)理。他非常了解I BM這個項目的細節(jié),諸如開發(fā)、設計、制造、銷售和預測。電傳公司雇傭他的目的,就是為了開發(fā)“梅林型”的磁盤存儲系統(tǒng)。除了較高的薪水和股票期權之外,如果克萊門斯能夠在1972年11月30日之前制造出交付給客戶的產(chǎn)品,他還可能獲得50萬美元的獎勵。此外,電傳公司還雇傭了其他幾個曾參與I BM“梅林計劃”的員工,向他們提供高薪水、獎金和股票期權。電傳公司必須在18個月內(nèi)開發(fā)這一產(chǎn)品;而法院則認為,除非盜取商業(yè)秘密,否則是不可能在這么短的期限內(nèi)完成的。因為開發(fā)這個項目花費了I BM公司5年的時間。電傳公司為了達到這一目的,明知且故意使用I BM公司的商業(yè)秘密,雇傭一些新員工。法院認定電傳公司已經(jīng)侵犯了I BM公司的商業(yè)秘密,并運用于自己的項目中。電傳公司并未實際完成復制“梅林型”的子系統(tǒng),于1972年4月大概在完成了項目的一般工作后就停止了該項目。1972年5月,電傳公司通過許可協(xié)議將這個項目的權利賣給了另外一家公司。但法院認為, 1972年4月停止該項目的時候,電傳公司所侵犯的商業(yè)秘密,花費了I BM公司1000萬美元成本,電傳公司為此節(jié)約了研發(fā)成本,獲取了不當?shù)美?/p>

(四)被告利用商業(yè)秘密引誘原告客戶的行為可以認定為“直接使用”

在美國,狹義的商業(yè)秘密(Trade Secrets)僅指技術秘密。狹義的商業(yè)秘密加上客戶名單(或稱“客戶關系”)構成廣義的商業(yè)秘密。利用他人的客戶名單獲取競爭優(yōu)勢,也是商業(yè)秘密法所規(guī)制的范疇。被告利用原告的客戶名單,引誘原告的客戶與自己發(fā)生交易,同樣構成對原告商業(yè)秘密的“直接使用”。American Credit Indemnity Co.v.Sacks案⑦213 Cal.App.3d 622,262 Cal.Rptr.92(1989).便是這樣一個典型判例。

ACI公司(以下簡稱原告)的雇員Sacks于1988年3月4日辭職。1988年3月7日,被告向自己曾經(jīng)服務過的近50名客戶發(fā)去了信函：“在提供了近15年的服務之后,我已經(jīng)離開ACI公司,很高興地告知諸位我已經(jīng)設立了獨立的保險代理公司。我將繼續(xù)專注于信用保險業(yè)務,但我以F&D公司的名義。新成立的公司可以為ACI公司和大陸公司承保的保單提供不錯的選擇。如果你想了解有關F&D公司保單更多的內(nèi)容,在續(xù)保期限到來您準備重新考慮您的保險需求時,我將很高興與您討論細節(jié)問題。同時, ACI公司也會委派一位代理人為您提供服務。在您續(xù)保期限到來時,如果您需要任何幫助,請及時聯(lián)系我。我將回答您所提出的所有問題。過去與您的交往很愉快,希望我們不會因此失去聯(lián)系?！?/p>

Sacks認為,她僅僅是通過告知客戶新的聯(lián)系方式而邀請客戶咨詢有關保險業(yè)務。這種行為并非《美國統(tǒng)一商業(yè)秘密法》所禁止的商業(yè)秘密侵權行為,而屬于普通法公平競爭的范疇。而法院則認為,《美國統(tǒng)一商業(yè)秘密法》所稱的“披露或使用”商業(yè)秘密,所強調的是,在特定情形下獲得商業(yè)秘密但負有保密義務的人或限制使用義務的人,未經(jīng)明示或默示同意的使用。很明顯,從這一定義的廣義來看,Sacks發(fā)給ACI公司保單持有人的信函構成了對ACI客戶名單的“使用”。

此外,被許可人超出時間限制或使用領域限制使用商業(yè)秘密,也構成侵權意義上的使用。當然,對于被告而言,要證明自己沒有使用商業(yè)秘密的一個有效方法就是,證明自己的研發(fā)團隊全部由從未接觸過商業(yè)秘密的人所組成。⑧See Vision-Ease Lens,Inc.v.Essilor International SA,322 F.Supp.2d 991,995-996(D.Minn.2004)(denying injunction because productmade by affiliate).

二、間接使用

盡管沒有原封不動地、完整地使用原告的商業(yè)秘密,只要被告使用了原告的商業(yè)秘密而獲得了競爭優(yōu)勢或造成了原告的損害,就構成對商業(yè)秘密的使用。這就是所稱的“間接使用”。

如果原告能夠證明,被告修改或改進過的產(chǎn)品或工藝實質來源(派生)于原告保密信息,被告仍應承擔責任。美國判例法運用實質來源(派生)關系解決問題時,大多數(shù)法院乃是運用較為成熟的實質相似規(guī)則(A substantial si milarity)的法律技術。極少數(shù)法院也有類比適用專利法上的“等同原則”(doctrine of equivalents)來解決實質來源問題的。

依據(jù)美國判例法,實質相似規(guī)則運用程序為：首先由原告提供充分證據(jù)證明被告有機會接觸原告的商業(yè)秘密,以及被告所使用的技術與原告的商業(yè)秘密存在實質相似性;之后,舉證責任(burden of persuasion)即移轉至被告,由被告履行未使用原告商業(yè)秘密的舉證義務。如果被告不能舉出自己獨立研發(fā)或實施反向工程,以及參與研發(fā)或反向工程人員未接觸過原告商業(yè)秘密等證據(jù),即可認定被告實施了侵權行為。

針對是否存在實質來源關系,美國判例法已經(jīng)形成以下判斷規(guī)則。

(一)所屬技術領域的“擁擠”程度會影響實質來源的認定

除了觀察產(chǎn)品之外表,判斷是否屬于實質來源,還應該考慮現(xiàn)有相關技術和商業(yè)秘密的特點。所屬領域的技術越“擁擠”,“相似性”的意義就越小。例如,在LittonSystems, Inc.v.Sundstrand Corp.案中,⑨750 F.2d 952,957(Fed.Cir.1984).為了證明案件勝訴的可能性,原告提供了以下證據(jù)：(1)自己的前雇員現(xiàn)在為被告工作;(2)有些前雇員在原告單位工作時獲取了文件;(3)被告用于制造和測試產(chǎn)品的幾百項技術與原告的相似。然而,盡管法院要求原告識別或描述幾千項尚未識別的商業(yè)秘密,但原告一直推脫。原告前雇員所保留的資料,僅有兩份被使用過。而且,這兩份資料乃是從未使用過的配件圖紙和建議方案。法院認為,在被告所使用的幾千項技術中,原告僅有制造和測試產(chǎn)品的6項技術與被告的相應技術相像,并不能證明原告擁有商業(yè)秘密以及被告實施了侵權行為。法院進一步認為,倘若兩個制造和測試同類產(chǎn)品的競爭者所使用的技術不相像,這倒會是件非常奇怪的事情。

(二)商業(yè)秘密在被告產(chǎn)品中的貢獻大小會影響實質來源的認定

“如果商業(yè)秘密的貢獻很小,則可以認定被告的產(chǎn)品或工藝來源于其他信息或獨立開發(fā)的技術,從而認定被告并未使用原告的商業(yè)秘密…?！雹釹ee Restatement(Third)ofUnfair Competition§40,comment c.例如,在Penalty Kick Management Ltd. v.Coca Cola Co.案中,?318 F.3d 1284,1292-1293(11th Cir.2003).由于與被告相關的第三方的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品概念極少“實質來源”于原告的商業(yè)秘密,因而法院認定被告無需承擔侵權責任。

當然,用于印證被告侵權的證據(jù)自身必須是“實質性”的。證據(jù)的實質性要求原告提供書證和物證,而不能僅僅依據(jù)原告自己的觀點或原告所聘請專家的證詞來支撐原告的主張。On-Line Technologies,Inc.v.Bodenseewerk Perkin-Elmer GmbH案?386 F.3d 1133,1144(Fed.Cir.2004).之原告,正是因為對被告是否實施了侵犯商業(yè)秘密的行為,只提供了專家證人出具的“結論性意見”,缺乏充分的事實證據(jù),其主張最終未被法院支持。路易斯安那州上訴法院第三巡回法庭,在審理P.G.Diners,Inc.v.Cat Scale Co.案?886 So.2d 1253,1258(La.App.2004).時,對客戶名單案件證據(jù)的“實質性”明確表示：競爭者選擇同一個供應商并不能成為推論競爭者非法獲取保密信息的依據(jù)。

然而,Compare Wyeth v.Natural Biologics, Inc.案?395 F.3d 897,900(8th Cir.2005).的被告,由于在主張自己獨立開發(fā)獲取技術這一抗辯理由的同時,未提供包括證明獨立開發(fā)記錄之類的間接證據(jù),被法院推定為實施了侵權行為。American Can Co.v.Mansukhani案?621 F.Supp.111,227 U.S.P.Q.252.的被告也是因為欠缺支持抗辯理由的證據(jù)而被法院認定為實施了侵權行為。審理該案的法院,依據(jù)雙方所提供的證據(jù)材料,認定SK-2914和SK-2916墨水實質源于原告的秘密配方。法院的結論的事實(證據(jù))基礎為：(1)被告不可能在幾個小時之內(nèi)開發(fā)出他們自己的墨水,因為研發(fā)和測試這些墨水配方曾花費原告幾年的時間; (2)原告專家大衛(wèi)菲爾先生分析雙方墨水的證詞;(3)對雙方墨水的配方和紅外光譜進行的對比結果;(4)原告證據(jù)32之被告自己的手寫內(nèi)容顯示,他的SK-2914配方源自原告受保護的P473配方?；谝褜彶檫^的證據(jù)、其他證詞和證物(exhibits),法院確信,被告的SK-2914和SK-2916噴射墨水并非被告自己創(chuàng)新的產(chǎn)品,而是實質上派生于原告商業(yè)秘密的產(chǎn)品。

(三)既有產(chǎn)品公開標準將阻礙實質來源的認定

如果某產(chǎn)品必須符合已經(jīng)公開的某項標準,則產(chǎn)品在外觀和功能上的相似性并不會侵犯原告的商業(yè)秘密。AerospaceAmerica,Inc.v.Abatement Technolo-gies,Inc.案[16]738 F.Supp.1061(1990).便是一例。原告是一家清除石棉產(chǎn)品的制造商,其產(chǎn)品包括空氣負壓機。由幾個廠家制造的負壓機,尺寸和形狀相同,因為過濾器采用了標準式樣。原告的負壓機取名為“Aero-Clean 2000”。原告訴稱,被告的“Hepa-Aire 2000”與原告的“Aero-Clean 2000”類似,且在主分銷談判之后太短時間內(nèi)完成了開發(fā)工作,“Hepa-Aire 2000”的開發(fā)使用了原告提供給被告的布線技術信息,侵犯了原告的商業(yè)秘密。

法院認為,包括現(xiàn)任總裁在內(nèi)的原告代理人承認,“Aero-Clean 2000”的布線圖并無商業(yè)秘密可言,且承認這些布線圖已經(jīng)發(fā)送給了負壓機相關產(chǎn)品的所有采購方。此外,原告代理人還承認,原告公司并未對布線信息采取保護秘密性的任何預防措施。所有分銷商也未得到原告這些信息屬于商業(yè)秘密的提示,并未被禁止向非購買方披露。尤其重要的是,原告從未通知被告布線圖屬于商業(yè)秘密,未要求被告簽署“不得泄露/不得使用”的協(xié)議。代理人承認,所有負壓機必須遵守環(huán)保局紫皮書有關負壓機參數(shù)的規(guī)定;布線圖可以從美國專利局的專利資料中獲取。因此,原告不能證明布線圖具有法律所要求的商業(yè)秘密有足夠的新穎性和原創(chuàng)性,[17]]Manos v.Melton,358 Mich.500,100 N.W.2d 235(1960).因而被告的行為未侵犯原告的商業(yè)秘密。

(四)原告對商業(yè)秘密采取嚴格保密措施有助于認定“實質來源”關系

一般而言,原告都會對自己的商業(yè)秘密采取一定程度的保密措施。盡管被告強調并證明了自己的技術與原告商業(yè)秘密存在差異,但原告所采取的保密措施越嚴格,越有助于陪審團理解和認定實質來源關系。例如,在Matter of Innovative Const.Systems,Inc.案[18]793 F.2d 875,230 U.S.P.Q.94(1986).中,原告證明所有雇員被告知材料具有保密性質,且雇員均承諾保密;工廠物理布局,包括染料棚位置的精心設計;只有與使用染料配方有關人員才知道漿料配方;原告產(chǎn)品工藝的規(guī)模和性質決定了必需讓大量雇員知悉配方,原告采取了合理措施限制了解配方雇員的人數(shù),且是在保密承諾下披露給被告的;非雇員無法進入生產(chǎn)區(qū)域并觀察整個工藝流程;除了漿料層之外的配方,都保留在工廠經(jīng)理的辦公室,其他人是無法看到的;非雇員在工廠停留的時間受到嚴格限制;盡管外來人員有可能參觀生產(chǎn)設施,但為了防止配方的泄露,整個工藝中所使用的某些原材料是被隱藏起來的。陪審團認為,這些事實足以認定原告擁有商業(yè)秘密,被告產(chǎn)品的差異僅僅是為了適應“威斯康星州和喬治亞州氣候的差異”以及受“被告所能獲取原材料的限制”而導致的。被告最終被認定為實施了侵犯商業(yè)秘密的行為。

(五)被告以商業(yè)秘密為研究起點可以認定為“實質來源”

被告利用原告的商業(yè)秘密輔助或加速自己的研究,即便這種研究沒有產(chǎn)生成功的結果,也可以認定存在實質來源關系。例如,Merck& Co.,Inc.v.SmithKline Beecham Pharmaceu-ticals Co.案[19]之被告,將原告的新種子用作大量實驗制造的起始資料,進行了幾次大批量實驗以及數(shù)次其他實驗。法院援引Black,Sivalls&Bryson, Inc.v.Keystone Steel Fabrication,Inc.[20]584 F.2d 946(10th Cir.1978).592 F.Supp.1083(W.D.Pa.1984).和Reinforced Molding Corp.v.General Elec.Co.[21]4Milgrim on Trade Secrets§15.01[1][d][vii]at 15-89.判例,以及米爾格里(Milgri m)的觀點,[22]373 N.E.2d 1000,1006(Ill.App.1978).認定即便商業(yè)秘密被當做研發(fā)某項工藝流程的起點或指引,也構成侵權。此外,法院還還援引了Affiliated Hospital Products,Inc.v.Baldwin[23]和Glaxo Inc.v.

[19]1999 WL 669354(Del.Ch.)(1999).Novophar m Ltd.[24]931 F.Supp.1280,1299(E.D.N.C.1996).等判例,認定即便商業(yè)秘密被用來了解“避免怎樣的陷阱”,同樣構成侵權。本案的直接和間接證據(jù)表明,被告已經(jīng)使用了原告的技術訣竅來指引自己工藝流程的研發(fā)。被告負責開發(fā)工藝流程的人員熟悉原告技術秘密的事實,“讓我們得出一個令人信服的推論,被告的工藝流程實質上來源于原告的商業(yè)秘密?！盵25]General Electric,843 F.Supp.at 779;see also US M Corp.v.Marson Fastener Corp.,467 N.E.2d 1271,1284(Mass.1984)

Northern Petrochemical Co.v.Tomlinson案[26]484 F.2d 1057(1973).就是有關使用商業(yè)秘密加速研究構成侵權的典型判例。通過雇傭知悉原告TI M型柔軟劑生產(chǎn)工藝流程(被稱為弗蘭克工藝)新員工,被告獲取了原告的商業(yè)秘密,但并未將其用于產(chǎn)品生產(chǎn)。二審法院認為,被告準備使用的生產(chǎn)工藝與原告的弗蘭克工藝是否實質不同,已經(jīng)不重要了。判斷是否非法的標準應該是,已經(jīng)考慮使用的這種被稱之為有差異的工藝是否源自(derived from)非法獲取的秘密工藝。[27]Restatement of Torts§757,comment c,at 9(1939);ForestLaboratories,Inc.v.Pillsbury Co.,452 F.2d 621(7th Cir.1971).我們并不懷疑本案的情況就是如此,因為證據(jù)已經(jīng)明確顯示,1965年獲得的弗蘭克工藝,在擬將使用的經(jīng)被告修改過的工藝中起到了奠基石的作用。

(六)被告使用原告的“消極商業(yè)秘密”也構成侵權

即便最終產(chǎn)品或工藝與原告的存在明顯不同,只要被告在研發(fā)過程中實質性使用了原告的商業(yè)秘密,仍構成侵權。[28]See Restatement(Third)ofUnfair Competition§40,comment c,Reporters’Note.美國《反不正當競爭法重述(第三版)》第四十條評論C之“記者注釋”部分對這一觀點進行了精確的闡述。Superior Flux&Mfg.Co.v.H&S Industries,Inc.案[29]210 U.S.P.Q.669(N.D.Ohio 1980).便是“記者注釋”部分所列舉的一個典型判例。聯(lián)邦第七巡回上訴法庭,在Mangren Research and Development Corp.v.National Chemical Company,Inc.案[30]87 F.3d 937,944(7th Cir.1996).中,對這一觀點作了進一步的演繹：倘若商業(yè)秘密法不能足夠靈活地將經(jīng)修改甚至全新的產(chǎn)品包含在實質來源范疇的話,法律對商業(yè)秘密所提供的保護將會事實上落空。

間接使用,尤其適用于“消極的商業(yè)秘密”,即所獲得的表明哪些沒用或者效果不佳的信息。Revere Transducers,Inc.v.Deere&Co.案[31]595 N.W.2d 751,767(Iowa 1999).便是認定被告使用原告“消極的商業(yè)秘密”的典型判例。該案的證據(jù)表明：(1)被告設計方案所附圖紙所描述的孔的直徑與原告產(chǎn)品完全相同,被告的圖紙和設計混入了原告的保密信息;(2)原告設計所描述的孔的直徑屬于原告的商業(yè)秘密,因為這些信息尚不能從公開渠道獲取,且也未在原告產(chǎn)品專利文件中披露; (3)被告雇員在受雇原告期間有機會接觸原告的商業(yè)秘密——產(chǎn)品的設計圖紙;(4)被告設計方案所描述的裝置,除非使用原告的商業(yè)秘密,否則不可能在4-5天內(nèi)完成設計。

基于以上證據(jù),法院認定：被告的設計方案乃是以原告產(chǎn)品圖紙為根基完成的;被告的方案與原告的產(chǎn)品實質相同,至少被告已將原告產(chǎn)品設計用作開發(fā)自己產(chǎn)品起點。[32]Cf.Olson v.Nieman’s,Ltd.,579 N.W.2d 299,315(Iowa 1998)(如果證據(jù)能夠證明后來的產(chǎn)品是以原告圖紙為基礎,則稍作修改并不能免除被告侵犯商業(yè)秘密的責任。).被告所使用的原告的技術信息,其中就包括了原告在改進產(chǎn)品過程中所總結的哪些技術屬于多余和不起作用的信息。在完成產(chǎn)品圖紙的設計和產(chǎn)品的制造方面,原告花費了時間和金錢,被告將這些信息用于開發(fā)直接與原告競爭的產(chǎn)品,侵犯了原告的商業(yè)秘密。

除此之外,被告投入研發(fā)的時間、精力和金錢的量,也是判斷是否存在實質來源關系的因素。諸如前述Litton Systems,Inc.v.Sundstrand Corp.案中,[33]750 F.2d 952,957(Fed.Cir.1984).為了解釋自己“精靈般”開發(fā)產(chǎn)品之“迅速”,因被告提供了自己在該行業(yè)所累積的豐富經(jīng)驗和已經(jīng)投入1 200萬美元的事實證據(jù),其抗辯理由得到法院的支持。

黃武雙,中南財經(jīng)政法大學法學博士后研究人員,華東政法大學知識產(chǎn)權學院教授。

本文系教育部人文社科研究2009年度規(guī)劃基金一般項目“商業(yè)秘密保護中的公共利益規(guī)則研究”(09YJA820021)、中國博士后科學基金第45批面上資助項目“我國商業(yè)秘密保護利益失衡問題及對策研究”(20090451093)和上海市教委第五期重點學科“民法與知識產(chǎn)權”(J51104)的階段性研究成果。