論我國《商標法》第59條的完善

蘇 敏

(西北大學,陜西 西安 710127)

商標是標識商品和區(qū)分服務來源的符號，同時也保障了其商品或服務質量，承載著商譽。因此，應保護商標權人的商標權利不受侵犯，但是過分保護會對其他市場參與者不公平，商標權的合理使用制度順勢而生?！渡虡朔ā返?9條僅規(guī)定了敘述性合理使用，指示性合理使用作為合理使用的另一分類在法條中無跡可尋，學理界存在“三要件說”和“四要件說”的爭論，司法實踐界多次出現同案不同判的情形，直接原因是判斷標準不統(tǒng)一，根本原因是立法無明確規(guī)定，只有地區(qū)出臺的相關意見。本文擬采用比較分析、數據統(tǒng)計、案例分析、總結歸納等方法提煉案件判決中的思想，梳理內部邏輯，給出明確的判斷標準和應該考慮的因素，再將其高度凝練，作為立法建議，從根本上改善立法不明確的現狀。

一、我國《商標法》第59條存在的法律問題

（一）立法缺失

指示性使用是指為指明商品或服務的特征和類型而使用他人的商標。在合理使用的兩種分類中，我國《商標法》第59條僅有敘述性使用的相關條款，缺少對指示性使用的直接或間接描述。在《關于禁止汽車零部件銷售商店、汽車維修點擅自使用他人注冊商標的通知》和《關于禁止擅自將他人注冊商標用作專賣店（專修店）企業(yè)名稱及營業(yè)招牌的通知》曾有相關規(guī)定，但現均已失效。在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中，北京市高級人民法院對合理使用的行為提出三個要求,首先要求使用人善意使用；其次不將他人商標作為自己商品的商標；最后使用行為的目的是說明使用人自己的商品。這一解答性文件代表了法律界對商標正當使用必須遵循誠信原則，基于善意。但由于該解答的法律層級不高，因此學理界存在“三要件說”和“四要件說”的爭論，司法實踐存在認定標準的分歧，出現同案不同判的情形。

（二）學理爭論

因為《商標法》及相關法規(guī)中缺乏指示性使用的相關規(guī)定，而實踐中又確實存在此類案件，所以學理界對其構成要件有不同的看法，主要分為三要件說和四要件說。黃璞琳等學者支持三要件說：一是說明商品或服務的必要性；二是使用的方式應控制在合理范圍之內；三是使用行為不能暗示使用人與商標權人的商業(yè)利益關系。欽國巍等學者支持四要件說：一是使用人主觀上出于善意；二是第三人不利用商標權人的商標就無法說明自己的商品或服務；三是使用行為不存在暗示性或產生歧義；四是使用不會令相關公眾混淆。相較于三要件說，四要件說一方面增加了對使用人主觀善意的考量，另一方面將使用方式的合理限度變成相關公眾的混淆。對此，王蓮峰教授認為，判斷合理使用不應以存在混淆可能為構成要件，應該以使用行為的客觀表現為基礎。

（三）司法實踐中的分歧

司法實踐中對指示性使用的標準不同。北京法院的判斷標準是：①使用人出于善意；②僅為了說明自己的商品；③不是作為自己商品的商標使用。上海法院判斷標準是：①不構成商標性使用；②未對商標權人造成損害。安徽法院的判斷標準是：①使用的必要性，即為了描述其商品的特征而不得不使用他人商標；②使用的正當性，即不得不當利用他人商標所承載的商譽；③使用的合理性，即不能使相關公眾對經營者與商標權人存在某種特定聯系產生誤認。

在學理分歧方面，本文支持“三要件說”，首先，在判斷四要件中的主觀善意時，必然要依據一些客觀表現來揣測主觀意圖，而使用行為的必要性和非暗示性是佐證主觀善意的條件，即四要件中對主觀善意的判斷已融入三要件中，無需單獨列為一項標準；其次，四要件中所提出的混淆標準是以相關公眾的感知為準，主觀感知的不確定性較強，使用人的客觀使用方式更具有確定性和說服力。在司法分歧方面，本文傾向于北京標準，但所提出的構成要件與其不完全相同。文章通過案例調研的方法，總結出以下構成要件。

二、商標指示性使用的主觀要件分析

（一）說明商品或服務用途的必要性

從社會價值的發(fā)揮角度來看，商標具有很強的代表、指示或表示作用。在市場買賣中為了讓對方更加快速準確地了解有效信息，賣方不得不提及他人商標，否則買賣雙方就無法有效溝通。簡而言之，說明商品或服務用途的必要性即使用人若不使用他人商標便難以描述其商品或服務。

1.說明商品或服務用途的必要性是構成指示性使用的基礎

通過調查案件發(fā)現，在構成指示性使用的112個案件中，所有的案件無一例外地滿足說明商品或服務用途的必要性要求，故認為“說明商品或服務用途的必要性”是“指示性使用”的必要條件，而在滿足這一必要性要求的186個案件中，構成指示性使用的案件數量僅占60%，略高于不構成指示性使用的案件所占百分比，不具有壓倒性優(yōu)勢，故“說明商品或服務用途的必要性”不是“指示性使用”的充分條件。因此“說明商品或服務用途的必要性”是“構成商標指示性使用”的必要不充分條件，即說明商品或服務用途的必要性是構成商標指示性使用的基礎。

2.說明商品或服務用途必要性的判斷標準

本文通過統(tǒng)計案件數據和分析典型案例總結出構成說明商品或服務用途的必要性的條件為：（1）使用行為構成不得不使用，即使用人若不使用他人商標便無法描述其商品或服務。（2）使用行為不割裂商標權人的商標與其商品或服務的特定聯系。通過統(tǒng)計案件發(fā)現，只有同時滿足以上兩個標準，才構成說明商品或服務用途的必要性。

在普拉達公司與重慶瑞福公司商標權權屬、侵權糾紛案中，首先如果被告不使用原告商標，便無法向消費者描述自己的服務；其次使用行為不割裂商標權人的商標與其商品的對應關系，從被告的使用行為來看，沒有向相關公眾暗示原告商標來自于被告，不影響原告商標的識別功能。因此，被告的使用構成說明商品或服務用途的必要性，驗證了前文提出的兩條標準。在貴州永紅公司與貴陽老干媽公司等侵害商標權糾紛案中，被告在其外包裝標注“老干媽味”并在配料中添加了老干媽牌豆豉，首先該使用行為不構成不得不使用的情形，因為被告在說明牛肉棒的口味時，本可以標注“豆豉味”“麻辣味”等直接描述性的字樣，“老干媽味”不是描述所必須；其次這種標注行為易引起消費者誤認為原被告公司有利益合作關系，破壞了“老干媽”商標與原告的一一對應關系，不符合“不割裂”的標準。因此，被告的行為不構成說明商品或服務用途的必要性。

（二）使用行為不得產生歧義或具有暗示性

構成使用人的主觀善意的另外一個要件是：該使用行為不產生歧義、未向消費者暗示使用人與商標權人之間存在授權合作等商業(yè)利益關系。文章統(tǒng)計了不同類型的案件共66個，并選取了典型案例予以分析，試圖探求實踐中使用行為產生歧義或具有暗示性的考慮因素。

1.商品銷售中的考慮因素

通過調查分析發(fā)現，如果符合以下標準，則認為使用行為不產生歧義、不具有暗示性，即商品銷售者使用他人商標時沒有傳達自己的商號、商標或經營風格，只是說明所售商品的品牌信息。本文通過對53個商品銷售類案件的調查，總結出法院判斷時的參考因素。

（1）實體店商品銷售中的考慮因素。結合28個相關案例，文章發(fā)現法院在實體店商品銷售中認定使用行為是否產生歧義或具有暗示性時，一般結合門店招牌、店內裝飾、銷售單、名片、宣傳牌（冊）、分包裝、員工胸牌等因素綜合考慮，若使用人在以上因素中突出使用他人商標，則可以認為使用人有攀附的意圖。具體分布情況如圖1所示。

圖1 實體店商品銷售的關鍵詞分布

以聯想公司與顧清華侵害商標權糾紛案為例，法院認為銷售商有權在其店鋪和商品上合理標注商標權人的商標。但是，案中被告在店內墻面裝飾、門頭、銷售單、名片等處突出使用原告的“聯想”及“Lenovo”商標，從其大規(guī)模使用的行為可以推斷，被告具有暗示和引起消費者產生歧義的主觀故意。

（2）網店商品銷售中的考慮因素。結合25個相關案例，文章發(fā)現如果使用人在店鋪名稱、店鋪首頁的描述中突出使用他人商標或者在寶貝分類、商品名稱、商品品牌中標明的商標與展示銷售的商品不符，則可以認為使用人有攀附他人商標的故意。具體分布情況如圖2所示。

圖2 網店商品銷售的關鍵詞分布

以郭東林與林澤輝、浙江淘寶網絡有限公司知識產權糾紛案為例，雖然被告淘寶店鋪首頁展示的圖片與店內所售實物相符，不影響“以純”商標與其商品的聯系，但是被告在店鋪首頁的描述中突出原告商標，被告本可以使用“本店銷售以純商品”的描述性字樣說明原告商標，但被告直接將原告商標與其網店名稱聯合起來使用，該使用行為向相關公眾傳達了被告的商號，容易使相關公眾產生歧義，暗示二者之間存在授權等商業(yè)關系。

2.服務表達中的考慮因素

結合13個相關案例，文章發(fā)現法院在服務表達中認定使用行為是否產生歧義或具有暗示性時，一般結合服務場所、廣告、門店招牌、店鋪名稱、名片、明信片、商業(yè)交易文書等方面綜合考慮，如果使用人在以上因素中對他人商標進行突出使用，則認為使用人有攀附的故意。具體分布情況如圖3所示。

圖3 服務表達中的關鍵詞分布

以江蘇省廣播電視總臺與金阿歡侵害商標權糾紛案為例，被告在其電視、招商廣告、官網、現場宣傳等商業(yè)活動中以突出使用的方式大規(guī)模使用原告商標，旨在向相關公眾傳達被告自己的商標，這一行為有誤導公眾的歧義。

三、商標指示性使用的客觀要件分析

如何判斷合理的邊界成為判斷使用行為是否構成指示性使用的重中之重，通過總結案例，文章發(fā)現法院一般結合使用的數量、形式和客觀效果三個方面進行判斷。

（一）不得突出使用他人商標

通過統(tǒng)計研究發(fā)現，在商標指示性使用186個相關案件中，法院在分析使用人是否合理使用他人商標時，無一例外地考慮突出使用這一要素，并且都對其進行重點論述和多方面分析。本文認為，是否突出使用他人商標是判斷合理使用限度時必不可少的因素，突出使用行為主要表現在單獨使用和大規(guī)模使用他人商標兩個方面。

1.不得單獨使用他人商標

從使用人使用他人商標的方式上來看，單獨使用意味著突出使用，單獨使用是指，使用人在使用他人商標時除該商標外再無描述性詞匯或者描述性詞匯很不顯眼、使用人除使用商標權人商標外未使用其他商標。

（1）除他人商標外無描述性詞匯或描述性詞匯很不顯眼。觀察統(tǒng)計43個案例發(fā)現，除他人商標外無描述性詞匯的情況比較單一，司法實踐中也容易認定，而描述性詞匯是否醒目這一因素需要結合描述詞匯的標識位置、字體大小、字體顏色分析。如圖4所示，文章總結了司法實踐中法院在判定是否構成意義上的單獨使用時所考慮的相關因素以及各因素所占比。

圖5 大規(guī)模使用的判斷流程

圖4 單獨使用中的相關因素占比

通過圖4可以看出，在司法實踐中，法官一般對標識位置、字體顏色、字體大小幾種因素綜合考慮，在字體顏色不突出時，結合標識位置和字體大小考慮；在標識位置不突出時，考慮字體大小和字體顏色；在字體大小不突出時，考慮標識位置和字體顏色。以上海益朗公司案為例，被告公司的后門頭上雖然加了自己的商標標識，但該標識從字體大小來看，明顯小于商標權人的商標，從標識位置來看，位于門頭的右上角，而且商標權人的商標也被標注在店鋪內的醒目位置，結合對標識位置和字體大小的考量，被告的使用行為構成單獨使用。

（2）除使用商標權人商標外未使用其他商標。若使用人除使用商標權人的商標外未使用其他商標，也沒有對自己經營狀況的描述，則構成單獨使用，反之則不構成。例如，在以純公司與朱鄧彬侵害商標權糾紛案中，被告在銷售“以純”的商品同時，還使用了自己的店鋪名稱“十八淑女坊”，是對自身經營情況的說明，未對原告的商標構成單獨使用。而在惠州雷士公司與徐州雷士經營部侵害商標權糾紛案中，被告在店鋪門頭、店內裝飾均使用原告的商標“雷士照明”，并且未提及或使用其他商標，也沒有對自己經營狀況的說明或對自己商標的描述，因此構成單獨使用。

2.不得大規(guī)模使用他人商標

在33個案件中，如何界定大規(guī)模使用時的基本流程如圖5所示，即使用人在其店名招牌、店內裝飾、收銀臺、員工胸牌、店鋪會員卡/VIP卡等處使用時，法院會認為該種行為傳達了使用人的商號、商標或經營風格，從而認為該種使用屬于大規(guī)模使用，而使用人在真品吊牌、衣架、包裝袋/分包裝、宣傳冊、貨柜、網店內的文字或圖片描述、商品名稱多處標注使用他人商標，法院仍然認為這種使用不構成大規(guī)模使用，因為使用人僅向消費者傳遞了商品或服務的廣告。

如在上海麥司公司與維多利亞的秘密公司侵害商標權糾紛案中，被告在店內墻面裝飾、店名招牌、收銀臺、商品櫥柜、VIP卡、員工胸牌、時裝展覽等處使用了原告的商標“維多利亞的秘密”標識，且在宣傳活動中對外宣稱其為原告公司的經銷運營商、直營店，被告這種傳達其經營風格的使用行為構成對原告商標的大規(guī)模使用。而在老鳳祥公司與蘇果超市及其連鎖店侵害商標權糾紛案中，兩被告在商品的分包裝上使用與原告正品相同的包裝裝潢，在吊牌上也直接使用原告商標，這種僅指明商品來源的使用是傳遞了原告商標的廣告的使用，不構成大規(guī)模使用。

（二）未對商標權人的衍生利益造成損害

商標保障了商品或服務的質量、傳達了商譽，具有知名度的商標如馳名商標在一定程度上發(fā)揮了廣告的作用。因此，在分析合理使用的限度時，還應該將以上因素考慮在內。在北京東方雨虹公司與徐州東方雨虹公司侵害商標權糾紛案中，被告在廣告平臺上提及原告產品的知名度、原告公司的資質，使相關公眾誤解兩者之間存在關聯關系，從而搶奪了原告產品的相關公眾，損害了原告公司的商譽。因此，使用行為不損害商標權人的衍生利益是指示性使用的客觀要件之一，商標權人的衍生利益主要表現為建立在產品或服務質量上的商譽，以及建立在商標知名度和顯著性上的廣告。

四、完善《商標法》第59條的對策和建議

（一）對《商標法》中指示性使用的建議

關于指示性使用的案件大量存在于司法實踐中，卻在《商標法》中無從體現，文章結合對學理和案例實踐的觀察分析，認為有必要在法條中增加指示性合理使用的規(guī)定。商標指示性使用與敘述性使用都屬于合理使用，因此在法條中應該體現在相同的位置，通過觀察《商標法》第59條發(fā)現，第1款和第2款內容密不可分，第1款是對通用名稱的敘述性使用規(guī)定，第2款是對三維標志的敘述性使用，從邏輯上具有嚴謹性和聯貫性，而第3款關于在先使用，與前兩款無邏輯上的必然聯系，因此，考慮將指示性使用的條款放在第2款和第3款之間或者放在第1款，原有的款項依次后移。這是新款項的位置選擇，然后討論格式選擇，觀察第59條的三款法條，發(fā)現其格式可以概括為：如果滿足特定條件，則商標權人無權禁止，即“特定條件+注冊商標專用權人無權禁止”，為了對應位置和格式，關于指示性使用的條款應表述為：使用人為描述自己的商品或服務，以善意且合理的方式使用他人商標，注冊商標專用權人無權禁止該使用人的行為。

（二）對《商標法實施條例》中構成要件的建議

在司法認定中，為了防止不同法院對上述法條的理解不同，或參考的標準有所偏差，影響司法的權威性和統(tǒng)一性，應該在《實施條例》中明確提出商標指示性使用的認定標準，《實施條例》第76條對應《商標法》第56條，第77條是對侵犯商標權的規(guī)定，第78條對應《商標法》第60條。在選擇位置時，本文認為將關于指示性使用的規(guī)定放在《實施條例》的第76和77條之間略有不妥，因為《實施條例》和《商標法》中的條文具有一定的對應關系，《商標法》中關于合理使用的規(guī)定在商標侵權之后，因此應將關于指示性使用的條文放在第77條之后。而《實施條例》的第78條對應《商標法》第60條，因此應將指示性使用的內容作為第78條，以對應《商標法》第59條，將現有的條款依次后移，因此《實施條例》第78條應為：

（1）使用人不使用他人商標就無法說明自己的商品或服務，且其使用行為不割裂商標權人的商標與其商品或服務的特定聯系。

（2）使用行為不得產生歧義或暗示使用人與商標權人之間存在授權、特許、加盟等商業(yè)利益關系。

（3）使用人不得單獨或大規(guī)模地在其商號、商標、裝飾等突出其經營風格的地方突出使用他人商標。

（4）使用行為未損害商標權人的衍生利益，如未造成他人商標知名度和顯著性的降低或商譽的貶損等。

其中，第1款和第2款是主觀要件，對應《商標法》中“善意且合理”的“善意”，第3款和第4款是用來檢測和佐證“善意”的客觀要件，對應“善意且合理”中的“合理”。

本文通過理論和實證分析，提煉出商標指示性使用的構成要件，嘗試填補立法空缺。首先，建議在我國《商標法》第59條中添加關于商標指示性使用的內容，確保法條邏輯的完整和內容的完備，從根本上解決學理和司法實踐中的分歧；其次，建議在《實施條例》中明確商標指示性使用的構成要件，以便于指導法官在此類案件中的判決，統(tǒng)一司法實踐中的判斷標準，保證司法權威，明確指示性使用的邊界也能在一定程度上幫助商標權人和使用人判斷使用行為是否侵犯商標權，從而減少訴訟數量。