美國商標(biāo)注冊的隱患及防范措施

馮璞

美國商標(biāo)法有自己獨(dú)特的規(guī)定和實(shí)踐。這些差異可能會使外國申請人在美國申請商標(biāo)注冊時出現(xiàn)一些本該避免的風(fēng)險。本文重點(diǎn)介紹了外國申請人在美國申請商標(biāo)注冊時容易出現(xiàn)的風(fēng)險，并提出應(yīng)對這些風(fēng)險的預(yù)防措施。

過于寬泛的商品和服務(wù)描述

一個常見的問題是在申請時過于寬泛地描述商品和服務(wù)，這在外國申請人中比較普遍。他們通常習(xí)慣于在自己的國家中允許盡可能寬泛地描述商品和服務(wù)以獲得更廣泛的保護(hù)范圍。但在美國，過于寬泛的商品和服務(wù)描述可能會導(dǎo)致整個注冊被撤銷。申請美國商標(biāo)注冊的申請人，無論是外國人還是美國國內(nèi)申請人，都必須有在美國商業(yè)活動上使用商標(biāo)的真實(shí)意圖，并在所有列出的商品和服務(wù)上使用商標(biāo)。這一要求對于所有在提交申請時尚未在美國商業(yè)中使用商標(biāo)的美國申請尤為相關(guān)。在基于使用意圖的申請中，除非是巴黎公約或馬德里議定書申請人，否則在發(fā)出核準(zhǔn)注冊通知后最多可以延遲3年開始使用商標(biāo)。

在美國注冊商標(biāo)時，必須有真實(shí)的意圖在美國從事商業(yè)活動，并且必須附帶宣誓書或聲明以及使用樣品來證明這種意圖。對于非巴黎公約或馬德里議定書的申請人，必須在美國注冊之前就已存在這種真實(shí)意圖，其他申請人則需要在美國注冊后第五年至第六年期間和商標(biāo)每十年更新注冊時提交宣誓書。如果缺乏這種真實(shí)意圖，可能會成為第三方對申請和注冊的有效性進(jìn)行攻擊的基礎(chǔ)。雖然在大多數(shù)情況下，證明申請人沒有意圖使用該商標(biāo)可能很困難，但在某些情況下是可以實(shí)現(xiàn)的。這些情況包括：申請人的業(yè)務(wù)、營銷計(jì)劃或產(chǎn)品開發(fā)材料沒有顯示出有意愿生產(chǎn)或銷售在申請中列出的某些產(chǎn)品。標(biāo)識商品和服務(wù)的范圍越廣泛，而且與申請人通常業(yè)務(wù)不相關(guān)的商品和服務(wù)在注冊中列出，攻擊就越有可能成功。

廣泛的商品和服務(wù)描述可能會導(dǎo)致美國商標(biāo)局拒絕注冊。如果商標(biāo)申請僅使用國際分類標(biāo)題，審查員會拒絕注冊。此外，由于寬泛的商品和服務(wù)描述可能導(dǎo)致與已注冊商標(biāo)產(chǎn)生混淆，因此注冊可能會被拒絕。在審查過程中，美國商標(biāo)注冊系統(tǒng)會考慮這些因素來決定是否拒絕注冊。如果第三人發(fā)現(xiàn)與其商標(biāo)類似的商標(biāo)正在注冊，他們也可以提出異議以阻止該商標(biāo)注冊。

未能充分利用補(bǔ)充注冊簿注冊

美國商標(biāo)局的補(bǔ)充注冊簿是一個重要的備選注冊簿，可以用于注冊已在美國商業(yè)中使用的商標(biāo)。這些商標(biāo)在其所涉及的商品或服務(wù)中并沒有固有的獨(dú)特性，但通過使用能夠變得獨(dú)特并被用作商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)記。盡管在補(bǔ)充注冊簿上申請注冊默示著承認(rèn)該術(shù)語本身并不具有顯著性，但是在補(bǔ)充注冊簿上注冊可以作為美國商標(biāo)局主注冊簿的補(bǔ)充證據(jù)，證明商標(biāo)已經(jīng)被商業(yè)上使用，并具有一定的保護(hù)作用。

補(bǔ)充注冊簿的注冊可以成為阻礙相同或混淆性相似商標(biāo)的后續(xù)注冊的障礙。這具有重要的防御目的，因?yàn)槠渌诉M(jìn)行商標(biāo)檢索時可以發(fā)現(xiàn)該已經(jīng)注冊的商標(biāo)。補(bǔ)充注冊簿的所有者可以使用注冊符號“？”與商標(biāo)相關(guān)聯(lián)。此外，補(bǔ)充注冊簿的所有者還可以在美國聯(lián)邦法院起訴侵權(quán)行為并有可能獲得三倍的損害賠償。

在補(bǔ)充注冊簿上注冊商標(biāo)并不排除在符合條件時在主注冊簿上注冊該商標(biāo)的權(quán)利。如果商標(biāo)已在美國商業(yè)中使用并已被推廣到相關(guān)公眾已將帶有該商標(biāo)的商品或服務(wù)與單一來源聯(lián)系起來的程度，則可能獲得在主注冊簿上注冊的資格。申請人可以提交宣誓書或聲明作為商標(biāo)獲得顯著性的初步證據(jù)，以證明該商標(biāo)實(shí)質(zhì)上已連續(xù)和排他性使用5年。然而，仍可能需要提交獲得顯著性的實(shí)際證據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、廣告支出、廣告和促銷材料，以及消費(fèi)者認(rèn)可商標(biāo)的證據(jù)，包括消費(fèi)者宣誓書和調(diào)查報(bào)告。這些實(shí)際證據(jù)可以作為商標(biāo)獲得顯著性的證明，以獲得在主注冊簿上注冊的資格。

未充分進(jìn)行檢索和評估

為了確定新商標(biāo)在美國能夠無風(fēng)險使用，需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z索以了解在美國使用商標(biāo)是否會受到任何限制，這包括檢索美國商標(biāo)局的主簿和補(bǔ)充注冊簿。此類檢索對于全球范圍內(nèi)使用商標(biāo)也非常有幫助。但是，這種初步檢索并不能充分確保商標(biāo)可以在美國安全使用。初步檢索結(jié)果可能無法識別不同但相似的商標(biāo)，也無法確定未注冊商標(biāo)的先前普通法權(quán)利。僅檢索美國商標(biāo)局的有效注冊也很危險，因?yàn)槲幢环艞壍纳虡?biāo)可能仍具有相關(guān)持續(xù)的普通法權(quán)利。如果外國申請人希望在全球范圍內(nèi)使用相同的商標(biāo)，就必須進(jìn)行全面的商標(biāo)檢索，以避免因美國先前的普通法或注冊商標(biāo)權(quán)而被迫在美國采用不同的商標(biāo)。

同樣重要的是，美國商標(biāo)從業(yè)者不僅需要進(jìn)行檢索，還需要審查檢索結(jié)果，而不是讓非美國的內(nèi)部或外部律師對檢索結(jié)果進(jìn)行分析。這樣做不僅可以避免忽視在先普通法商標(biāo)和/或誤判混淆分析可能性的風(fēng)險，而且還可以提供詳細(xì)的外部律師意見，有助于針對可能的故意商標(biāo)侵權(quán)索賠進(jìn)行辯護(hù)。故意侵權(quán)索賠是基于侵權(quán)人盡管知道可能存在商標(biāo)沖突，仍然采用該商標(biāo)。如果外部律師的意見書足夠詳細(xì)地說明了為什么相關(guān)商標(biāo)不應(yīng)成為注冊和使用的障礙，侵權(quán)人可以放棄保護(hù)此類意見的律師—委托人特權(quán)，并依賴律師的評估，認(rèn)為它不會侵犯第三方的在先商標(biāo)，以減輕損害賠償。雖然依賴律師的建議和檢索競爭商標(biāo)可能是支持主觀善意的一個因素，但來自內(nèi)部律師的簡短電子郵件顯然并不足以為故意侵權(quán)行為進(jìn)行辯護(hù)。

僅僅因?yàn)闄z索報(bào)告中沒有顯示相應(yīng)的商標(biāo)注冊或申請，就認(rèn)為相似的域名無關(guān)緊要是危險的。需要進(jìn)一步調(diào)查域名注冊人是否也擁有在先普通法商標(biāo)權(quán)，尤其是當(dāng)該域名用作商標(biāo)時。這種普通法權(quán)利可以作為侵權(quán)索賠的基礎(chǔ)，就像該商標(biāo)的注冊一樣。因此，對于商標(biāo)從業(yè)者而言，除了進(jìn)行檢索以外，還需要進(jìn)行更深入的調(diào)查，以確保沒有侵犯先前的普通法商標(biāo)權(quán)。

未能在申請文件上正確簽字

美國申請必須由可以對申請人具有法律約束力的人簽署，或者對所陳述的事實(shí)有第一手了解并有權(quán)代表申請人簽字的人簽署，或者可以由授權(quán)的美國律師簽署。 雖然外國申請人可能只是出于方便讓其美國商標(biāo)律師在申請書上簽字，但有時會適得其反。外部商標(biāo)律師通常不了解聲明的相關(guān)事實(shí)，因此必須依賴從外國申請人那里獲得的信息。更重要的是，通過簽署該聲明，外部律師可能成為所做聲明的事實(shí)證人，因此如果申請或任何由此產(chǎn)生的注冊的有效性受到質(zhì)疑，外部律師有可能被取消代表申請人作為商標(biāo)代理人的資格，這將導(dǎo)致額外的時間和成本來尋找新的外部律師。因此，建議讓外國申請人直接簽署相關(guān)的文件和聲明是一種更好的做法。

未能充分監(jiān)管商標(biāo)的使用

成功保護(hù)商標(biāo)的關(guān)鍵在于及時使用商標(biāo)標(biāo)記。如果所有者在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)后等待過長的時間才采取行動，甚至完全不行使權(quán)利，就可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)的完全喪失或受到極大限制。如果所有者不反對他人的商標(biāo)注冊申請，然后等待5年以上才請求取消注冊，這也可能導(dǎo)致失去在頭5年內(nèi)取消注冊所需的勝訴理由。這被稱為“懈怠原則”，它會阻礙有效的商標(biāo)執(zhí)法。

如果不采取必要的措施阻止相同或混淆性相似商標(biāo)的使用和/或注冊，這可能會以其他兩種形式損害商標(biāo)。首先，它可能會削弱商標(biāo)的顯著性，當(dāng)在任何領(lǐng)域中有太多高度相似的標(biāo)記時就會發(fā)生這種情況。其次，如果公眾也這樣做，其他人對商標(biāo)的一般使用最終會破壞該商標(biāo)作為商標(biāo)發(fā)揮作用的能力。這個過程被稱為“通用化”，會導(dǎo)致所有商標(biāo)權(quán)的喪失，就像曾經(jīng)的專有商標(biāo) THERMOS、ASPIRIN和 CELLOPHANE，被作為這些新商品的通用名稱使用一樣。

商標(biāo)所有者應(yīng)該盡早了解潛在的商標(biāo)侵權(quán)和沖突使用情況，因?yàn)橹鲃有惺箼?quán)利非常重要。他們應(yīng)該鼓勵員工向管理層報(bào)告任何可能的侵權(quán)行為，因?yàn)閱T工最接近市場，最熟悉公司的產(chǎn)品，他們的投入是最有價值和最便宜的。此外，商標(biāo)所有者還應(yīng)該擁有正規(guī)的監(jiān)視服務(wù)，以便及時監(jiān)測和報(bào)告所有新申請的商標(biāo)注冊，以及監(jiān)測和報(bào)告相同或相似商標(biāo)的注冊域名和普通法使用。通過簡單的谷歌搜索可以揭示一些相關(guān)第三方在普通法意義上使用相同商標(biāo)，而通過專業(yè)的檢索公司可以進(jìn)行更詳細(xì)的普通法檢索。外國商標(biāo)所有者應(yīng)準(zhǔn)備好在得知潛在侵權(quán)行為后的合理時間內(nèi)采取行動，以免日后無法主張權(quán)利。

總結(jié)

外國商標(biāo)所有人在保護(hù)商標(biāo)及其在美國的注冊方面面臨許多挑戰(zhàn)。如今，使用馬德里議定書可以將國際注冊擴(kuò)展到美國及其領(lǐng)土，外國商標(biāo)所有人比以往任何時候都更容易遇到陷阱。外國商標(biāo)所有人應(yīng)該注意到，美國商標(biāo)法的基于使用的注冊體系有著其特殊要求，而忽視這些要求可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)的喪失和注冊失敗。因此，就馬德里議定書下的美國領(lǐng)土延伸保護(hù)事宜咨詢美國商標(biāo)律師，最好是在提交馬德里議定書申請之前或最遲在收到美國商標(biāo)局的臨時拒絕注冊或接受通知時，這將有助于外國商標(biāo)所有人盡量避免上述風(fēng)險。在與美國商標(biāo)律師合作時，外國商標(biāo)所有人應(yīng)該要求一份詳細(xì)的報(bào)告函，其中列出所有美國注冊所需要求，并在內(nèi)部建立起備案系統(tǒng)。外國商標(biāo)所有人應(yīng)當(dāng)更充分地了解美國商標(biāo)法的要求，通過避免美國商標(biāo)申請注冊實(shí)踐中幾個最常見陷阱，并在美國成功保護(hù)他們的商標(biāo)權(quán)利。

（作者單位：中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

參考資料：

1. 美國專利商標(biāo)局網(wǎng)站 www.uspto.gov

2. Trademark and Unfair Competition Law， Sixth Edition， Jane C. Ginsburg， Jessica Litman， Mary Kevlin）