中國企業(yè)“出?！敝a(chǎn)合規(guī)風險防控

編者按：

中國企業(yè)合規(guī)治理國際化是行穩(wěn)致遠、打造世界一流企業(yè)的基本功和新動能。然而，目前市面上合規(guī)專著林林總總，聚焦企業(yè)海外運營合規(guī)的實務(wù)書鮮見。中糧集團中國茶葉股份公司副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官張小鳳有感于置身圖書館“弱水三千”，卻無法“取一瓢飲”的親身經(jīng)歷，撰寫了一本著力構(gòu)建企業(yè)國際化合規(guī)治理體系及涉外合規(guī)風險防控與應(yīng)對實操方法的新書《合規(guī)國際化：中國企業(yè)走出去合規(guī)風險防控指南》 。本文節(jié)選知識產(chǎn)權(quán)部分內(nèi)容，以饗讀者。

國際知識產(chǎn)權(quán)保護極具專業(yè)性、復(fù)雜性和綜合性。中國制造業(yè)正在從中低端走向高端，要學(xué)會應(yīng)對發(fā)達國家及其跨國公司所采用的專利戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)、商業(yè)秘密保護戰(zhàn)和版權(quán)貿(mào)易戰(zhàn)，更要學(xué)會用國際知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則做國際生意，參與國際市場的科技競爭。

具體而言，中國企業(yè)“走出去”主要面臨三個方面的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)挑戰(zhàn)和風險：境外投資并購過程中的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)風險、國際貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)風險以及知識產(chǎn)權(quán)注冊保護方面的合規(guī)風險。中國企業(yè)可以采取盡職調(diào)查、合同條款、國際注冊等工具進行防范和救濟。

充分的盡職調(diào)查

許多中國企業(yè)境外并購主要出于產(chǎn)品升級、獲取高新技術(shù)、提升自身品牌和拓展海外市場等戰(zhàn)略目標，目標企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)成為中國企業(yè)跨境并購主要動因和考量，知識產(chǎn)權(quán)在境外并購資產(chǎn)的價值評估和對價支付中占有越來越大的比重。

中國企業(yè)跨境并購的知識產(chǎn)權(quán)風險，通常涉及所有權(quán)權(quán)屬風險、保護期限風險、增速風險以及東道國法律風險等，中國企業(yè)在并購決策前需要針對知識產(chǎn)權(quán)進行充分的盡職調(diào)查，主要關(guān)注以下三種情形：

一是知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬。收購目標企業(yè)100%的股權(quán)并不意味著一定能取得目標企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，因其知識產(chǎn)權(quán)有可能是許可使用，并非自有。此外，知識產(chǎn)權(quán)是目標企業(yè)單獨所有還是共有、是否許可第三方使用以及使用期限等，都是目標企業(yè)估值的主要考量因素。

二是知識產(chǎn)權(quán)有效期。有效期長短是中國企業(yè)在收購評估和對價談判時的主要衡量因素。

三是知識產(chǎn)權(quán)訴訟。不僅要關(guān)注目標企業(yè)作為原告的訴訟，還要關(guān)注目標企業(yè)侵害第三人或目標企業(yè)時可能作為被告的知識產(chǎn)權(quán)案件和可能的知識產(chǎn)權(quán)糾紛等。

由于知識產(chǎn)權(quán)的地域性特征，中國企業(yè)在貨物買賣協(xié)議或原始設(shè)備制造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）協(xié)議簽署前，應(yīng)當對產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)情況進行調(diào)查，確定其在相關(guān)國家是否存在侵權(quán)風險。

中國企業(yè)在貨物買賣時會發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛。例如，中國企業(yè)A從B國進口到中國的設(shè)備在中國不構(gòu)成侵權(quán)，但由于中國企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整，將產(chǎn)品臨時轉(zhuǎn)運給A公司在C國的子公司安裝使用，該產(chǎn)品在C國構(gòu)成專利侵權(quán)。

中國企業(yè)在OEM業(yè)務(wù)中發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛。例如，中國企業(yè)按照國外委托方的訂單生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品（指定品牌）再出口，清關(guān)過程中，海關(guān)發(fā)現(xiàn)這筆貨物沒有經(jīng)過該商標所有權(quán)人授權(quán)，侵犯了相關(guān)權(quán)利人合法權(quán)益。在這種情況下，海關(guān)不僅要沒收這批貨物，還會對中國企業(yè)進行罰款。

周密設(shè)計合同條款

在境外并購中，中國企業(yè)可以通過設(shè)計收購協(xié)議條款控制知識產(chǎn)權(quán)風險：

第一，在收購協(xié)議中明確界定標的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬，并要求原股東作出相關(guān)保證、承諾并約定相關(guān)違約賠償責任。

第二，在收購協(xié)議中對收購后知識產(chǎn)權(quán)的持有和使用作出明確約定，如轉(zhuǎn)讓方是否可以繼續(xù)使用目標企業(yè)所有的技術(shù)以及如何使用等。

第三，在收購協(xié)議中要求轉(zhuǎn)讓方對于專利或其他技術(shù)的交割提供詳盡的技術(shù)清單和說明，并對后續(xù)使用提供支持，包括明確支持方式、標準和期限。實踐中，中國企業(yè)單憑說明書無法實現(xiàn)所收購的技術(shù)，導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)收購意義大打折扣。

第四，對已有知識產(chǎn)權(quán)訴訟結(jié)果的承擔提前作出分配和約定。

第五，嘗試對知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)約定價值減損條款，以充分保護在收購中的知識產(chǎn)權(quán)價值評估風險。

《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》（United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods，CISG）第42條第1款明確規(guī)定了賣方的知識產(chǎn)權(quán)擔保義務(wù)：“賣方所交付的貨物必須是第三方不能根據(jù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)主張任何權(quán)利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權(quán)利或要求為限，而且這種權(quán)利或要求根據(jù)以下國家的法律規(guī)定，是以工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的：（a）如果雙方當事人在訂立合同時預(yù)期貨物將在某一國境內(nèi)轉(zhuǎn)售或作其他使用，則根據(jù)貨物將在其境內(nèi)轉(zhuǎn)售或作其他使用的國家的法律。（b）或者在任何其他情況下，根據(jù)買方營業(yè)地所在國的法律。或者在任何其他情況下，根據(jù)買方營業(yè)地所在國家的法律?！?/p>

因此，中國企業(yè)應(yīng)當在買賣合同條款中根據(jù)自身法律地位，對知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)風險和責任事前進行合理分配，以減少相關(guān)合規(guī)風險。

知識產(chǎn)權(quán)國際注冊

知識產(chǎn)權(quán)具有無形性和地域性。除了著作權(quán)實行自動保護外，其他知識產(chǎn)權(quán)無注冊即無權(quán)利，在未注冊獲得權(quán)利的國家，他人可以自由無償使用且申請注冊。

知識產(chǎn)權(quán)具有期限性。一旦注冊權(quán)利過期，則該知識產(chǎn)權(quán)在注冊國喪失權(quán)利效力，他人也可以自由無償使用且申請注冊。

實踐中，中國企業(yè)應(yīng)注意根據(jù)戰(zhàn)略布局、產(chǎn)品規(guī)劃以及海外市場拓展計劃，前瞻性地進行境外知識產(chǎn)權(quán)注冊布局，為中國企業(yè)產(chǎn)品走向境外提前做好商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利布局，避免因未及時注冊而被他人在境外搶注，或注冊到期后未及時申請續(xù)期而被他人搶注，產(chǎn)品因面臨知識產(chǎn)權(quán)障礙無法走向海外市場的遺憾。

筆者曾處理過中國某馳名商標在某境外區(qū)域被搶注的案件，企業(yè)因此丟失境外市場若干年。在歷盡艱辛搶回商標、打擊相關(guān)境外區(qū)域中假冒該中國馳名商標的假貨并清理市場后，中國企業(yè)正品產(chǎn)品才得以進入該境外區(qū)域市場。在10年多的時間內(nèi)，該中國企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品在該境外區(qū)域不能實現(xiàn)銷售。失去商標則失去品牌，失去品牌則失去市場，搶回商標后等于要重新樹立一個品牌、重建一個市場，為此付出的努力以及產(chǎn)生的機會成本無法估算，而導(dǎo)致這一后果的原因，則是企業(yè)一個非常簡單的疏漏，即沒有及時續(xù)展自己的注冊商標。

域名等新型權(quán)利國際注冊

知識產(chǎn)權(quán)國際注冊中，中國企業(yè)需要特別注意域名注冊。域名是互聯(lián)網(wǎng)上某一臺計算機或計算機組的名稱，用于在數(shù)據(jù)傳輸時對計算機的定位標識。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟飛速發(fā)展，域名具有非凡的商業(yè)價值，企業(yè)域名成為企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟和網(wǎng)絡(luò)商業(yè)中的企業(yè)商號或商品品牌，具有特定代表性和識別性，具有商業(yè)標志的意義。

在上述背景下，域名搶注或利用域名假冒其他品牌、淡化競爭對手特定品牌的問題成為中國企業(yè)境外知識產(chǎn)權(quán)保護新課題。域名搶注往往和域名販賣相結(jié)合，搶注者往往公開出售其搶注的域名。由于境外企業(yè)搶注中國企業(yè)域名后，跨國爭議解決的成本比較高，中國企業(yè)往往需要在權(quán)衡利弊后，被迫以高于注冊費價格買回被搶注域名。

筆者曾處理過兩個中國馳名商標同時被一家外國公司組合搶注為域名的問題。初始注冊需要幾十美元的成本，但在拍賣中買回則需要幾千美元至上萬美元。因此，筆者對域名國際注冊保護有非常深刻的感受。

域名的國際注冊由“互聯(lián)網(wǎng)名稱與數(shù)字地址分配機構(gòu)”（ICANN）負責管理。2016年10月1日，美國商務(wù)部下屬機構(gòu)國家電信和信息局把互聯(lián)網(wǎng)域名管理權(quán)完全交給位于加利福尼亞州的ICANN。ICANN是一家非營利社團，主要由互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會成員組成，成立于1998年10月，負責管理域名、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）地址的空間分配、協(xié)議標識符的指派、通用頂級域名（gTLD）以及國家和地區(qū)頂級域名（ccTLD）系統(tǒng)的管理和根服務(wù)器系統(tǒng)的管理。

實踐操作中，ICANN只是管理其授權(quán)的域名商，域名商從ICANN批發(fā)域名再賣給相關(guān)域名申請方。中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心負責中國頂級域名、二級域名和三級域名的注冊和管理。

中國法院嚴格遵行《巴黎公約》和相關(guān)中國法律，對跨國公司知識產(chǎn)權(quán)包括域名進行公平的國際保護。2022年1月，福建省廈門市中級人民法院二審審結(jié)“美國蘋果公司與廈門建發(fā)信息技術(shù)有限公司網(wǎng)絡(luò)域名權(quán)屬、侵權(quán)糾紛案”。

知識產(chǎn)權(quán)是一種私權(quán)利，企業(yè)往往是知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利主體，國際化的跨國公司是知識產(chǎn)權(quán)國際保護的最直接利益相關(guān)者。例如，2011年對外開放簽字的《反假冒貿(mào)易協(xié)定》（Anti-Counterfeiting Trade Agreement，ACTA）就是在日本、美國等國內(nèi)大公司參與下完成的。因此，中國企業(yè)應(yīng)當深入研究知識產(chǎn)權(quán)國際保護并積極支持中國政府廣泛參與知識產(chǎn)權(quán)國際保護提案、規(guī)則的制定與談判，確保相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)國際保護規(guī)則體現(xiàn)多方利益、防止出現(xiàn)少數(shù)國家或地區(qū)控制下的立法偏倚。

（本文節(jié)選自《合規(guī)國際化：中國企業(yè)走出去合規(guī)風險防控指南》，作者現(xiàn)任中糧集團中國茶葉股份公司副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，正高級經(jīng)濟師、公司律師）

（責編 王茜）