美國商標(biāo)法的域外適用及中國應(yīng)對

劉想樹 張俊雅

一、引言

當(dāng)今世界，商標(biāo)的使用呈現(xiàn)出全球化之特點。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的日益推進(jìn)和互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展，商品的跨國流動成為企業(yè)永續(xù)發(fā)展的策略，國家之間市場聯(lián)系更為緊密，跨國貿(mào)易日趨頻繁。美國一直是自由貿(mào)易的主要倡導(dǎo)者，同時也是主要受益者。作為世界貿(mào)易強(qiáng)國，美國高度重視對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。為了防止本國商標(biāo)法律制度被規(guī)避或架空，自20世紀(jì)中葉以來，美國積極擴(kuò)張相關(guān)管轄權(quán)范圍，突破嚴(yán)格的地域性限制，確立商標(biāo)法的域外效力，積極對發(fā)生于美國域外的商標(biāo)侵權(quán)行為加以規(guī)范。美國依據(jù)效果標(biāo)準(zhǔn)推行本國商標(biāo)法的域外適用，通過司法手段規(guī)制對美國域內(nèi)商業(yè)活動產(chǎn)生損害效果或不利影響的域外商標(biāo)侵權(quán)行為。隨著知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)的多邊合作陷入低潮，商標(biāo)法的域外適用也成為美國在國際合作之外跨境保護(hù)其商標(biāo)利益的選擇之一。(1)韓書立：《我國專利法的域外適用問題研究》，載《法學(xué)評論》2021年第4期，第1頁。這種單邊主義的做法，有效保護(hù)了跨國貿(mào)易中受損害的美國商標(biāo)權(quán)人，維護(hù)了美國商業(yè)利益和企業(yè)商標(biāo)利益。當(dāng)前，我國由貿(mào)易大國向貿(mào)易強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，高水平對外開放不斷推進(jìn)，我國企業(yè)已經(jīng)深度參與到國際貿(mào)易中，但是商標(biāo)保護(hù)法律體系仍有待完善。美國商標(biāo)法域外適用的效果標(biāo)準(zhǔn)對我國商標(biāo)域外保護(hù)具有啟發(fā)和借鑒意義。鑒于此，本文以美國商標(biāo)法的域外適用為考察對象，結(jié)合美國商標(biāo)法域外適用的實踐，分析和歸納其域外適用的特征，進(jìn)而探討我國如何有效處理和應(yīng)對涉外商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件，維護(hù)本國商業(yè)利益和商標(biāo)利益的進(jìn)路。

本文探討的美國商標(biāo)法域外適用，(2)域外適用主要包括三種行為：一是國家制定含有域外適用條款的立法行為；二是法院實施域外司法管轄的行為；三是國家行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制或者引導(dǎo)域外實體、個人遵守其國內(nèi)法的行為，但是不包括一國國內(nèi)法院通過沖突規(guī)范指引適用本國法的行為。參見韓永紅：《美國法域外適用的司法實踐及中國應(yīng)對》，載《環(huán)球法律評論》2020年第4期，第166頁。本文重在考查上述第二類行為。以法律的域外效力為“因”，以法律的域外適用為“果”；(3)宋曉：《域外管轄的體系構(gòu)造——立法管轄與司法管轄之界分》，載《法學(xué)研究》2021年第3期，第173頁。同時區(qū)別于傳統(tǒng)國際私法領(lǐng)域經(jīng)沖突規(guī)范指引選擇本國商標(biāo)法作為準(zhǔn)據(jù)法予以適用的情形，主要指美國法院實施域外司法管轄將相關(guān)國內(nèi)法直接適用于域外行為，從而實現(xiàn)跨國保護(hù)本國商業(yè)利益和商標(biāo)權(quán)人利益的目標(biāo)。(4)當(dāng)侵權(quán)行為發(fā)生在美國境外時，美國法院首先要明確國內(nèi)法具有域外效力，應(yīng)域外適用，從而認(rèn)定美國法院具有事項管轄權(quán)。事項管轄權(quán)是美國法院審理和裁決某一類案件的權(quán)限范圍。在判斷事項管轄權(quán)后，如果美國聯(lián)邦法院結(jié)合對人管轄權(quán)要件判定對案件具有管轄權(quán)，則美國法院可以對該被告行使域外司法管轄。參見李慶明：《論美國域外管轄：概念、實踐及中國因應(yīng)》，載《國際法研究》2019年第3期，第8頁。

二、美國商標(biāo)法域外適用的依據(jù)：效果標(biāo)準(zhǔn)

20世紀(jì)中葉后，隨著資本的擴(kuò)張和跨國經(jīng)濟(jì)活動日益頻繁，美國法院在反壟斷、貿(mào)易、證券等審判實踐中認(rèn)識到嚴(yán)格屬地主義已經(jīng)過時——市場是跨越國界的，監(jiān)管和規(guī)制也應(yīng)如此。(5)屈文生：《從治外法權(quán)到域外規(guī)治——以管轄理論為視角》，載《中國社會科學(xué)》2021年第4期，第56頁。于是，美國開始采用單邊主義的做法，對管轄權(quán)進(jìn)行擴(kuò)張，尋求國內(nèi)法域外適用的法律依據(jù)，進(jìn)而創(chuàng)立并強(qiáng)化了美國法域外適用的效果標(biāo)準(zhǔn)，并使該標(biāo)準(zhǔn)成為美國實現(xiàn)政策目標(biāo)和維護(hù)國家利益的重要工具。

(一)理論基礎(chǔ)：效果標(biāo)準(zhǔn)的確立

效果標(biāo)準(zhǔn)(effect test)，是指美國法院對發(fā)生在本國域外但是對本國域內(nèi)產(chǎn)生實質(zhì)不利效果或者影響的域外行為進(jìn)行規(guī)制，從而對相關(guān)行為人行使管轄權(quán)。效果標(biāo)準(zhǔn)最早適用于刑法領(lǐng)域。1911年，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)定在一州管轄區(qū)域外的行為如若意圖在區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生損害后果的，該州有權(quán)懲罰行為人，由此在涉及各州的域外管轄事項上暗示了效果標(biāo)準(zhǔn)。(6)李慶明：《論美國域外管轄：概念、實踐及中國因應(yīng)》，載《國際法研究》2019年第3期，第11頁。域外管轄指的是一國將其法律的適用范圍或者司法和行政管轄范圍拓展至該國領(lǐng)土之外，包括域外立法管轄、域外執(zhí)行管轄與域外司法管轄。在隨后的司法實踐中，美國法院對效果標(biāo)準(zhǔn)的適用有所反復(fù)。至1945年，美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院在美國訴美國鋁業(yè)公司案(United States v.Aluminum Co.of America)中突破了屬地主義，確立了反壟斷法域外適用的效果標(biāo)準(zhǔn)。(7)United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416(1945).自此，效果標(biāo)準(zhǔn)開始盛行于美國司法實踐，成為美國國內(nèi)法域外適用的基石。(8)Austen L.Parish, Morrison, The Effects Test, and the Presumption Against Extraterritoriality: A Reply to Professor Dodge, Cambridge University Press, 2011, pp.399-402.

通常情況下，美國傾向于認(rèn)為具有市場屬性的法律應(yīng)得以域外適用，例如反不正當(dāng)競爭法、證券法和反壟斷法。其中，商標(biāo)法正是典型的市場性法律，受到美國市場經(jīng)濟(jì)變革的直接影響。20世紀(jì)初，美國經(jīng)濟(jì)由區(qū)域性走向合并統(tǒng)一，迫切需要對聯(lián)邦商標(biāo)法進(jìn)行修改以適應(yīng)不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)。1946年，美國《蘭哈姆法》(Lanham Act)正式頒布，該法為在州際貿(mào)易中使用的商標(biāo)提供了統(tǒng)一法律保護(hù)。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，商品貿(mào)易推動了聯(lián)邦市場向全球市場的演變，商品和信息流跨越國家地理邊界的情形日益頻繁，美國商標(biāo)亦因此在全球貿(mào)易中屢遭侵權(quán)，從而損害美國商標(biāo)權(quán)人在市場競爭中建立的品牌商譽(yù)。由于《蘭哈姆法》賦予商標(biāo)權(quán)人較高水平的保護(hù)以及更有利的程序規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，美國企業(yè)在跨國商標(biāo)侵權(quán)爭端中通常認(rèn)為通過本國法院解決爭端更具吸引力，為此借助《蘭哈姆法》尋求救濟(jì)，希望訴諸美國法院而非在行為發(fā)生地國解決爭議。(9)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 204-205(2006).美國法院也認(rèn)為，應(yīng)該加強(qiáng)對美國利益的保護(hù)，有力地規(guī)制對美國造成特定影響的域外行為。因此，早期美國法院試圖擴(kuò)大其商標(biāo)法效力范圍，以保護(hù)不斷擴(kuò)張至域外的美國利益。

法律域外適用分析的核心在于判斷國會的立法意圖。如果國會立法中明確規(guī)定域外適用的條款，美國法院首先會執(zhí)行域外適用條款來行使管轄權(quán)；如果國會立法中未明確規(guī)定法律域外適用條款，美國法院則根據(jù)實際情況來決定是否行使管轄權(quán)。(10)李慶明：《論美國域外管轄：概念、實踐及中國因應(yīng)》，載《國際法研究》2019年第3期，第11頁。據(jù)此，美國法的域外適用除了通過明確“特定的國會立法授權(quán)”來實現(xiàn)外，還可以通過法院解釋立法來實現(xiàn)。由于國會未明確商標(biāo)法的效力范圍，美國聯(lián)邦最高法院需要解釋國會是否意圖通過商標(biāo)法規(guī)范域外行為，(11)Chon and Margaret, Kondo-ing Steele v. Bulova: The Lanham Act’s Extraterritorial Reach via the Effects Test, 25 Boston University Journal of Science and Technology Law 530, 544-545(2019).進(jìn)而推斷美國商標(biāo)法是否具有域外效力。

美國聯(lián)邦最高法院在斯蒂爾訴寶路華鐘表公司案(Steelev.BulovaWatchCo，以下簡稱Steele案)中認(rèn)為，國會有權(quán)規(guī)制包括與外國之間以及各州之間的貿(mào)易，因此，商標(biāo)法是可以實現(xiàn)域外適用的。(12)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 205-206(2006).由于影響法院考慮的因素有很多，法院通過判例發(fā)展的效果標(biāo)準(zhǔn)在反不正當(dāng)競爭法、商標(biāo)法和反壟斷法等各領(lǐng)域的嚴(yán)格程度不同。以Steele案為起點，美國法院在商標(biāo)法域外適用實踐中確立了較為嚴(yán)格的效果標(biāo)準(zhǔn)，以限制美國法院管轄權(quán)的過度延伸。

(二)首次實踐：效果標(biāo)準(zhǔn)的適用

一如前述，美國聯(lián)邦最高法院于1952年在Steele案中明確《蘭哈姆法》具有域外效力，(13)Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S.280(1952).首次將效果標(biāo)準(zhǔn)運用到美國商標(biāo)法域外適用的司法實踐中，對效果及于美國的域外商標(biāo)侵權(quán)行為進(jìn)行規(guī)制。其有關(guān)《蘭哈姆法》域外適用的效果標(biāo)準(zhǔn)通常被稱為Steele標(biāo)準(zhǔn)，包括三個判斷因素：其一，被告的行為是否對美國的商業(yè)活動產(chǎn)生影響(an effect)；其二，被告是否為美國公民；其三，美國法院作出的判決是否會與外國法律發(fā)生沖突。(14)趙雷：《美國商標(biāo)權(quán)保護(hù)的域外擴(kuò)張》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2013年第7期，第76頁。

1.案情簡介

在Steele案中，原告Bulova公司是鐘表行業(yè)頗負(fù)盛名的手表制造商，為美國“BULOVA”商標(biāo)專用權(quán)人。被告Steele是在墨西哥經(jīng)營鐘表業(yè)務(wù)的美國公民，其在墨西哥搶注了“BULOVA”商標(biāo)，并從瑞士和美國進(jìn)口該品牌手表零部件，運輸至墨西哥加工貼附“BULOVA”商標(biāo)后銷售。Bulova公司收到了大量墨西哥邊境的美國珠寶商關(guān)于假冒手表的投訴，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)這些被投訴的假冒手表來自被告。盡管被告Steele沒有在美國銷售假冒手表，但這些手表被在墨西哥消費的美國公民購買并拿到美國珠寶店要求維修，手表回流到美國管轄領(lǐng)域內(nèi)。原告遂在德克薩斯州地區(qū)法院提起訴訟。被告辯稱，《蘭哈姆法》不能規(guī)制美國公民在墨西哥(美國域外)的侵權(quán)行為，法院對本案缺乏管轄權(quán)。德克薩斯州地區(qū)法院以缺乏管轄權(quán)為由駁回原告訴訟請求，美國聯(lián)邦第五巡回上訴法院撤銷了一審法院的判決，被告不服，于是案件上訴到美國聯(lián)邦最高法院。

2.法院釋理

美國聯(lián)邦最高法院從三個方面論述商標(biāo)法具有域外效力。首先，《蘭哈姆法》規(guī)定的“美國國會合法規(guī)范的所有商業(yè)”表明國會有意賦予《蘭哈姆法》域外效力?！短m哈姆法》第45條規(guī)定“由國會控制商業(yè)貿(mào)易規(guī)范，追訴在貿(mào)易中對標(biāo)記進(jìn)行欺騙性或者誤導(dǎo)性使用的行為”，該法將“商業(yè)”定義為“美國國會合法規(guī)范的所有商業(yè)”，(15)《蘭哈姆法》第45條，15 U.S.C.§ 1127?！懊绹鴩鴷戏ㄒ?guī)范的所有商業(yè)”包括美國與外國之間以及各州之間的貿(mào)易,表明國會有意賦予聯(lián)邦法院廣泛的司法管轄權(quán)審理美國公民在域外實施的行為，并追究“任何從事商業(yè)行為的主體”侵犯他人商標(biāo)權(quán)的責(zé)任。(16)《蘭哈姆法》第32條，15 U.S.C.§ 1114。其次，依據(jù)屬人管轄原則，國會在規(guī)范美國公民的行為時，可以將法律的適用范圍擴(kuò)張到美國領(lǐng)土之外。一般而言，在國會沒有明確表示其有意將某一法律用于規(guī)范域外行為時，該法律效力僅及于美國邊界。但是，國際法并不禁止美國管轄本國公民在國外實施的行為。因此，國會有權(quán)禁止美國公民行使的不公平貿(mào)易行為，即使該行為發(fā)生在美國領(lǐng)域之外。最后，原告商標(biāo)的影響范圍已超越本國領(lǐng)域，其早已通過廣告等方式在國內(nèi)外建立了良好商譽(yù)，當(dāng)域外商標(biāo)侵權(quán)行為損害原告利益時，法院應(yīng)該延伸商標(biāo)法的效力范圍，保護(hù)原告利益。

法院進(jìn)而指出，《蘭哈姆法》域外適用應(yīng)考慮三個因素：被告的行為是否對美國的商業(yè)活動產(chǎn)生影響(an effect)，被告是否為美國公民以及美國法院作出的判決是否會與外國法律發(fā)生沖突。具體到Steele案，其一，被告Steele存在假冒原告Bulova公司商標(biāo)的域外商標(biāo)侵權(quán)行為，導(dǎo)致美國消費者對商品來源產(chǎn)生混淆，且其活動范圍不限于墨西哥。被告在美國購買了原告公司的手表零部件，并且該假冒產(chǎn)品又回流到美國境內(nèi)，受到美國境內(nèi)珠寶商的投訴，這表明被告行為已對美國的商業(yè)貿(mào)易產(chǎn)生不利影響。其二，訴訟雙方為美國公民。其三，訴訟期間被告Steele在墨西哥注冊的“BULOVA”商標(biāo)已被撤銷，美國法院作出的判決不會與墨西哥法律發(fā)生沖突。因此，美國法院可依《蘭哈姆法》對被告的域外商標(biāo)侵權(quán)行為行使管轄權(quán)。

Steele案是美國聯(lián)邦最高法院審理的《蘭哈姆法》域外適用第一案，也是唯一判例。此案確立了較為嚴(yán)格的商標(biāo)法域外適用效果標(biāo)準(zhǔn)，為美國法院依據(jù)《蘭哈姆法》規(guī)制域外商標(biāo)侵權(quán)行為提供了基本的分析框架。

三、美國商標(biāo)法域外適用的彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)

自Steele案后，美國法院將效果標(biāo)準(zhǔn)廣泛運用于商標(biāo)法域外適用的司法實踐，效果標(biāo)準(zhǔn)的適用呈現(xiàn)漸進(jìn)寬松的趨勢。由于美國聯(lián)邦最高法院沒有在Steele案中明確效果標(biāo)準(zhǔn)的三個因素是否均必須滿足，以及每個因素應(yīng)賦予多大權(quán)重，在此后的案件審理中，一些法院發(fā)現(xiàn)沿用此判例難度很大。隨著司法實踐的日漸豐富，美國各聯(lián)邦巡回上訴法院在《蘭哈姆法》域外適用Steele案效果標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上又增加了一些更具操作性的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，形成了不同的彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)，(17)楊松才：《論美國知識產(chǎn)權(quán)法的域外適用》，載《法學(xué)雜志》2007年第5期，第113頁。擴(kuò)大了《蘭哈姆法》域外適用的范圍。

(一)Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)

美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院是第一個解釋Steele標(biāo)準(zhǔn)的聯(lián)邦法院，它在名利場米爾斯訴伊頓公司案(VanityFairMills,Inc.v.T.EatonCo，以下簡稱Vanity案)中對域外適用Steele標(biāo)準(zhǔn)加以完善，發(fā)展出Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)，又稱三因素判斷標(biāo)準(zhǔn)(three-factor test)。Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)要求：其一，被告行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性的(substantial)影響；其二，被告必須是美國公民；其三，法院作出的判決是否會與外國法律發(fā)生沖突。(18)Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633(1956).

在Vanity案中，原告Vanity Fair Mills服裝公司位于賓夕法尼亞州，是美國“VANITY FAIR”商標(biāo)專用權(quán)人。該公司自1917年起在加拿大以“VANITY FAIR”商標(biāo)制造和銷售女性內(nèi)衣，在美國和加拿大均具有一定知名度。被告Eaton公司位于加拿大，1915年，其注冊加拿大“VANITY FAIR”商標(biāo)并貼附在生產(chǎn)的服裝上，并于1933年將其注冊的服裝商標(biāo)類別擴(kuò)增至“女性內(nèi)衣、緊身胸衣、腰帶和其他基礎(chǔ)服裝”。1943年至1953年間，被告在美國購買原告“VANITY FAIR”商標(biāo)內(nèi)衣并運輸至加拿大銷售，原告遂在紐約地區(qū)法院起訴被告商標(biāo)侵權(quán)，地區(qū)法院以缺乏管轄權(quán)為由駁回原告起訴。案件最終提交到美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院，該法院在Steele標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出了Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此對Vanity案進(jìn)行分析。

首先，就被告行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響而言，原告在美國和加拿大均銷售同品牌內(nèi)衣，被告從美國購買“VANITY FAIR”商標(biāo)內(nèi)衣后運輸至加拿大銷售的行為對美國商業(yè)活動產(chǎn)生實質(zhì)性影響，能夠滿足第一個因素；其次，被告必須是美國公民，美國有權(quán)規(guī)范其公民在國外的行為，本案中被告不具有美國國籍，不能滿足該因素；最后，法院作出的判決不與外國法律發(fā)生沖突，由于被告是加拿大合法“VANITY FAIR”商標(biāo)權(quán)人，該因素也是無法滿足的。因此，上述三個因素中有兩個因素?zé)o法滿足，法院對該案沒有管轄權(quán)。美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院認(rèn)為，“缺少其中一個因素法院仍可能具有管轄權(quán)，但若兩個因素都未能滿足無疑是致命的”，(19)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 208-209(2006).但在后來的美國大西洋里奇菲爾德公司訴阿科格羅布斯國際股份有限公司案(Atlantic Richfield Co.v.Arco Globus Intern.Co., Inc)中，美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院進(jìn)一步明確，對美國商業(yè)的實質(zhì)性影響是《蘭哈姆法》域外適用的必要因素。(20)Atlantic Richfield Co. v. Arco Globus Intern. Co., Inc.150 F.3d 189, 192 n.4(1998).

美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院在Vanity案中明確提出的Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)比Steele標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，Steele標(biāo)準(zhǔn)只要求域外商標(biāo)侵權(quán)行為對美國商業(yè)產(chǎn)生影響，而Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)要求的影響是實質(zhì)性的。不過，Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)中各個因素亦不是一成不變的。在沃納科股份有限公司訴威富公司案(Warnaco Inc.v.VF Corp)中，地區(qū)法院拓寬了Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)的適用，認(rèn)為即使損害是由美國公司的西班牙子公司造成的，法院仍可以基于股權(quán)控制認(rèn)定被告的美國公民身份。(21)Warnaco Inc. v. VF Corp., 844 F.Supp.940(1994).同時，如果外國公民在美國居住四年以上或者實際控制美國公司超四年，也能被視為美國公民而滿足身份因素。(22)A.V. by Versace, Inc. v. Gianni Versace, S.p.A.,126 F.Supp.2d 328,337(1989).在卡爾文克萊工業(yè)股份有限公司訴BFK香港有限責(zé)任公司案(Calvin Klein Industries, Inc.v.BFK Hong Kong, Ltd)中，地區(qū)法院認(rèn)為只要被告的行為可能導(dǎo)致原告的銷量下降，也能滿足對美國商業(yè)造成實質(zhì)性影響的因素。(23)Calvin Klein Industries, Inc. v. BFK Hong Kong, Ltd, 714 F.Supp.78(1989).在橘滋股份有限公司訴貝拉國際有限責(zé)任公司案(Juicy Couture, Inc.v.Bella Intern.Ltd)中，法院指出，正在域外進(jìn)行的平行訴訟不影響《蘭哈姆法》的域外適用，但是域外適用必須謹(jǐn)慎，因為外國作出的判決很有可能與美國判決產(chǎn)生沖突。(24)Juicy Couture, Inc. v. Bella Intern. Ltd., 930 F.Supp.2d 489(2013).

(二)Timberlane標(biāo)準(zhǔn)

Timberlane標(biāo)準(zhǔn)不再拘泥于前述標(biāo)準(zhǔn)中的某一個或者某些因素，而是綜合權(quán)衡各方面的利益，包括考慮美國利益和外國利益，以判斷商標(biāo)法的域外適用是否具有合理性。(25)凌宗亮：《域外商標(biāo)使用行為的效力及其判斷》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2019年第12期，第49頁。商標(biāo)法域外適用中的Timberlane標(biāo)準(zhǔn)又被稱為合理性判斷標(biāo)準(zhǔn)(rule-of-reason test)，要求滿足三個因素：其一，被告行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生一些影響(some effect)；其二，該影響必須足以導(dǎo)致法律可識別的損害；其三，與其他國家相比，與美國商業(yè)利益和聯(lián)系是否足夠強(qiáng)大。

美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院在富國銀行訴富國銀行速遞公司案(Wells Fargo & Co.v.Wells Fargo Express Co)中將Timberlane標(biāo)準(zhǔn)作為商標(biāo)法域外適用的彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)。(26)Wells Fargo & Co. v. Wells Fargo Express Co. 556 F.2d 406(1997).在該案中，原告是位于美國加利福尼亞州的“WELLS FARGO”商標(biāo)專用權(quán)人，該商標(biāo)在全球享有較高知名度，并且在多個國家都獲得了注冊，被告Wells Fargo Express公司未經(jīng)許可在美國和歐洲使用了原告的“WELLS FARGO”商標(biāo)，原告遂起訴至法院要求禁止被告使用該商標(biāo)。地區(qū)法院依據(jù)Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)駁回原告的主張，然而美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院撤銷了地區(qū)法院的裁決，將美國反壟斷法域外適用的Timberlane標(biāo)準(zhǔn)引入該案，該標(biāo)準(zhǔn)是美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院在1976年反壟斷法域外適用的廷布萊因木材公司訴美洲銀行案(Timberlane Lumber Co.v.Bank of America)中確立的。(27)Timberlane Lumber Co. v. Bank of America., 549 f.2d 597(1976).在本案中，法院甚至認(rèn)為Timberlane標(biāo)準(zhǔn)的適用只需要滿足兩個條件：被告行為對美國商業(yè)產(chǎn)生了一些影響(some effect)以及某些禮讓因素的結(jié)合分析。(28)在影響因素方面，有些法院要求產(chǎn)生一些(some)影響，而有些法院認(rèn)為產(chǎn)生(an)影響即可。美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院對Steele案進(jìn)行解釋時認(rèn)為，由于美國聯(lián)邦最高法院沒有明確被告侵權(quán)行為對美國商業(yè)的影響必須是實質(zhì)性的，因而被告Wells Fargo Express公司對美國商業(yè)影響不一定非得達(dá)到實質(zhì)性影響。

美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院隨后在美國海洋花園股份有限公司訴馬克貿(mào)易公司案(Ocean Garden, Inc.v.Marktrade Co)中進(jìn)一步明確商標(biāo)法域外適用的Timberlane標(biāo)準(zhǔn)，(29)Ocean Garden, Inc. v. Marktrade Co. 953 F.2d 500(1991).認(rèn)為必須滿足三個要件：被告行為對美國商業(yè)產(chǎn)生一些影響(some effect)；該影響必須足以導(dǎo)致法律可識別的損害；與其他國家相比，與美國商業(yè)利益的聯(lián)系是足夠強(qiáng)大的。其中第三個因素又分為七個部分，要求法院進(jìn)行考慮以便與其他因素相平衡，包括：(1)與外國法律或政策的沖突程度；(2)當(dāng)事人的國籍或?qū)λ鶎賴蛘哒闹艺\以及公司的營業(yè)地點或主要營業(yè)地點；(3)美國法律的執(zhí)行能夠在多大程度上得到遵守；(4)與其他地方的影響相比，對美國影響的相對重要性；(5)是否具有損害或影響美國商業(yè)的主觀故意；(6)這種影響的可預(yù)見性；(7)與國外行為相比，在美國境內(nèi)發(fā)生的侵權(quán)行為的相對重要性。

與Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)相比，Timberlane標(biāo)準(zhǔn)要求法院根據(jù)多個不同因素做出權(quán)衡，使得法院在分析域外適用時可以作出更加寬泛、靈活的解釋。美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院放寬了影響因素，只要求被告域外發(fā)生的侵權(quán)行為對美國商業(yè)產(chǎn)生一些影響，而非必須達(dá)到實質(zhì)性影響程度，這種影響通常表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)損失。而在喬氏超市訴哈拉特案(Trader Joe’s v.Hallatt)中，美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院將影響的范圍擴(kuò)大到商譽(yù)。(30)Trader Joe’s v. Hallatt., 835 F.3d 960(2016).該案被告轉(zhuǎn)售商品是從美國境內(nèi)購買且僅在加拿大銷售，轉(zhuǎn)售貨物沒有回流到美國。美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院判斷被告行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生影響時，認(rèn)為被告的侵權(quán)行為損害了原告的商譽(yù)并且降低了美國商標(biāo)的價值，足以對美國商業(yè)造成一些影響。但是，由于Timberlane標(biāo)準(zhǔn)通常不考慮與外國法律可能存在的沖突，因而遭到學(xué)者的批評。批評者認(rèn)為，Timberlane標(biāo)準(zhǔn)的模糊輪廓導(dǎo)致對商標(biāo)法的域外適用可能與外國法律發(fā)生沖突，而Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)更能實現(xiàn)協(xié)調(diào)和平衡外國商標(biāo)權(quán)的總體目標(biāo)。(31)Leaffer, Marshall, The Extraterritorial Application of U.S. Trademark and Copyright Law, 3 International Intellectual Property Law & Policy 33, 33-10-33-11(1998).

(三)實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)

實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)不考慮被告的公民身份、與外國法律相沖突等因素，僅關(guān)注域外商標(biāo)侵權(quán)行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生了實質(zhì)性影響。該標(biāo)準(zhǔn)由美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院在麥克比訴得利卡公司案(McBeev.DelicaCo，以下簡稱McBee案)中提出。法院認(rèn)為，只要域外商標(biāo)侵權(quán)行為對美國商業(yè)產(chǎn)生了實質(zhì)性的影響(a substantial effect)，即可主張《蘭哈姆法》進(jìn)行域外適用，對外國公民在美國境外的侵權(quán)行為主張管轄權(quán)。(32)Webster and Jason, Trademark Law-Extraterritorial Application of the Lanham Act-McBee v. Delica Co., Ltd, 30 Suffolk Transnational Law Review 263, 263-264(2006).

在McBee案中，原告Cecil McBee是全球著名的美國爵士樂家，多次在日本舉辦巡回演出。被告日本Delica公司未經(jīng)原告許可以其名字注冊日本商標(biāo)“CECIL MCBEE”，并且將該商標(biāo)貼附在其生產(chǎn)的女性服裝上。該公司在日本創(chuàng)建了CECIL MCBEE官方網(wǎng)站對其商品進(jìn)行宣傳，用戶可以通過搜索引擎(如谷歌)檢索到該網(wǎng)站并查看CECIL MCBEE產(chǎn)品的詳情，包括CECIL MCBEE商店的位置和電話號碼，但該公司的銷售僅限于日本國內(nèi)，且無法通過網(wǎng)站在線購買。然而，該商標(biāo)導(dǎo)致不知情的美國和日本消費者對產(chǎn)品來源產(chǎn)生了混淆，原告遂向美國緬因州地區(qū)法院起訴被告虛假署名和商標(biāo)淡化，認(rèn)為被告行為損害了其在日本和美國的聲譽(yù)。地區(qū)法院應(yīng)用Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)對本案缺乏管轄權(quán)，美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院則撤銷了地區(qū)法院對Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)的適用。

美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院認(rèn)為，美國憲法規(guī)定了國會的兩項權(quán)力：其一，國會對美國公民的權(quán)力，即使該公民在美國領(lǐng)域外；其二，國會對與外國進(jìn)行貿(mào)易的權(quán)力。因此，法院對美國公民的行為規(guī)制具有憲法基礎(chǔ)，當(dāng)然享有管轄權(quán)。但是如果侵權(quán)人并非美國公民，對其域外侵權(quán)行為的規(guī)制與否，應(yīng)該取決于美國公司對外貿(mào)易的影響力(foreign commerce power)。21世紀(jì)初，美國品牌已經(jīng)在全球范圍產(chǎn)生巨大影響力，外國被告在域外實施的商標(biāo)侵權(quán)行為往往對美國商業(yè)造成損害，進(jìn)而影響美國貿(mào)易的發(fā)展。全球性的商標(biāo)侵權(quán)是美國公司對外貿(mào)易進(jìn)程中面臨的一個主要問題。據(jù)一位評論人士稱，目前每年因未經(jīng)授權(quán)使用美國商標(biāo)而造成的企業(yè)損失高達(dá)2 000億美元。(33)McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107(2005).

基于美國公司在全球貿(mào)易中積累的巨大影響力，從保障原告針對外國被告域外侵權(quán)的訴訟權(quán)利角度出發(fā)，法院擴(kuò)張了域外適用的范圍，提出了實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)。美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院認(rèn)為，依據(jù)《蘭哈姆法》的立法目的，當(dāng)被訴侵權(quán)行為對美國商業(yè)活動產(chǎn)生實質(zhì)性影響時，對被告行使管轄權(quán)即是合理的。因此，對商標(biāo)法域外適用的正確分析是：“先詢問被告是不是美國公民，如果不是美國公民，則以實質(zhì)性影響作為確定管轄權(quán)的唯一標(biāo)準(zhǔn)?！睂嵸|(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)需要有力的證據(jù)證明“美國在訴訟中具有足夠強(qiáng)大的利益”，該方法還必須符合《蘭哈姆法》的核心目的，即防止美國消費者混淆并保護(hù)商標(biāo)權(quán)人在商標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)利益。(34)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 213-214(2006).但是，法院有管轄權(quán)并不意味著必須管轄，法院在決定是否行使域外管轄權(quán)時，還需要考慮禮讓因素，即美國法院行使管轄是否會與外國法律相沖突。(35)McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107(2005).在上述McBee案中，由于流入美國的被告商品數(shù)量較少，不足以構(gòu)成對美國商業(yè)的實質(zhì)性影響，因此美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院最終裁定不予管轄。

相較于Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)，實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)較為寬松，確立了兩步分析法：首先，如果被告是美國公民，則法院具有管轄權(quán)，并且不需要再考慮其他因素；其次，如果被告為外國公民，則要看被告的行為是否對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，當(dāng)然法院也可能基于一些禮讓因素分析放棄管轄。

四、美國商標(biāo)法域外適用的特點

美國商標(biāo)法域外適用是美國商業(yè)利益外溢的結(jié)果。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，美國商標(biāo)面臨全球范圍的侵權(quán)風(fēng)險，美國法院有意通過擴(kuò)張《蘭哈姆法》的效力范圍，保護(hù)美國商業(yè)利益和企業(yè)商標(biāo)利益。

(一)彈性標(biāo)準(zhǔn)：多元并存

縱觀美國商標(biāo)法域外適用的司法實踐，繼美國聯(lián)邦最高法院首次在Steele案中確立《蘭哈姆法》域外適用效果標(biāo)準(zhǔn)后，效果標(biāo)準(zhǔn)被不同聯(lián)邦法院解釋，進(jìn)而確立了三種彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)：Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)、Timberlane標(biāo)準(zhǔn)和實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)。三種標(biāo)準(zhǔn)之間互有關(guān)聯(lián)卻又各有側(cè)重，形成了多元并存的局面。

美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院提出的Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范美國公民在域外作出的對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響的域外商標(biāo)侵權(quán)行為，同時考量對被告作出的判決是否會與外國法律發(fā)生沖突。美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院則將反壟斷法域外適用的Timberlane標(biāo)準(zhǔn)引入商標(biāo)侵權(quán)案中，該標(biāo)準(zhǔn)采用較為寬松的影響因素，同時考慮一些其他禮讓因素平衡美國及他國利益，體現(xiàn)對外國主權(quán)的尊重。而美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院則將“實質(zhì)性影響”作為確立管轄權(quán)的唯一要件，顯著擴(kuò)大了商標(biāo)法域外適用的范圍，導(dǎo)致即使是外國人也可能對美國商業(yè)利益造成損害的域外侵權(quán)行為負(fù)責(zé)。

然而不同彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)之間存在顯著分歧。首先，就影響因素而言，Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)和實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)均采用較為嚴(yán)格的影響要件，要求對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，而Timberlane標(biāo)準(zhǔn)僅要求對美國商業(yè)產(chǎn)生影響即可。其次，就被告人的身份而言，Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)要求被告必須是美國公民，而Timberlane標(biāo)準(zhǔn)和實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)不要求被告的美國公民身份，即使是外國人也可能基于與美國的關(guān)聯(lián)性而受美國法院的管轄。最后，Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)和Timberlane標(biāo)準(zhǔn)均要求禮讓因素分析，但該因素在實質(zhì)性影響標(biāo)準(zhǔn)中并不是確立管轄權(quán)的前提條件。

美國商標(biāo)法域外適用各彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)也是漸進(jìn)發(fā)展的。隨著跨國貿(mào)易和司法實踐的豐富，各彈性判斷標(biāo)準(zhǔn)中公民身份和與外國法沖突的因素所占權(quán)重日漸減少，到了McBee案法院已經(jīng)不將公民身份以及和外國法沖突因素作為商標(biāo)法域外適用的必要條件。這反映美國在國內(nèi)利益保護(hù)和尊重外國主權(quán)等因素中價值判斷的變遷。隨著美國利益的擴(kuò)張以及跨國侵權(quán)的頻繁發(fā)生，美國法院更加注重域外侵權(quán)行為對美國商業(yè)的效果或影響的廣度與強(qiáng)度，從而認(rèn)定其與美國利益之間的關(guān)系，將商標(biāo)法直接適用于規(guī)范其領(lǐng)域外的人和行為。

(二)規(guī)制類型：域外侵權(quán)

商標(biāo)法具有天然的市場屬性，市場條件的變化是商標(biāo)法發(fā)展的動因。當(dāng)不存在跨國商品貿(mào)易的情況下，美國商標(biāo)法的效力范圍被限制在本國領(lǐng)域內(nèi)。但是隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，到了20世紀(jì)30、40年代，原有的貿(mào)易格局被打破，美國商品貿(mào)易逐漸與歐洲、北美洲等國家融合，呈現(xiàn)出國際化的趨勢。與此同時，一些發(fā)生在國外的行為也能對美國境內(nèi)原材料的生產(chǎn)、美國商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)等產(chǎn)生不利影響。面對如此貿(mào)易格局，如果仍將美國商標(biāo)法的范圍限制在本國領(lǐng)域內(nèi)，去維護(hù)沒有邊界的國際貿(mào)易，那么美國商標(biāo)法將失去維護(hù)市場公平競爭之功能。于是，美國國會賦予1946年《蘭哈姆法》規(guī)范所有相關(guān)市場并在相關(guān)市場受到影響的范圍內(nèi)進(jìn)行域外適用的重任。該相關(guān)市場所囊括的廣闊范圍，既包括美國國內(nèi)州際之間的市場，也包括美國與外國進(jìn)行貿(mào)易的市場。立足于此，美國《蘭哈姆法》可以規(guī)制在美國之外發(fā)生的對美國商業(yè)產(chǎn)生不利影響的域外商標(biāo)侵權(quán)行為，進(jìn)而對建立良好商譽(yù)的美國商標(biāo)進(jìn)行域外保護(hù)。

美國法院對侵權(quán)行為域外性的關(guān)切也曾經(jīng)歷變遷。一般而言，法院通常需要考察被告在美國域內(nèi)采取的行為。只有當(dāng)侵權(quán)行為至少部分發(fā)生在美國時，美國法院才會認(rèn)定依據(jù)《蘭哈姆法》規(guī)制域外商標(biāo)侵權(quán)行為是適當(dāng)?shù)摹?36)Foreign Relations Law-Lanham Act Extraterritoriality-Ninth Circuit Applied Lanham Act to Wholly Foreign Sale, 130 Harvard Law Review 1946, 1948-1949(2017).例如，美國聯(lián)邦第四巡回上訴法院表明，當(dāng)侵權(quán)行為發(fā)生在外國時，與美國之間的聯(lián)系要比侵權(quán)行為地強(qiáng)，則要求被告必須是美國公司，且在美國境內(nèi)必須做出某些行為，如此，法院才能依據(jù)《蘭哈姆法》進(jìn)行域外適用。又如，當(dāng)被告在美國境內(nèi)加工、保障和配送商品，并且該商品全部出口到國外市場銷售時，通常而言，被告不會受到美國法院的管轄。但是，如果商標(biāo)權(quán)人也在美國或國外市場上從事相關(guān)商業(yè)活動，被告的商品即使是在國外市場銷售的，也會實際上損害原告的利益，(37)張偉君、張韜略：《從商標(biāo)法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題》，載《同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2017年第3期，第115頁。從而證明與美國之間的聯(lián)系要比侵權(quán)行為地強(qiáng)，觸發(fā)美國商標(biāo)法的域外適用。隨著市場的發(fā)展，侵權(quán)行為幾乎無法要求具有前述域內(nèi)因素，侵犯商標(biāo)權(quán)的商品可能完全在國外生產(chǎn)和銷售，無需跨境回流到美國。一言以蔽之，只要發(fā)生在域外的侵權(quán)行為實質(zhì)性地?fù)p害美國商業(yè)利益，即美國為“損害利益中心地”(或為“侵權(quán)行為效果地”)時，該行為即可被視為具有域內(nèi)因素，從而對權(quán)利人進(jìn)行域外保護(hù)。如在范多倫橡膠公司訴瑪納泰克企業(yè)案(Van Doren Rubber Co.v.Marnatech Enters)中，法院認(rèn)為原告的海外銷售(在墨西哥)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致“美國原告合并持股的價值減少”，以及對“原告商譽(yù)的直接損害”滿足影響要件，對被告行使域外管轄。(38)Van Doren Rubber Co. v. Marnatech Enters., CIV.A.(1989).

總體來看，美國法院對侵權(quán)行為域外性的認(rèn)定要素呈現(xiàn)出單一化的走向。隨著司法實踐的發(fā)展，法院將商標(biāo)法域外適用范圍擴(kuò)大到更為純粹的域外行為，只要域外商標(biāo)侵權(quán)行為損害美國境內(nèi)商標(biāo)專用權(quán)人的利益，美國法院即可依據(jù)效果標(biāo)準(zhǔn)主張商標(biāo)法域外適用。據(jù)此，越來越多的外國公司被置于《蘭哈姆法》的管轄范圍之下，該法逐漸成為保護(hù)美國商標(biāo)免受外國侵權(quán)的有力武器。

(三)保護(hù)法益：本國利益

商標(biāo)法本身具有地域性，如中國商標(biāo)法僅規(guī)制中國境內(nèi)發(fā)生的商標(biāo)使用行為，并不為其在美國境內(nèi)受到的侵害提供保護(hù)，商標(biāo)權(quán)人欲在美國獲得法律保護(hù)，必須在美國境內(nèi)取得獨立的商標(biāo)專用權(quán)。這種地域性特征使長期以來許多國家法院僅管轄本國境內(nèi)發(fā)生的侵犯本國商標(biāo)權(quán)的案件?！胺傻牡赜蛐詫儆谛ЯΨ秶鷨栴}，任何法律都是以地域性為原則，以突破地域性為例外?！?39)孔祥?。骸渡虡?biāo)使用行為法律構(gòu)造的實質(zhì)主義——基于涉外貼牌加工商標(biāo)侵權(quán)案的展開》，載《中外法學(xué)》2020年第5期，第1297頁。經(jīng)濟(jì)全球化打破了地域性的束縛，受商標(biāo)權(quán)保護(hù)的商標(biāo)在國外市場中積累了巨大經(jīng)濟(jì)價值，并且超越地域性具有了溢價效應(yīng)。正因如此，美國法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人在市場競爭中對商標(biāo)享有無形利益，這種利益能夠隨著商品的自由流通到達(dá)任何市場。

美國《蘭哈姆法》立法目的在于防止美國消費者混淆并保護(hù)商標(biāo)權(quán)人享有的商標(biāo)利益，二者是商標(biāo)法保護(hù)的一體兩面。如果域外商標(biāo)侵權(quán)行為導(dǎo)致消費者對美國商品來源產(chǎn)生混淆，損害了美國境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益(包括經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)損害)但未得到及時救濟(jì)，商標(biāo)法的根本目的將落空。美國法院在長期實踐中認(rèn)為，一個國家將其商標(biāo)法的效力范圍聚焦于國內(nèi)是正常的，但這并不足以維護(hù)其商標(biāo)利益。美國《蘭哈姆法》的管轄范圍取決于在何種程度的約束下，其維護(hù)商標(biāo)權(quán)人利益的目的得以實現(xiàn)。當(dāng)商標(biāo)權(quán)人的利益遭到域外損害時，美國通過擴(kuò)張本國商標(biāo)法的效力范圍保護(hù)本國企業(yè)商標(biāo)利益，從而避免擴(kuò)大商標(biāo)權(quán)人經(jīng)濟(jì)上的損失或者商譽(yù)損害。因此，美國《蘭哈姆法》實際上保護(hù)的是本國商標(biāo)權(quán)人在全球范圍內(nèi)積累的商標(biāo)利益。

誠如前述，對美國商業(yè)造成的影響要件是商標(biāo)法域外適用的核心。由于《蘭哈姆法》保護(hù)美國商業(yè)利益，其觸發(fā)域外適用的連結(jié)點便不是侵權(quán)行為發(fā)生地，而是該行為所影響的商業(yè)活動或商業(yè)利益的國別關(guān)聯(lián)或國家歸屬。因此，對商標(biāo)法域外適用的關(guān)鍵在于考察域外行為對作為侵權(quán)行為效果地的美國商業(yè)影響的程度是否足夠強(qiáng)烈，進(jìn)而觸發(fā)法院對域外商標(biāo)侵權(quán)行為的管轄。

值得注意的是，美國法院近年來有回歸保守主義的傾向，開始限縮管轄權(quán)。(40)杜濤：《美國聯(lián)邦法院司法管轄權(quán)的收縮及其啟示》，載《國際法研究》2014年第2期，第83頁。2010年，美國法院在莫里森訴澳大利亞國民銀行案(Morrison v.National Australia Bank)中確立反域外適用推定原則(presumption against extraterritoriality)對域外適用進(jìn)行限制。(41)Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S.247, 256(2010).反域外適用推定原則是美國法院長期遵循的一項原則，指的是如果美國某一部成文法沒有明確其能否域外適用，則推定該法不能域外適用。受反域外適用推定原則的影響，2010年后，美國《蘭哈姆法》域外適用案件數(shù)量又逐漸跌回到較低的平均值。一些學(xué)者甚至建議美國聯(lián)邦最高法院推翻Steele案，并通過締結(jié)商標(biāo)國際條約的方式保護(hù)本國商標(biāo)權(quán)，如此可以確保不侵犯他國主權(quán)。(42)James Christopher Gracey, Thou Shalt Not Steele: Reexamining the Extraterritorial Reach of the Lanham Act, 21 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 823, 823-824(2019).

五、美國商標(biāo)法域外適用的中國應(yīng)對

美國商標(biāo)法域外適用是時代發(fā)展的產(chǎn)物，在規(guī)范市場競爭和保護(hù)美國利益中發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前我國正穩(wěn)步推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局正加快形成。隨著中國品牌全球影響力的提升，大量企業(yè)商標(biāo)利益也早未局限于我國領(lǐng)土范圍之內(nèi)。從維護(hù)國家利益和海外利益的角度出發(fā)，我國提出要“加快推進(jìn)我國法域外適用的法律體系建設(shè)”，為“一帶一路”建設(shè)和中國企業(yè)“走出去”提供全方位的法治保障?；趯γ绹虡?biāo)法域外適用的考察可以認(rèn)為：一方面應(yīng)防范美國商標(biāo)法域外適用對我國的負(fù)面影響，另一方面需推動我國商標(biāo)法域外適用的制度建設(shè)，形成防御與進(jìn)取并行的應(yīng)對機(jī)制。

(一)對美國商標(biāo)法域外適用的應(yīng)對思考

1.政府要加強(qiáng)規(guī)劃和引導(dǎo)，完善保障機(jī)制建設(shè)

美國商標(biāo)法域外適用可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)域外效力的過度擴(kuò)張，從而影響國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的順利開展。這種單邊做法在最大限度保護(hù)本國利益的同時，也容易導(dǎo)致外國企業(yè)在美國之外進(jìn)行商業(yè)活動的風(fēng)險和不確定性有所增加，并且對不同性質(zhì)的管轄規(guī)則之間的秩序造成混亂，構(gòu)成對他國主權(quán)的變相干預(yù)。我國政府要加強(qiáng)對中國企業(yè)的保障機(jī)制建設(shè)，維護(hù)國家利益和私人利益。

首先，政府要引導(dǎo)企業(yè)利用美國商標(biāo)法尋求法律救濟(jì)，建立個案咨詢制度，做好個案應(yīng)對。我國企業(yè)普遍缺乏了解海外國家爭議解決機(jī)制的意識，難以有效應(yīng)對跨國訴訟在內(nèi)的突發(fā)事件。政府應(yīng)發(fā)揮引導(dǎo)作用，針對可能存在的域外管轄問題，制作企業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急指南，及時更新海外重點國家商標(biāo)維權(quán)指南，提高企業(yè)風(fēng)險識別、安全保障、糾紛化解的意識和能力。當(dāng)企業(yè)在非本國境內(nèi)受到實際損害或者損害威脅時，提供信息指導(dǎo)，幫助企業(yè)及時尋求維權(quán)辦法，從而引導(dǎo)企業(yè)做好個案應(yīng)對。

其次，依法不予承認(rèn)與執(zhí)行美國法院濫用商標(biāo)法域外管轄權(quán)作出的判決。當(dāng)美國商標(biāo)法的域外適用明顯損害我國國家利益和私人利益，有損我國司法主權(quán)時，我國拒絕承認(rèn)與執(zhí)行相應(yīng)判決。同時，可以在我國商標(biāo)法及其司法解釋中設(shè)置專門的安全閥條款，為在美國商標(biāo)法不當(dāng)域外適用中遭受損失的中國企業(yè)提供救濟(jì)。

最后，當(dāng)美國法院惡意濫用美國商標(biāo)法效果標(biāo)準(zhǔn)對中國企業(yè)實施不合理的域外適用時，最恰當(dāng)?shù)姆绞绞菍ζ溥M(jìn)行阻斷。目前各國尚未就域外適用問題達(dá)成共識，意欲尋求國際爭端解決尤為困難，通過國內(nèi)法采取對等的單邊保護(hù)措施是主要的應(yīng)對方式。我國出臺的《阻斷外國法律與措施不當(dāng)域外適用辦法》《反制裁法》為我國反制提供了有力武器，在必要的情況下，我國政府可以依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定對美國展開對等制裁和反擊。

2.企業(yè)要加強(qiáng)風(fēng)險防范意識，維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益

美國商標(biāo)法域外適用的效果標(biāo)準(zhǔn)并非國際通行的規(guī)則，域外適用案件輻射范圍涵蓋亞洲、歐洲、北美洲的多個國家，被告往往陷于強(qiáng)制管轄的訟累。我國企業(yè)已成為美國法院商標(biāo)法域外適用的對象，在可以預(yù)見的將來，必然會有更多中國企業(yè)受到美國商標(biāo)法域外適用的影響。對此，我國企業(yè)應(yīng)事前加強(qiáng)整體性合規(guī)業(yè)務(wù)的打造，事后成立專業(yè)律師團(tuán)隊積極跨國應(yīng)訴抗辯。

首先，企業(yè)要深入了解美國商標(biāo)法域外適用的觸發(fā)點、判斷標(biāo)準(zhǔn)、防范措施和應(yīng)對要點等，在此基礎(chǔ)上，全面系統(tǒng)地梳理經(jīng)營管理過程中存在的糾紛風(fēng)險，以及可能對企業(yè)造成商譽(yù)損失或者經(jīng)濟(jì)損害的其他風(fēng)險。企業(yè)要針對常見的商標(biāo)合規(guī)風(fēng)險制定預(yù)案，并且采取有效措施妥善處理，防止風(fēng)險的擴(kuò)大和蔓延。

其次，從事涉外業(yè)務(wù)的企業(yè)要專門就海外投資與貿(mào)易設(shè)置專項合規(guī)機(jī)制。在海外業(yè)務(wù)拓展的過程中，企業(yè)要深入研究業(yè)務(wù)所在國法律法規(guī)和相關(guān)國際規(guī)則。重點加強(qiáng)尊重美國企業(yè)商標(biāo)權(quán)方面的海外合規(guī)經(jīng)營制度建設(shè)，及時申請注冊商標(biāo)權(quán)，對存在業(yè)務(wù)往來的目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，規(guī)范實施商標(biāo)權(quán)的許可和轉(zhuǎn)讓。

最后，我國企業(yè)如果受到美國法院商標(biāo)法的域外適用，應(yīng)聘請專業(yè)律師團(tuán)隊，充分利用美國商標(biāo)法域外適用的自限制度，維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。我國企業(yè)可以援引美國商標(biāo)法域外適用效果標(biāo)準(zhǔn)中的影響因素、國際禮讓因素、被告國籍因素以及反域外適用推定原則等，主張不能對其直接適用美國商標(biāo)法。在橘滋股份有限公司訴貝拉國際有限責(zé)任公司案(43)Juicy Couture, Inc v. Bella Intern. Ltd, 930 F.Supp.2d 489(2013).和美國工程與分銷有限責(zé)任公司訴山東玲瓏輪胎有限公司案(Engineering and Distribution, LLC v Shandong Linglong Rubber Co)(44)Engineering and Distribution, LLC v Shandong Linglong Rubber Co, 682 F.d292(2012).中，我國企業(yè)積極應(yīng)訴抗辯，最終法院裁定由于被告未能滿足Vanity Fair標(biāo)準(zhǔn)中美國公民身份以及侵權(quán)行為對美國商業(yè)的實質(zhì)性影響等因素而不具有管轄權(quán)。

(二)對我國商標(biāo)法域外適用的前路探索

1.立法上探索我國商標(biāo)法域外適用的路徑和模式

地域性原則是各國商標(biāo)法的基石。(45)《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6條。然而，在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，恪守嚴(yán)格的地域性原則無法滿足保護(hù)國家利益和國民利益的客觀需求。隨著我國與世界各國經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，我國企業(yè)已經(jīng)深度參與到全球價值鏈之中。商標(biāo)侵權(quán)行為也突破國家地理疆界日益復(fù)雜。侵權(quán)人在域外實施的行為，可能給境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人造成實質(zhì)性損害，蠶食企業(yè)的市場份額，甚至損害公平競爭的市場秩序。

“從法律功能層面上看，一國的法律從整體而言，最基本的功能就是保護(hù)本國國民、企業(yè)等利益”(46)上海市第一中級人民法院課題組：《我國法院參與中國法域外適用法律體系建設(shè)的路徑與機(jī)制構(gòu)建》，載《法律適用》2021年第1期，第157頁。，因此，探索我國商標(biāo)法域外適用的路徑和模式，捍衛(wèi)我國商標(biāo)利益實屬必要。美國商標(biāo)法雖然允許在特殊情況下突破地域性原則對域外商標(biāo)侵權(quán)行為行使管轄權(quán)，但僅限于特殊情況，且嚴(yán)格限制了適用條件，如限制美國公民在境外實施的行為，境內(nèi)外行為相互關(guān)聯(lián)，以及境外的行為在境內(nèi)造成實質(zhì)性影響等。(47)孔祥俊：《商標(biāo)使用行為法律構(gòu)造的實質(zhì)主義——基于涉外貼牌加工商標(biāo)侵權(quán)案的展開》，載《中外法學(xué)》2020年第5期，第1300頁。盡管美國各級法院域外適用的標(biāo)準(zhǔn)有所不同，但其具體的適用條件對我國在涉外商標(biāo)侵權(quán)判定中突破地域性考量域外因素具有借鑒意義。

我國需以規(guī)范國內(nèi)外相關(guān)市場為著力點，合理確定商標(biāo)法域外適用的范圍和條件。具體而言，當(dāng)域外商標(biāo)侵權(quán)行為的影響或者效果跨越國界，并實質(zhì)損害我國商業(yè)利益和商標(biāo)利益時，即我國為“損害利益中心地”(或為“侵權(quán)行為效果地”)，可以擴(kuò)張對商標(biāo)權(quán)人利益的保護(hù)范圍，對來自域外的有損國內(nèi)商業(yè)利益和企業(yè)商標(biāo)利益的商標(biāo)侵權(quán)行為進(jìn)行規(guī)制，從而有效保護(hù)本國利益，維護(hù)公平競爭的市場秩序。效果標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)的是作為“損害利益中心地”的我國向受侵害的我國商標(biāo)權(quán)人提供的最便捷或者迅速的救濟(jì)方式，以盡可能彌補(bǔ)侵權(quán)行為所造成的損失。(48)戚春華：《跨國網(wǎng)絡(luò)活動效果管轄原則適用問題研究》，載《蘭州交通大學(xué)學(xué)報》2021年第3期，第115頁。

2.重視我國法院在域外適用中所發(fā)揮的作用和功能

法院作為獨立的審判機(jī)關(guān)，其參與制度構(gòu)建具有天然的溫和性，也更容易被國際社會接受。(49)霍政欣：《國內(nèi)法的域外效力：美國機(jī)制、學(xué)理解構(gòu)與中國路徑》，載《政法論壇》2020年第2期，第189頁。同時，積極的司法實踐有望反哺立法，為我國構(gòu)建進(jìn)取型域外適用法律制度積累必要的經(jīng)驗和智慧，這主要是因為，我國商標(biāo)法的域外適用制度構(gòu)建是一種立足于實踐“理性的經(jīng)驗主義立法進(jìn)路”，需要通過“邊做邊學(xué)來循序漸進(jìn)地完成”。(50)韓永紅：《美國法域外適用的司法實踐及中國應(yīng)對》，載《環(huán)球法律評論》2020年第4期，第177頁。因此，法院需發(fā)揮其司法能動性，在個案適用和裁決的基礎(chǔ)上推動商標(biāo)法域外適用的法律體系建設(shè)。

美國商標(biāo)法域外適用的司法實踐表明，美國聯(lián)邦各巡回上訴法院在擴(kuò)張國內(nèi)法的效力范圍中扮演了十分重要的角色。美國正是通過一個個案件的解釋和適用，構(gòu)建了美國商標(biāo)法域外適用的規(guī)則體系。而我國商標(biāo)法域外適用的司法實踐較少，相關(guān)實踐和理論也傾向于國內(nèi)法思維，更需要賦予司法機(jī)關(guān)更大的司法規(guī)制權(quán)，通過司法實踐推動法律體系的構(gòu)建和完善。近年來，我國部分法院在涉外商標(biāo)侵權(quán)判定中借鑒美國效果標(biāo)準(zhǔn)將域外商標(biāo)侵權(quán)行為納入本國商標(biāo)侵權(quán)判定的考量范疇，例如，在“上海柴油機(jī)股份公司與江蘇常佳金峰機(jī)械公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案”(51)江蘇省(2015)蘇知民終字第00036號民事判決書。以及“浙江容大商貿(mào)有限公司訴于遜剛侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審案”(52)浙江省高級人民法院(2016)浙民再121號民事判決書。堅持上述觀點的還有浙江方爵進(jìn)出口有限公司與中華人民共和國鎮(zhèn)江海關(guān)等撤銷海關(guān)處罰糾紛上訴案，河南新馳國際貿(mào)易有限公司、劉連杰侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案等。中，法院均認(rèn)為行為人的域外商標(biāo)侵權(quán)行為客觀上實質(zhì)損害了國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益，最終判定構(gòu)成侵權(quán)。由于對于效果標(biāo)準(zhǔn)的適用法院擁有較大的裁量權(quán)，因此，在面對愈加復(fù)雜的涉外商標(biāo)侵權(quán)案件時，法院可以結(jié)合具體案情，適度擴(kuò)張商標(biāo)法的域外適用空間，比如將商標(biāo)法擴(kuò)張適用于對我國利益或者商標(biāo)權(quán)人利益造成損害的外國公民。

六、結(jié)語

美國在涉及商標(biāo)侵權(quán)糾紛的司法管轄上持強(qiáng)勢立場，在特殊情況下突破地域限制，基于效果標(biāo)準(zhǔn)主張商標(biāo)法的域外適用，源自國際市場經(jīng)濟(jì)的變革，是經(jīng)濟(jì)全球化背景下美國追求利益最大化的結(jié)果。這種進(jìn)取型管轄權(quán)體系最大限度地保護(hù)本國的海外利益，是國際社會和國際法發(fā)展中的客觀現(xiàn)象。(53)進(jìn)取型管轄權(quán)體系指的是一國在本國體系內(nèi)確立盡可能廣泛的管轄聯(lián)系，尤其是域外管轄聯(lián)系和適當(dāng)?shù)钠毡楣茌牂?quán)，并在遵循一定要求和程序的情形下，通過充分發(fā)揮管轄權(quán)功能的方式，來滿足自身履行國際義務(wù)的需要，保護(hù)本國國家利益和國民利益的需要，以及對他國事物和國際事務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)?、合法性介入的需要。美國基于效果?biāo)準(zhǔn)確立的域外管轄屬于進(jìn)取型管轄權(quán)的范疇。參見宋杰：《進(jìn)取型管轄權(quán)體系的功能及其構(gòu)建》，載《上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報》2020年第5期，第27頁。我國已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大國，擁有全球最豐富的產(chǎn)業(yè)鏈條，是全球價值鏈中具有影響力的產(chǎn)業(yè)大國。然而，我國在享受經(jīng)濟(jì)全球化所帶來的發(fā)展紅利的同時，也面臨著包括商標(biāo)訴訟在內(nèi)的日益頻繁的涉外爭訟與法律風(fēng)險。

習(xí)近平總書記在中共中央政治局第二十五次會議集體學(xué)習(xí)時的重要講話，為我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作指明了方向。法院要從國家戰(zhàn)略角度和進(jìn)入新發(fā)展階段要求出發(fā)，全面加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)工作，為促進(jìn)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力，推動構(gòu)建新發(fā)展格局貢獻(xiàn)司法力量。(54)賀榮：《踐行習(xí)近平法治思想 全面加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)》，載《人民日報》2021年1月4日，第11版。鑒于美國商標(biāo)法域外適用能夠為我國商標(biāo)域外保護(hù)提供可操作性的標(biāo)準(zhǔn)，我國法院可借鑒美國商標(biāo)法域外適用的效果標(biāo)準(zhǔn)，在遵守現(xiàn)有商標(biāo)規(guī)則的基礎(chǔ)上，根據(jù)案情適度考量對我國商業(yè)利益和商標(biāo)利益造成實質(zhì)性影響的域外因素，從而強(qiáng)化對公平競爭的保護(hù)，彰顯知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國戰(zhàn)略中的司法責(zé)任擔(dān)當(dāng)。