涉外定牌加工貿(mào)易中商標(biāo)侵權(quán)判定的思考

段佳瑜

【關(guān)鍵詞】涉外定牌加工;地域限制;商標(biāo)侵權(quán)

【中圖分類號】DF522 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688（2021）08-0159-03

1 定牌加工行為的內(nèi)涵及性質(zhì)

長期以來，出口被稱為拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動力之一，廣闊的土地資源、豐富的勞動力資源使得定牌加工貿(mào)易成為最典型也是最多的出口模式，在最高人民法院印發(fā)的《2019年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件》中，涉外定牌加工案件也被大幅面提及。涉外定牌加工，在我國也被稱為貼牌生產(chǎn)，是指境內(nèi)被委托方接受境外委托人的委托，在原材料加工或零部件裝配中，將境外委托人要求的商標(biāo)標(biāo)識貼附于加工產(chǎn)品中，然后出口并在境外銷售的行為。當(dāng)涉案商標(biāo)存在以下情況：一是委托人要求的商標(biāo)標(biāo)識是在國外經(jīng)過注冊或經(jīng)許可使用的商標(biāo)，但在國內(nèi)有可能未經(jīng)注冊;二是委托人要求貼附的商標(biāo)或類似商標(biāo)在國內(nèi)已經(jīng)被注冊備案。此時，涉外定牌加工貿(mào)易的商標(biāo)侵權(quán)的判定才浮出水面，如何界定這種案件的商標(biāo)侵權(quán)，判決理由也成為一大爭議點。

對于受境外委托人委托生產(chǎn)并貼附委托方提供的商標(biāo)的產(chǎn)品，其商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)，學(xué)界主要爭議的問題是涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)意義上的“商標(biāo)的使用”？一種觀點認(rèn)為貼牌行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，王太平教授[1]認(rèn)為判斷涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)可以從兩個角度思考，一是從使用的功能判斷，由于涉外定牌加工貿(mào)易涉及的產(chǎn)品銷售市場都是在境外，不會流通到中國消費者的商品市場，也就不會在中國市場環(huán)境中起到識別商品來源的作用，因此他認(rèn)為涉外定牌加工原則上不構(gòu)成《商標(biāo)法》第49條第2款和第59條第3款涉及的均為商標(biāo)形成和維持意義上的商標(biāo)使用。但是從政策角度思考，他認(rèn)為認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)意義上的商標(biāo)的使用可以根據(jù)政策而富有彈性，在嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)權(quán)的環(huán)境下，涉外定牌加工應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商標(biāo)意義上商標(biāo)的使用，從而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。相反，如果商標(biāo)保護(hù)政策較為寬松，涉外定牌加工的法律性質(zhì)不應(yīng)該定為商標(biāo)使用。還有觀點認(rèn)為，貼牌行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，唐艷教授[2]認(rèn)為按照《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定構(gòu)成商標(biāo)使用，貼附商標(biāo)在加工產(chǎn)品上必須帶有識別產(chǎn)品來源的目的。隨后唐教授提出涉外定牌加工中加工人境內(nèi)貼附商標(biāo)最終在境外出售的行為不帶有識別產(chǎn)品來源的目的，一是合同的相對性，定牌加工的被委托方只是根據(jù)合同約定將成品交付境外委托方，并不負(fù)責(zé)對外銷售，自然不具有區(qū)別商品來源的目的;二是定牌加工只是為了實現(xiàn)合同目的，獲取加工報酬，不具有識別來源的目的，進(jìn)而認(rèn)為境內(nèi)加工人不構(gòu)成商標(biāo)的使用，但是委托人即定作人是公眾認(rèn)為的生產(chǎn)方，也是商標(biāo)使用的受益者且最終將產(chǎn)品流入市場，則可視為商標(biāo)使用進(jìn)而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

涉外定牌加工能不能認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)，如果依靠商標(biāo)政策的嚴(yán)松程度判定是不可取得，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)勢必對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)更為周密，欠發(fā)達(dá)地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境較寬容，那么涉外定牌加工商家將會大幅涌入經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)以逃避商標(biāo)侵權(quán)的事實，如此并不能達(dá)到保護(hù)涉外貿(mào)易中定牌加工商標(biāo)的效果。本文結(jié)合最高人民法院發(fā)布的指導(dǎo)性案例及相關(guān)判決，總結(jié)涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛的爭議焦點和解決方案。

2 涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛的爭議焦點

2.1 判定涉外定牌加工侵權(quán)是否需要添加地域的限制

吳漢東教授[3]在其著作《知識產(chǎn)權(quán)基本問題研究》中提出了“商標(biāo)權(quán)地域性”原則，指取得的商標(biāo)專用權(quán)只能在取得權(quán)利的國家獲得保護(hù)?！澳涂酥袊鴦僭V案”的一審判決認(rèn)為定作加工的商品全部用于境外銷售，不會導(dǎo)致境內(nèi)消費者產(chǎn)生混淆，也不能發(fā)揮區(qū)別商品來源的目的，因而不認(rèn)為是商標(biāo)侵權(quán)，但該案經(jīng)過二審及再審，判決結(jié)果發(fā)生改變，判決理由的爭議點歸結(jié)來就是商標(biāo)法規(guī)定的區(qū)別商品來源需不需要添加地域的限制。商標(biāo)權(quán)地域性原則強(qiáng)調(diào)委托方在定牌加工產(chǎn)品上使用的商標(biāo)在中國沒有取得商標(biāo)權(quán)，也沒有取得商標(biāo)權(quán)人許可，在中國使用該商標(biāo)即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。類似案件還有西班牙CIDESPORT與浙江畜產(chǎn)進(jìn)出口公司、浙江嘉興市銀興制衣廠的定牌加工案。西班牙CIDESPORT公司擁有“耐克”商標(biāo)在西班牙的專有權(quán)，但在中國沒有，美國耐克國際有限公司認(rèn)為只有自己在中國才享有“耐克”商標(biāo)的專用權(quán)，最終法院以地域性的特征判決西班牙及兩家浙江工廠構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，西班牙公司在中國持司法權(quán)的范圍內(nèi)未經(jīng)美國耐克公司商標(biāo)使用的許可，不得以任何方式侵害美國耐克公司在中國享有的商標(biāo)專用權(quán)。該案所依據(jù)的是地域性原則，委托方僅僅取得了其在特定地域的商標(biāo)使用權(quán)，超出許可地域使用將會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2.2 涉外定牌加工是否構(gòu)成商品混淆

2010年《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中明確指出涉外定牌加工只會在國外發(fā)揮識別商品來源的作用，不會造成國內(nèi)消費者的混淆，因此不認(rèn)為是商標(biāo)侵權(quán)行為。2014年“PREPUL案”中，最高人民法院將加工人貼牌的行為定性為是在產(chǎn)品上貼標(biāo)，從而否定了貼牌行為為商標(biāo)使用行為，該案件同樣也是根據(jù)《商標(biāo)法》第48條的商標(biāo)使用功能判斷定牌加工行為是否屬于商標(biāo)使用行為，由此引發(fā)“產(chǎn)品”與“商品”和“標(biāo)志”與“商標(biāo)”區(qū)別的必要性。但是在2019年“HONDAKIT案”中，最高人民法院徹底推翻了之前的商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，肯定了物理貼附與市場流通都屬于商標(biāo)使用行為[4]。該案判決主要依據(jù)的是定牌加工所生產(chǎn)的產(chǎn)品足不足以造成消費者混淆及貼牌行為屬不屬于商標(biāo)使用行為，從判決我們可以看出，以上兩個依據(jù)的答案為肯定時才會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但是在之后的案件中最高人民法院徹底推翻了這一依據(jù)。本文認(rèn)為如今電子商務(wù)業(yè)的發(fā)達(dá)不會將一個產(chǎn)品完全隔離于國外，消費者可以通過代購等多項渠道購買境外商品，境外商品大量流入國內(nèi)市場，市場上與之相似或相同商標(biāo)的產(chǎn)品會在一定程度上造成消費者混淆，但是一味以造成消費者混淆認(rèn)定該商標(biāo)侵權(quán)的做法過于肯定。取消消費者混淆這一判定標(biāo)準(zhǔn)，肯定貼牌與市場流通為認(rèn)定定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)實也是理論發(fā)展的需要。

2.3 涉外定牌加工是否盡合理審查義務(wù)

2016年江蘇省高院提出了“合理審查義務(wù)+實害結(jié)果”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，為“境外搶注中國商標(biāo)在中國委托定牌加工”案件提供了新的思考方案?！皷|風(fēng)案”的判決并不僅僅是停留于商標(biāo)使用是否達(dá)到區(qū)別商品來源的目的這一層面，而是對國內(nèi)被委托加工方在接受委托定牌加工時，對于商標(biāo)的合理審查義務(wù)是否嚴(yán)謹(jǐn)進(jìn)行論證，認(rèn)為國內(nèi)被委托加工方已經(jīng)盡到合理注意義務(wù)的，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)[5]。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展，跨國公司之間的貿(mào)易往來日益頻繁，2016年最高人民法院對“東風(fēng)案”進(jìn)行改判，法院認(rèn)為在“上柴公司”在印尼境內(nèi)爭取商標(biāo)權(quán)時，國內(nèi)被委托加工方未造成實質(zhì)影響且已經(jīng)履行合理審查義務(wù)，故認(rèn)為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。通過此案我們可以看出，當(dāng)前判定涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)主要由兩大標(biāo)準(zhǔn)組成，一是合理審查義務(wù)，二是實害結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)。

該案件從兩個層面考慮到多方利益的平衡。

第一，如何判斷企業(yè)是否盡了合理審查義務(wù)，因為受委托方通常是中小規(guī)模的普通加工廠，所以不要求受委托方達(dá)到授予商標(biāo)權(quán)時的審查標(biāo)準(zhǔn)，只要求受委托方在加工貼牌產(chǎn)品時合理審查委托方提供的商品商標(biāo)權(quán)授予信息或商標(biāo)使用權(quán)許可證明，即可視為受委托方盡到商標(biāo)合理審查義務(wù)。

第二，需要判斷是否造成實害結(jié)果，一味地判定貼牌加工為商標(biāo)侵權(quán)將會打擊我國加工企業(yè)的發(fā)展，在受委托方已經(jīng)盡到合理審查義務(wù)的前提下，如果自發(fā)現(xiàn)日之前并未產(chǎn)生實害結(jié)果的，如并未在國內(nèi)銷售或者并未生產(chǎn)完畢交付委托方的，可以借據(jù)民事侵權(quán)的賠償規(guī)則，停止侵害，賠償損失，并且視受委托方能否注意到侵權(quán)的能力程度適當(dāng)減輕處罰，平衡多方利益關(guān)系。

3 解決涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛的建議

3.1 完善《商標(biāo)法》關(guān)于貼牌加工商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定

一是增加地域因素的考量。涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛的源頭就在于商標(biāo)權(quán)的地域性原則，允許商標(biāo)權(quán)在不同的法域共存，我國行政機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)認(rèn)為在認(rèn)定涉外定牌案件中商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)當(dāng)附以地域限制，《商標(biāo)法》的根本目的不是為了限制商標(biāo)權(quán)人使用的范圍，而是賦予主管機(jī)關(guān)授予商標(biāo)權(quán)的權(quán)力，從而商標(biāo)取得排他性。涉外定牌加工案件中，委托定作人僅在境外擁有該商標(biāo)權(quán)，在中國境內(nèi)沒有商標(biāo)權(quán)的，境外委托人不能以境外注冊商標(biāo)權(quán)作為認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的抗辯事由。同樣，在我國判定其是否侵權(quán)時，也不考慮其在境外享有的商標(biāo)權(quán)。

二是完善混淆可能性認(rèn)定的考量因素[6]。雖然《商標(biāo)法》將混淆使用明確寫入，但與前述地域限制不一樣，混淆使用更多是立足于本國領(lǐng)土，涉外定牌加工的商品大部分的銷售去路是境外，不會流入國內(nèi)市場，即貼附在定牌加工產(chǎn)品上的商標(biāo)不具有區(qū)分商品來源的意義，不具有混淆商標(biāo)的作用，消費者也不會因此產(chǎn)生境內(nèi)境外產(chǎn)品的混淆。作為本國的司法機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)，判定商標(biāo)侵權(quán)時不可能以境外法律法規(guī)作為判斷依據(jù)，也不能適用國內(nèi)法律法規(guī)判斷境外的商標(biāo)侵權(quán)，所以只能以本國的法律法規(guī)判斷在本國發(fā)生的商標(biāo)糾紛，判斷在國內(nèi)是否達(dá)到足以使消費者混淆的標(biāo)準(zhǔn)。因此，應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)的近似性與顯著性和消費者的注意程度等方面綜合考察是否達(dá)到了商標(biāo)混淆。

三是實質(zhì)影響的判斷。有觀點認(rèn)為，涉外定牌加工涉及的產(chǎn)品最終是銷往境外的，不會在國內(nèi)發(fā)揮區(qū)別產(chǎn)品來源及造成消費者混淆的后果，但是此種說法忽略了當(dāng)前電子商務(wù)的發(fā)達(dá)，各國商品自由流通，購買便捷，因此不能僅憑一個商品銷售的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)就判定商標(biāo)侵權(quán)。

四是定牌加工行為性質(zhì)的考量。試想如果一件商品經(jīng)過定牌加工生產(chǎn)、出口、再進(jìn)口，每一道流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)都將做出不同的法律定性[7]?！渡虡?biāo)法》規(guī)定了何為商標(biāo)使用，定牌加工符合“標(biāo)識貼附于商品外包裝并用以區(qū)別其他同類產(chǎn)品”含義，是法律明確規(guī)定的商標(biāo)使用行為。因此，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人同意，不得以任何方式侵犯他人商標(biāo)權(quán)，是《商標(biāo)法》明確規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)的行為。

3.2 附加加工方的合理審查義務(wù)

民商事活動中應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，商標(biāo)權(quán)的注冊與使用也需要遵循該規(guī)則，于是要求對商標(biāo)注冊及使用是否對市場不利，是否破壞了公平競爭秩序進(jìn)行合理審查，同時合理審查義務(wù)的高低與商標(biāo)的著名程度有關(guān)，商標(biāo)根據(jù)其著名性可分為著名商標(biāo)、普通商標(biāo)、一般商標(biāo)，合理審查義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由高到低[8]。合理注意義務(wù)目前在司法實踐中的適用主要包括商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件、商標(biāo)間接侵權(quán)的考量因素和侵權(quán)賠償責(zé)任的依據(jù)。

合理注意義務(wù)的適用范圍可以明確以下3種情形。

一是判定加工方是否幫助他人侵權(quán)時，應(yīng)當(dāng)考查加工方是否盡合理審查義務(wù)。

二是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，加工方可以以“合理審查+實質(zhì)損害”作為抗辯理由。

三是審查加工方與境外委托方都構(gòu)成侵權(quán)時，加工方也可適用“合理審查+實質(zhì)損害”的抗辯理由。

通過法律條文確定合理注意義務(wù)的審查內(nèi)容與舉證責(zé)任等，使合理審查義務(wù)的適用更加規(guī)范。具體而言，審查標(biāo)準(zhǔn)包括形式審查標(biāo)準(zhǔn)與實質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)，形式標(biāo)準(zhǔn)要求加工方接受委托時，首先應(yīng)當(dāng)審查境外委托方的主體資格，包括資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等，其次審查境外委托方提供的商標(biāo)權(quán)等授權(quán)法律文件，最后應(yīng)當(dāng)審查國內(nèi)相關(guān)商標(biāo)的注冊情況和境外委托方提供的商標(biāo)標(biāo)識。實質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)則要求加工方核實國內(nèi)商標(biāo)的知名度和核定使用范圍。這種通過合理注意義務(wù)規(guī)制不正當(dāng)競爭行為同樣符合《反不正當(dāng)競爭法》的誠信原則，因此應(yīng)當(dāng)在《商標(biāo)法》中明確合理審查的地位，同時將《反不正當(dāng)競爭法》作為兜底保護(hù)的途徑[9]。

參 考 文 獻(xiàn)

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