創(chuàng)造性問題未雨綢繆
——從一件無效案件談專利申請(qǐng)文件的撰寫

龐 靜 張麗娜 張 輝 徐曉艷

一、前言

近幾年，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局相繼發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步提升專利申請(qǐng)指令的若干意見》《推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展年度工作指引》等文件。2020 年3 月專利茶館通過商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)截止日期2020 年3 有23 日的中國(guó)發(fā)明專利駁回情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)顯示一季度發(fā)明專利平均授權(quán)率30.33%，駁回率相比2019 年同期幾乎翻了一倍，在近5 年內(nèi)處于同期最高值，從2016-2020 年同期數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，收緊授權(quán)、放大駁回趨勢(shì)明顯。那么作為專利代理師，如何在撰寫過程中針對(duì)創(chuàng)造性答復(fù)中可能出現(xiàn)的問題未雨綢繆，防患于未然，是目前工作中需要考慮的一個(gè)問題。

本文從一件典型的無效案例出發(fā)給出自己的幾點(diǎn)建議。

二、案件介紹

涉案專利名稱為“一種旋流干煤粉氣化爐”（專利號(hào)：ZL201310556488.1），專利權(quán)人為神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（后更名為國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司）、神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，無效請(qǐng)求人為王翀。

雙方當(dāng)事人爭(zhēng)辯的重點(diǎn)集中在權(quán)利要求1 中限定的排渣口的直徑與反應(yīng)室直徑的比例為1:3～1:4 的區(qū)別特征上。請(qǐng)求人主張，上述區(qū)別特征為公知常識(shí)。同時(shí)對(duì)比文件2、3 分別公開了排渣口與反應(yīng)室的直徑比，對(duì)比文件4、5 的圖中也分別給出了工業(yè)氣化爐主要結(jié)構(gòu)的詳細(xì)尺寸，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在此基礎(chǔ)上經(jīng)過有限次的設(shè)計(jì)或?qū)嶒?yàn)容易獲得本專利中排渣口和反應(yīng)室的直徑比。

對(duì)比文件1 是專利權(quán)人的在先專利申請(qǐng)，其同樣涉及一種干煤粉氣化爐，其中公開了反應(yīng)室可以選擇本領(lǐng)域的常規(guī)形狀，優(yōu)選地，反應(yīng)室呈上大下小的倒梨形，干粉與氧化劑在氣化室內(nèi)的反應(yīng)停留時(shí)間大大增加，極大地增大了干粉處理量和燃燒效率。

對(duì)比文件2 涉及一種適于高灰分高灰熔點(diǎn)煤的采用固態(tài)排渣的氣流床煤氣化方法，其中具體公開在加壓高溫氣化步驟中使用一種氣化反應(yīng)器，該氣化反應(yīng)器高度與其直徑的比是3.5-5.0，以便延長(zhǎng)物料停留時(shí)間，提高氣化效率和碳的轉(zhuǎn)化率，同時(shí)可以減少帶出物，氣化反應(yīng)器內(nèi)徑與排渣口直徑之比是1.5-3.5，以便減輕排出灰渣在爐膛錐底部的積累與對(duì)排渣口材料的沖刷腐蝕，同時(shí)有利于冷卻。

對(duì)比文件3 涉及一種固態(tài)排灰的氣流床氣化爐，并具體公開了：氣化室直段反應(yīng)區(qū)內(nèi)直徑D=Φ2200mm，噴嘴室上部直段長(zhǎng)度1.6D、噴嘴室下段直徑長(zhǎng)度1.6D、氣化室截頭錐段長(zhǎng)度4D、氣化室下渣口直徑0.5D。

對(duì)比文件4 涉及一種水煤漿氣化爐的制造，其中在圖1 中示出了氣化爐部分結(jié)構(gòu)的具體尺寸，但未示出其反應(yīng)室下部排渣口的具體直徑。

對(duì)比文件5 涉及內(nèi)壁堆焊式氣化爐制造技術(shù)研究，其中圖1 示出了氣化爐的簡(jiǎn)圖，但未示出其各部位的具體尺寸。

該案例中，合議組并未接受請(qǐng)求人的請(qǐng)求，維持專利權(quán)有效。

三、案件分析與啟示

《專利法》中規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。審查指南第二部分第四章中對(duì)突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)做了進(jìn)一步解釋：發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。對(duì)于“顯而易見”的判斷，《專利審查指南》（2010）規(guī)定，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，使本領(lǐng)域的技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)。同時(shí)，還進(jìn)一步指出了通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示的三種情形：“（i）所述區(qū)別特征為公知常識(shí)；（ii）所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，例如，同一份對(duì)比文件其他部分披露的技術(shù)手段；（iii）所述區(qū)別特征為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段。”其中對(duì)于第（ii）和（iii）種情形，還要求該技術(shù)手段在對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

“一種旋流干煤粉氣化爐”無效案例被評(píng)為2019十大復(fù)審無效案件，復(fù)審和無效審理部認(rèn)為該案的典型意義在于：該案的審理過程涵蓋了創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中多個(gè)典型問題的認(rèn)定，包括在判斷是否存在技術(shù)啟示時(shí)，對(duì)發(fā)明解決技術(shù)問題的確定、對(duì)包含數(shù)值范圍的區(qū)別技術(shù)特征的把握、對(duì)抽象的技術(shù)原理與具體的技術(shù)手段之間差別的考量，以及對(duì)公知常識(shí)的認(rèn)定等。

筆者認(rèn)為該案例在專利代理實(shí)務(wù)工作中對(duì)如何更好撰寫申請(qǐng)文件，未雨綢繆以應(yīng)對(duì)日益增多的創(chuàng)造性答復(fù)具有積極的意義。對(duì)此筆者提出幾點(diǎn)自己淺顯的意見：

（一）撰寫前檢索工作必不可少，知己知彼方能百戰(zhàn)不殆

該案例爭(zhēng)辯的區(qū)別特征非常簡(jiǎn)單且包含數(shù)值范圍“排渣口的直徑與反應(yīng)室直徑的比例為1:3-1:4”，筆者發(fā)現(xiàn)，該特征為申請(qǐng)之初即確定的特定技術(shù)特征；并且申請(qǐng)文本在背景技術(shù)中有明確的與之對(duì)應(yīng)的描述“航天爐干煤氣化爐在處理煤粉規(guī)模上還沒有達(dá)到2000 噸/天，且排渣口與反應(yīng)室直徑比例較大（1：2-1：2.5），碳轉(zhuǎn)化率較低”。

合議組在論述對(duì)比文件2 作用中指出，對(duì)比文件2 明確記載了其將反應(yīng)器的內(nèi)徑與排渣口直徑設(shè)置為1.5-3.5 的目的是為了減輕排除灰渣在爐膛錐底部的積累與對(duì)排渣口材料的沖刷腐蝕，而非是用于提高碳的轉(zhuǎn)化率。其設(shè)置反應(yīng)器的內(nèi)徑與排渣口直徑比的目的與涉案專利（該專利）不同，即使其公開了該專利所限定的比例，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在此基礎(chǔ)上也不會(huì)想到將其與對(duì)比文件1 相結(jié)合。

對(duì)比文件3 中公開的氣化室下渣口直徑0.5D，即排渣口與反應(yīng)室的直徑的比例為1：2，并未落入該專利保護(hù)范圍且其排渣方式與該專利不同；對(duì)比文件4、5 中均未公開排渣口與反應(yīng)室的直徑比范圍，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)想到將證據(jù)3、4、5 與對(duì)比文件1 進(jìn)一步結(jié)合。

合議組認(rèn)為，正如該專利說明書記載的，本領(lǐng)域干煤粉氣化爐的排渣口與反應(yīng)室的直徑比通常為1：2-1：2.5，請(qǐng)求人并未提交任何證據(jù)表明將其比例進(jìn)一步調(diào)整至1:3-1:4 屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，并且請(qǐng)求人不能清楚的說明該比例調(diào)整的影響因素及各因素的作用規(guī)律，因此，合議組認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件的排渣口與反應(yīng)室的直徑比調(diào)整至該專利的范圍。

從上述分析可以看出，合議組在論述過程中充分的利用了申請(qǐng)文件中背景技術(shù)中指出的排渣口與反應(yīng)室直徑比例較大（1：2-1：2.5），碳轉(zhuǎn)化率較低的問題，申請(qǐng)文件中的描述，或許有可能僅是由于申請(qǐng)人非常熟知行業(yè)發(fā)展給出的交底書中的描述，不能斷定一定是專利代理師檢索的結(jié)果，但是不能否認(rèn)這種寫法在無效中起到了至關(guān)重要的作用。

作為專利代理師，在時(shí)間允許的范圍內(nèi)應(yīng)該多做檢索，即使檢索做的不夠全面，也應(yīng)該有意識(shí)的根據(jù)申請(qǐng)人提供的交底書中的提示以及通過與申請(qǐng)人的技術(shù)交流，盡可能精準(zhǔn)的確定特定技術(shù)特征，不要的一味追求擴(kuò)大保護(hù)范圍，克服獨(dú)立權(quán)利要求書盡量只用文字表達(dá)，不輕易將數(shù)值范圍寫進(jìn)獨(dú)立權(quán)利要求的偏見，撰寫出符合實(shí)際的權(quán)利要求書。

（二）撰寫中前后呼應(yīng)密不可分，有因有果才能無懈可擊

該案例中申請(qǐng)文件整體撰寫筆者不過多評(píng)論，但僅從無效涉及相關(guān)問題來看，筆者認(rèn)為該案專利代理師做到了前后呼應(yīng)。

首先，背景技術(shù)中明確指出，目前干煤粉氣化技術(shù)中，排渣口與反應(yīng)室直徑比例較大（1：2-1：2.5），碳轉(zhuǎn)化率較低。之后，發(fā)明內(nèi)容中描述的技術(shù)問題是，“該發(fā)明的目的是提供一種旋流干煤粉氣化爐，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模干粉氣化，提高碳轉(zhuǎn)化率”。

獨(dú)立權(quán)利要求1 中記載“排渣口的直徑與反應(yīng)室直徑的比例為1:3-1:4”；然后發(fā)明內(nèi)容中描述“……相應(yīng)縮小了排渣口的直徑，在保證排渣口不堵塞的前提下延長(zhǎng)了干煤粉在反應(yīng)室內(nèi)的停留時(shí)間，提高了碳轉(zhuǎn)化率”；最后在具體實(shí)施方式中給出了具體的排渣口直徑與反應(yīng)室直徑的比例，結(jié)合實(shí)例給出具體的碳轉(zhuǎn)化率98.5%，并明確表示比背景技術(shù)中提及的航天爐干煤氣化爐的碳轉(zhuǎn)化率高出2%左右。

涉案專利代理師合理撰寫了技術(shù)問題、技術(shù)方案并給出了對(duì)應(yīng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并在申請(qǐng)之初就非常明確的體現(xiàn)了相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步，整個(gè)申請(qǐng)文件在申請(qǐng)之初考慮的非常充分、且條理清楚。筆者對(duì)比申請(qǐng)文件與授權(quán)文件的區(qū)別，有理由相信，正是上述充分的準(zhǔn)備，在后續(xù)實(shí)審過程以及無效過程中發(fā)揮了重要的作用。

除了上述整體上的把握，筆者根據(jù)日常工作，提出如下幾點(diǎn)拙見：

1.解決的技術(shù)問題應(yīng)針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行有針對(duì)性的撰寫，避免將整體最細(xì)方案的技術(shù)效果事無巨細(xì)的進(jìn)行羅列。

2.針對(duì)檢索出的或者申請(qǐng)人提供的密切相關(guān)的對(duì)比文件，最好在背景技術(shù)中予以記載并分析，不要僅僅單一的進(jìn)行比對(duì)說明，最好將有可能進(jìn)行結(jié)合的對(duì)比文件是否擁有結(jié)合啟示以及結(jié)合后仍然存在的問題提前按照答復(fù)創(chuàng)造性的思路進(jìn)行預(yù)備。

3.有益效果的描述不要流于形式，僅僅從整體大的框架思路來論述技術(shù)效果；而應(yīng)該增加針對(duì)從屬權(quán)利要求中的技術(shù)特征進(jìn)行有針對(duì)性的論述，以體現(xiàn)其創(chuàng)造性。

4.具體實(shí)施方式中不要局限于材料、化學(xué)領(lǐng)域中實(shí)施例的要求，最好都提供相應(yīng)實(shí)例描述，必要時(shí)增加對(duì)比例或者對(duì)比數(shù)據(jù)，以期與前面提及問題或者效果中的描述進(jìn)行呼應(yīng)，以突顯對(duì)比例或者對(duì)比數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)技術(shù)特征的創(chuàng)造性。

四、結(jié)語(yǔ)

本文從一件無效案件出發(fā)，對(duì)如何更好的進(jìn)行專利申請(qǐng)文件的撰寫進(jìn)行了思考；整體上，從撰寫前檢索的必要性、撰寫過程中前后呼應(yīng)的重要性進(jìn)行分析；細(xì)節(jié)上，從專利申請(qǐng)文件的幾個(gè)組成部分分別進(jìn)行考慮，給出自己的建議，以期能夠在撰寫時(shí)做到事先布局、有的放矢，在將來可能的創(chuàng)造性答復(fù)中占據(jù)主動(dòng)，增大授權(quán)概率。