從復(fù)審撤駁案件淺析審查中如何準(zhǔn)確把握“本領(lǐng)域技術(shù)人員”對法律條款的認(rèn)知

張小芳 趙燦

摘要：在實用新型申請文件中，需要說明書對技術(shù)方案做出清楚完整的說明，以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。對說明書是否清楚完整的審查應(yīng)當(dāng)站位于本領(lǐng)域技術(shù)人員，而在實際審查時，由于對本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平認(rèn)知不同，導(dǎo)致前審與復(fù)審對同一案件使用同一法條而案件走向不同。本文從一件復(fù)審撤駁的案件進(jìn)行剖析，分析為何在前審與復(fù)審中均使用了專利法第 26 條 3 款，卻導(dǎo)致了不同的案件走向，以此探究在審查中如何準(zhǔn)確理解法律條款。

關(guān)鍵詞：清楚完整;本領(lǐng)域技術(shù)人員;審查效能

中圖分類號：G306 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0045-03

1引言

專利法第26條3款規(guī)定說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥龀銮宄?、完整的說明，以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn);該法條中規(guī)定由本領(lǐng)域技術(shù)人員來判斷說明書中是否清楚、完整記載某一個技術(shù)方案，使得所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠清楚得知技術(shù)方案是什么、技術(shù)手段能否實施、能否解決技術(shù)問題以及能否達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義，在《審查指南》[1]第二部分第四章2.2節(jié)中也給出了詳細(xì)的解釋：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗的手段和能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果申請文件所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力”。由此可見，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備的能力與水平在專利法審查指南中有明確的規(guī)定，然而在實際審查中，由于對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員水平的理解不同、判定結(jié)果也會存在差別，以下以一個案例為例，通過前審與復(fù)審對同一案件、應(yīng)用同一法條得到不同結(jié)果進(jìn)行分析，為如何提高在前審中的審查效能提出建議。

2 具體案例與評析

2.1 案情簡介

本案涉及發(fā)明名稱為“一種新型畜禽糞污黑膜沼氣池”的案例，在前審中以不符合專利法第26條3款的規(guī)定駁回，申請人提復(fù)審后，經(jīng)過復(fù)通溝通與申請人修改申請文件，最終復(fù)審認(rèn)定說明書記載內(nèi)容符合專利法第26條3款的規(guī)定，該案獲得授權(quán)。以下先簡要介紹一下案情及前審與復(fù)審的審查過程：

案情介紹：說明書中聲稱所要解決的技術(shù)問題是：一是當(dāng)遇大風(fēng)雨雪天氣時，雨水積壓在黑膜上導(dǎo)致黑膜出現(xiàn)塌陷的情況，而一旦出現(xiàn)積水塌陷的情況，緊靠產(chǎn)生的沼氣的氣壓很難再次鼓起，時間一長造成黑膜局部氣壓過高以及沼氣排出不暢的問題;二是現(xiàn)有技術(shù)采用繩網(wǎng)的方式來進(jìn)行加固，雖然能夠提高黑膜的強(qiáng)度，但是在雨雪天氣的時候仍然存在著積水塌陷的問題，導(dǎo)致黑膜局部氣壓過高而損壞以及沼氣排出不暢。

所采用的技術(shù)方案為：沼氣池包括土坑，土坑的上端覆蓋有第一防滲膜，第一防滲膜的外圍包覆有第二防滲膜，第一防滲膜和第二防滲膜之間形成空腔，空腔連通有向空腔內(nèi)輸入空氣的鼓風(fēng)機(jī);鼓風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口穿過第二防滲膜伸入空腔內(nèi);第一防滲膜和第二防滲膜均采用HDPE膜制作而成;第二防滲膜上設(shè)置有便于觀察第一防滲膜鼓起程度的觀察窗;第二防滲膜的內(nèi)壁上安裝有物位計;土坑的四周設(shè)置有用于盛水的溝槽，第一防滲膜的四周伸入溝槽內(nèi)并錨定在溝槽內(nèi);土坑配設(shè)有抽氣管，抽氣管的高度高于溝槽的上端面。

達(dá)到的技術(shù)效果：通過鼓風(fēng)機(jī)向空腔內(nèi)輸入空氣，使得第二防滲膜保證一定的氣壓結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，第一防滲膜在第二防滲膜的保護(hù)下，不會受到雨雪等自然環(huán)境的干擾，而第一防滲膜的鼓起程度依靠沼氣的產(chǎn)量影響，從而使得第一防滲膜不會出現(xiàn)因雨水堆積而造成的塌陷的情況，保證第一防滲膜不會因為局部氣壓過大而造成破損的情況;同時也能夠保證沼氣的順利排出。

在實審審查過程中：審查意見指出，鼓風(fēng)機(jī)向第一防滲膜與第二防滲膜之間沖入空氣，顯然空氣不僅有使第二防滲膜向上鼓起的壓強(qiáng)作用，也有使第一防滲膜向下凹陷的壓強(qiáng)作用，那么其與本申請所要解決的技術(shù)問題相違背;說明書中并未記載維持沼氣池壓強(qiáng)及調(diào)節(jié)空腔壓強(qiáng)小于沼氣池壓強(qiáng)的技術(shù)手段;在第二防滲膜上設(shè)置的物位計，由于第二防滲膜的高度是不固定的，僅能測得第二防滲膜與第一防滲膜之間的間距，并無法判定出第一防滲膜與沼氣池底之間的間距，并依據(jù)上述理由進(jìn)行駁回。

復(fù)審審查過程：申請人將權(quán)利要求及說明書中涉及物位計的內(nèi)容均刪除，并提交意見陳述，認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)公知常識完全可以選擇帶有顯示氣壓功能的鼓風(fēng)機(jī)等實現(xiàn)調(diào)節(jié)第一防滲膜與第二防滲膜之間的氣壓;復(fù)審決定中認(rèn)為：首先，鼓風(fēng)機(jī)注入空氣，雖然第一防滲膜也會承受相應(yīng)的氣壓，但是由于外部起支撐作用的第二防滲膜能夠?qū)⒂暄┑人┘拥膲毫Ψ稚?，使得第一防滲膜不會出現(xiàn)局部受壓的情況，因而其能夠解決黑膜局部氣壓過高及沼氣排出不暢的技術(shù)問題;其次，說明書中雖然未具體說明如何控制空腔內(nèi)部氣壓及如何監(jiān)測空腔內(nèi)沼氣氣壓，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實際需要，選擇現(xiàn)有技術(shù)中適當(dāng)?shù)姆绞脚c適當(dāng)?shù)氖侄斡枰詫崿F(xiàn)，例如采用壓力控制閥、流量控制閥、邏輯元件或壓力感應(yīng)元件等部件，以實現(xiàn)第一防滲膜鼓起的同時，通過鼓風(fēng)機(jī)向空腔內(nèi)輸入空氣確保第二防滲膜維持一定的氣壓結(jié)構(gòu)強(qiáng)度;第三，申請人刪除涉及物位計等相關(guān)內(nèi)容后，則克服僅能測得第二防滲膜與第一防滲膜之間的間距，并無法判定出第一防滲膜與沼氣池底之間的間距的缺陷。因此，依據(jù)復(fù)審決定的內(nèi)容，該案最終獲得授權(quán)。

2.2 對比分析

對比分析前審與復(fù)審的審查過程，雖然涉及同一法條，但所最終走向卻不同，原因如下：

第一，對本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備的能力認(rèn)知程度不同：前審中認(rèn)為申請文件并未記載維持沼氣池壓強(qiáng)及調(diào)節(jié)空腔壓強(qiáng)小于沼氣池壓強(qiáng)的技術(shù)手段，然而復(fù)審中卻認(rèn)為：調(diào)節(jié)空腔內(nèi)氣壓大小及測量沼氣池內(nèi)壓力這種技術(shù)手段屬于本領(lǐng)域的公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以根據(jù)自己所掌握的知識去選擇合適的部件來實現(xiàn)上述功能。

專利法審查指南中規(guī)定，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗的手段和能力。具體至本案而言，雖然說明書中僅記載了在第一防滲膜與第二防滲膜之間設(shè)置有鼓風(fēng)機(jī)，其他相關(guān)內(nèi)容并未涉及，但是根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備的知識，調(diào)節(jié)第一防滲膜與第二防滲膜之間的氣壓大小屬于本領(lǐng)域的公知常識，可以采用壓力感應(yīng)元件來檢測壓力大小、壓力控制閥控制進(jìn)氣的壓力大小、流量控制閥控制進(jìn)入空腔內(nèi)的流量大小，這些均屬于本領(lǐng)域的公知常識，即使申請文件中未記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員也可以根據(jù)其所聲稱的要解決的技術(shù)問題“防止黑膜局部氣壓過高及沼氣排出不暢”，想到控制鼓風(fēng)機(jī)吹向空腔內(nèi)的空氣，使得第一防滲膜鼓起的同時，第二防滲膜具備一定的氣壓結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，能夠支撐起雨雪天氣的壓力。另外，調(diào)整第一防滲膜與第二防滲膜之間的壓力并非是本申請的發(fā)明點(diǎn)所在，本申請僅需使得第一防滲膜不會出現(xiàn)由雨雪等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)局部塌陷即可，顯然本申請所設(shè)計的結(jié)構(gòu)是解決了該技術(shù)問題的，所采用的技術(shù)手段也是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)所掌握的公知常識可以實現(xiàn)的。因此，在實際審查中，依據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員所具備的水平，申請文件所記載的技術(shù)手段為本領(lǐng)域的公知常識時，且申請文件所記載的技術(shù)方案能夠解決其所聲稱的技術(shù)問題，則不能認(rèn)為其不符合專利法第 26條3款的規(guī)定。

第二，以所解決的技術(shù)問題作為出發(fā)點(diǎn)，去判定技術(shù)方案能否解決其所聲稱的技術(shù)問題，即使存在一部分缺陷或者不能完美解決技術(shù)問題或者技術(shù)效果不突出，也不能因此而認(rèn)定不符合專利法第26條3款。

以本案為例，申請文件中記載的所要解決的技術(shù)問題是雨水積壓在黑膜上導(dǎo)致黑膜出現(xiàn)塌陷導(dǎo)致黑膜局部氣壓過高以及沼氣排出不暢，雖然本申請的技術(shù)方案中在第一防滲膜與第二防滲膜之間鼓風(fēng)機(jī)注入的空氣確實也會對第一防滲膜構(gòu)成一定的壓力，然而所注入的空氣也會將第二防滲膜支撐起，被支撐起的第二防滲膜則會將雨雪所施加的壓力進(jìn)行分散，那么與之存在一定間距的第一防滲膜就不會被下壓凹陷，這一結(jié)構(gòu)能夠解決黑膜局部氣壓過高及沼氣排出不暢的技術(shù)問題。在兩層防滲膜之間鼓入空氣，對第一防滲膜所產(chǎn)生的壓力是在整個面上所施加的，即使會對第一防滲膜產(chǎn)生一定的壓力，但是由于兩層防滲膜之間是存在一定的高度差距的，這種整個面上的壓力與雨雪積壓部分塌陷所產(chǎn)生的影響是不同的，至少雨雪積壓部分塌陷對會沼氣的排出及局部氣壓產(chǎn)生不利影響，而本申請所采用的結(jié)構(gòu)并不會產(chǎn)生上述不利影響。因此，本申請的技術(shù)方案是解決其所聲稱的技術(shù)問題的。。

第三，申請文件中存在不能實現(xiàn)的部件導(dǎo)致相應(yīng)的功能不能實現(xiàn)時，如果申請人未對其請求保護(hù)，則不適用專利法第26條3款，但前提條件是該不能實現(xiàn)的部件對整個技術(shù)方案而言不是解決其技術(shù)問題所不可缺少的部件。

以本案為例，物位計并非是解決“黑膜出現(xiàn)塌陷導(dǎo)致黑膜局部氣壓過高以及沼氣排出不暢”這一問題所必不可少的部件，那么申請人在復(fù)審階段刪除了權(quán)利要求及說明書中涉及物位計的技術(shù)方案，尤其是在權(quán)利要求中物位計的內(nèi)容是記載在從屬權(quán)利要求中，且刪除后也不涉及修改超范圍的問題，那么上述刪除是克服了通知書中的這一缺陷，因而就不再適用上述法條。雖然專利法第26條3款要求說明書應(yīng)當(dāng)充分公開其技術(shù)方案，以此換取專利的排他保護(hù)特權(quán)，然而對于說明書中的一部分內(nèi)容，申請人并沒有進(jìn)行保護(hù)，那么申請人也就沒有義務(wù)進(jìn)行充分公開，在進(jìn)行相應(yīng)審查時，也不適宜以此為理由進(jìn)行駁回。

3 結(jié)語

由本文中所舉例的案例可知，在實際審查中，同一個案件同一個法條也會出現(xiàn)案件不同走向的問題，主要的原因就在于對“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的技術(shù)水平認(rèn)知不一致。專利法第26條3款要求說明書應(yīng)當(dāng)清楚、完整、以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，顯然這一法條就是以“本領(lǐng)域技術(shù)人員”作為判斷主體而制定的標(biāo)準(zhǔn)，在審查時需要明確判斷主體也即本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備的認(rèn)知水平與能力，這也是保證在審查時前審與復(fù)審能夠在“說明書應(yīng)當(dāng)清楚完整”問題上獲得一致結(jié)論的前提條件，如果這一點(diǎn)無法確定與統(tǒng)一，顯然涉及該法條或者其他相關(guān)法條的審查也難以達(dá)到客觀一致的水平。

在申請文件的撰寫方面，應(yīng)當(dāng)注意凡是與理解和實施發(fā)明或者實用新型有關(guān)，且所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一得到的內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中作出清楚、明確的描述。具體而言，應(yīng)當(dāng)結(jié)合背景技術(shù)寫明本申請所要解決的技術(shù)問題，進(jìn)而圍繞該技術(shù)問題，清楚完整地說明解決該技術(shù)問題相關(guān)的技術(shù)手段。

本文以實際審查中的一個案例為例，通過復(fù)審階段的審查，分析前后審過程中存在的不一致，例如對本領(lǐng)域的公知常識掌握程度、對技術(shù)問題的理解深度以及對法條的適用恰當(dāng)程度，以期在專利審查過程中提高對“本領(lǐng)域技術(shù)人員”認(rèn)知能力的準(zhǔn)確把握。以上內(nèi)容希望能夠為業(yè)內(nèi)人士在專利申請文件的撰寫和審查方面提供一些借鑒，受作者水平所限，本文并未涵蓋對于“本領(lǐng)域技術(shù)人員”水平及專利法第26條第3款理解的所有方面。文中觀點(diǎn)僅代表作者個人學(xué)術(shù)觀點(diǎn)，由于個人能力有限，觀點(diǎn)可能存在不準(zhǔn)確的地方，歡迎各位讀者批評指正。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2] 劉志會，雷春海.實用新型專利申請問答[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2013.