關(guān)于“獨立權(quán)利要求得到支持而從屬權(quán)利要求得不到支持”的一點思考

張麗娟

摘要：專利法不支持條款是實審中重要的實質(zhì)性條款，屬于駁回條款，也是無效條款。本文結(jié)合一個案例針對獨立權(quán)利要求得到支持而從屬權(quán)利要求得不到支持的情形，從不支持判斷方法、立法本意等方面給出一些思考，與實審審查員共勉。

關(guān)鍵詞：不支持;從屬權(quán)利要求;保護范圍

中圖分類號：D923.42文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）09-0057-03

1 問題的提出

在發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中，通常要對權(quán)利要求是否能夠得到說明書的支持進行審查。實際審查中，審查員通常關(guān)注獨立權(quán)利要求的支持問題而忽略從屬權(quán)利要求的支持問題，特別是當(dāng)獨立權(quán)利要求能夠得到說明書的支持時，對于從屬權(quán)利要求是否能夠得到支持的判斷容易被忽略，以下結(jié)合案例說明。

發(fā)明名稱：一種混壓板的壓合方法。

發(fā)明要解決的技術(shù)問題是：多層印刷電路板采用不同的材料，材料之間的漲縮率并不相同，并且越來越多的線路板設(shè)計成不對稱的結(jié)構(gòu)，壓合后的成品板容易發(fā)生嚴(yán)重翹曲的問題，無法滿足線路板平整度的需求。

解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段和效果是：通過將漲縮率大的第一芯板先進行整體或者分多組壓合，得到一張或多張子板，然后將所有子板和漲縮率小的第二芯板進行第二次壓合，由于子板較原有的第一芯板厚，剛度增強，且已經(jīng)經(jīng)歷過一次漲縮，在第二次壓合時相比于未經(jīng)過第一壓合的第一芯板，其漲縮率趨于穩(wěn)定。因此，相比于直接將所有的第一芯板和第二芯板整體進行壓合，兩次壓合的壓合方法能夠明顯改善混壓板翹曲的問題。

權(quán)利要求1：一種混壓板的壓合方法，其特征在于，包括：S10：準(zhǔn)備n張第一芯板，1張第二芯板，所述第一芯板的漲縮率大于所述第二芯板的漲縮率，所述第一芯板的厚度小于所述第二芯板的厚度，n為大于等于2的正整數(shù);S20：將n張所述第一芯板進行第一次壓合，得到x張子板，x為大于等于1的正整數(shù);S30：將x張所述子板和所述第二芯板進行第二次壓合，并且所述第二芯板位于最上層。

權(quán)利要求2：根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種混壓板的壓合方法，其特征在于，所述步驟S20中將n張所述第一芯板進行第一次壓合包括：比較整體厚度為h1的n張所述第一芯板和整體厚度為h2的1張所述第二芯板整體厚度的大小，并根據(jù)h1和h2的大小，對n張所述第一芯板進行整體壓合或者分多組分別進行壓合。

權(quán)利要求4：根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種混壓板的壓合方法，其特征在于，當(dāng)h1大于兩倍的h2時，假設(shè)a為小于等于n且大于等于2的正整數(shù)，并且a張所述第一芯板的整體厚度小于等于兩倍的h2，a+1張所述第一芯板的整體厚度大于兩倍的h2，先將n張所述第一芯板的每a張分成一組;若最終剩余的所述第一芯板的數(shù)量等于0時，將n張所述第一芯板每a張為一組，分組進行壓合。

權(quán)利要求10：根據(jù)權(quán)利要求1～9任一項所述的一種混壓板的壓合方法，其特征在于，所述第一芯板為FR4板材，所述第二芯板為高頻板材。

獨立權(quán)利要求1的技術(shù)方案記載了“第一芯板的漲縮率大于所述第二芯板的漲縮率……將n張所述第一芯板進行第一次壓合，得到x張子板……將x張所述子板和所述第二芯板進行第二次壓合”，屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到的技術(shù)方案，能夠解決發(fā)明申請所聲稱要解決的技術(shù)問題。因此該獨立權(quán)利要求1能夠得到說明書的支持。

既然獨立權(quán)利要求1支持，那么直接或間接引用該權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求4是否能夠得到說明書的支持？

2 問題的思考

2.1 從屬權(quán)利要求是否支持需要單獨判斷，其結(jié)論不必然受獨立權(quán)利要求的影響

根據(jù)《審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)規(guī)定：“對于包括獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求或者不同類型權(quán)利要求的權(quán)利要求書，需要逐一判斷各項權(quán)利要求是否都得到了說明書的支持。獨立權(quán)利要求得到說明書支持并不意味著從屬權(quán)利要求也必然得到支持”，也就是說，從屬權(quán)利要求是否支持需要單獨判斷，其結(jié)論不必然與獨立權(quán)利要求的支持性結(jié)論一致[1]。

因此，對于以上案例，需要單獨核實從屬權(quán)利要求是否能夠得到支持。以從屬權(quán)利要求4為例，從屬權(quán)利要求4記載了“當(dāng)h1大于兩倍的h2時，……先將n張所述第一芯板的每a張分成一組;若最終剩余的所述第一芯板的數(shù)量等于0時，將n張所述第一芯板每a張為一組，分組進行壓合”，根據(jù)說明書記載“需要注意的是本實施例中第一芯板采用FR4板材，第二芯板采用高頻板材……本實施例通過大量實驗得知，當(dāng)同時壓合的第一芯板的厚度接近或者等于第二芯板的厚度的兩倍時，在進行步驟S30的過程中，混壓得到的成品板材翹曲程度最低，因而將第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的兩倍進行比較”，從屬權(quán)利要求4記載了將h1和h2進行比較，即將第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的兩倍進行比較，然后根據(jù)比較結(jié)果來確定后續(xù)芯板的分組及壓合方式，根據(jù)說明書記載上述技術(shù)手段所要解決的技術(shù)問題是如何使得混壓得到的成品板材翹曲程度最低。但是上述說明書實施例中明確記載了當(dāng)?shù)谝恍景宀捎肍R4板材，第二芯板采用高頻板材時，當(dāng)同時壓合的第一芯板的數(shù)目接近或者等于第二芯板的厚度的兩倍時，混壓得到的成品板材翹曲程度最低。本實施例及說明書其他實施例中并沒有記載：當(dāng)?shù)谝恍景?、第二芯板為其他板材時，要想混壓得到的成品板材翹曲程度最低，需要同時壓合的第一芯板的厚度與第二芯板的厚度之間應(yīng)當(dāng)滿足什么關(guān)系。當(dāng)?shù)谝恍景?、第二芯板為其他板材時，通過該權(quán)利要求的方案是否能夠解決將混壓得到的成品板材翹曲程度降到最低的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)見。因此，該權(quán)利要求得不到說明書的支持。

可見對于以上案例，其獨立權(quán)利要求能夠得到說明書的支持，而從屬權(quán)利要求卻得不到說明書的支持。為什么獨立權(quán)利要求概括的較大的范圍能夠得到支持，從屬權(quán)利要求限定更小的范圍后卻得不到說明書支持呢？

2.2 結(jié)合發(fā)明進一步要解決的技術(shù)問題判斷從屬權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案概括是否合理

根據(jù)《審查指南》二部分第二章第3.2.1節(jié)規(guī)定：“權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍……如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或者選擇方式不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦鸵鉀Q的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求沒有得到說明書的支持[1]”，可見權(quán)利要求是否能夠得到說明書的支持，需要判斷的對象是整個權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案概括的是否合理，而不是權(quán)利要求特征的多少或者保護范圍的大小。

因此，對于從屬權(quán)利要求的支持性判斷時，不應(yīng)僅局限于考慮附加技術(shù)特征，而應(yīng)結(jié)合其引用的權(quán)利要求的所有技術(shù)特征從整體上考慮其技術(shù)方案。另外，不支持的判斷需要結(jié)合權(quán)利要求請求保護的技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，而不應(yīng)當(dāng)僅局限于發(fā)明背景技術(shù)中聲稱的技術(shù)問題。比如上述案例中從屬權(quán)利要求4中由于增加了對第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的兩倍進行比較的技術(shù)特征，根據(jù)說明書記載，其方案整體上要解決的問題便不僅僅是發(fā)明所聲稱的技術(shù)問題，而是在其聲稱的技術(shù)問題的基礎(chǔ)上進一步要解決將混壓得到的成品板材翹曲程度降到最低的問題，應(yīng)基于該進一步要解決的技術(shù)問題，來判斷權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案概括得是否合理。根據(jù)上述分析，由于根據(jù)說明書實施例記載，第一芯板采用FR4板材、第二芯板采用高頻板材時，對第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的兩倍進行比較、根據(jù)比較結(jié)果確定進行后續(xù)分組與壓合方式，才能使得混壓得到的成品板材翹曲程度降到最低，對于其他類型的芯板，當(dāng)進行上述兩倍的比較、根據(jù)比較結(jié)果確定進行后續(xù)分組與壓合方式時，是否能夠得到最低或者更優(yōu)的成品板材的翹曲程度，是本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)見的。因此，從屬權(quán)利要求4得不到說明書的支持。

2.3 結(jié)合立法本意理解獨立權(quán)利要求支持從屬權(quán)利要求卻不支持的情形

專利法第26條第4款不支持條款的立法本意是：以公開換保護，即公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要求保護的內(nèi)容相匹配避免申請人以較小的公開內(nèi)容換取較大的保護范圍，而損害公眾利益[2]。這里“較大的保護范圍”是相對說明書公開的范圍來講的，無論是獨立權(quán)利要求還是從屬權(quán)利要求，其請求保護的范圍分別具有與之對應(yīng)的說明書公開的范圍，只要請求保護的范圍不超出或者說不大于其對應(yīng)的說明書公開的范圍，就不存在不支持問題。例如說明書中公開了兩個技術(shù)方案，分別具有較大的公開范圍A和較小的公開范圍B，B屬于A，那么需要分別判斷獨立權(quán)利要求請求保護的范圍是否超出其對應(yīng)的說明書公開范圍A，從屬權(quán)利要求請求保護的范圍是否超出其對應(yīng)的說明書公開范圍B，即使獨立權(quán)利要求請求保護的范圍沒有超出說明書公開的范圍A，只能表明保護范圍更小的從屬權(quán)利要求請求保護的范圍沒有超出范圍A，但不必然表明其沒有超出其應(yīng)當(dāng)適應(yīng)的范圍B。

對于上述案例，說明書所公開的內(nèi)容是“第一芯板采用FR4板材，第二芯板采用高頻板材……通過大量實驗得知，當(dāng)同時壓合的第一芯板的厚度接近或者等于第二芯板的厚度的兩倍時，在進行步驟S30的過程中，混壓得到的成品板材翹曲程度最低，因而將第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的兩倍進行比較”。當(dāng)采用其他芯板時，本領(lǐng)域技術(shù)人員也許能夠通過大量的試驗，確定需要“將第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的N倍進行比較”，才能夠取得同樣的技術(shù)效果，但由于其他芯板的性能與FR4板材、高頻板材性能不同，因此N不一定等于2。因此僅根據(jù)說明書公開的上述內(nèi)容，將從屬權(quán)利要求4中第一芯板和第二芯板進行如此上位地概括，是與其說明書公開的內(nèi)容不相匹配的，其超出了說明書公開的范圍。假如后續(xù)有公眾為了解決不同的技術(shù)問題，對于其他芯板，同樣采用了將第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的2倍進行比較、根據(jù)比較結(jié)果確定了同樣的后續(xù)分組與壓合方式，那么該方案便落入了該案例的從屬權(quán)利要求4的保護范圍內(nèi)，這樣的權(quán)利要求保護范圍存在對公眾不公平的隱患。

從申請人的角度來講，撰寫多個從屬權(quán)利要求，重要的一個用途是用來防止專利權(quán)可能被無效，如果獨立權(quán)利要求被判定為無效，在從屬權(quán)利要求可能存活，且保護范圍足夠?qū)挼那闆r下仍能有效地防止商業(yè)競爭[3]。從公眾的角度來講，一件專利無論是獨立權(quán)利要求還是從屬權(quán)利要求都可能成為其侵權(quán)的風(fēng)險，因此希望最大程度地縮小授權(quán)專利所有權(quán)利要求的保護范圍。那么審查員作為一個中立的角色，有責(zé)任平衡好雙方的利益，盡可能地授權(quán)一項與其發(fā)明貢獻相稱的權(quán)利要求，包括獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求，授權(quán)范圍不應(yīng)過大，也不宜過小，給予申請人應(yīng)有的權(quán)利同時保障公眾應(yīng)有的合法權(quán)益。

3 結(jié)論

對于權(quán)利要求是否得到說明書支持的審查，應(yīng)當(dāng)覆蓋到所有的權(quán)利要求，包括獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求，獨立權(quán)利要求得到支持，其從屬權(quán)利要求不一定就能夠得到支持，應(yīng)對每項權(quán)利要求分別進行不支持的審查，關(guān)注所審查權(quán)利要求對應(yīng)的說明書充分公開的內(nèi)容，以及要解決的技術(shù)問題。在審查中，特別是對于有授權(quán)前景的案件，更加有必要對權(quán)利要求是否得到支持進行全面審查，保證公眾利益和專利權(quán)人利益平衡的同時，提高審查效率、避免不必要的后續(xù)程序。

參考文獻：

[1] 中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010（2）：25-28.

[2] 竇艷鵬等.淺析專利審查過程中‘不支持與‘缺乏必要技術(shù)特征的混淆使用問題[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2014（9）：100-104.

[3] 曲淑君等.獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求保護客體關(guān)系的研究[R].國家知識產(chǎn)權(quán)局學(xué)術(shù)委員會2009年度一般課題研究報告，2010：8-9.