淺談實(shí)用新型專利申請中以活體植物作為保護(hù)客體的審查

李恒 王娟

摘 要：實(shí)用新型專利申請中個(gè)人申請占有一定比例，以活體植物作為保護(hù)客體的申請?jiān)趥€(gè)人申請中屢見不鮮，此類申請?jiān)趯彶檫^程中常令審查員較為疑惑，在審查結(jié)論上引起的爭論也較多，本文通過關(guān)鍵詞解析法先拆分、分析法條所包含的關(guān)鍵詞、再將技術(shù)方案與關(guān)鍵詞逐條比對的方式判斷技術(shù)方案是否屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體，尤其對技術(shù)方案是否滿足具有確定形狀作了重點(diǎn)分析，對專利審查和申請起到一定借鑒作用。

關(guān)鍵詞：客體;活體植物;確定形狀;關(guān)鍵詞解析

一、引言

判斷于一件申請的技術(shù)方案是否屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體是在審查中非常重要的環(huán)節(jié)，違背《專利法》第二條第三款的規(guī)定的技術(shù)方案屬于實(shí)質(zhì)缺陷，對申請人有較大影響，審查員在審查過程中對該條款的理解對申請最終走向、審查周期的把握也具有重要意義。

筆者主要從事農(nóng)業(yè)以及包裝領(lǐng)域的實(shí)用新型初審工作，在審查實(shí)務(wù)中兩個(gè)領(lǐng)域都遇到過申請人將活體植物作為技術(shù)方案提交的申請，在審查過程中筆者體會(huì)到，雖然都是活體植物，但技術(shù)方案中對活體植物的應(yīng)用方式不同，申請最后的走向截然不同，本文中選用了其中兩個(gè)典型案例做簡單分析，闡述個(gè)人的理解及啟示。

二、有關(guān)保護(hù)客體的相關(guān)規(guī)定及案例分析

我國《專利法》第二條第三款規(guī)定：實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

由此可見，對于保護(hù)客體的規(guī)定，分為以下幾個(gè)關(guān)鍵詞：

1、產(chǎn)品：實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品。所述的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體。

對于產(chǎn)業(yè)方法，包括國內(nèi)工業(yè)方法、手工業(yè)方法，可以是獨(dú)立的產(chǎn)品，也可以是產(chǎn)品的局部或者部分。

2、形狀：產(chǎn)品的形狀是指產(chǎn)品所具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀。常見無確定形狀的產(chǎn)品有以下幾種：

氣態(tài)、液態(tài)、粉末狀、顆粒狀的物質(zhì)或材料，由于其在空間中不能觀察到實(shí)際形狀或者其宏觀形狀取決于放置方式以及儲(chǔ)存容器的形狀，因此不具有特定形狀，不能作為實(shí)用新型的形狀特征。允許產(chǎn)品中的技術(shù)特征為無確定形狀的物質(zhì)，只要其在該產(chǎn)品中受該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征限制即可，如噴涂在產(chǎn)品表面的粉末、涂刷在產(chǎn)品表面的防銹漆，在實(shí)務(wù)中通常理解為層狀結(jié)構(gòu);

生物的或者自然形成的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征;

以堆積、擺放等方法獲得的非確定的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征;產(chǎn)品的形狀可以是在某種特定情況下所具有的確定的空間形狀。

3、構(gòu)造：產(chǎn)品的構(gòu)造是指產(chǎn)品的各個(gè)組成部分的安排、組織和相互關(guān)系。通常分為機(jī)械構(gòu)造或者電路構(gòu)造，在機(jī)械構(gòu)造中指的是各個(gè)零部件之間的位置關(guān)系及連接關(guān)系以及機(jī)械配合關(guān)系，在電路構(gòu)造中通常僅指元器件之間的連接關(guān)系。

4、技術(shù)方案：是指為了解決技術(shù)問題，利用了特定自然規(guī)律提出的技術(shù)手段。沒有利用自然規(guī)律或者未采用技術(shù)手段獲得的技術(shù)效果不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

此外，有關(guān)客體范圍的限制性規(guī)定還包括《專利法》第五條和第二十五條，《專利法》第五條規(guī)定，“對違反法律、社會(huì)公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)?！?《專利法》第二十五條規(guī)定，“對下列各項(xiàng)，不授予專利權(quán)：

（1）科學(xué)發(fā)現(xiàn);

（2）智力活動(dòng)的規(guī)則和方法;

（3）疾病的診斷和治療方法;

（4）動(dòng)物和植物品種;

（5）用原子核變換方法獲得的物質(zhì);

（6）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識(shí)作用的設(shè)計(jì)。

其中專利法所稱的植物，是指可以借助光合作用，以水、二氧化碳和無機(jī)鹽等無機(jī)物合成碳水化合物、蛋白質(zhì)來維系生存、并通常不發(fā)生移動(dòng)的生物【1】。植物品種可以通過《植物新品種保護(hù)條例》給予保護(hù)，而生產(chǎn)植物的生物學(xué)方法可歸結(jié)于“智力活動(dòng)的規(guī)則和方法”中，因此不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

【案例1】權(quán)利要求1：一種植物圍欄，采用植物枝條扦插建植成形，其特征在于：所述植物枝條是能夠進(jìn)行扦插繁殖的植物種，植物枝條長度為20～60cm。

本申請想要設(shè)計(jì)一種植物圍欄，技術(shù)方案中構(gòu)成本植物圍欄的材料是“植物枝條”且該枝條是“能夠進(jìn)行扦插繁殖的植物種”， 作為圍欄材料的植物枝條插入土壤中后能夠萌發(fā)不定根繼而正常生長成為存活植株，整個(gè)圍欄具有“活”力，產(chǎn)生如“活性圍欄能夠隨著植物枝條的生長而逐漸增高、加粗，對牲畜的阻隔作用更加明顯”、“ 植物枝條萌發(fā)的新葉可解決部分牛羊早春飼料”等有益效果。說明書中記載的技術(shù)方案包括：“植物枝條插入土壤的一端切口呈長斜面”、“在植物枝條編織的圍欄平面上，兩根相鄰的枝條偏向相反的方向并以兩根枝條夾角中心線為軸左右對稱;插入土壤后的枝條上捆扎水平的橫筋，所述橫筋呈水平狀從前后兩面將插入土壤的植物枝條夾住，并扎緊”等技術(shù)特征。

對于本申請是否符合專利法中規(guī)定的保護(hù)客體，在審查過程中出現(xiàn)兩種觀點(diǎn)：

一種觀點(diǎn)是該技術(shù)方案采用的材料表明該材料是活著的植物，其形狀構(gòu)造是不斷生長變化的，是不確定的，審查指南第一部分第二章6.2.1節(jié)中指出“產(chǎn)品的形狀是指產(chǎn)品所具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀”，因此本申請不屬于實(shí)用新型保護(hù)的客體，不符合專利法第二條第三款的規(guī)定。

另一種觀點(diǎn)為“植物枝條是能夠進(jìn)行扦插繁殖的植物種”只是對現(xiàn)有材料的一種限定，植物圍欄結(jié)構(gòu)本身是有一定結(jié)構(gòu)的，而且審查指南第一部分第二章6.2.1節(jié)中指出“產(chǎn)品的形狀可以是在某種特定情況下所具有的確定的空間形狀”，該植物圍欄在建成之時(shí)是有確定形狀的，因此符合專利法第二條第三款的規(guī)定，屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

筆者同意第二種觀點(diǎn)，首先，該植物枝條建成的圍欄屬于一種產(chǎn)品，該圍欄經(jīng)過產(chǎn)業(yè)化制造過程，產(chǎn)業(yè)是資產(chǎn)集中化規(guī)模化生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品的集合體，其重要的特征是產(chǎn)品具有批量結(jié)構(gòu)、外觀一致性，質(zhì)量穩(wěn)定性。在本案例中通過剪切等技術(shù)手段使植物成為一定規(guī)格大小的枝條，雖然無法保證生產(chǎn)出的枝條相互在外觀形狀上完全一致，但是該技術(shù)手段在加工過程中的技術(shù)要求是統(tǒng)一的，如“ 植物枝條長度為20～60cm、切口呈長斜面”，同時(shí)在現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中，嚴(yán)格來說也并沒有兩件產(chǎn)品在外觀形狀上完全相同，只是相互間差異是否顯著，而是企業(yè)在生產(chǎn)中對差異的程度進(jìn)行了自我限定，而本申請可以認(rèn)為其對自身產(chǎn)品得相互差異有較高得容忍度，在此過程中運(yùn)用了自然規(guī)律，采用了多重技術(shù)方式實(shí)現(xiàn)了圍欄的構(gòu)造，也符合《專利法》第二條第三款的規(guī)定。

對于該活體植物制造成的圍欄是否屬于確定形狀，總結(jié)專利法中相關(guān)規(guī)定可知，排除在保護(hù)客體外的形狀主要包括：氣態(tài)、液態(tài)、微粒;生長或自然形成的形狀;隨機(jī)擺放形成的形狀。本申請中雖然植物圍欄的材料顯然不是氣態(tài)、液態(tài)、微粒結(jié)構(gòu)，但其雖然使用到了生物/自然材料，但并沒有將植物圍欄生長所形成的形狀或自然形成的形狀作為植物圍欄的形狀特征。具體而言，植物圍欄所具有的可以從外部觀察到的20～60cm的高度特征不是由植物圍欄生長形成或自然形成的，而是在植物圍欄建造時(shí)由人工選取加工確定、人為造就的，經(jīng)過了人為干預(yù)與產(chǎn)業(yè)加工，與自然生長時(shí)形狀具有本質(zhì)的不同，雖然該圍欄具有活性，會(huì)因?yàn)槠渚哂凶匀簧L的能力繼續(xù)生長，但是該圍欄經(jīng)過一定生長時(shí)間后形成的形態(tài)并不是本申請技術(shù)方案所涉及的，因此植物圍欄在建造成時(shí)具有人工確定的形狀，同時(shí)該圍欄采用了切口、扎捆等方式使其具有圍欄的形態(tài)，也不屬于隨機(jī)擺放的形狀。

最后，比對《專利法》第二十五條規(guī)定的排除條款，該申請保護(hù)的是以活體植物制造出的圍欄，而非植物品種本身，因此該申請?zhí)峤坏募夹g(shù)方案符合《專利法》第二條第三款的規(guī)定，屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

【案例2】權(quán)利要求1：一種竹子包裝物上的封口，其特征是：物品的周圍是竹子包裝物，在該竹子包裝物的兩端竹節(jié)之間的竹筒上，有自然愈合的封口。

本申請?zhí)峁┮环N竹子包裝物及封口，在竹子內(nèi)放入物品后，該包裝物繼續(xù)生長，通過竹子生長愈合后的封口將物品封入包裝在竹子中。由此使包裝物生成獨(dú)特的風(fēng)味品質(zhì)。封口一部分是近似弧形、一部分是近似直線，或所述封口全部是近似弧形。所述竹子包裝物兩端的竹節(jié)、兩端竹節(jié)之間的竹筒，是封閉的或相對封閉的。

該申請同樣涉及到活體植物的應(yīng)用，但與案例1不同，本申請權(quán)利要求1中技術(shù)方案對包裝物的封口做了限定，該封口是通過竹筒自然愈合形成，同時(shí)對竹筒的制作做了相應(yīng)描述：“在正在生長的某株楠竹的中部或下部選取一節(jié)，開口，放入內(nèi)含茶葉的茶葉罐、封口，該株楠竹將繼續(xù)生長，該節(jié)楠竹將繼續(xù)生長，該封口將繼續(xù)生長，該封口生長至自然愈合后，該節(jié)楠竹被收割，成形，制成所述竹子包裝物”。

由此可見，首先其不是產(chǎn)品，雖然在竹節(jié)選取過程中采用了開口，切割等加工方式，但屬于對竹子的隨機(jī)粗加工，與貝殼隨機(jī)撿拾，葫蘆的隨即采摘沒有本質(zhì)區(qū)別，無法達(dá)到產(chǎn)業(yè)的要求，也不具有產(chǎn)品的批量結(jié)構(gòu)、外觀一致性，質(zhì)量穩(wěn)定性等特征。其次，該申請權(quán)利要求1中的技術(shù)方案與案例1中的方案本質(zhì)上不同，案例1中所保護(hù)的是通過產(chǎn)業(yè)加工后具有特定形狀的圍欄，本申請中保護(hù)的是通過自然生長實(shí)現(xiàn)封口的竹筒包裝物，特別的，其封口是通過植物自然生長形成，而封口作為該包裝物的一部分結(jié)構(gòu)也需要滿足實(shí)用新型保護(hù)客體中對于形狀的規(guī)定，根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員常識(shí)可知，自然形成的封口不能受到人為的干預(yù)，屬于實(shí)用新型保護(hù)客體中排除的“生長或自然形成的形狀”。

因此，該申請請求保護(hù)的技術(shù)方案不符合《專利法》第二條第三款中所有關(guān)于“產(chǎn)品”、“形狀”的規(guī)定，不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

三、小結(jié)

以活體植物作為實(shí)用新型保護(hù)客體的申請雖然在筆者審查領(lǐng)域中比例較低，但是卻屬于審查過程中爭議較多的問題。筆者認(rèn)為，對于活體植物是否屬于實(shí)用新型保護(hù)客體可以采用關(guān)鍵詞解析法，具體指對技術(shù)方案是否符合《專利法》第二條第三款規(guī)定的各關(guān)鍵詞逐條判斷，重點(diǎn)對是否屬于產(chǎn)品、是否具有確定形狀作出判斷，尤其對權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案中涉及的形狀判斷是否屬于生物的或者自然形成的形狀作為產(chǎn)品的形狀特征，以求對該申請有清晰的認(rèn)識(shí)。通過逐條分析判斷，在審查過程中才能對申請作出合法公正的判決。

參考文獻(xiàn)：

[1]中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局指定：《專利審查指南》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010年1月第1版

注：本論文第二作者與第一作者貢獻(xiàn)等同