惡意注冊(cè)商標(biāo)問題的成因及法律規(guī)制建議

關(guān)鍵詞 惡意注冊(cè)商標(biāo) 類型 原因 建議

作者簡(jiǎn)介：沈自鳴，廣東聞?wù)寐蓭熓聞?wù)所。

中圖分類號(hào)：D920.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.02.148

一、惡意注冊(cè)商標(biāo)概述

商標(biāo)的核心價(jià)值來源于商標(biāo)的功能，按照主流觀點(diǎn)，商標(biāo)有三種功能：第一，識(shí)別功能，消費(fèi)者通過不同的商標(biāo)區(qū)分不同廠家產(chǎn)品或服務(wù);第二，品質(zhì)擔(dān)保功能，是指消費(fèi)者開始將特定的商標(biāo)視為質(zhì)量的符號(hào);第三，廣告功能，即通過強(qiáng)化商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中的存在，將商標(biāo)打造成商品獨(dú)特價(jià)值的紐帶，進(jìn)而增加消費(fèi)者對(duì)商品的認(rèn)識(shí)和提高商品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，商標(biāo)在這種情況下實(shí)際就是商品的廣告，如果其他市場(chǎng)主體也通過此種商標(biāo)在相關(guān)市場(chǎng)上進(jìn)行標(biāo)識(shí)宣傳，商標(biāo)所有人就可以要求取得公力救濟(jì)。

因?yàn)樯虡?biāo)的上述功能在實(shí)際運(yùn)用中能給商標(biāo)使用者帶來巨大的商業(yè)價(jià)值，又由于我國商標(biāo)注冊(cè)法律制度在設(shè)立之初遵循的是申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t而非使用在先原則，這種立法定位導(dǎo)致長(zhǎng)久以來我國存在十分嚴(yán)重的惡意注冊(cè)情形，同時(shí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)越活躍、這種惡意注冊(cè)活動(dòng)越猖獗。

二、惡意注冊(cè)商標(biāo)的類型

惡意注冊(cè)商標(biāo)類型形式頗多，國際我國商標(biāo)惡意搶先注冊(cè)的實(shí)際情況，并結(jié)合2019年4月最新修訂的《商標(biāo)法》，惡意注冊(cè)商標(biāo)主要有以下幾種表現(xiàn)形式：

（一）以欺騙手段或不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)

以欺騙手段或不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)是指商標(biāo)申請(qǐng)人通過采用隱瞞真實(shí)情況、虛假信息或偽造相關(guān)證件進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，此種行為在德國商標(biāo)法中被稱之為“商標(biāo)欺騙”，同時(shí)也違法了商標(biāo)法中誠實(shí)信用原則。據(jù)我國《商標(biāo)法》第四十四條規(guī)定以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)商標(biāo)的行為，其關(guān)鍵核心在于申請(qǐng)注冊(cè)過程中具有隱瞞真實(shí)情況、提供虛假信息、偽造申請(qǐng)文件等欺騙性行為。代表案例如“祁門紅茶”商標(biāo)糾紛案等。

（二）復(fù)制、翻譯、模仿他人知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)

復(fù)制、摹仿或翻譯他人馳名商標(biāo)行為違反了《商標(biāo)法》第十三條，對(duì)公眾所熟知的商標(biāo)，同類及類似商品注冊(cè)商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或翻譯他人尚未在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易產(chǎn)生混淆，導(dǎo)致馳名商標(biāo)注冊(cè)人利益可能受到損害。復(fù)制即為不經(jīng)過修改直接照搬馳名商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。摹仿則是仿照馳名商標(biāo)的顯著特點(diǎn)。代表案例如在2017年“蒂凡尼”商標(biāo)無效宣告案等。

（三）商標(biāo)代理人、代表人未經(jīng)授權(quán)搶注他人商標(biāo)

在我國《商標(biāo)法》第十五條中明確規(guī)定，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，代理人及代表人以自身名義將被代理的商品進(jìn)行注冊(cè)，或身具業(yè)務(wù)往來、商業(yè)代理或其他關(guān)系明知他人商標(biāo)存在，仍舊以自身名義進(jìn)行注冊(cè)。此種行為即為商標(biāo)代理人、代表人未經(jīng)授權(quán)搶注他人商標(biāo)的表現(xiàn)。代表案例如在“OBO及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議案等。

（四）注冊(cè)商標(biāo)損害他人在先權(quán)利

注冊(cè)商標(biāo)損害他人在先權(quán)利，具體如：姓名權(quán)、公司名稱、公司名稱簡(jiǎn)稱、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、肖像權(quán)、他人商品俗稱等。我國《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”代表案例如2019年鄧紫棋和蜂鳥音樂經(jīng)紀(jì)公司“鄧紫棋”姓名案例等。

三、惡意注冊(cè)商標(biāo)問題的成因

（一）商標(biāo)申請(qǐng)條件寬松

從目前商標(biāo)注冊(cè)審查條件極流程來看，注冊(cè)審查是商標(biāo)局的工作人員單方面的工作完成的，在這個(gè)過程中不需要申請(qǐng)人參與，由工作人員選定其認(rèn)為合適的引證商標(biāo)來進(jìn)行比對(duì)。這種審查流程的弊端是顯而易見的，在整個(gè)審查過程中不可能有效核實(shí)注冊(cè)申請(qǐng)人的主觀是否存在惡意，不可能核實(shí)是否侵犯他人的其他合法權(quán)利，也不可能知曉注冊(cè)申請(qǐng)人的申請(qǐng)目的是否為在商品和服務(wù)上使用注冊(cè)商標(biāo)。過于寬松的注冊(cè)制度使得擁有在先權(quán)利的一方或者有一定知名度的商標(biāo)權(quán)利人要花費(fèi)大量的人力物力監(jiān)控惡意搶注的行為，并及時(shí)提出異議，否則一旦搶注人商標(biāo)獲得注冊(cè)，在先權(quán)利人只能通過漫長(zhǎng)的宣告無效程序來處理，并且這種程序是后置的和單一案件處理的，并不能阻止同時(shí)出現(xiàn)的其他搶注行為。在先權(quán)利人的監(jiān)控成本高昂，維權(quán)成本高昂，使得他們面對(duì)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失和喪失商業(yè)機(jī)會(huì)往往顧此失彼。

（二）注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用可申請(qǐng)撤銷存在缺陷

在我國《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位及個(gè)人均可向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。惡意注冊(cè)商標(biāo)的行為人通常不是以是因?yàn)槟康膩磉M(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，如商標(biāo)權(quán)主體在連續(xù)三年內(nèi)均未使用該商標(biāo)，任何單位及個(gè)人都可以申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)。該項(xiàng)的出臺(tái)主要是為了防止商標(biāo)注冊(cè)后不使用，遏止惡意注冊(cè)商標(biāo)行為的發(fā)生。最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條中對(duì)《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定使用作為了一定說明與解釋，沒有實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或僅公布商品注冊(cè)信息，聲明享受注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，不被認(rèn)定為商標(biāo)使用，將三年不使用撤銷制度進(jìn)行了細(xì)化說明，但是細(xì)化后還存在許多缺陷。惡意注冊(cè)商標(biāo)的搶注者其目的在于阻礙競(jìng)爭(zhēng)多數(shù)進(jìn)入市場(chǎng)或獲取巨額利益，在申請(qǐng)時(shí)沒有明確的使用目的，注冊(cè)成果后也無明確使用行為，但是為了規(guī)避《商標(biāo)法》及《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》，惡意注冊(cè)商標(biāo)的搶注者往往在接近三年期限時(shí)，進(jìn)行適當(dāng)使用，如在接近三年期滿時(shí)，利用廣告宣傳等一些手段，以造成有使用商標(biāo)的假象，以規(guī)避注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用可申請(qǐng)撤銷的規(guī)定，使得該項(xiàng)規(guī)定無法起到應(yīng)有的遏止作用。

（三）惡意搶注的違法成本低

惡意注冊(cè)商標(biāo)者通過未注冊(cè)及搶注商標(biāo)的方式，以獲得巨額利益，對(duì)在先商標(biāo)使用人的基本權(quán)益造成損害，但是其行政處罰及法律制裁的程度小，惡意注冊(cè)商標(biāo)成本低，處罰制裁程度小，使得惡意注冊(cè)商標(biāo)者在巨額利益的誘惑下進(jìn)行惡意搶注。

惡意注冊(cè)商標(biāo)操作較為簡(jiǎn)單，惡意注冊(cè)商標(biāo)者如想注冊(cè)某商標(biāo)，只需通過互聯(lián)網(wǎng)查詢商標(biāo)注冊(cè)的類別，并根據(jù)目標(biāo)注冊(cè)商標(biāo)未注冊(cè)的一些類別進(jìn)行搶先注冊(cè)，惡意注冊(cè)商標(biāo)者只需擁有足夠的耐心，即可針對(duì)性的進(jìn)行惡意注冊(cè)。

惡意注冊(cè)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)低，我國現(xiàn)行法律對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)行為并不能有效規(guī)制。如《刑法》第二百一十三條假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，第二百一十四條假冒注冊(cè)商標(biāo)罪其罪名適用對(duì)象都是已經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)行為無法有效規(guī)制。惡意注冊(cè)商標(biāo)行為就算被發(fā)現(xiàn)，惡意注冊(cè)商標(biāo)者也無需承擔(dān)任何刑事責(zé)任，加劇了惡意注冊(cè)商標(biāo)行為的發(fā)生。

四、關(guān)于完善我國惡意注冊(cè)商標(biāo)法律規(guī)制的建議

（一）加強(qiáng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的全面審查

第一，把我國《商標(biāo)法》所明確規(guī)定的所有申請(qǐng)主體納入商標(biāo)意圖說明機(jī)制中。在現(xiàn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)階段，只需申請(qǐng)人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料信息，其信息不完整，不能避免其他組織和法人惡意注冊(cè)商標(biāo)的現(xiàn)象，因此將申請(qǐng)主體應(yīng)遞交信息的范圍由自然人擴(kuò)大到其他組織和法人，加大信息審查的全面性。

第二，增加注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)審查需遞交的材料內(nèi)容。當(dāng)前注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)僅需自然人遞交身份證明及其他證明材料，這些證明材料可以是承包合作、行政主管機(jī)關(guān)登記文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，雖然這些證明材料可以讓審查人員了解注冊(cè)商標(biāo)從事的范圍及事項(xiàng)，但并不能表明注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)的實(shí)際意圖?？蓞⒖既毡尽渡虡?biāo)法》中的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《自然人辦理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注意事項(xiàng)》中主體范圍進(jìn)行擴(kuò)大，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)者遞交相關(guān)申請(qǐng)材料后，如審查人員仍舊不能判斷商標(biāo)申請(qǐng)的真實(shí)意圖，對(duì)已先行使用的商標(biāo)提供商標(biāo)使用證明，對(duì)未使用擬注冊(cè)的商標(biāo)提供商標(biāo)注冊(cè)成功后三年的商標(biāo)實(shí)際用途說明，減少不以實(shí)際使用為目的的惡意注冊(cè)商標(biāo)現(xiàn)象。

（二）完善三年逾期不使用撤銷制度

當(dāng)前我國申請(qǐng)注冊(cè)獲得商標(biāo)，并不是以商品存在與否、是否在實(shí)際中使用為前提。在我國《商標(biāo)法》第四十八條中有規(guī)定廣告宣傳屬于商標(biāo)使用行為，此規(guī)定對(duì)我國現(xiàn)行三年逾期不使用撤銷制度具有一定削弱作用，致使對(duì)即將逾期的商標(biāo)，使用廣告宣傳，即可規(guī)避我國現(xiàn)行逾期不使用撤銷制度。為避免注冊(cè)商標(biāo)在即將逾期時(shí)臨時(shí)采用一些防止撤銷的行為，可在我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十九條逾期不使用撤銷制度之下增加規(guī)定，如在三年期限即滿三個(gè)月之前，商標(biāo)權(quán)利主體緊急使用商標(biāo)行為，不產(chǎn)生阻礙撤銷效應(yīng)。其中即滿三個(gè)月之前是否恰當(dāng)，需商標(biāo)局根據(jù)不同類別商標(biāo)加以細(xì)化與斟酌。并對(duì)《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條及《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定的商標(biāo)使用行為進(jìn)行完善，要求商標(biāo)權(quán)利主體必須在實(shí)際商品上使用商標(biāo)，與其他商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分。對(duì)廣告宣傳的商標(biāo)使用方式，應(yīng)從廣告宣傳頻率、時(shí)間長(zhǎng)短、篇幅大小進(jìn)行綜合考慮，考量其廣告宣傳目的，判斷是否為屬于商標(biāo)實(shí)際使用行為，確保商標(biāo)三年逾期不使用撤銷制度得以發(fā)揮其原本作用。

（三）健全處罰制度，遏制商標(biāo)惡意注冊(cè)

惡意注冊(cè)商標(biāo)行為本身即為竊取商標(biāo)真正權(quán)利主體權(quán)益的非正當(dāng)行為，并且惡意注冊(cè)商標(biāo)行為破壞了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)加大對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)者的懲罰性賠償，不應(yīng)將賠償金額限定在獲得利益范圍內(nèi)，從而加大對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)者的威懾性。進(jìn)一步簡(jiǎn)化商標(biāo)異議的法律程序，對(duì)商標(biāo)真正權(quán)利人和惡意注冊(cè)商標(biāo)者的舉證責(zé)任進(jìn)行合理的規(guī)制，強(qiáng)化商標(biāo)審查效率，增加惡意注冊(cè)商標(biāo)者的侵權(quán)成本，減少商標(biāo)真正權(quán)利人的維權(quán)成本，遏止惡意注冊(cè)商標(biāo)行為的泛濫。

當(dāng)前我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》已加入了誠實(shí)信用原則，但是對(duì)違法該原則所需承擔(dān)的責(zé)任并未明確，致使誠實(shí)信用原則的操作性不強(qiáng)。當(dāng)前對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)行為的救濟(jì)措施也主要為宣布其注冊(cè)的商標(biāo)無效，惡意注冊(cè)商標(biāo)者也只是損失申請(qǐng)費(fèi)用，在一定程度上加劇了惡意注冊(cè)商標(biāo)的現(xiàn)象。因此在今后的立法實(shí)踐中應(yīng)細(xì)化、加大對(duì)惡意注冊(cè)行為所應(yīng)付的法律責(zé)任，強(qiáng)化處罰力度，增加惡意注冊(cè)的違法成本，遏止商標(biāo)惡意注冊(cè)行為的發(fā)生。

五、結(jié)論

我國現(xiàn)處于經(jīng)濟(jì)大發(fā)展、社會(huì)大轉(zhuǎn)型的歷史階段，商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量連年激增、商標(biāo)實(shí)務(wù)領(lǐng)域惡意注冊(cè)、惡意維權(quán)的行為泛濫，嚴(yán)重?fù)p害整個(gè)社會(huì)的誠實(shí)信用基礎(chǔ)，危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序平穩(wěn)運(yùn)行。在本論文中，筆者通過梳理惡意注冊(cè)商標(biāo)行為的類型，分析規(guī)制惡意注冊(cè)行為的不足之處，思考了應(yīng)該改良的重點(diǎn)和方向，以期對(duì)商標(biāo)法的進(jìn)一步研究有所助益，完善打擊商標(biāo)惡意注冊(cè)行為的規(guī)范，促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的良好發(fā)展，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)國家形象的建立。

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