專利布局的攻與防

◎ 文 《法人》全媒體記者 彭飛

“如何獲得強(qiáng)有力的專利或攻擊對(duì)方專利，以幫助贏得專利訴訟或降低專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)？”近日，在中美貿(mào)易糾紛不斷升級(jí)的背景下，一場(chǎng)別開生面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇在深圳市南山知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心舉辦，論壇由美國(guó)摩根路易斯律師事務(wù)所、中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院、南山區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)中心等機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦。

“今年短短半年時(shí)間，美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院的專利侵權(quán)案件有大約1700件，其中大約170件案件直接或間接涉及中國(guó)企業(yè)，占了十分之一，以前一年都沒有那么多。這是由國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中國(guó)企業(yè)崛起等各種原因造成的，中美貿(mào)易摩擦背景更容易刺激一些企業(yè)，試圖通過訴訟把中國(guó)企業(yè)從美國(guó)市場(chǎng)排除出去?！闭搲髦v人之一、美國(guó)摩根路易斯律師事務(wù)所合伙人朱韶斌律師接受《法人》記者采訪時(shí)表示。

專利流氓

又稱專利蟑螂，是流行于西方歐美各國(guó)的一個(gè)名詞，專門形容一些非專利實(shí)施實(shí)體，沒有實(shí)體生產(chǎn)的公司，而是通過搶注、從他人處購(gòu)買專利，然后專門通過專利訴訟賺取巨額和解金或者專利費(fèi)的專業(yè)團(tuán)體或個(gè)人。

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，首排右二為Andrew Devkar，右三為Janice Logan 彭飛／攝

“中美貿(mào)易糾紛給中國(guó)公司帶來了挑戰(zhàn)，特別是在出口管制方面，貿(mào)易糾紛下更容易被關(guān)注?！泵绹?guó)摩根路易斯律師事務(wù)所另一合伙人Janice Logan律師則告訴記者。她提醒，中國(guó)公司在美國(guó)產(chǎn)生的發(fā)明、技術(shù)數(shù)據(jù)、消費(fèi)者數(shù)據(jù)等，在發(fā)回到中國(guó)之前，要讓美國(guó)律師做出口管制合規(guī)的把關(guān)，直接發(fā)給中國(guó)律師或中國(guó)分公司同事本身就是問題。

“中美貿(mào)易糾紛是一個(gè)延續(xù)多年的持久戰(zhàn)。很多專家也認(rèn)為，這是兩國(guó)實(shí)力到了一定階段不可避免的。中國(guó)企業(yè)強(qiáng)大了，產(chǎn)品又好，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和專利流氓的挑戰(zhàn)也是成功的副產(chǎn)品?！敝焐乇舐蓭熣J(rèn)為，中國(guó)企業(yè)面對(duì)在國(guó)外受到的訴訟挑戰(zhàn)時(shí)，要有平常心，企業(yè)做大做強(qiáng)了，訴訟必不可少，也不會(huì)因?yàn)樘幱诎l(fā)展階段就會(huì)免受專利進(jìn)攻的困擾，“比如對(duì)手看好你的產(chǎn)品，或者你的投資人背景強(qiáng)大，可能謀劃將你扼殺在萌芽中?？傊?，一個(gè)希望做大做強(qiáng)的企業(yè)，隨時(shí)面臨別人起訴，所以要提前做好專利布局，未雨綢繆，百分之百?zèng)]有風(fēng)險(xiǎn)是不可能的。”

論壇期間，朱韶斌律師和他的另外兩位美國(guó)同事Janice Logan律師、Andrew Devkar律師圍繞“如何在提起專利訴訟之前強(qiáng)化專利或攻擊對(duì)方所主張的專利”“如何根據(jù)專利申請(qǐng)和訴訟中權(quán)利要求解釋的方式指導(dǎo)權(quán)利要求起草”“專利訴訟辯護(hù)策略與對(duì)抗專利流氓的最佳實(shí)踐”等角度接受了記者的采訪。

朱韶斌在現(xiàn)場(chǎng)演講彭飛／攝

如何進(jìn)行有效的專利布局

《法人》：中國(guó)企業(yè)對(duì)專利管理和布局的意識(shí)需要有哪些提高？

朱韶斌：知識(shí)產(chǎn)權(quán)是個(gè)一把手工程。但并不是說讓一把手去做，而是一把手意識(shí)到其重要性，把知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略列為商業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)決策的重要組成部分，一把手意識(shí)到其重要性后，會(huì)有人去做。

還有世界格局的問題，譬如企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)、美國(guó)賣，暫時(shí)沒在歐洲賣。不建議在歐洲大量布局但也不能完全不布局。不僅盯著自己的產(chǎn)品走，還要盯著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手走，看他的市場(chǎng)在哪兒，你的專利要覆蓋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，這樣你的專利出來之后才真正是“帶牙的老虎”，需要的時(shí)候才帶有威懾力。

“我有什么產(chǎn)品和什么技術(shù)需要去保護(hù)”這是一個(gè)非常原始的階段，真正的保護(hù)自己，是提升自己的發(fā)明創(chuàng)新水平。申請(qǐng)專利不僅是怎么保護(hù)自己的產(chǎn)品，還要考慮將來競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手起訴的話，怎么把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品也覆蓋了，打你的時(shí)候你有反制措施。

律師介紹

朱韶斌

朱韶斌

美國(guó)摩根路易斯律師事務(wù)所合伙人，曾擔(dān)任中國(guó)國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)港澳回歸部門的法律官員、美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院華盛頓州西區(qū)Coughenour法官的法務(wù)助理，專注于境內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟、申請(qǐng)和咨詢，協(xié)助數(shù)十家中國(guó)客戶成功解決了他們?cè)诿绹?guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。

《法人》：如何進(jìn)行有效的專利布局？

朱韶斌：專利是為企業(yè)將來的發(fā)展布局。蘋果10手機(jī)出來的時(shí)候，11、12都已經(jīng)有儲(chǔ)備了。所以寫專利的時(shí)候就要有前瞻性，考慮將來的技術(shù)發(fā)展到什么階段，提前布局。如果能在一些關(guān)鍵的技術(shù)關(guān)卡上布了很多的棋子，暗伏奇兵，某個(gè)時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的威力。如果你已經(jīng)布局了，對(duì)手可能就不會(huì)去打你了。另外，為了繞過你的專利，就會(huì)花費(fèi)更多的研發(fā)成本，或者給你交許可費(fèi)。

企業(yè)沒有專利怎么辦？可以購(gòu)買。很多企業(yè)剛開始沒有專利被別人追著打，后來買到了非常強(qiáng)的專利，反而打的對(duì)方非常狼狽了，這種事情經(jīng)常發(fā)生。

不要等訴訟發(fā)生才去買專利，要在平時(shí)籌劃的時(shí)候就去買。提前買進(jìn)來做一些規(guī)劃，把好的專利拿來作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備，成功的大企業(yè)都會(huì)這么做。一個(gè)產(chǎn)品做得好，但是有人比你更先進(jìn)。不想把現(xiàn)在的技術(shù)淘汰掉，因?yàn)槌杀咎吡恕Ｄ敲纯梢允召?gòu)過來，作為將來的技術(shù)儲(chǔ)備，慢慢往外推新的產(chǎn)品。

中醫(yī)有“上醫(yī)治未病”之說，專利布局做得好的話，無論專利流氓還是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，引發(fā)的訴訟就會(huì)非常少的。比如美國(guó)有些大公司之間的專利訴訟就很少，為什么？因?yàn)槟阌幸豢ㄜ噷＠?，他也有一卡車專利，打起來最后兩敗俱傷，誰都撈不到好處，這就叫以戰(zhàn)止戰(zhàn)、不戰(zhàn)而屈人之兵。

《法人》：如何在訴訟之前強(qiáng)化自己的專利或攻擊對(duì)方所主張的專利？

朱韶斌：撰寫專利過程，一定要關(guān)注訴訟中會(huì)有哪些情況出現(xiàn)。比如，之前一些中國(guó)公司本來是起訴外國(guó)公司的，但不到一年訴訟就沒有了，一看是專利被對(duì)方申請(qǐng)無效了。如果撰寫專利就是為了拿到專利，那就非常容易，你可以把范圍寫得非常小，問題是你拿到后有什么商業(yè)價(jià)值。所以要了解訴訟有哪些陷阱，撰寫過程就要去想將來怎么用這個(gè)專利。如果不考慮訴訟問題，拿到授權(quán)后，對(duì)方可能在你提起訴訟后把你的專利打掉，或者對(duì)方說你專利撰寫有問題。

撰寫的時(shí)候有很多講究的，拿到一個(gè)有價(jià)值的專利不容易，一個(gè)強(qiáng)有力的專利應(yīng)該是：拿下來后能經(jīng)得起推敲，不容易被別人打掉；別人用你的專利技術(shù)的時(shí)候，你很容易證明對(duì)方侵權(quán)。

當(dāng)然，有很多企業(yè)拿專利為了充數(shù)，或者為了拿補(bǔ)貼，這一類的專利，真正遇到訴訟是沒多大用的，不堪一擊。

律師介紹

Andrew Devkar

Andrew Devkar

專注于專利訴訟。他曾代表各大行業(yè)的客戶，包括軟件和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，無線和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，消費(fèi)電子產(chǎn)品和軟件等。

Andrew Devkar

如何起草專利權(quán)利要求及其解釋

《法人》：如何在申請(qǐng)和訴訟中起草專利權(quán)利要求及其解釋？

Janice Logan：有三項(xiàng)最重要的建議。一是要盡早申請(qǐng)專利，遞交專利申請(qǐng)?jiān)皆缭胶?。比如在制藥方面的，中?guó)的專利法要求申請(qǐng)專利需要一定的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，但在美國(guó)哪怕只是一個(gè)構(gòu)想就可以提交專利。二是盡可能地寫多項(xiàng)權(quán)利要求。三是在專利申請(qǐng)過程中，言多必失，通過與專利審查員的面試或電話會(huì)議，盡量減少審查過程禁反言的風(fēng)險(xiǎn)。

在做權(quán)利要求的解釋時(shí)，首先考慮內(nèi)部證據(jù)，如權(quán)利要求、說明書、審查歷史；然后考慮外部證據(jù)，如專家和發(fā)明人的證詞、證言，字典，學(xué)術(shù)觀點(diǎn)等；最后是推定專利有效性。需要注意，只有內(nèi)部證據(jù)不能說明或解釋清楚的時(shí)候，才可以使用外部證據(jù)。

律師介紹

Janice Logan

Janice Logan

韓裔美國(guó)人，擁有科學(xué)和工程學(xué)系背景，執(zhí)業(yè)領(lǐng)域側(cè)重于生物技術(shù)、化學(xué)和材料工程方面專利申請(qǐng)。

如何應(yīng)對(duì)專利流氓

《法人》：在訴訟策略上如何應(yīng)對(duì)專利流氓？

Andrew Devkar：非專利實(shí)施實(shí)體（或稱專利流氓）發(fā)起的專利訴訟占了美國(guó)專利訴訟的將近一半，多發(fā)生在特拉華州地區(qū)法院（美國(guó)公司注冊(cè)最多的地區(qū)）和得州東區(qū)地區(qū)法院（對(duì)專利訴訟原告最有利的地區(qū)法院）。美國(guó)最高法院的TC Heartland一案限制了非專利實(shí)施實(shí)體能夠提起訴訟的地區(qū)，因此使用案件轉(zhuǎn)區(qū)動(dòng)議或者多區(qū)訴訟移送動(dòng)議可以將案件移送到有優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。

另外，可以通過對(duì)非專利實(shí)施實(shí)體的投資人和投資協(xié)議進(jìn)行調(diào)查來對(duì)抗其提起的專利訴訟。一個(gè)趨勢(shì)是非專利實(shí)施實(shí)體依賴于訴訟投資人的投入資金進(jìn)行訴訟，然后訴訟投資人獲得一定比例的判決賠償。

很多投資人為了獲得投資回報(bào)，常常會(huì)對(duì)訴訟進(jìn)行一定的控制（決定誰是被告，決定主張的專利，等等）。這很可能導(dǎo)致該非專利實(shí)施實(shí)體失去專利的一部分“實(shí)體權(quán)利”，而美國(guó)專利法要求原告只有在擁有專利所有的“實(shí)體權(quán)利”時(shí)，才能單獨(dú)提起訴訟。這樣的話，就可以對(duì)非專利實(shí)施實(shí)體的起訴資格進(jìn)行挑戰(zhàn)。

如果與非專利實(shí)施實(shí)體進(jìn)行和解協(xié)商，要把握好時(shí)機(jī)。比如，在收到對(duì)方侵權(quán)通知之后，就可以進(jìn)行和解，用小額和解金提早結(jié)束對(duì)方無意義的訴訟；在提供了清晰的不侵權(quán)辯護(hù)后或者發(fā)起無效程序前后，都可以壓制對(duì)方進(jìn)行和解；在權(quán)利要求解釋之后，也是和解的絕佳機(jī)會(huì)，因?yàn)闄?quán)利要求解釋對(duì)專利權(quán)利要求進(jìn)行了界定，因此案件的底牌已經(jīng)十分明朗。當(dāng)然也可以選擇不和解，以強(qiáng)硬的態(tài)度對(duì)抗非專利實(shí)施實(shí)體，這樣的話，可以建立一個(gè)強(qiáng)硬態(tài)度的名聲，以對(duì)未來訴訟進(jìn)行威懾。