從“設(shè)想”到“發(fā)明”淺談?wù)f明書公開不充分

朱夢(mèng)詩

【摘要】《專利法》第二十六條第三款是專利審查中很重要的法條，其涉及申請(qǐng)文件中說明書是否公開充分，具有上述缺陷的申請(qǐng)文件，重則最終被駁回，對(duì)申請(qǐng)人，乃至社會(huì)發(fā)展造成一定損失，輕則得不到合適的保護(hù)范圍。本文通過從說明書的作用、其充分公開的要求以及國內(nèi)說明書公開不充分存在的問題幾個(gè)方面淺談明書公開不充分。

【關(guān)鍵詞】發(fā)明;說明書;實(shí)現(xiàn);公開不充分

引言

專利保護(hù)是保護(hù)新技術(shù)、維護(hù)發(fā)明人權(quán)益的最有效途徑之一。但是，有的申請(qǐng)人想盡量少公開自己的發(fā)明，而又想獲得較大的保護(hù)范圍，他們想“留一手”，其帶來的好處是顯而易見的，既取得了專利保護(hù)，獲得了一定期限內(nèi)的排他權(quán)，從而獲取該項(xiàng)技術(shù)的最大收益，又隱藏了核心的技術(shù)內(nèi)容，如最佳的實(shí)施方式，從而保持了核心競爭力，使得在專利權(quán)到期后仍能保留在此項(xiàng)技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，結(jié)果往往出現(xiàn)了公開不充分的問題，造成對(duì)社會(huì)、生產(chǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)少，索取多的局面。如果原申請(qǐng)文件沒有公開，申請(qǐng)人可以撤回原申請(qǐng)，就相同的技術(shù)主題提交一份合格的新的申請(qǐng)文件而加以補(bǔ)救;如果原申請(qǐng)文件已被公開，則對(duì)重新申請(qǐng)的發(fā)明主題的新穎性和創(chuàng)造性產(chǎn)生影響。說明書的這種缺陷，對(duì)申請(qǐng)人的利益影響是很大的。

1發(fā)明專利申請(qǐng)中說明書的作用

從專利審查角度來講，要想獲得發(fā)明專利，需要首先提出發(fā)明專利申請(qǐng)，申請(qǐng)文件主要包括說明書、權(quán)利要求書、說明書摘要等。專利說明書的撰寫，是通過對(duì)發(fā)明人或者申請(qǐng)人所擁有的技術(shù)方案這一既定“事實(shí)”進(jìn)行獨(dú)創(chuàng)性的描述而產(chǎn)生的，而且其創(chuàng)造為了申請(qǐng)專利所用，具體而言說明書主要有以下三點(diǎn)作用：

1.1充分公開申請(qǐng)的發(fā)明，使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)

這是專利法第二十六條第三款規(guī)定的說明書的根本任務(wù)，也是說明書所具備的首要作用。其理論依據(jù)是專利制度的契約理論。即作為對(duì)發(fā)明創(chuàng)造給予一定期限獨(dú)占形式法律保護(hù)的交換條件，申請(qǐng)人必須充分公開其發(fā)明創(chuàng)造，進(jìn)一步豐富現(xiàn)有技術(shù)，并對(duì)整個(gè)社會(huì)做出貢獻(xiàn)。只有通過說明書對(duì)發(fā)明做出清楚、完整的說明，達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，才有可能獲得專利保護(hù)。否則，其專利申請(qǐng)就會(huì)由于不能滿足專利法第二十六條第三款的要求而被駁回。

1.2公開足夠的技術(shù)情報(bào)，支持權(quán)利要求書要求保護(hù)的范圍

這是說明書的另一個(gè)重要作用。一般而論，申請(qǐng)專利的目的，就是為了得到有效的專利保護(hù)。權(quán)利要求的范圍越寬，專利保護(hù)的效力就越強(qiáng)。為了獲得盡可能寬的權(quán)利要求范圍，申請(qǐng)人就必須在說明書中詳細(xì)公開盡可能多的技術(shù)情報(bào)，以支持其權(quán)利要求書。否則，其專利申請(qǐng)就會(huì)由于權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定而得不到批準(zhǔn)。

1.3作為審批程序中修改的依據(jù)和侵權(quán)訴訟時(shí)解釋權(quán)利要求的輔助手段

在專利申請(qǐng)審批程序中，由于種種原因，申請(qǐng)常常不得不修改申請(qǐng)文件尤其是權(quán)利要求書。然而，一切的修改都不得超出原始說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，否則就會(huì)由于違反專利法第三十三條的規(guī)定而被駁回。申請(qǐng)時(shí)的說明書所描述的內(nèi)容就是這種原始公開的重要依據(jù)。此外，根據(jù)專利法第五十六條，在專利權(quán)被授予后遇到侵權(quán)訴訟時(shí)，專利權(quán)的保護(hù)范圍雖然以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，但說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求，以幫助確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

上述三點(diǎn)是說明書在專利法約束下的主要作用，當(dāng)然，說明書一般還應(yīng)記載對(duì)發(fā)明的理解、檢索、審查有用的技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)等內(nèi)容。

2說明書充分公開的要求

中國專利法第二十六條對(duì)說明書的要求作了明確的規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型做出清楚、完成的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。上述內(nèi)容歸結(jié)為一點(diǎn)就是：申請(qǐng)人所撰寫的說明書應(yīng)該充分公開申請(qǐng)發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容。

何為說明書充分公開申請(qǐng)發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容呢？

如果一份說明書對(duì)發(fā)明內(nèi)容作了清楚的敘述，說明書的結(jié)構(gòu)完整，所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠根據(jù)說明書的內(nèi)容無需創(chuàng)造性的勞動(dòng)能夠再現(xiàn)發(fā)明，說明書能夠支持權(quán)利要求書，我們就可以認(rèn)為說明書滿足了充分公開的要求。簡單地說，說明書的充分公開就是滿足八個(gè)字的要求，即：清楚、完整、支持、實(shí)現(xiàn)，其中實(shí)現(xiàn)最為重要，清楚、完整、支持都是為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的，最終目的是實(shí)現(xiàn)該發(fā)明。雖然發(fā)明專利保護(hù)的是一種發(fā)明構(gòu)思或一種發(fā)明設(shè)想，但是只有設(shè)想，不足以構(gòu)成發(fā)明。要想將設(shè)想轉(zhuǎn)變成發(fā)明，首要問題就是讓這種設(shè)想得到實(shí)現(xiàn)，那么就要求申請(qǐng)人的說明書記載的技術(shù)方案是清楚的、完整的、對(duì)權(quán)利要求是支持的，這樣才能使其要保護(hù)的技術(shù)方案得以實(shí)現(xiàn)。

說明書必須滿足充分公開的要求，但是目前從國內(nèi)申請(qǐng)的情況看，還不能令人滿意，可以說未充分公開涉及國內(nèi)申請(qǐng)案普遍存在的主要問題之一。對(duì)于有些發(fā)明申請(qǐng)，盡管發(fā)明本身可能符合“三性”要求，但是由于說明書公開不充分，且無法彌補(bǔ)，申請(qǐng)只能被駁回。

3國內(nèi)申請(qǐng)中說明書充分公開存在的問題

從目前國內(nèi)申請(qǐng)的情況看，說明書公開不充分的缺陷主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（1）公開的只是發(fā)明人的一種設(shè)想，尚需經(jīng)所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員創(chuàng)造性的勞動(dòng)之后才能實(shí)施，或者雖然公開了一種技術(shù)方案，但是實(shí)施后達(dá)不到發(fā)明的目的或者說明書中記載的技術(shù)效果。例如：“一件空間取料飛行器”的申請(qǐng)，提出可以用空氣作為原料來解決飛行器動(dòng)力問題，但并沒有提出具體的方案來解決這一問題，因此這只能是一種設(shè)想。再如“通用鎮(zhèn)流器”、“實(shí)驗(yàn)電源”等申請(qǐng)只給出了具體技術(shù)參數(shù)、性能及優(yōu)點(diǎn)而對(duì)結(jié)構(gòu)未作任何具體描述，類似這些缺陷都是不可克服的。

（2）未記載權(quán)利要求書中的某個(gè)或者某些必要的技術(shù)特征，或者雖然作了記載，但僅僅是大體上重復(fù)權(quán)利要求中的字句，沒有給予詳細(xì)、具體的說明。

（3）未記載發(fā)明的目的，或者記載的不清楚，同時(shí)，又不能從說明書所記載的內(nèi)容中自然而由合理地導(dǎo)出該發(fā)明事實(shí)上的目的，并且能夠被所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員辨認(rèn)和理解。

（4）在說明書中無實(shí)施例或者具體實(shí)施方式，或者記載的實(shí)施例不能支持對(duì)立權(quán)利要求，或者實(shí)施例中未寫入所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員實(shí)施時(shí)所需的全部必要內(nèi)容。例如一份關(guān)于“中文鍵盤式排版機(jī)”申請(qǐng)，申請(qǐng)文件只給料框圖，說明書也只是結(jié)合這張框圖描述，沒有描述排版機(jī)的具體結(jié)構(gòu)，也沒有具體實(shí)施例，這就使審查員乃至公眾很難理解該發(fā)明到底有哪些實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，普通技術(shù)人員也不可能實(shí)施該申請(qǐng)中所述的技術(shù)方案。因此，只能認(rèn)為該申請(qǐng)未充分公開。

對(duì)于大部分的說明書公開不充分的案例來說，不論是解決技術(shù)問題的整個(gè)技術(shù)方案無法實(shí)現(xiàn)，還是該技術(shù)方案中的某個(gè)技術(shù)手段難以實(shí)現(xiàn)，都僅屬于一種設(shè)想，不能稱之為發(fā)明。

例如，一份發(fā)明名稱為具有防爆填料的民用石油液化氣罐的制作方法的申請(qǐng)文件，其說明書記載了該具有防爆填料的民用石油液化氣罐制作方法的2個(gè)步驟，在這2個(gè)步驟中分別提到了在專用設(shè)備上對(duì)鐵素體不銹鋼或鐵或馬氏體不銹鋼卷材進(jìn)行中頻加熱和在專用設(shè)備上對(duì)鐵素體不銹鋼或鐵或馬氏體不銹鋼卷材進(jìn)行軋制和切割，軋制厚度為0.01-0.03mm;說明書中還提到中頻加熱、軋制和切割均是在同一臺(tái)設(shè)備上完成的。而根據(jù)所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員所知，現(xiàn)有技術(shù)中的熱軋制設(shè)備通常無法實(shí)現(xiàn)0.01-0.03mm的軋制厚度，并且加熱、軋制、切割通常也是由不同設(shè)備完成的，而本申請(qǐng)說明書只記載通過專用設(shè)備對(duì)鐵素體不銹鋼或鐵或馬氏體不銹鋼卷材進(jìn)行加熱、軋制和切割，并沒有明確公開該專用設(shè)備的具體結(jié)構(gòu)和操作過程，從而所屬領(lǐng)域技術(shù)人員按照說明書的內(nèi)容無法制造出該民用石油液化氣罐。

上述案例即由于本申請(qǐng)中的一個(gè)技術(shù)手段按照說明書記載的內(nèi)容不能實(shí)現(xiàn)，因而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載，不能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明，即該發(fā)明說明書公開不充分，而無法獲得發(fā)明專利。

4結(jié)束語

綜上所述，在我國鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)新的大環(huán)境下，為了使具有授權(quán)前景的專利申請(qǐng)能夠得到真正的保護(hù)，廣大申請(qǐng)人和專利代理人在專利文獻(xiàn)的撰寫，尤其是說明書的撰寫上應(yīng)該時(shí)刻注意不要只關(guān)注設(shè)想、構(gòu)思而疏忽實(shí)現(xiàn)，從而引起公開不充分問題，避免申請(qǐng)文件無法修改，不能得到專利法的保護(hù)。

參考文獻(xiàn)

[1]鄧亞琥等.《如何撰寫專利申請(qǐng)文件》.清華大學(xué)出版社，1987.11

[2]趙惠田.《發(fā)明創(chuàng)造技法》.科學(xué)普及出版社，1988.10

[3]張旭等.如何獲得穩(wěn)定專利權(quán)—實(shí)例分析專利說明書公開程度對(duì)專利權(quán)的影響.《發(fā)明與創(chuàng)新》，2013年第3期