外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中抵觸申請抗辯的審查

趙千喜

外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中抵觸申請抗辯的緣起和問題

在2008年專利法第三次修訂之前，我國專利法中并沒有規(guī)定外觀設(shè)計的抵觸申請。及至2008年專利法修訂時，有關(guān)外觀設(shè)計專利授權(quán)條件的規(guī)定有了很大的變動，其中一點便是增加了有關(guān)抵觸申請的規(guī)定。根據(jù)2008年《專利法》第23條第1款的規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。也就是說，如果就同樣的外觀設(shè)計存在在先申請，則即使該在先申請的公告時間在在后申請的申請日后，則仍將破壞該在后申請的新穎性，該在后申請就不能獲得授權(quán)。

從法條規(guī)定的措辭和目的看，第23條第1款主要是從專利授權(quán)角度出發(fā)，規(guī)定外觀設(shè)計專利授權(quán)時的審查問題。但根據(jù)《專利審查指南》（2010）的規(guī)定，在外觀設(shè)計專利申請的初步審查中，通常不進(jìn)行檢索，審查員僅需要根據(jù)申請文件的內(nèi)容及一般消費者的常識，判斷所要求保護(hù)的外觀設(shè)計專利申請是否明顯不符合《專利法》第23條第1款的規(guī)定。1由于對外觀設(shè)計專利的授權(quán)僅進(jìn)行形式審查，且不存在申請文件預(yù)先公開的問題，有關(guān)抵觸申請通常是在在后申請獲得專利授權(quán)之后并被拿來起訴他人侵權(quán)時被發(fā)現(xiàn)的。但2008年《專利法》第60條在規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計抗辯時，卻又未明確規(guī)定抵觸申請可以作為不侵權(quán)的抗辯依據(jù)，加之第23條第1款將外觀設(shè)計的抵觸申請限定為“同樣的外觀設(shè)計”，并未規(guī)定在先的發(fā)明和實用新型專利申請可以構(gòu)成外觀設(shè)計的抵觸申請，導(dǎo)致在有關(guān)外觀設(shè)計侵權(quán)訴訟中，對侵權(quán)人能否以在先申請的發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞯钟|申請抗辯存在著較大的爭議。

抵觸申請抗辯和現(xiàn)有設(shè)計抗辯的聯(lián)系與區(qū)分

按《專利法》第23條第1款的規(guī)定，抵觸申請并非現(xiàn)有設(shè)計的下屬概念，而是與其平行的概念。一方面，抵觸申請和現(xiàn)有設(shè)計均是在專利申請日之前即已存在的設(shè)計，都具有破壞授權(quán)設(shè)計新穎性之效果，但另一方面，就公開的時間以及證據(jù)表現(xiàn)形態(tài)而言，兩者之間又存在著較大的差異。首先，就為公眾所知的時間而言，現(xiàn)有設(shè)計要求是在專利申請日之前即為公眾所知悉，抵觸申請的申請時間雖在授權(quán)設(shè)計的申請時間之前，但在授權(quán)設(shè)計申請日之前，該抵觸申請的內(nèi)容并未對外公開，還處于不為公眾所知悉的狀態(tài)。其次，就證據(jù)的表現(xiàn)形態(tài)而言，現(xiàn)有設(shè)計既可以是圖書、期刊、報紙或網(wǎng)絡(luò)上公開展示的圖片或照片，也可以是產(chǎn)品實物，還可以是在先的專利文獻(xiàn)。而就抵觸申請而言，其特定地指向申請在先但公告在后的專利文獻(xiàn)，在證據(jù)表現(xiàn)形態(tài)上更為單一。

由于抵觸申請抗辯并非專利法和司法解釋明確規(guī)定的抗辯形式，而只是司法實踐中所認(rèn)可的一種抗辯2，加之抵觸申請和現(xiàn)有設(shè)計具有破壞專利申請新穎性的共性特征，很多被訴侵權(quán)人在依據(jù)在先申請的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠墨I(xiàn)提出抗辯時，并不能準(zhǔn)確的區(qū)分到底是作現(xiàn)有設(shè)計抗辯還是作抵觸申請抗辯。而法院在處理被訴侵權(quán)人依據(jù)在先申請專利文獻(xiàn)提出抗辯時，做法也不盡一致。

在李健開訴黃澤鳳侵害外觀設(shè)計權(quán)糾紛案判決之后，多數(shù)法院認(rèn)為，在侵權(quán)人提出的抗辯依據(jù)雖不屬于現(xiàn)有設(shè)計但構(gòu)成抵觸申請時，仍可以比照現(xiàn)有設(shè)計抗辯對該抗辯事由進(jìn)行審查。也有法院認(rèn)為，對侵權(quán)人未明確主張抵觸申請抗辯時，法院不宜過多行事。在晉騰公司與袋袋酷公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，晉騰公司申請再審稱，其提交的實用新型專利的申請日早于涉案外觀設(shè)計專利的申請日，且與涉案外觀設(shè)計專利于同日公開，構(gòu)成對涉案外觀設(shè)計專利的抵觸申請。一審法院僅認(rèn)為該證據(jù)不構(gòu)成現(xiàn)有設(shè)計，未對其是否構(gòu)成抵觸申請進(jìn)行評價，屬事實認(rèn)定不清。浙江高院再審認(rèn)為，晉騰公司一、二審階段并未主張抵觸申請抗辯，在申請再審階段，其首次提出抵觸申請抗辯，依法不予理涉。3此外，也有法院判決直接認(rèn)為，是否構(gòu)成抵觸申請，是專利行政機(jī)關(guān)授予專利權(quán)需要審查的條件，對該問題的審查不屬于人民法院在民事侵權(quán)案件中的審理范圍，并據(jù)此駁回了侵權(quán)人的抗辯主張。4

由于一項外觀設(shè)計只能授予一項專利權(quán)，抵觸申請作為在專利申請日前已經(jīng)客觀存在的在先設(shè)計，其損害了在后申請專利的新穎性，對抵觸申請參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評判，無疑更符合專利法保護(hù)真正有效的發(fā)明創(chuàng)造的目的。同時，抵觸申請作為專利授權(quán)審查中的一個特殊概念，被訴侵權(quán)人可能并不能準(zhǔn)確地把握抵觸申請抗辯與現(xiàn)有設(shè)計抗辯之間的異同點。從提高司法裁判效率、妥善解決矛盾糾紛角度考量，人民法院有必要在訴訟過程中對被訴侵權(quán)人的抗辯進(jìn)行必要的釋明引導(dǎo)，以避免被訴侵權(quán)人依據(jù)現(xiàn)有設(shè)計抗辯失敗后，在之后的訴訟程序中再行主張抵觸申請抗辯。在被訴侵權(quán)人經(jīng)釋明后仍不能在抵觸申請抗辯和現(xiàn)有設(shè)計抗辯之間作出選擇的，可以對被訴侵權(quán)人提交的在先申請證據(jù)是否構(gòu)成現(xiàn)有設(shè)計或抵觸申請均給出分析，并在此基礎(chǔ)上作出裁判。

在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埧煞褡鳛榈钟|申請抗辯的依據(jù)

在討論外觀設(shè)計侵權(quán)中的抵觸申請抗辯問題時，還涉及到一個比較突出的問題，即在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埧煞褡鳛橹鲝埖钟|申請抗辯的依據(jù)。對此問題，實踐中也存在著兩種不同的裁判觀點。

一種觀點認(rèn)為，根據(jù)《專利法》第23條第1款的規(guī)定，外觀設(shè)計的抵觸申請除需滿足申請日在涉案專利申請日之前外，在類型上還必須同樣為外觀設(shè)計專利，對被訴侵權(quán)人援引在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埧罐q的，不予支持。

在上訴人馬廣松與被上訴人曹連濤侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛一案中，山東高院認(rèn)為，雖然對比專利的申請日在涉案專利的申請日之前，公告時間在涉案專利申請日之后，在時間上符合抵觸申請的要件，但是，抵觸申請除需符合時間要件外，還必須是同樣的外觀設(shè)計，本案上訴人主張的對比專利為實用新型專利，與涉案專利不屬“同樣的外觀設(shè)計”，故不構(gòu)成對涉案專利的抵觸申請。5

在上訴人劉罕與被上訴人阮子清侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，廣東高院認(rèn)為，涉案專利為外觀設(shè)計專利，而對比文件為實用新型專利，且將被訴侵權(quán)設(shè)計與該對比文件進(jìn)行比對，被訴侵權(quán)設(shè)計的加強(qiáng)筋呈單個折線型與相鄰兩立柱固定連接，而對比文件的加強(qiáng)筋呈連續(xù)折線形，兩者不構(gòu)成實質(zhì)相同，不屬于同樣的外觀設(shè)計。6對被訴侵權(quán)人提出的抗辯，廣東高院在否定實用新型作為外觀設(shè)計抵觸申請抗辯依據(jù)之余，還就對比文件設(shè)計與被訴侵權(quán)設(shè)計在設(shè)計特征上的區(qū)別進(jìn)行了分析，并基于這兩個方面的原因而駁回了被訴侵權(quán)人的主張。

與廣東高院的處理方式類似，在上訴人合順公司與被上訴人億美公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，浙江高院二審判決亦認(rèn)為，合順公司提交的實用新型專利不能作為涉案專利的抵觸申請，且該專利附圖僅有一面視圖，無法認(rèn)定與涉案專利設(shè)計是否構(gòu)成近似，不能證明涉案專利在申請日之前已經(jīng)公開過，合順公司的抵觸申請抗辯亦不能成立。7在該案中，法院也認(rèn)為實用新型不能作為外觀設(shè)計的抵觸申請，并從實用新型附圖的完整性角度否定了其構(gòu)成外觀設(shè)計抵觸申請抗辯的可能性。

另一種觀點則認(rèn)為，在外觀設(shè)計侵權(quán)案件中，被訴侵權(quán)人依據(jù)在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾堉鲝埖钟|申請抗辯的，應(yīng)予準(zhǔn)許。

在原告力能照明公司訴被告僑治薩特照明公司、古鎮(zhèn)光代照明電器廠侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，被告依據(jù)多份不同文件分別主張現(xiàn)有設(shè)計抗辯和抵觸申請抗辯，其中一份抵觸申請抗辯文獻(xiàn)為實用新型專利。原告抗辯該專利與原告涉案專利屬于不同權(quán)利，無法進(jìn)行比對。廣州知識產(chǎn)權(quán)法院裁判認(rèn)為，被告以實施抵觸申請中的技術(shù)方案或者外觀設(shè)計主張其不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評判。基于此，法院對被告主張的實用新型專利說明書附圖與被訴侵權(quán)設(shè)計進(jìn)行了比對。8

在之后的案件中，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院繼續(xù)秉持了該種觀點。在原告四喜人玩具公司訴穆展玩具廠侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，被告同樣以申請在先公告在后的實用新型專利提出不侵權(quán)抗辯。廣州知識產(chǎn)權(quán)法院裁判認(rèn)為，該對比文件符合抵觸申請的對比文件要求，可以將其作為抵觸申請的對比文件與被訴侵權(quán)設(shè)計進(jìn)行比對。將該對比文件與被訴侵權(quán)設(shè)計進(jìn)行比對，對比文件的說明書附圖中公開的組件沒有完全包括被訴侵權(quán)設(shè)計的全部組件，由于對比文件缺少被訴侵權(quán)設(shè)計的部分單個構(gòu)件，被告的抵觸申請抗辯不能成立。9

按照上述兩案的裁判觀點，被訴侵權(quán)人可以依據(jù)在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾堉鲝埖钟|申請抗辯，只是有關(guān)專利說明書和附圖應(yīng)披露被訴侵權(quán)設(shè)計的相應(yīng)設(shè)計特征。

就法律條文的字面規(guī)定而論，《專利法》第23條第1款確實沒有將外觀設(shè)計的抵觸申請擴(kuò)展到發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾垺５坏貌怀姓J(rèn)，當(dāng)在先的發(fā)明或者實用新型專利申請文件中包含了非常具體的附圖，而在先申請人只選擇保護(hù)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案，則意味著其將說明書及附圖中記載的產(chǎn)品的外觀形狀向社會公眾公開。此時，不認(rèn)可在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦涂梢詷?gòu)成外觀設(shè)計的抵觸申請，顯然會損害公眾利益，不利于推進(jìn)真正的設(shè)計創(chuàng)新。在極端情況下，行為人甚至可以把他人發(fā)明專利申請中的附圖稍加改造后拿去申請外觀設(shè)計專利，反過來起訴在先申請人或其產(chǎn)品銷售商侵害自己的外觀設(shè)計專利權(quán)。

事實上，在采用先發(fā)明制的美國，多個判決認(rèn)為，如果在外觀設(shè)計專利中產(chǎn)生新穎的美學(xué)效果的所有特征，與實用新型專利權(quán)利要求記載的產(chǎn)生新穎結(jié)構(gòu)的所有特征相同，可以基于避免重復(fù)授權(quán)的理由駁回申請。10而根據(jù)日本《外觀設(shè)計法》第13條的規(guī)定，發(fā)明和實用新型均可在一定條件下由申請人主動申請變更為外觀設(shè)計。當(dāng)變更了申請類型，原來的申請即視為撤回，在后的外觀設(shè)計以在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠纳暾埲諡槠渖暾埲铡?/p>

因此，認(rèn)可在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埧蓸?gòu)成外觀設(shè)計的抵觸申請，更契合專利法保護(hù)創(chuàng)新的立法目的，緩解因?qū)ν庥^設(shè)計專利申請不進(jìn)行實質(zhì)性審查而引發(fā)的權(quán)利沖突問題。

在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埼募懂a(chǎn)品外觀特征的程度

在回答在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埬軌蜃鳛榈钟|申請抗辯的依據(jù)之后，還需要解決被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計特征是否為該在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埶颗兜膯栴}。

在上訴人鑫福寧水暖店與被上訴人傅國勤侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，權(quán)利人傅國勤二審時即認(rèn)為，實用新型設(shè)計要作為外觀設(shè)計的現(xiàn)有設(shè)計或抵觸申請，應(yīng)該要清楚顯示立體產(chǎn)品的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)有產(chǎn)品的六面視圖，而該“異徑三通件”的附圖并未完全揭示被控侵權(quán)產(chǎn)品的外部形狀，不能構(gòu)成本案現(xiàn)有設(shè)計的抗辯事由。11由于外觀設(shè)計專利包括有主視圖、立體圖、俯視圖、仰視圖和左右視圖等多個視圖，而發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠f明書附圖可能只有一幅或者只展示了產(chǎn)品的一個面，確實存在著抵觸申請文獻(xiàn)對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計特征是否全面公開的問題。

就該問題而言，可以類比現(xiàn)有設(shè)計抗辯的審查方法。首先應(yīng)明確，抵觸申請抗辯的比對對象是，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計特征與在先發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埼募兜漠a(chǎn)品設(shè)計特征。

其次，有關(guān)比對不能是漫無邊際或者過于強(qiáng)調(diào)不相關(guān)的細(xì)節(jié)特征，應(yīng)以權(quán)利人主張的授權(quán)設(shè)計的設(shè)計要點為指引。在授權(quán)設(shè)計所展示的設(shè)計要點范圍內(nèi)，如被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計特征與抵觸申請文獻(xiàn)所披露的特征均相同，應(yīng)認(rèn)為抵觸申請抗辯成立;反之，如被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)設(shè)計特征并未為抵觸申請文獻(xiàn)所完全披露，則抵觸申請抗辯不能成立。

另外，還應(yīng)注意一種中間狀態(tài)，即被訴侵權(quán)設(shè)計中有部分設(shè)計特征并未為抵觸申請文獻(xiàn)所披露，但該部分設(shè)計特征與授權(quán)設(shè)計的對應(yīng)特征亦不相同，此時，被訴侵權(quán)人的抵觸申請抗辯不能成立，權(quán)利人的侵權(quán)主張亦不能成立。