從一個復(fù)審案例淺談創(chuàng)造性評判中準(zhǔn)確認(rèn)定發(fā)明起點的重要性

麥佐艷 董覺非

一、引 言

創(chuàng)造性評述是發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中最常見的審查意見，為了便于理解與操作，《專利審查指南》（2010版）提供了“三步法”作為創(chuàng)造性評判的基本方法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。這三步是環(huán)環(huán)相扣的，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取和確定是最基礎(chǔ)和最重要的，直接影響了整個創(chuàng)造性評述是否正確。然而，由于所認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)不恰當(dāng)，在審查實踐中出現(xiàn)了很多生搬硬套“三步法”來進(jìn)行創(chuàng)造性評述的審查意見甚至是駁回決定，使得申請人的創(chuàng)新成果未得到專利法的保護(hù)，直接損害了申請人的創(chuàng)新熱情。

二、創(chuàng)造性評述中的考慮因素

（一）從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)

“三步法”的第一步就是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。所謂最接近的現(xiàn)有技術(shù)是理論上存在的，然而審查員在檢索過程中不可能窮盡所有的現(xiàn)有技術(shù)，審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否恰當(dāng)是首先需要考慮的問題。發(fā)明創(chuàng)造的過程通常是一個發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)問題并尋找技術(shù)手段對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改造的過程。最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取應(yīng)當(dāng)考慮與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題相同、技術(shù)效果或用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與本發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。因此，所謂的最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)存在一定的技術(shù)問題，并且解決該技術(shù)問題即可成為本發(fā)明的起點。

在創(chuàng)造性評述過程中還應(yīng)從發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)來判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示，進(jìn)而判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機(jī)對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。

（二）將技術(shù)方案作為一個整體考慮

《專利審查指南》（2010版）指出，在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。而從技術(shù)方案本身來看，審查員也不能機(jī)械地將技術(shù)方案拆解成一個個技術(shù)特征，然后從現(xiàn)有技術(shù)中找到不同的對比文件進(jìn)行拼湊組成該發(fā)明。在審查過程中，應(yīng)時刻遵循整體原則，將請求保護(hù)的技術(shù)方案作為一個整體進(jìn)行看待，在此基礎(chǔ)上分析現(xiàn)有技術(shù)是否給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示。

（三）站位本領(lǐng)域技術(shù)人員避免事后諸葛亮

“三步法”的第三步需要判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否顯而易見，而其判斷主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員。本領(lǐng)域技術(shù)人員是為了統(tǒng)一審查員和申請人之間的理解及判斷標(biāo)準(zhǔn)而虛擬的概念，因而在審查過程中要求審查員站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來分析問題，其不可能具有超出本領(lǐng)域的技術(shù)知識和實驗?zāi)芰?，也不能獲知申請日之后本領(lǐng)域有關(guān)的技術(shù)知識，即本領(lǐng)域技術(shù)人員需要站在申請日以前本領(lǐng)域的技術(shù)水平的前提下進(jìn)行創(chuàng)造性的評判，而不應(yīng)犯事后諸葛亮的毛病。虛擬“本領(lǐng)域技術(shù)人員”這個概念的目的在于通過規(guī)范判斷者所具有的知識和能力界限，統(tǒng)一對專利申請以及現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)的理解，以及對創(chuàng)造性高度的要求，減少創(chuàng)造性判斷過程中主觀因素的影響。但是，由于專業(yè)知識和審查經(jīng)驗不足等原因，部分審查員在創(chuàng)造性評判中也常賦予“本領(lǐng)域技術(shù)人員”創(chuàng)造能力，從而得出所請求保護(hù)的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

因此，最接近的現(xiàn)有技術(shù)選取是否正確，其是否可以構(gòu)成該發(fā)明的起點，直接決定了創(chuàng)造性的評述是否合理。

三、復(fù)審案例分析

下文所分析的是一個在實質(zhì)審查階段被審查員以不具備創(chuàng)造性的理由駁回，而經(jīng)申請人提出復(fù)審請求后又獲得授權(quán)的案例。

（一）駁回決定回顧

該案涉及一種繪圖套裝，申請人在背景技術(shù)中提到該方案解決了兩個技術(shù)問題：（1）現(xiàn)有的蠟筆形狀為圓柱體，只能完成簡單的填涂，靈活性、擴(kuò)展性較差；（2）利用現(xiàn)有蠟筆繪圖時，需要利用多個工具來配合繪圖，但沒有合適的裝載盒，只能把繪圖玩具直接放在提袋內(nèi)，取用不方便，而且容易對蠟筆造成磨損。

該案的發(fā)明目的就在于提供一種操作簡單、靈活性高的繪圖套裝。駁回決定所針對的權(quán)利要求如下：

一種繪圖套裝，如圖1所示,其特征在于，所述繪圖套裝包括繪圖模板1、繪圖蠟筆2及拓印蠟筆3；所述繪圖模板1上設(shè)有圖案紋理11，所述圖案紋理11為立體并凸出在所述繪圖模板1表面；所述繪圖蠟筆2的橫截面為正六邊形；所述繪圖蠟筆2的兩端的切角呈45°；所述拓印蠟筆2的筆桿為中空柱狀。所述繪圖套裝還包括包裝盒；所述包裝盒包括盒底5、吸塑底部6、吸塑蓋部7及盒蓋8，所述盒底5通過鉸鏈與所述盒蓋8相連接，所述吸塑底部6活動置于所述盒底5內(nèi)部，所述吸塑蓋部7活動置于所述盒蓋8內(nèi)部；所述吸塑底部7上設(shè)有容納槽61以裝載所述繪圖蠟筆2及拓印蠟筆3。

圖1 繪圖套裝結(jié)構(gòu)

申請人認(rèn)為上述技術(shù)方案具有良好的技術(shù)效果：結(jié)合繪圖蠟筆、拓印蠟筆及繪圖模板可靈活地完成繪圖作品。其中，可利用繪圖蠟筆勾畫圖案或填涂顏色，橫截面為正六邊形的繪圖蠟筆可方便用戶拿捏，而繪圖蠟筆的兩端呈45°切角，可方便涂畫上色；同時，利用繪圖模板及拓印蠟筆可進(jìn)行涂抹拓印，拓印蠟筆的筆桿為中空柱狀，可回避拓印蠟筆在繪圖模板的圖案紋理上涂抹移動過程中與繪圖本的摩擦，使拓印畫面簡單快速干凈，利于后期涂畫上色。另外，配合專門的包裝盒，將繪圖蠟筆及拓印蠟筆有規(guī)律地置于吸塑底部的容納槽內(nèi)，不易造成繪圖蠟筆及拓印蠟筆的磨損，方便取用和攜帶。

審查員所引用的對比文件1涉及一種兒童智力印刷機(jī)，說明書節(jié)選如下：

如圖2所示，該兒童智力印刷機(jī)由32K紙大小的塑料方盒整體組成，上下共分為三層。上層由面板2、壓紙框1、鎖鈕9組成，用于固定圖形凸版10及印刷用白紙。中層為一小推拉盒6，內(nèi)盛上色輥）和替換用圖形凸版8，下層為一大推拉盒3，用來盛放印刷用白紙、膠輥4以及供上色輥7和涂色用的各色蠟筆5。

該兒童智力印刷機(jī)有兩種使用方法：（1）拓印——在面板2上拼好圖形凸版10（可組合成多種圖形），鋪上由下層推拉盒3中取出的白紙，按下壓紙框1至鎖鈕9）住，將蠟筆5裝入上色輥7中，沿紙面推動數(shù)次，即可得到一張拓印圖案。（2）活字凸版印刷——在面板2上拼好圖形凸版10，用裝好蠟筆5的上色輥7沿版面推動數(shù)次，再將白紙鋪好，按下壓紙框1至鎖鈕9鎖住，用膠輥4沿紙面滾動數(shù)次，即可得到一張印刷圖案。兩種方法得到的圖案均可再用各色蠟筆5進(jìn)行填充、涂色。

圖2 兒童智力印刷機(jī)

審查員在駁回決定中指出，對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了一種兒童智力印刷機(jī)（相當(dāng)于繪圖套裝）：包括圖形凸版10（相當(dāng)于繪圖模版）、蠟筆5（相當(dāng)于拓印蠟筆），圖形凸版10上設(shè)有圖形（相當(dāng)于圖案紋理），其為立體并凸出在圖形凸版10的表面。

該權(quán)利要求與對比文件1相比，區(qū)別技術(shù)特征在于：（1）還包括繪圖蠟筆，繪圖蠟筆的橫截面為正六邊形，繪圖蠟筆的兩端的切角呈45°，拓印蠟筆的筆桿為中空狀；（2）所述繪圖套裝還包括包裝盒；所述包裝盒包括盒底、吸塑底部、吸塑蓋部及盒蓋，所述盒底通過鉸鏈與所述盒蓋相連接，所述吸塑底部活動置于所述盒底內(nèi)部，所述吸塑蓋部活動置于所述盒蓋內(nèi)部；所述吸塑底部上設(shè)有容納槽以裝載所述繪圖蠟筆及拓印蠟筆?；谏鲜鰠^(qū)別特征，可以確定該申請實際解決的技術(shù)問題是如何設(shè)置繪圖蠟筆和拓印蠟筆的形狀以方便繪圖。

審查員認(rèn)為，在繪圖套裝中設(shè)置繪圖蠟筆是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，繪圖蠟筆的橫截面采用常用的鉛筆的橫截面形狀即正六邊形對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是很容易想到的。另外，現(xiàn)有技術(shù)公開了將拓印蠟筆設(shè)置成中空，繪圖蠟筆兩端形成切角的方案，也給出了設(shè)置包裝盒來裝載繪圖工具而便于存取的技術(shù)啟示，因而該申請不具備創(chuàng)造性。

（二）復(fù)審請求爭辯

復(fù)審請求人在復(fù)審請求中指出該案相對于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性，并重點爭辯了上述對比文件1并非最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其不能構(gòu)成該發(fā)明的起點，沒有改造成該申請的需求和動機(jī)。

該申請中兩端的切角呈45°的繪圖蠟筆和中空柱狀的拓印蠟筆正是該申請的創(chuàng)新點之一，所述繪圖蠟筆的繪圖是通過兩端的切角進(jìn)行的，可方便勾畫圖案或填涂顏色；中空柱狀的拓印蠟筆則使得拓印蠟筆與繪圖紙間的接觸面中空，減少摩擦，使得拓印畫面簡單快速干凈，利于后期涂畫上色。即該申請的繪圖蠟筆和拓印蠟筆的工作部均分別設(shè)置于其兩端。該申請的繪圖套裝還包括包裝盒，以便于蠟筆的存取。

對比文件1公開的印刷機(jī)有兩種使用方法：拓印和凸版印刷。拓印是在面板2上拼好圖形凸版，鋪上由下層推拉盒3中取出的白紙，按下壓紙框1至鎖鈕9鎖住，將蠟筆5裝入上色輥7中，沿紙面推動數(shù)次即可得到一張拓印圖案。凸版印刷是在面板2上拼好圖形凸版，用裝好蠟筆5的上色輥7沿版面推動數(shù)次，再將白紙鋪好，按下壓紙框1至鎖鈕9鎖住，用膠輥4沿紙面滾動數(shù)次即可得到一張印刷圖案。上述兩種方法得到的圖案均可再用各色蠟筆5進(jìn)行填充、涂色。根據(jù)上述記載，對比文件1中的蠟筆5在拓印時其工作部為圓柱形蠟筆的側(cè)面而非兩端部。此外，對比文件1的兒童智力印刷機(jī)由塑料方盒整體組成，上下共分為三層，上層用于固定圖形凸版10及印刷用白紙；中層為一小推拉盒6，內(nèi)盛上色輥7和替換用圖形凸版8；下層為一大推拉盒3，用來盛放印刷用白紙、膠輥4及供上色輥7和涂色用的各色蠟筆5。即對比文件1的三層式結(jié)構(gòu)已經(jīng)合理地設(shè)置有盛放蠟筆的空間。

分析上述兩個方案，可得出：

（1）該申請的拓印蠟筆和繪圖蠟筆的結(jié)構(gòu)和工作原理不同于對比文件1。對比文件1中的蠟筆5在拓印時安裝在上色輥7中，通過滾動上色輥7沿紙面滾動數(shù)次實現(xiàn)拓印，即蠟筆5的工作部為圓柱形蠟筆的側(cè)面而非兩端部；而該申請的拓印蠟筆設(shè)置為中空柱狀，繪圖蠟筆兩端的切角呈45°，拓印蠟筆和繪圖蠟筆的工作部均分別為其兩端，且上述特殊結(jié)構(gòu)具有很好的技術(shù)效果。因而在對比文件1的基礎(chǔ)上，并沒有動機(jī)對蠟筆5的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造使其用端部拓印，否則將不能通過上色輥來滾動操作。

（2）兩者的蠟筆存放方式不同。對比文件1的印刷機(jī)設(shè)置成三層整體式結(jié)構(gòu)，并在相應(yīng)的層設(shè)置推拉盒來存放所述蠟筆；而該申請是通過設(shè)置特定結(jié)構(gòu)的包裝盒來存放繪圖蠟筆、拓印蠟筆等。因而在對比文件1的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)改造整體式結(jié)構(gòu)的印刷機(jī)來另設(shè)包裝盒存放蠟筆。

因此，對比文件1所公開的印刷機(jī)與該申請的結(jié)構(gòu)不一樣，蠟筆的結(jié)構(gòu)形式及對應(yīng)的使用方式也有很大差異，即兩者的發(fā)明構(gòu)思完全不同。本領(lǐng)域技術(shù)人員完全沒有動機(jī)將對比文件1所公開的技術(shù)方案進(jìn)行改造，即對比文件1根本不構(gòu)成該發(fā)明的起點。經(jīng)復(fù)審請求人的上述爭辯，該案很快獲得授權(quán)。

四、結(jié) 語

創(chuàng)造性評述是專利審查工作的重點和難點，“三步法”的評述過程實質(zhì)上是一個審查員站位本領(lǐng)域技術(shù)人員重構(gòu)發(fā)明的過程。所謂的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否構(gòu)成該發(fā)明的起點則是審查員首先需要著重考慮的因素，如果發(fā)明的基礎(chǔ)都不存在，則必然無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)還原發(fā)明的過程，此時應(yīng)得出本發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

上述案例的駁回決定發(fā)生錯誤的原因在于審查員未能在評述過程中遵循整體原則，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時未能充分考慮其技術(shù)問題是否存在，在評述時機(jī)械地割裂技術(shù)特征，忽略了方案的整體性，即審查員未能真正做到站位本領(lǐng)域技術(shù)人員來重構(gòu)發(fā)明的過程。

只有準(zhǔn)確確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，充分理解發(fā)明的實質(zhì)，認(rèn)清本申請和對比文件的技術(shù)事實才能為創(chuàng)造性的評述奠定堅實的基礎(chǔ)。