論權利要求主題的確定

陳慶超

一、引 言

眾所周知，專利文件中的權利要求書作為法律文件是用來行使專利權的武器。而要想針對被控侵權產(chǎn)品向適格的侵權主體維權，需要通過“全面覆蓋原則”的比對，使得獨立權利要求的特征在侵權產(chǎn)品上得到全面體現(xiàn)，而權利要求主題作為最先比對的特征，如果被控侵權產(chǎn)品不能體現(xiàn)這一主題，則后續(xù)的侵權判斷則無從談起。因此，專利的權利要求撰寫過程中，權利要求主題的確定至關重要，這也是考驗一個專利代理人是否合格的重要標準。

目前，業(yè)界關于權利要求主題的確定的方式通?；凇爱a(chǎn)業(yè)鏈原則”，即沿產(chǎn)業(yè)鏈的上游至下游從最小保護單元開始布局，例如可以從原材料-零部件-總成-最終產(chǎn)品的角度布局權利要求的主題，這在機械領域尤為常見。其中，最小保護單元具體定到哪一層，可以根據(jù)案件的發(fā)明點來確定。例如發(fā)明點在于車輛輪轂的改進，則權利要求主題的布局可以為輪轂-車輪-車輛，其中的輪轂則為可以單獨生產(chǎn)和銷售的最小保護單元，其體現(xiàn)了發(fā)明點。而如果在撰寫權利要求時，忽視了這一原則，例如直接將主題確定為車輛，雖然具體的權利要求描述中會提到所述車輛包括具有輪轂的車輪、所述輪轂等。但是在進行侵權判定時，為了符合全面覆蓋原則，則需要將被控侵權產(chǎn)品定為車輛，這樣即使該車輛上使用了和該專利相同的輪轂，生產(chǎn)輪轂的廠家也不構成直接侵權，這將給專利權人帶來不必要的損失。而如果在撰寫專利文件時就布局了輪轂的主題，則可以幫助專利權人在從上游到下游的產(chǎn)業(yè)鏈上更加容易地針對適格侵權主體進行維權。

此外，類似地，在電學領域還具有“單側撰寫原則”，例如通訊領域中由服務器-基站-終端構成的系統(tǒng)中，為了便于進行專利權維權，則可以對服務器、終端等進行單獨的主題進行撰寫，而不是僅撰寫系統(tǒng)的權利要求。這樣可以對系統(tǒng)的參與主體均進行適當?shù)鼐S權。

回到本文要討論的問題，基于最小保護單元原則進行專利布局時，有時會遇到一個零件的本身結構和功能可以分別作為不同的發(fā)明點，此時如果一味遵循最小保護單元原則，也會給專利權人帶來損失。那么何為結果和功能作為不同的發(fā)明點呢？下面通過一個簡單的例子來說明。

例如一個技術方案中，產(chǎn)品d中具有通過b連接a和c的技術方案，其中，b本身又包括特征為e、f。這樣，特征b的一個發(fā)明點在于在d中用于連接a和c，即其功能的發(fā)明點。同時，b的另一個發(fā)明點還在于包括e、f的結構，即其結構的發(fā)明點。那么，針對這樣的技術方案，獨立權利要求的主題是選擇一種d（特征部分可以為所述d包括a、c和連接a、c的b），還是選擇一種b（特征部分可以為所述b包括e、f）呢。顯然，如果硬套最小保護單元原則，則很多代理人和企業(yè)專利工程師會選擇第二種方式，即獨立權利要求1為：一種b，其特征在于，所述b包括e、f，而將另一主題d作為擴展主題的獨立權利要求，即權利要求（1+n），一種d，其特征在于，所述d包括a、c和連接a、c的b，所述b為根據(jù)權利要求1-n中任意一項所述的b。這樣的布局方式貌似較為合理，但是仔細分析會發(fā)現(xiàn)該方案中b的功能發(fā)明點并沒有得到很好地保護，而是被其具體結構e、f限制了，如果其他人不使用具有e、f結構的b來連接a和c，則不侵權。這很可能有違發(fā)明人的初衷，因為發(fā)明人可能是先想到要連接a、c才去設計的具有e、f結構的b。反之，如果獨立權利要求1的主題選擇了d，則無法很好地保護具有e、f結構的b。那么，這種情況下如何兼顧兩個發(fā)明點和最小單元原則來確定主題就是我們需要考慮的了。

二、純功能限定

下面繼續(xù)通過簡單的例子來進一步研究主題確定的問題。例如，在現(xiàn)有技術中并未出現(xiàn)杯蓋，而發(fā)明人出于保溫和防塵的構思，發(fā)明了一種能夠蓋在杯體上的杯蓋，并且杯蓋具有保溫層可以實現(xiàn)保溫效果。此時如果生硬套用最小保護單元原則，而將杯蓋作為最小保護單元，則構成的權利要求布局：“1.一種杯蓋，其特征在于，包括用于封蓋杯體的杯蓋本體，該杯蓋本體具有保溫層。1+n.一種杯子，包括杯體和根據(jù)權利要求1至n中任意一項所述的杯蓋?！笨梢园l(fā)現(xiàn)，當最小保護單元定為杯蓋后，為了給出一個基于杯蓋的技術方案，則不得不將杯蓋中的結構特征保溫層寫入權利要求1中。這是因為如果僅寫出一種杯蓋，其特征在于，用于封蓋杯體，則涉及純功能限定。其中根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章中的相關規(guī)定，純功能性的權利要求得不到說明書支持而不被接受。另外，《審查操作規(guī)程-實質審查分冊》（2011版）第2章中則給出純功能表述的定義和示例。具體如下：

【案例4】權利要求：一種茶杯，其特征在于能夠保溫。

【案例分析】該權利要求中僅描述了發(fā)明所要達到的目的，是“純功能性”表述（該案“能夠保溫”也可以理解為技術效果）的權利要求，其覆蓋了所有能夠實現(xiàn)上述功能的技術方案，而所屬技術領域的技術人員難以由說明書中公開的具體技術方案想到所有能夠實現(xiàn)該功能的技術方案，因此該權利要求得不到說明書的支持。

這種對于杯蓋的寫法，應用到引言的例子中則可以理解為在獨立權利要求中寫出，“一種b，其特征在于，用于連接a和c”。這種僅有功能的描述方式極大可能不被審查員所接受。

然而，寫入結構特征保溫層的獨立權利要求1，將造成采用引用方式引用該權利要求1的擴展主題即杯子被具有保溫層的杯蓋所限制。而發(fā)明人的初衷僅在于為杯體配上一個杯蓋而已。如果拋開最小保護單元，則可以寫出這樣的獨立權利要求1，“一種杯子，包括杯體，和封蓋該杯體的杯蓋”。此時我們發(fā)現(xiàn)，只要能夠實現(xiàn)封閉杯體的杯蓋就可以適用于該發(fā)明，而不一定要具有保溫層的結構，因為杯體上蓋上杯蓋就可以具有一定的保溫效果，即使不保溫，該申請還可以獲得密封防塵的技術效果。這樣，遵循了最小保護單元原則后，所撰寫的權利要求反而限制了發(fā)明人的初衷帶來的發(fā)明點，即為杯子增加杯蓋而無關杯蓋的具體結構。

三、合案和分案

誠然，對于杯蓋本身，發(fā)明人確實也進行了一些設計，例如具有保溫層的結構，此時就出現(xiàn)了杯蓋的結構和其功能可以分別作為不同的發(fā)明點。出現(xiàn)這樣的情況，將使得代理人在撰寫此類案件時陷入兩難境地。目前業(yè)內的做法多為建議專利權人分案處理，將案件申請為系列案，即布局兩件專利申請，其中一件申請保護杯子，特征在于具有杯蓋，另一件則單獨保護杯蓋，特征在于具有保溫層，從而更全面地保護該方案。這樣做的初衷是考慮到，如果將這兩個發(fā)明點放到一件申請中而布局兩個相互沒有引用關系的獨立權利要求，可能有違《專利法》第31條規(guī)定的單一性的要求，而不被審查員接受。

然而，在筆者看來，這兩個發(fā)明點并不是不同發(fā)明構思下的兩個發(fā)明創(chuàng)造，它們都是基于為杯體保溫的發(fā)明構思帶來的，因此是符合《專利法》第31條的規(guī)定而具有單一性的。但是，這樣的布局方式還可能會帶來權利要求較多的問題，這是因為后續(xù)獨立權利要求由于沒有采用引用前述權利要求方式，因此也需較多的從屬權利要求，甚至是需要布局和前一獨立權利要求相同的大量從屬權利要求。這樣，由于權利要求超項不能辦理費用減緩所帶來的超權費的成本較大，甚至可能會大于分案申請帶來的成本，仍會給專利權利人帶來成本上的損失。這種布局方式多見于權利要求超項計費點較高的國家，例如美國。因此，筆者試圖在本文中，基于我國目前的專利審查實踐，給出兩種較為適合的撰寫技巧，既能夠提升在一件申請中保護兩個發(fā)明點的可能，又能夠降低專利權人的成本。

On the Relationship Between GMDSS Modernization and E-Navigation Strategy

四、案 例

為了方便描述這種撰寫方式，下面結合一個案例來進行說明。圖1所示為一套濾餅打漿系統(tǒng)結構圖。

圖1 濾餅打漿系統(tǒng)結構圖

濾餅打漿的目的是將濾餅中的有害物質如鹽分被水溶解并在過濾過程中脫除。目前，高含水、高粘度濾餅在打漿過程中，存在的主要問題是難以在機械力和水流的作用下充分分散，使得濾餅塊尺寸較大，與水的接觸面積小，造成在攪拌設備100中的打漿效率低，速度慢。而該技術方案是在打漿裝置的上游設置用于將濾餅切成顆粒的預分散裝置20，這樣，使得濾餅在進入打漿裝置之前就充分分散，形成小的濾餅顆粒，減輕對打漿裝置內機械分散作用的要求，不僅可以大大提高濾餅與水的接觸面積，也會加速打漿過程，提高打漿效率，而且能夠降低濾餅粘附在器壁和設備上的風險。其中，該方案中的預分散裝置20屬于新設計的裝置，在螺旋輸送器21的基礎上設置出口孔板220，并在孔板220外設置割刀221，這樣在螺旋輸送器的螺旋葉片221的推力作用下能夠將濾餅擠壓到孔板220上，從而使得濾餅呈條狀擠出，并通過割刀221將條狀濾餅切割為顆粒。因此，可以看出在該申請中基于打漿系統(tǒng)的預分散裝置具有功能發(fā)明點，而預分散裝置本身則具有螺旋輸送器+孔板+割刀的結構發(fā)明點?；谶@種方式，我們分別對如下幾個撰寫方案進行分析，總結其優(yōu)缺點。

（一）方案1

權利要求1：一種預分散裝置，其特征在于，包括推送裝置21和位于所述推送裝置下游的切割裝置22。其中，所述推送裝置用于推送待切割物至所述切割裝置，所述切割裝置用于將所述待切割物切割成濾餅顆粒31。

權利要求1+n：一種濾餅打漿系統(tǒng)，其特征在于，包括打漿裝置和根據(jù)權利要求1至n中任一項所述的預分散裝置。

在方案1中，采用的方式為基于最小保護單元的方式，但是由于獨立權利要求1中具有具體結構的描述，包括推送+切割的技術方案，因此將使得擴展主題的濾餅打漿系統(tǒng)中首先對濾餅進行預分散的功能發(fā)明點受到限制。

（二）方案2

權利要求1：一種濾餅預分散裝置，其特征在于，包括推送裝置21和位于所述推送裝置下游的切割裝置22，其中，所述推送裝置用于推送濾餅至所述切割裝置，所述切割裝置用于將所述濾餅切割成顆粒31。

權利要求1+n：一種濾餅打漿系統(tǒng)，其特征在于，包括打漿裝置和位于該打漿裝置上游用于將濾餅分解成顆粒的預分散裝置。

在方案2中，筆者認為兩個獨立權利要求都具有濾餅預分散的發(fā)明構思，具有單一性，可以合案申請，但是每個獨立權利要求均會布局大量從屬權利要求從而造成權利要求項數(shù)較多，所帶來的成本可能會較兩個獨立權利要求分案申請還要多。

（三）方案3

權利要求 1：一種濾餅打漿系統(tǒng)，包括打漿裝置10，其特征在于，所述打漿裝置10的上游設置有用于將濾餅30分解成顆粒的預分散裝置20。

權利要求1+n：一種預分散裝置，其特征在于，所述預分散裝置為權利要求1至n中任一項所述的濾餅打漿系統(tǒng)中的所述預分散裝置。

方案3的撰寫方式是筆者所在公司曾經(jīng)嘗試的一種方式，即顛倒大小主題的順序，先寫大主題，后寫小主題。這種方式的初衷就在于獨立權利要求1先明確該申請的發(fā)明構思，然后再逐個保護其中的部件。既能夠將同一構思下的多個發(fā)明點合案申請，又能夠減少權利項數(shù)，能夠到達同時對同一構思下功能和結構發(fā)明點的保護，后續(xù)的小主題是專用于濾餅打漿中的預分散裝置。

在這種撰寫方式中，后出現(xiàn)的小主題由于是引用大主題的方式進行撰寫，因此其保護范圍界定會存在爭議，大主題中的一些和小主題不太相關的特征是否會被解釋為限制小主題的使用環(huán)境特征則成為比較難以解釋的問題。另外，雖然這種方式比較少見，可能不被企業(yè)專利工程師和審查員所接受，不過從目前筆者所遇到的此類撰寫方式的案件中，最終均被審查員接受。當然，即使需要在后續(xù)審查流程中修改，此類撰寫方式的修改方式也能夠修改為方案2中的撰寫方式，這是因為大主題的一眾權利要求中已經(jīng)隱含了小主題的特征，并且在說明書中也會分開描述大主題和小主題。另外，由于答復審查意見過程中將隱含技術方案分拆為新增從屬權利要求通常是不需補繳超權費用的，因此可以避免專利權人的成本增加。

這種撰寫方式應用到引言的示例中，則可以寫成如下權利要求布局：

權利要求1，一種d，其特征在于，包括a、c以及用于連接a和c的b。

權利要求1+n,一種b，其特征在于，所述b為權利要求1至n中任意一項所述d中的所述b。

而應用到杯子的示例中，則可以寫成如下權利要求布局：

權利要求1，一種杯子，包括杯體，其特征在于，還包括用于封蓋所述杯體的杯蓋。

權利要求n，一種杯蓋，其特征在于，所述杯蓋為權利要求1至n中任意一項的杯子中的所述杯蓋。

因此，能夠滿足兩個發(fā)明點的保護以及成本控制。

（四）方案4

權利要求 1：一種預分散裝置，其特征在于，該預分散裝置包括用于將待進入打漿裝置10的濾餅30分解成濾餅顆粒31的分解裝置22，該分解裝置具有濾餅入口和濾餅顆粒出口。

權利要求1+n：一種濾餅打漿系統(tǒng)，其特征在于，包括打漿裝置和根據(jù)權利要求1至n中任一項所述的預分散裝置。

方案4撰寫方式的特點在于，仍然遵循最小保護單元原則，將小主題作為獨立權利要求1，并且為了避免對后續(xù)擴展主題的限制，權利要求1中僅寫出代表其功能發(fā)明點的結構特征，這樣一方面其保護范圍可得到基本保障，也可以在主觀上降低被認為是純功能限定的可能。其中，筆者所嘗試的此類撰寫方式均未接到審查員不接受的審查意見，而多是新穎性創(chuàng)造性方面的審查意見，此時，就可以根據(jù)審查員所檢索的對比文件，來決定是將結構發(fā)明點并入獨立權利要求進行爭辯，還是通過和大主題合并來進一步體現(xiàn)功能發(fā)明點來進行爭辯。這樣能夠避免由于檢索不充分而分案或者采用方案2的方式帶來的成本損失。

這種撰寫方式的難點在于如何既寫出結構特征而又盡可能不限制保護范圍。例如，在該案中所列出的分解裝置、進口和出口均是實現(xiàn)預分散功能的必要結構，這樣不會影響后續(xù)擴展主題的保護范圍。另外，還可以將濾餅寫成“物料”來獲得更大的保護范圍。

這種撰寫方式應用到引言的示例中，則可以寫成如下權利要求布局：

權利要求1，一種用于a的d，其特征在于，包括連接主體，該連接主體具有用于連接a中b的第一連接部和用于連接a中c的第二連接部。

權利要求1+n，一種a，包括根據(jù)a、c和根據(jù)權利要求1至n中任意一項所述的b。

而應用到杯子的示例中，則可以寫成如下權利要求布局：

權利要求1，一種杯蓋，其特征在于，包括用于封蓋杯體的杯蓋主體，該杯蓋主體包括用于遮蓋杯體的遮蓋部及用于和杯體相連的連接部。

權利要求n，一種杯子，包括杯體，其特征在于，還包括根據(jù)權利要求1至n中任意一項的杯蓋。

因此，可以看出這種撰寫方式能夠在遵循最小保護單元原則的基礎上，解決了以低成本保護某部件的功能和結構的兩個發(fā)明點的問題。

五、結 語

本文通過從簡單示例到實際案例的分析，給出了兩種能夠同時保護同一構思下兩個發(fā)明點的撰寫方式，無論先寫大主題還是先寫小主題，均能夠在低成本的情況下同時保護具有結構發(fā)明點和功能發(fā)明點的技術方案，從而為專利權人爭取更大的權益，并且為專利代理人在遇到此類技術方案的主題選擇時提供一些值得參考的解決方案。當然，由于這兩種方式也都具有一定的風險，使用時需要和申請人達成一致。

需要注意的是，專利代理人在處理實際案例中，還需要充分檢索以確定兩個發(fā)明點是否均能夠成為真正的發(fā)明點，即是否真正和現(xiàn)有技術有區(qū)別。例如現(xiàn)有技術中已經(jīng)存在具有e、f結構的b了，此時其結構發(fā)明點則不能稱之為發(fā)明點了，這就需要著重從b在d的領域中，能夠連接a和c的功能去撰寫，或者在d的領域中已經(jīng)有連接a和c的件x了，此時則著重從b的結構e、f作為重點去撰寫。即，首先要進行的是發(fā)明點的確定。

另外需要注意的是，如果通過檢索發(fā)現(xiàn)具有e、f結構的b不僅可以在d的領域中用于連接a和c，還能夠在y領域用于連接w和z，或者具有m功能，又或者在d的領域中，不僅具有e、f結構的b可以實現(xiàn)連接a和c，具有g、h結構的b也可以實現(xiàn)連接a和c，則此時本文中的方式則不再適用，無論哪種寫法均會犧牲另一主題的保護范圍。這是因為，此時功能發(fā)明點和結構發(fā)明點并不是在同一發(fā)明構思下的兩個發(fā)明點，而分屬兩個發(fā)明構思，此時最好建議專利權人進行分案。例如在濾餅打漿案例中，分解裝置的具體結構還具有除濾餅預分散以外的其他功能，例如用于食品加工領域或者娛樂游戲設施領域等，最好將裝置和功能進行分案申請，以使得分解裝置的本身結構發(fā)明點能獲得更大的保護范圍。