淺談PCT國際申請進入中國國家階段時申請人中轉(zhuǎn)外的問題

劉 琦

根據(jù)我國《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，通過《專利合作條約》（即PCT）進入國家階段時的申請人應(yīng)與國際公布文本扉頁上的記載一致。如果該PCT申請在國際階段發(fā)生了申請人變更，且記錄在國際局“記錄變更通知書”（以下稱“PCT/IB/306表”）中，則在進入中國國家階段的時候，應(yīng)當(dāng)以變更之后的申請人名稱進入中國國家階段。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定①參照《專利法實施細則》第104條和《專利審查指南》（2010 版）第三部分第一章第 5.10 節(jié)，如果PCT/IB/306表選擇的變更類型是“the person”，申請人需要提交證明申請權(quán)轉(zhuǎn)移的支持文件，如轉(zhuǎn)讓證明、贈予合同、公司合并證明等。如果涉及到中國內(nèi)地的單位或個人將申請權(quán)轉(zhuǎn)給外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的時候，應(yīng)同時提交《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》（以下稱《技術(shù)出口合同登記證》）②參照《專利審查指南》（2010 版）第一部分第一章第 6.7.2.2 節(jié)第（3）（ii）項。

按照《技術(shù)進出口管理條例》第2條，技術(shù)出口是指：從中華人民共和國境內(nèi)向中華人民共和國境外，通過貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟技術(shù)合作的方式轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為，包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)和其他方式的技術(shù)轉(zhuǎn)移。根據(jù)該條例，屬于禁止出口的技術(shù)，不得出口；屬于限制出口的技術(shù)，實行許可證管理，未經(jīng)許可，不得出口；對屬于自由出口的技術(shù)，實行合同登記管理。為了協(xié)調(diào)該條例的內(nèi)容，《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010版）中做出了上述的規(guī)定，即凡是涉及到中國內(nèi)地的單位或個人將申請權(quán)轉(zhuǎn)給外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的時候需要提交《技術(shù)出口合同登記證》。

在實踐操作中，許多申請人在遇到此類情況時感到無從入手。筆者試圖通過案例提供一些指導(dǎo)思路和注意事項，以幫助申請人在遇到此種情況時可以順利應(yīng)對。

一、案例1：申請人在國際階段由中國公司變更為外國公司

（一）案情

申請人在PCT國際階段公布中顯示為中國公司，后在國際階段變更為外國公司，并記錄在IB/306表中。在進入中國國家階段時以變更后的外國公司名義進入。專利局發(fā)出補正通知書，要求申請人補交申請人變更文件，其中包括《技術(shù)出口合同登記證》。而申請人在地方主管部門辦理登記證的時候，由于提交的“國際申請進入中國國家階段通知書中”記錄的申請人名字為外國公司的名稱，地方主管部門認(rèn)為不存在技術(shù)出口的問題，不予受理。

（二）處理

根據(jù)和專利局審查員的溝通，即使存在IB/306表，申請人仍可以在“進入國家階段請求表”（ PCT/IB/501）中填寫與國際公布文本扉頁上一致的申請人信息。專利局會照常發(fā)出 “國際申請進入中國國家階段通知書”，并記錄PCT/IB/501表中填寫的申請人名稱。對于涉及申請人中轉(zhuǎn)外的情況，經(jīng)此法操作，記錄在“國際申請進入中國國家階段通知書”中的申請人便會為中國公司，這樣就解決了上述案情遇到的問題，使得申請人可以順利地在地方外經(jīng)貿(mào)主管部門辦理《技術(shù)出口合同登記證》。

二、案例2：申請人在進入中國國家階段時變更為外國公司

（一）案情

PCT申請人為中國公司，在國際階段未做申請人變更，即不存在IB/306表，但在進入中國國家階段時中國申請人想將該PCT進入中國國家階段的申請轉(zhuǎn)讓給外國公司。故只是在PCT/IB/501表中填寫外國公司的名稱。

（二）處理

如果在PCT/IB/501表中填寫外國公司的名稱，由于與國際公布時記錄的申請人名稱不符，申請人需要在規(guī)定的時限內(nèi)向?qū)＠痔峤恢С稚暾垯?quán)轉(zhuǎn)移的證明文件。又由于涉及申請人中轉(zhuǎn)外的變更，申請人需要提交《技術(shù)出口合同登記證》。為避免在時限內(nèi)不能及時準(zhǔn)備并提交有關(guān)證明文件，包括《技術(shù)出口合同登記證》，影響該申請在中國國家階段的初審程序，建議申請人在PCT/IB/501表中仍然填寫中國公司的名字，保持與國際公開一致。該案初審合格之后，申請人可以通過著錄項目變更手續(xù)來完成申請人的變更，從而避免了產(chǎn)生任何有礙該案后續(xù)正常審理的時限，有利于該申請順利進入實質(zhì)審查階段。

三、案例3：中國專利局為受理局的情形

（一）案情

一家中國公司選擇中國專利局為受理局提交了一件PCT國際申請（PCT/CN）。國際公開后，中國申請人將該PCT/CN申請轉(zhuǎn)讓給了一家外國公司，國際局據(jù)此發(fā)出了IB/306表。此后，該PCT國際申請以該外國公司為申請人進入中國國家階段。

（二）處理

由于涉及中國申請人變更為外國申請人的情形，根據(jù)上文所述，在提交該PCT進入國家階段申請時需要提交《技術(shù)出口合同登記證》，作為在國際階段申請人變更的證明。這種情況下，申請人通常會有一個疑慮，地方主管部門是否會受理關(guān)于PCT國際申請的申請人中轉(zhuǎn)外的情形？在實踐中，我們注意到目前大多數(shù)地方主管部門把中國專利局受理的PCT國際申請的申請人中國公司轉(zhuǎn)外國公司的情形也納入了可以辦理《技術(shù)出口合同登記證》的范疇內(nèi)。故建議申請人在準(zhǔn)備進入中國國家階段申請的同時，就該PCT/CN國際申請在地方主管部門辦理了《技術(shù)出口合同登記證》，且不用等到有了中國申請?zhí)栐龠M行辦理，以便加快審查進度。

通過以上的三個案例可以清楚地了解到，針對PCT申請進入中國國家階段的專利申請，如果在不同階段進行申請人變更，即由中國公司變更為外國公司的中轉(zhuǎn)外情形下辦理相關(guān)申請的主要思路和注意事項。值得注意的是，審查員在核查進入聲明中的申請人信息與PCT國際申請是否一致的依據(jù)是國際公布文本扉頁上記載的內(nèi)容。如果申請人的變更可以在國際公開之前完成，使得國際公布文本扉頁上記載變更后的申請人信息，則在進入中國國家階段時就無需提交關(guān)于申請人變更的文件。

但是，所有的PCT國際申請在進入中國國家階段發(fā)生申請人中國公司變更為外過公司的時候，都需要提交《技術(shù)出口合同登記證》嗎？筆者在實踐中發(fā)現(xiàn)，事實并不是這樣的。下面將通過案例4和案例5對可以不提交《技術(shù)出口合同登記證》的情形進行介紹。

四、案例4：僅為更正申請權(quán)錯誤的申請人變更

（一）案情

一家中國公司和一家美國公司為共同申請人以美國專利局為受理局提交了一件PCT國際申請，沒有要求優(yōu)先權(quán)。在PCT國際階段提交了申請人變更請求，由共同申請人變更為美國公司為單獨申請人，國際局依此發(fā)出了IB/306表。該申請在進入中國國家階段時，按照相關(guān)規(guī)定，需提交支持申請人變更的證明文件。因涉及了中國公司向外國公司的轉(zhuǎn)讓，所以需提交《技術(shù)出口合同登記證》。

（二）處理

在處理此申請的過程中發(fā)現(xiàn)該案事實為：根據(jù)中國公司和美國公司之間的協(xié)議，中國公司派往美國公司3名中國籍研發(fā)人員，協(xié)同美國公司的研發(fā)人員在美國完成了此發(fā)明創(chuàng)造。且根據(jù)公司之間的協(xié)議，就該發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于美國公司。但是美國事務(wù)所在進行PCT申請時，錯把3位中國籍發(fā)明人所屬的中國公司列為了PCT申請的共同申請人。后續(xù)發(fā)現(xiàn)該錯誤時，在PCT國際階段提交了申請人變更請求。因而，提交《技術(shù)出口合同登記證》顯然是不符合該案事實基礎(chǔ)的證明文件。而且，根據(jù)《技術(shù)進出口管理條例》，技術(shù)出口是指從中國境內(nèi)向境外轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。如果該案辦理了《技術(shù)出口合同登記證》，就意味著該專利申請是中國境內(nèi)向境外轉(zhuǎn)移的技術(shù)。那么,該技術(shù)方案是否在國內(nèi)完成，是否在首次提交前在中國專利局提交過向外保密審查請求等問題，都需要進一步確認(rèn)。根據(jù)中國《專利法》第20條，任何單位或者個人在中國完成發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先在中國知識產(chǎn)權(quán)局進行保密審查。如果未經(jīng)保密審查即在國外首次提交，審查員可以根據(jù)《專利法實施細則》第44條、第53條和第65條，以未作保密審查為理由，在初審階段、實審階段和后續(xù)的無效階段對該專利申請做出駁回或者無效的決定。

通過該案事實經(jīng)過可知，該技術(shù)方案是在美國完成，不存在保密審查請求的問題。如果辦理《技術(shù)進出口管理條例》，不僅和該案事實不符，還有可能會給中國國家階段申請后續(xù)的形式審查帶來不確定性和復(fù)雜性。

辦案人向?qū)彶閱T還原了事情經(jīng)過，提交了解釋前因后果的意見陳述，并附具中國公司與外國公司關(guān)于發(fā)明創(chuàng)造歸屬的合同、所有申請人對于申請權(quán)歸屬的聲明以及經(jīng)公證的美國事務(wù)所聲明，聲明其在提交時所產(chǎn)生的失誤等文件作為證明文件。最終，該申請順利地進入了下一個專利申請的審查環(huán)節(jié)。

五、案例5：職務(wù)發(fā)明的情形

（一）案情

申請人在提交PCT國際申請時，申請人為中國發(fā)明人。該PCT國際申請進入中國國家階段時需以發(fā)明人受雇的外國公司作為申請人進行提交，因為發(fā)明人已經(jīng)離開公司，無法簽署申請權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，來完成申請人變更手續(xù)。

（二）處理

經(jīng)查確認(rèn)該發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明，發(fā)明人和其受雇的公司在簽署的雇傭合同中明確約定，發(fā)明人就職于該公司的期間內(nèi)，為執(zhí)行公司的任務(wù)，利用公司的資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，其相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)該歸屬于該公司?；谠撌聦?，在提交解釋前因后果的意見陳述并附具前述雇傭合同和受雇公司的聲明作為證明文件之后，完成了申請人變更手續(xù)。

從案例4和案例5可以看出，在中轉(zhuǎn)外的申請人變更中是否需要提交《技術(shù)出口合同登記證》首先需要確定是否存在真正的申請人變更。如果不存在技術(shù)在不同主體之間的轉(zhuǎn)移，而僅僅是以申請人變更的形式更正申請中的問題，則可以從事實出發(fā)，提供與事實相符的證明文件來代替提交包括《技術(shù)出口合同登記證》在內(nèi)的轉(zhuǎn)讓證明文件，從而避免因提供與事實相悖的文件而可能導(dǎo)致的其他問題。另外一點啟示是，對于通過委托開發(fā)、合同開發(fā)以及職務(wù)發(fā)明等方式進行的發(fā)明創(chuàng)造，一份清晰的約定好權(quán)利歸屬的文件是非常必要的。此類文件不僅可以在專利申請程序中作為證明文件進行使用，也因可以呈現(xiàn)出完整清晰的權(quán)屬鏈條，作為后續(xù)發(fā)生權(quán)屬糾紛時公司維權(quán)的重要證據(jù)。

通過本文5個案例，筆者希望對申請人今后處理相似案情有所幫助，可以進一步甄別案情，對癥下藥，合理有效地解決該類問題。