淺析最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇對判斷發(fā)明的創(chuàng)造性的影響

趙 青

專利法的立法宗旨中將“保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造”放在了首要位置，可見鼓勵發(fā)明創(chuàng)造者的積極性并使其獲得合法權(quán)益是實現(xiàn)專利法意義的源頭。在專利申請的審批及專利權(quán)的確權(quán)程序中如何把握好創(chuàng)造性的審查思路和標(biāo)準(zhǔn)，會影響發(fā)明創(chuàng)造者做出發(fā)明創(chuàng)造的積極性，關(guān)系到專利法的立法宗旨的體現(xiàn)。

作為創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，《專利法》第22條第3款規(guī)定了“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步”。通俗地講，就是要求新發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有一定的“高度”。如何更為客觀地把握這個“高度”，《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定了判斷發(fā)明創(chuàng)造性的“三步法”，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。在筆者的實際工作中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)情況下，代理人在答復(fù)審查意見時都將主要精力放在了第二步和第三步的說理上，而常常忽略了作為論述基礎(chǔ)的第一步，即確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)如何確定體現(xiàn)了審查員對該發(fā)明以及所在領(lǐng)域的理解程度，因此通過研判審查員確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)，可以看出審查員是否真正理解了該發(fā)明或者可以看出審查員的傾向性，進(jìn)而為之后的第二步和第三步說理打下有力地基礎(chǔ)，并能大致掌握審查的發(fā)展方向。

本文通過對兩件案例的介紹和評析，探討了最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇對創(chuàng)造性的影響，并希望借此能給業(yè)內(nèi)人士和同行們提供一些有益的啟示。

一、《專利審查指南》（2010版）中確定最接近現(xiàn)有技術(shù)的有關(guān)規(guī)定

最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如，可以是與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。

二、具體案例

（一）案例1（申請?zhí)枺?01280034369.3）

該案例是一種陶瓷電子部件的制造方法，所述陶瓷電子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性體部和埋設(shè)在所述磁性體部內(nèi)的以Cu為主要成分的內(nèi)部導(dǎo)體，所述方法具有將包含埋設(shè)在磁性體材料中的內(nèi)部導(dǎo)體材料的未焙燒層積體在規(guī)定的升溫速度X（℃/分）和氧分壓Y（Pa）下進(jìn)行焙燒的焙燒工序。所述磁性體材料在焙燒后成為所述磁性體部，所述內(nèi)部導(dǎo)體材料在焙燒后成為所述內(nèi)部導(dǎo)體。

將升溫速度X示于x軸、氧分壓Y示于y軸時，所述焙燒在（X，Y）為由點A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）圍成的區(qū)域所表示的條件下進(jìn)行。

審查經(jīng)過大致如下：在第一和第二次審查意見中，審查員將對比文件1（WO2011093489）作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合對比文件3（CN102034606A）評價其創(chuàng)造性。在第三次和第四次審查意見中，審查員又將對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合對比文件1評價其創(chuàng)造性。對比文件1公開了與該發(fā)明類似的陶瓷電子部件，磁性體部和內(nèi)部導(dǎo)體的組成與該發(fā)明類似，區(qū)別點在于焙燒時的焙燒條件。對比文件3的陶瓷電子部件的特定焙燒條件落入本發(fā)明焙燒條件的范圍，但區(qū)別點在于內(nèi)部導(dǎo)體為鋁，與該發(fā)明不同。

從對該發(fā)明技術(shù)方案和改進(jìn)點的理解上來看，審查員選擇對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是合適的。該發(fā)明中，在面對以銅為內(nèi)部導(dǎo)體的陶瓷電子部件時，會遇到氧化環(huán)境下加熱銅易氧化而在還原環(huán)境下加熱氧化鐵易還原這樣的矛盾問題，因而主要在焙燒條件的控制上做出改進(jìn)。對比文件1的技術(shù)領(lǐng)域與該發(fā)明一樣，均為陶瓷電子部件類發(fā)明，技術(shù)課題也與該發(fā)明一樣，即陶瓷電子部件也是以銅為內(nèi)部導(dǎo)體，所要解決的技術(shù)問題也與該發(fā)明類似，既防止銅氧化又防止氧化鐵還原。對比文件1公開該發(fā)明的特征數(shù)量也最多，僅是焙燒條件不一樣。從發(fā)明的延續(xù)性和改進(jìn)規(guī)律上看，在采用與對比文件1同樣組成的陶瓷電子部件時也出現(xiàn)該發(fā)明的問題，因而會想到改進(jìn)制造方法。所以無論從任何角度上看，對比文件1都更適合作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

但為何審查員從第三次審查意見之后將對比文件3作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)呢？如上所述，從第一次審查意見可以看出審查員已理解了該發(fā)明的改進(jìn)點，但為何依然選擇技術(shù)課題與該發(fā)明不一樣（以鋁為內(nèi)部導(dǎo)體）、解決技術(shù)問題與該發(fā)明也不一樣（鋁表層的氧化鋁與陶瓷磁性體部牢固密接而抑制燒制時面方向的收縮）、而且公開該發(fā)明的特征的數(shù)量少（僅僅偶然公開了焙燒條件的某一特定值）的對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)呢？筆者分析，如果以對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)采用“三步法”來評價創(chuàng)造性的話，在第三步也就是判斷是否顯而易見時對于申請人較為有利。而審查員在將偶然公開該發(fā)明改進(jìn)點特征的對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)時，避免了對比文件3與該發(fā)明課題效果差距大沒有啟示的問題，從而對于申請人較為不利。如此可見，如果審查員在已經(jīng)理解該發(fā)明的基礎(chǔ)之上依然選擇差距較大但公開了關(guān)鍵特征的對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的話，則可以看出審查員是帶有傾向性的。即審查員雖然在一定程度上認(rèn)同該發(fā)明的改進(jìn)構(gòu)思，但暫時又無法接受目前的技術(shù)方案，在沒有更合適理由的情況下不得已而采用這樣的評價方式。

此時作為對策，筆者曾希望在答復(fù)第三次意見時針對審查員選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)的審查意見進(jìn)行陳述，但和申請人商討后，考慮到審查員的傾向性，避免過于糾纏而影響審查進(jìn)程，因而加入了能反映該發(fā)明改進(jìn)效果的參數(shù)特征，實質(zhì)上并未對權(quán)利要求范圍過多限定，得到了審查員的認(rèn)可。

（二）案例2（申請?zhí)枺?00810008997.X）

該發(fā)明涉及一種腸溶性長效涂覆芯，包括：含藥核芯，不含崩解劑；以及膜衣層，包覆該含藥核芯，該膜衣層包括：疏水性高分子，占該膜衣層的重量比例約為21.3～69.23%；及腸溶性物質(zhì)，占該膜衣層的重量比例約為26.9～58.43%，其中，在酸堿值大約5～8的磷酸鹽緩沖液中，該含藥核芯中的藥物至少可持續(xù)溶出約5小時。

復(fù)審?fù)ㄖ獣闹饕獌?nèi)容如下：

對比文件1公開了阿司匹林包衣脈沖片劑。權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于：（1）權(quán)利要求1的含藥核芯不含崩解劑；（2）對比文件1沒有公開膜衣層中疏水性高分子與腸溶性物質(zhì)的含量；（3）持續(xù)溶出時間不同?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征和說明書的描述，合議組認(rèn)為權(quán)利要求1實際解決的技術(shù)問題是如何延緩緩釋制劑釋放時間。合議組進(jìn)一步指出，對于區(qū)別特征（1），相對于具有崩解劑的制劑而言，不含崩解劑的制劑藥物溶出速率減緩、溶出時間延長，是本領(lǐng)域技術(shù)人員可預(yù)料的；對于區(qū)別特征（2），通過有限次實驗調(diào)整包衣成分含量從而得到不同釋放效果的制劑也是本領(lǐng)域技術(shù)人員理應(yīng)掌握的能力；對于區(qū)別特征（3），通過不添加崩解劑、調(diào)整包衣成分含量，本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動就能得到權(quán)力要求1所述的溶出時間范圍內(nèi)的制劑。

合議組的上述意見遵循了“三步法”的標(biāo)準(zhǔn)，但是在比較該發(fā)明和對比文件1后可知，合議組沒有真正理解該發(fā)明的技術(shù)思想，所以選擇該對比文件1作為最接近的對比文件不是很妥當(dāng)。

作為對比文件1的研究課題，其引言部分介紹到“口服脈沖制劑經(jīng)預(yù)定的滯留時間后才將藥物釋放，病人可在睡前服用制劑，以使藥物在病發(fā)前或藥效最佳時釋放”。對此，對比文件1設(shè)計不同厚度的包衣層來確定藥物的不同脈沖時間，從而藥物按照時間脈沖的節(jié)奏“滯后啟動”來進(jìn)行釋放，使藥物在病發(fā)前或藥效最佳時釋放。另外，對比文件1與該發(fā)明不同的是在片芯中加入了高效崩解劑，在達(dá)到脈沖設(shè)計的時間點后使藥物在短時間內(nèi)迅速大量釋放。經(jīng)過對比后發(fā)現(xiàn)，對比文件1的技術(shù)思想是在選擇不同脈沖時間來實現(xiàn)“滯后啟動”的藥物的“快速釋放”。

與對比文件1恰好相反，該發(fā)明中是單層膜衣層且含藥核芯“不含崩解劑”，最終得到的是長效涂覆芯，該藥劑到達(dá)腸道后0.5小時內(nèi)開始釋放，通過單層膜中的疏水性高分子和腸溶性物質(zhì)的比例調(diào)節(jié)并且核芯不含崩解劑，所以能“長效控釋”地達(dá)成溶出5小時。如此可見，該發(fā)明的效果是“較早啟動”和“長效控釋”。通過對比可知，該發(fā)明與對比文件1所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果是完全不同的。申請人據(jù)此答復(fù)后，合議組接受并撤銷了駁回決定①魏征,劉峰.淺談“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”與“三步法”的關(guān)系及相關(guān)答辯策略[J].中國發(fā)明與專利,2014(3)：62-65.。

該案給出啟示：合議組在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時存在不當(dāng)?shù)那闆r下，在證明對比文件不適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的過程中，實際上就相當(dāng)于證明了該發(fā)明相對于對比文件1具有非顯而易見性。

三、結(jié) 語

審查員在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時，有時會存在多種情況，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不當(dāng)或者不同時，可能會導(dǎo)致不同的結(jié)論。最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇是否恰當(dāng)，對于創(chuàng)造性判斷的客觀性有很大影響。通過案例1可以看出，當(dāng)審查員在理解了該發(fā)明后卻選擇了不適合的對比文件作為最接近現(xiàn)有技術(shù)時，代理人應(yīng)對該發(fā)明和對比文件進(jìn)行深入分析，探究審查員的真實意圖。通過案例2可以看出，當(dāng)審查員未真正理解該發(fā)明和對比文件而選擇的最接近現(xiàn)有技術(shù)不當(dāng)時，證明對比文件不適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的過程實際上也相當(dāng)于證明該發(fā)明相對于對比文件具有非顯而易見性的過程。

綜上，在面對“最接近現(xiàn)有技術(shù)”問題時，筆者總結(jié)了以下兩種對策供參考：

（1）如果審查員對技術(shù)方案的理解正確但選擇不適當(dāng)?shù)膶Ρ任募鳛樽罱咏F(xiàn)有技術(shù)，且能看出審查員帶有傾向性的情況下，則可以根據(jù)審查員傾向性的強弱，或試著糾正最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇而陳述創(chuàng)造性理由，或為了加快審查進(jìn)度而進(jìn)行小限度修改。

（2）如果審查員對該發(fā)明或?qū)Ρ任募募夹g(shù)方案理解有誤而選擇不適當(dāng)?shù)膶Ρ任募鳛樽罱咏F(xiàn)有技術(shù)，可以在整體把握該發(fā)明和對比文件的基礎(chǔ)上直接說明非顯而易見性的理由。