商標(biāo)合理使用與商標(biāo)侵權(quán)的邊界

企業(yè)或店鋪在經(jīng)營過程中，為了吸引消費(fèi)者的注意力，常常將其店內(nèi)所售商品的注冊商標(biāo)作為店面招牌使用，而也因此引起了大量的糾紛。本文通過一起現(xiàn)實(shí)案例，詳細(xì)區(qū)分“商標(biāo)合理使用”與“商標(biāo)侵權(quán)”及商標(biāo)合理使用的權(quán)利邊界定，希望能給汽車后市場業(yè)內(nèi)企業(yè)一定的啟示及幫助。

一、案情簡介

米其林集團(tuán)總公司成立于1863年，注冊登記地在法國，主要從事汽車輪胎、內(nèi)胎等與橡膠生產(chǎn)、制造和銷售有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。2010年經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊，米其林集團(tuán)總公司注冊了第136402號“michelin”和第519749號“米其林”注冊商標(biāo)。注冊商品類別為第12類輪胎、內(nèi)胎、打氣閥、防滑釘、輪緣、打氣筒；車輪、車輪輪緣、輪胎、內(nèi)胎、輪胎防滑毛刺、車輛輪胎用充氣閥、氣泵；第37類服務(wù)項(xiàng)目輪胎裝配服務(wù)、輪胎修理服務(wù)、輪胎裝備服務(wù)、輪胎翻新服務(wù)、輪胎壓槽服務(wù)、車輪平衡服務(wù)、輪胎硫化服務(wù)、輪胎充氣服務(wù)、車輛保養(yǎng)和修理、車輛服務(wù)站、汽車清洗、車輛拋光等。

2013年8月22日，米其林集團(tuán)總公司委托黃某與北京市某公證處的工作人員，一起來到廣東省佛山市龍江鎮(zhèn)的一家店鋪，店鋪外部懸掛含有“A公司”和“michelin米其林輪胎”等字樣的招牌，黃某在該店鋪購買了一個(gè)普利司通牌輪胎，工作人員開具發(fā)票一張和工時(shí)材料結(jié)算明細(xì)表一張。黃某用手機(jī)對店鋪環(huán)境及購買情況進(jìn)行全稱拍照，由北京市某公證處進(jìn)行公證并出具了公證書。

2013年10月11日，米其林集團(tuán)總公司將A公司訴至法院，主張A公司立即停止侵犯米其林集團(tuán)總公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，拆除帶有“Michelin”、“米其林”等字樣、圖形標(biāo)識(shí)的招牌，并消除影響、賠償損失。

最終法院依法判決A公司立即停止對米其林集團(tuán)總公司享有的商標(biāo)的侵害，立即拆除含有“米其林”“michelin”標(biāo)識(shí)的店鋪招牌并賠償米其林集團(tuán)總公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣20 000元。

二、案件分析

本案系因A公司使用他人所持有的注冊商標(biāo)引起的侵權(quán)糾紛。庭審中A公司辯稱，其之所以在商業(yè)匾額上使用“米其林”、“michelin”注冊商標(biāo)，是為了告訴相關(guān)消費(fèi)者店內(nèi)有米其林輪胎銷售，屬于合理使用，并未侵犯米其林集團(tuán)總公司的注冊商標(biāo)權(quán)。

司法實(shí)踐中，商標(biāo)合理使用制度實(shí)質(zhì)上是對商標(biāo)權(quán)的一種限制，是指非商標(biāo)權(quán)人可以在某些情況下合理使用他人的注冊商標(biāo)或非注冊商標(biāo)，而不必獲得商標(biāo)權(quán)人的許可，也不必支付商標(biāo)使用費(fèi)。商標(biāo)的合理使用可分為“描述性使用”和“指示性使用”兩種。所謂“描述性使用”，是指對他人商標(biāo)中的通用名稱、圖形、型號、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、地名等的正當(dāng)使用。對此，《商標(biāo)法》第五十九條也明確規(guī)定，注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。而指示性使用，是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中合理使用他人商標(biāo)指示自己商品或服務(wù)源于他人的商品或服務(wù)，客觀說明自己所提供的商品或服務(wù)的某些特點(diǎn)、用途等。而本案中，A公司就是以其使用米其林集團(tuán)總公司的注冊商標(biāo)屬于描述性使用為由進(jìn)行抗辯。

《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》(京高法發(fā)〔2006〕68號)第26條首次明確了商標(biāo)合理使用的三個(gè)構(gòu)成要素，即使用出于善意；不作為自己商品的商標(biāo)使用；使用只是為了說明或者描述自己的商品。該《解答》第27條同時(shí)規(guī)定，滿足本《解答》第26條規(guī)定要求的下列行為，屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為。

1.使用注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號的；

2.使用注冊商標(biāo)中直接表示商品的性質(zhì)、用途、質(zhì)量、主要原料、種類及其他特征的標(biāo)志的；

3.在銷售商品時(shí)，為說明來源、指示用途等在必要范圍內(nèi)使用他人注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；

4.規(guī)范使用與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的自己的企業(yè)名稱及其字號的；

5.使用與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的自己所在地的地名的；

6.其他屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為。

因此，通過上述規(guī)定可知，商標(biāo)合理使用的界限在于商標(biāo)使用行為不能產(chǎn)生標(biāo)識(shí)商品來源的功能。當(dāng)然，在司法實(shí)踐中，法院也是認(rèn)可經(jīng)營者合理使用他人注冊商標(biāo)的行為，用以向消費(fèi)者表述、說明銷售的產(chǎn)品內(nèi)容及來源。但經(jīng)營業(yè)不得以此為由隨意擴(kuò)大其使用行為。

根據(jù)《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)權(quán)的行為。根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條、第十一條的規(guī)定，上述侵犯商標(biāo)權(quán)行為的“使用”，指的是將商標(biāo)用于商品或服務(wù)、商品包裝或者容器以及商品或服務(wù)交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽等商業(yè)活動(dòng)中，既將商標(biāo)直接使用在商品或服務(wù)上，用于識(shí)別商品或服務(wù)來源的行為。也就是說，當(dāng)經(jīng)營者使用注冊商標(biāo)實(shí)際上發(fā)揮了標(biāo)識(shí)商品來源的功能時(shí)，則極有可能會(huì)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。因?yàn)樯虡?biāo)的本質(zhì)是保護(hù)商標(biāo)標(biāo)識(shí)上承載的商譽(yù)，保護(hù)的是區(qū)分不同商品或服務(wù)來源的商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用，而不是商標(biāo)本身。經(jīng)營者的使用行為不正當(dāng)?shù)乩昧松虡?biāo)所承載的商譽(yù)，相關(guān)消費(fèi)者可能會(huì)對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)為該經(jīng)營者與商標(biāo)權(quán)人存在某種特許加盟等特定關(guān)聯(lián)關(guān)系，故已不再屬于合理使用的范疇。

本案中，A公司在其經(jīng)營店鋪正門的商業(yè)匾額上僅突出使用與涉案商標(biāo)相同的商標(biāo)，直接、特定、唯一地指向米其林品牌，A公司的這種使用容易使相關(guān)公眾把A公司一般輪胎產(chǎn)品銷售者的身份與米其林輪胎這種特定產(chǎn)品來源聯(lián)系在一起，讓相關(guān)公眾誤以為A公司是經(jīng)米其林集團(tuán)總公司合法授權(quán)許可的、只銷售米其林輪胎商品的銷售商；甚至容易導(dǎo)致相關(guān)公眾對店內(nèi)銷售的其他商品的來源與米其林品牌之間產(chǎn)生混淆，或認(rèn)為二者之間存在特定聯(lián)系。因此，A公司未經(jīng)商標(biāo)注冊人許可，在經(jīng)營場所正門的商業(yè)匾額上突出使用與涉案商標(biāo)相同商標(biāo)的行為，已構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。