從IPO角度談企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理

徐晨倩

【摘 要】“技術(shù)專利化，專利產(chǎn)品化”在近年備受企業(yè)推崇。隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系逐漸完善，知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)成為企業(yè)間相互競爭的重要武器。因此，知識產(chǎn)權(quán)成為了企業(yè)在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時不可忽略的一部分。同時，隨著IPO逐漸成為企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營，增強(qiáng)市場競爭力的重要標(biāo)志，IPO過程中的知識產(chǎn)權(quán)問題也逐漸得到重視。本文根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)審委針對知識產(chǎn)權(quán)方面的問題提出的質(zhì)疑，總結(jié)出了幾項企業(yè)在經(jīng)營中經(jīng)常面臨的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，能夠幫助企業(yè)識別風(fēng)險并提早進(jìn)行風(fēng)險管控，從而掌握主動性。

【關(guān)鍵詞】企業(yè)管理；知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險；IPO

一、研究背景

通過統(tǒng)計，2016年至2017年7月期間，中國證監(jiān)會對在主板和創(chuàng)業(yè)板提出IPO的企業(yè)的審核結(jié)果中，涉及知識產(chǎn)權(quán)問題的企業(yè)共53家，證監(jiān)會針對企業(yè)專利、商標(biāo)、著作權(quán)、不正當(dāng)競爭等知識產(chǎn)權(quán)信息進(jìn)行重點審查，同時，專利權(quán)屬以及信息披露等知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)問題也成為審核的重點。眾多知名企業(yè)由于專利侵權(quán)訴訟、商標(biāo)爭議等知識產(chǎn)權(quán)問題導(dǎo)致IPO受阻，“共享單車第一股”永安行由于專利侵權(quán)訴訟不得不暫緩IPO進(jìn)程，而西點藥業(yè)由于專利權(quán)屬不明未能通過IPO。知識產(chǎn)權(quán)作為一種可以入股的無形資產(chǎn)，其重要程度可見一斑，是企業(yè)贏得市場份額和后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵，正因如此，擬上市企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)問題一直是證監(jiān)會重點關(guān)注的問題。通過對證監(jiān)會發(fā)審委提出的有針對性的質(zhì)疑進(jìn)行分析，可以幫助企業(yè)識別知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，提前進(jìn)行風(fēng)險管控，從而保證企業(yè)運營不會被知識產(chǎn)權(quán)問題的困擾，使知識產(chǎn)權(quán)成為公司的核心競爭力。

二、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險

（一）專利風(fēng)險

1.重大未決訴訟風(fēng)險（專利侵權(quán)風(fēng)險）

在2017年的IP圈有一件大事記：被稱為“共享單車第一股”的常州永安隨著顧泰來向鄭州中院知識產(chǎn)權(quán)法院提起了專利侵權(quán)訴訟，狀告永安侵犯其專利權(quán)，使得永安暫緩了IPO發(fā)行。盡管最后法院判決永安行專利侵權(quán)不成立，使永安行順利地排除對IPO存在不利影響的重大未決訴訟的風(fēng)險，如愿地在2017年8月成功上市。但不可否認(rèn)，在這等待判決的四個月中，給永安行的經(jīng)營造成了不利的影響。

截止2017年11月，以“常州永安公共自行車系統(tǒng)股份有限公司” 為申請人的全球?qū)＠暾埞灿?10件，2012年才有了第一件專利申請，即使在共享單車呈井噴式發(fā)展的2015年，年申請量也不足50件。從專利申請的類型和授權(quán)占比來看，其專利申請中，發(fā)明僅占比24.55%，授權(quán)發(fā)明專利僅為4件，占比為15.38%?？梢姡Ｖ萦腊矊τ趯＠@一塊，在2012年以前并沒有投入較大精力，在上市前的專利申請量和授權(quán)量均較少。

在企業(yè)在申請上市前專利的申請量和授權(quán)量均較少的情況下，會導(dǎo)致企業(yè)在專利方面的競爭實力欠缺，對于專利訴訟的防御能力有限，因此遭遇專利訴訟攻擊的風(fēng)險較大。專利的儲備量越低，那么其可能用來發(fā)動攻擊或者防御攻擊的專利就越少，并且其他企業(yè)進(jìn)行規(guī)避設(shè)計的難度低，應(yīng)對成本也低，且企業(yè)的專利對抗實力差。但如果僅僅是通過大量收購專利的方式來強(qiáng)化企業(yè)專利儲備，而又對專利的質(zhì)量及風(fēng)險的評估存在嚴(yán)重問題時，并不能有效應(yīng)對專利上市可能面臨的專利訴訟。例如深圳市某平衡車企業(yè)收購了美籍華人的幾項專利，在近幾年中，該專利被先后提起無效請求數(shù)次，并被卷入到專利訴訟中數(shù)次，給該企業(yè)帶來了巨大的成本負(fù)擔(dān)。

2.專利無效風(fēng)險

被提起專利無效是每個準(zhǔn)備上市的企業(yè)在IPO過程中都必須預(yù)見的風(fēng)險因素，發(fā)審委也常會對企業(yè)名下有被提無效的專利的相關(guān)情況提出質(zhì)疑。例如四川華體照明科技公司就被要求其就相關(guān)專利被四川天劍機(jī)械設(shè)備制造公司提出無效申請，是否會影響發(fā)行人與該公司的業(yè)務(wù)合作，是否影響對其應(yīng)收賬款的收回作出解釋。另外，深圳市超頻三科技股份有限公司也被要求對發(fā)行人專利號為200610062795.4和200610062799.2的兩項專利被最終判決無效的事實做進(jìn)一步說明。

目前，以知識產(chǎn)權(quán)為核心資產(chǎn)的創(chuàng)業(yè)型公司利用IPO前期向競爭對手公司提出專利無效宣告已經(jīng)成為市場競爭的一種常見手法，以此來延緩或阻止對手公司上市。從本例中兩家公司的名稱及提出無效的涉案專利來看，兩家公司處于同一地域，經(jīng)營范圍有重疊，不難推斷兩者在市場上存在競爭關(guān)系，存在利益關(guān)聯(lián)。在商戰(zhàn)中，擁有專利意味著搶占了先機(jī)，在一定時間內(nèi)可以實現(xiàn)技術(shù)壟斷，利用專利權(quán)的保護(hù)期限獲得較大市場份額。對于創(chuàng)新型企業(yè)而言，專利更是核心競爭力，一旦專利或權(quán)利要求被無效，那對于企業(yè)而言會是重大的打擊。競爭對手公司之間可能存在相似或相近的專利，在日常生產(chǎn)經(jīng)營中也許相安無事，但是如果一家公司準(zhǔn)備上市，在今后的市場競爭中將處于優(yōu)勢時，其競爭對手往往會采取一些手段來保障自己的將來利益。因此，擬上市公司競爭對手提出專利無效或者訴訟的主要目的并不在于無效或訴訟本身，而是為了競爭市場份額，保障自己的將來可得利益。由于證監(jiān)會對上市公司的審查停留在形式審查上，一旦該公司可能面臨專利無效或訴訟等影響公司持續(xù)經(jīng)營能力的情況出現(xiàn)，為了保護(hù)公眾利益，會選擇立即停止審查，所以有時競爭對手就算沒有做好的充足的準(zhǔn)備，也會提出無效請求，目的都只是為了給IPO審查小組一個信息——該擬上市公司的專利權(quán)不穩(wěn)定，足以停止該公司的IPO審查計劃。

3.專利信息披露問題

企業(yè)在IPO過程中，經(jīng)常會被要求逐一說明公司專利的法律狀態(tài)等信息。

蘇州恒久光電公司在上市前夕被監(jiān)管部門緊急叫停，原因為在IPO路演時，恒久光電公司介紹5項現(xiàn)有專利技術(shù)國際領(lǐng)先首創(chuàng)，但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)這5項專利權(quán)已被國知局于2010年二月下旬終止了專利權(quán)。雖然恒久光電在2016年順利過會，但監(jiān)管層此番對公司的專利情況依然關(guān)注，要求發(fā)行人代表進(jìn)一步說明對發(fā)行人相關(guān)專利、商標(biāo)管理的內(nèi)部控制制度是否建立健全并有效運行，并說明其擁有的18項專利權(quán)（其中發(fā)明專利4項，外觀設(shè)計專利14項）截至目前的法律狀態(tài)，是否存在到期注銷、終止等異常情況。endprint

知識產(chǎn)權(quán)信息披露真實性原則是為了更好的保護(hù)投資者的利益，要求披露的信息必須與事實相符，不得有虛假性陳述。但在實踐過程中，企業(yè)為了獲得更高的發(fā)行價，將專利信息包裝成招股說明書的亮點，不實披露重要信息?；蛘?，故意遺漏一項有不利影響但卻重要的知識產(chǎn)權(quán)信息，從而影響投資者的決策判斷，這樣的操作會導(dǎo)致披露的部分真實信息因缺乏聯(lián)系因素而失去真實性，即使能保證披露的其他信息都是真實的，也可能會使披露信息整體呈虛假性。

專利有利于企業(yè)獲得市場上投資者的認(rèn)可，吸引市場上投資者的眼球，利于企業(yè)進(jìn)行廣告宣傳，展現(xiàn)企業(yè)的實力和核心競爭力，增強(qiáng)消費者對企業(yè)的忠誠度。一旦出現(xiàn)法律狀態(tài)瑕疵，會降低投資人與消費者的信任度，會重創(chuàng)企業(yè)的無形資產(chǎn)。

（二）人力資源類風(fēng)險

1.高層人員競業(yè)限制

深圳市英維克科技股份有限公司在IPO過程中，證監(jiān)會要求其就發(fā)行人近十名董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員均有另一公司的工作經(jīng)歷進(jìn)行解釋，包括相關(guān)人員是否涉及違反前屬公司競業(yè)限制等相關(guān)義務(wù)。

企業(yè)員工，尤其是高級管理層人員，會在工作中接觸到企業(yè)的核心技術(shù)與經(jīng)營狀況，如果員工離職后進(jìn)入相同或相近行業(yè)工作，會給企業(yè)帶來競爭風(fēng)險從而使企業(yè)遭受損失。雖然大多企業(yè)都會在勞動合同中添加競業(yè)限制條款，并以違約金的形式來要求職工遵守約定。但在實際操作中，違約金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠彌補(bǔ)企業(yè)所遭受的損失，并且，人員離職后企業(yè)也很難監(jiān)控其商業(yè)秘密泄露的風(fēng)險。

另外，作為雇傭方，企業(yè)也面臨著侵犯員工原雇主知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險。由于專利法有規(guī)定在任職期間以及離職一年內(nèi)做出的職務(wù)發(fā)明權(quán)利屬于原公司，而高層人員如果涉及到設(shè)計研發(fā)崗，很有可能在離職時帶走企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)。技術(shù)，是一個企業(yè)生存的核心，隨著如今挖角、跳槽成為職場中司空見慣的事情，由挖角或跳槽帶來的知識產(chǎn)權(quán)糾紛發(fā)生頻率也逐漸走高，員工在新企業(yè)從事技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)時，一旦使用到屬于原雇主的知識產(chǎn)權(quán)，則會造成侵權(quán)，給企業(yè)帶來不利的影響。

2.共有專利權(quán)屬

隨著開放式研發(fā)的發(fā)展，企業(yè)與高校間合作開發(fā)的情況越來越多，隨之而來的就是共有專利權(quán)屬給企業(yè)帶來的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

上海克來機(jī)電自動化工程股份有限公司在IPO過程中，證監(jiān)會提出質(zhì)疑，要求解釋其6項發(fā)明專利由克來機(jī)電和上海大學(xué)共同申請并共同共有的原因及其合理性、合法合規(guī)性；這些技術(shù)是否來源于上海大學(xué)的研發(fā)成果，是否存在相關(guān)技術(shù)合作協(xié)議及其對相關(guān)專利申請、共有和使用的約定情況，以及是否存在專利權(quán)屬的糾紛。

共有專利權(quán)帶來的風(fēng)險主要源自于另一共有人的不當(dāng)行為，所以合理合法的尋找可靠的共有專利權(quán)人是合作開發(fā)的前提，由于高校性質(zhì)的特殊性，是企業(yè)最為青睞的對象之一。隨著今年產(chǎn)學(xué)研基地的盛行，企業(yè)與高校的合作也更為密切，但由于專利的技術(shù)特性，其中的風(fēng)險因素也變得更為復(fù)雜。通常來說，共同共有專利需要考慮在技術(shù)研發(fā)過程中雙方做出的技術(shù)貢獻(xiàn)占比，生產(chǎn)能力高低與市場份額大小，并且應(yīng)該在達(dá)成戰(zhàn)略合作時就簽訂好共同申請、實施、許可等方面的內(nèi)容，以減少日后的糾紛。

三、風(fēng)險管控措施

（一）提高專利質(zhì)量，重視專利布局

要從源頭上減少知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險就必須要提升企業(yè)專利競爭實力，不僅僅是要重視專利申請的數(shù)量積累，更要求企業(yè)重視專利質(zhì)量的提升。企業(yè)的專利攻擊實力與企業(yè)的專利對抗實力都與專利數(shù)量息息相關(guān)。合理的專利布局需要從多角度進(jìn)行考慮。專利數(shù)量是進(jìn)行專利風(fēng)險防范的基礎(chǔ)，缺乏數(shù)量的積累，很難形成有效的風(fēng)險防范能力，也難以運用各種專利競爭的手段。拓展企業(yè)的海外布局，提高PCT申請數(shù)量，在核心技術(shù)領(lǐng)域要不吝嗇精力與資金的投入，加大專利申請力度，可以快速提高專利攻防和技術(shù)對抗能力。

專利的質(zhì)量是核心，高質(zhì)量的專利才能有效提升專利對抗能力，實現(xiàn)專利的商業(yè)價值。企業(yè)可以建立專利獎勵機(jī)制，對于高質(zhì)量專利的發(fā)明人予以物質(zhì)激勵，從而激發(fā)研發(fā)人員申請專利的興趣；同時，要結(jié)合企業(yè)的研發(fā)流程來加強(qiáng)研發(fā)管理，刪減不必要的流程從而提高研發(fā)效率、加大對企業(yè)核心產(chǎn)品所屬技術(shù)領(lǐng)域和后期預(yù)開發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，促進(jìn)基礎(chǔ)專利、高質(zhì)量專利的產(chǎn)出。同時，要將專利申請策略的理論階層轉(zhuǎn)化為實務(wù)階層，不停留在紙上談兵，而是運用實踐經(jīng)驗合理確定預(yù)保護(hù)內(nèi)容；將在先申請專利的作用發(fā)揮到最大，有效阻擊競爭對手進(jìn)行規(guī)避設(shè)計；對重要發(fā)明可以進(jìn)行地毯式布局，已達(dá)到嚴(yán)密防護(hù)的效果；加強(qiáng)專利撰寫質(zhì)量管理、做好專利后期維護(hù)管理等工作，實現(xiàn)對研發(fā)成果專利保護(hù)的最大化。

（二）注重專利日常管理工作

專利日常管理可以分為兩個方面。一方面，企業(yè)可以建立一個企業(yè)專利數(shù)據(jù)庫，用于監(jiān)控企業(yè)所擁有的專利狀態(tài)，對現(xiàn)有專利進(jìn)行維持和維護(hù)，提醒年費繳納、答復(fù)期限等問題，避免專利因事務(wù)性問題而處于無效狀態(tài)；另一方面，針對主營產(chǎn)品和核心技術(shù)，企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行專利文獻(xiàn)檢索并對侵權(quán)風(fēng)險高的專利進(jìn)行比對分析，確認(rèn)該專利的保護(hù)范圍是否覆蓋企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)；在要開發(fā)新業(yè)務(wù)時，應(yīng)對領(lǐng)域的專利情況開展專利導(dǎo)航項目，找準(zhǔn)技術(shù)藍(lán)海實現(xiàn)新的技術(shù)突破，并且可以有效競爭對手利用知識產(chǎn)權(quán)給自己造成的傷害。

（三）人力資源風(fēng)險管理

對工作中涉及或可能知悉公司知識產(chǎn)權(quán)信息，或入職前任職前雇主關(guān)鍵崗位的員工，企業(yè)可要求其填寫《入職知識產(chǎn)權(quán)背景調(diào)查表》，并簽署《入職聲明書》，避免侵害前雇主的知識產(chǎn)權(quán)；在員工離職時，企業(yè)可要求其填寫《工作交接表》。要求離職人員將因職務(wù)需要所持有的一切記錄著公司秘密信息的技術(shù)資料、客戶名單等文件歸還給公司。各部門可安排負(fù)責(zé)人確認(rèn)該員工已辦妥相關(guān)工作的交接，并確保公司商業(yè)秘密和其他權(quán)益不受個人離職影響。

針對企業(yè)與高校共有專利權(quán)利的情況，為減小風(fēng)險，應(yīng)事先約定好共有專利權(quán)的實施、許可、轉(zhuǎn)讓、保護(hù)等行為的具體措施，以書面形式確定能享有自由實施專利權(quán)的范圍。第二，由于技術(shù)背景與經(jīng)濟(jì)實力的差距，如若遇到專利訴訟或者專利無效，可約定形成應(yīng)訴聯(lián)盟，減少雙方訴訟成本，并且可由高校提高技術(shù)支持、企業(yè)提供資金支持的方式，提高勝訴率。

四、小結(jié)

對于企業(yè)，特別是依靠自主知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理是一項需要重視的工作。本文從企業(yè)IPO過程中遇到的問題的角度闡述了集中企業(yè)日常運營中常見的風(fēng)險，包括人力資源風(fēng)險以及各種專利風(fēng)險，提出風(fēng)向管控措施。只有具備識別知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的能力，才能建立風(fēng)險預(yù)警體系，使企業(yè)將更多的精力投入到提升專利質(zhì)量，增強(qiáng)專利競爭力的工作中，讓知識產(chǎn)權(quán)真正成為自己的武器。endprint