論侵犯專利權(quán)判斷中的禁止反悔原則

楊桐桐

摘要：伴隨著我國科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，國家越來越重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，專利的保護(hù)對(duì)個(gè)人和企業(yè)都起著重要的作用。實(shí)踐證明，依法保護(hù)專利權(quán)、制裁侵犯專利權(quán)行為的關(guān)鍵在于進(jìn)行專利侵權(quán)判斷，這項(xiàng)工作涉及法律問題又涉及技術(shù)問題，是實(shí)行專利制度的各國公認(rèn)的司法難題之一。因此，本文主要分析了禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)，與等同原則的關(guān)系，并進(jìn)一步闡述了對(duì)禁止反悔原則適用的評(píng)析。

關(guān)鍵詞：侵犯專利權(quán)；禁止反悔原則；適用分析

當(dāng)今世界，國家之間的競爭越來越體現(xiàn)為科技創(chuàng)新能力的競爭，圍繞發(fā)明創(chuàng)造的專利糾紛更是與日俱增。中國想要在這些“專利戰(zhàn)爭”中獲得勝利，不僅要增強(qiáng)自身的科技創(chuàng)新能力，更應(yīng)該不斷完善自身的專利制度，形成科學(xué)完備的法律體系，以法治的方式提升我國專利權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理能力。專利法領(lǐng)域的核心是專利權(quán)侵權(quán)的判定，在司法實(shí)務(wù)中逐漸形成了專利權(quán)侵權(quán)判定的幾種原則，其中包括有等同原則、全面覆蓋原則、多余指定原則以及禁止反悔原則，其中禁止反悔原則是容易產(chǎn)生爭議的焦點(diǎn)之一，本文主要針對(duì)禁止反悔原則的適用進(jìn)行分析探討。

一、禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)

禁止反悔原則是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對(duì)專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護(hù)，并因此獲得了專利權(quán)，而在專利侵權(quán)訴訟中，法院適用等同原則確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將已被限制、排除或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)保護(hù)范圍。

在專利權(quán)侵權(quán)中，禁止反悔原則的邏輯過程一般有以下幾步：首先，專利權(quán)人為取得專利授權(quán)，在答復(fù)審查意見通知書時(shí)對(duì)其專利保護(hù)的范圍做出了明確的內(nèi)容修改或者意見陳述，做出一定范圍內(nèi)的讓步或承諾，這些內(nèi)容被記載到了專利審查的檔案中；其次，因?qū)＠麑彶闄n案對(duì)社會(huì)公開查閱，使得社會(huì)公眾有充分的理由相信審查檔案中所記載的專利權(quán)人的內(nèi)容修改或者意見的陳述的真實(shí)和有效，同時(shí)專利權(quán)人也清楚自己對(duì)審查檔案中的讓步或承諾的解釋會(huì)產(chǎn)生讓社會(huì)公眾相信的后果；最后，社會(huì)公眾基于對(duì)專利權(quán)人審查檔案中的讓步或承諾作出其相應(yīng)行為，并將該行為有效控制在專利權(quán)保護(hù)范圍之外，避免產(chǎn)生侵權(quán)的后果?？傊?，專利權(quán)人對(duì)審查過程中已經(jīng)放棄的保護(hù)內(nèi)容，在獲得專利權(quán)并公告之后，就應(yīng)該嚴(yán)格遵守誠實(shí)守信原則，不能再次將已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新擴(kuò)展到專利權(quán)的保護(hù)范圍中。

二、禁止反悔原則與等同原則的關(guān)系

等同原則是在美國法院司法實(shí)踐中提出來的，是指被控侵權(quán)行為的產(chǎn)品或者方法有一個(gè)或者數(shù)個(gè)技術(shù)特征與專利權(quán)利要求書中的技術(shù)特征相比，從字面上看不相同，但是二者之間差別為非實(shí)質(zhì)的，這種情況下，被控侵權(quán)產(chǎn)品或者方法落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。有觀點(diǎn)認(rèn)為等同原則在專利系統(tǒng)中包含了不確定性和不可預(yù)見性，不利于專利權(quán)保護(hù)范圍的確定，而禁止反悔原則的引入，則可以有效地化解等同原則所產(chǎn)生的不確定性。當(dāng)專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中對(duì)侵權(quán)人主張適用等同原則的時(shí)候，侵權(quán)人則可以提出對(duì)專利權(quán)人適用禁止反悔原則，從而給作為被告的侵權(quán)人提供了一種抗辯等同侵權(quán)的新方式。在司法實(shí)踐中，當(dāng)禁止反悔原則與等同原則的適用存在沖突的情況下，我國法院傾向于優(yōu)先適用禁止反悔原則。例如，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》（2001年）中第44條規(guī)定：“當(dāng)?shù)韧瓌t與禁止反悔原則在適用上發(fā)生沖突時(shí)，即原告主張適用等同原則判定被告侵犯其專利權(quán)，而被告主張適用禁止反悔原則判定自己不構(gòu)成侵犯專利權(quán)的情況下，應(yīng)優(yōu)先適用禁止反悔原則?！贝送?，在WIPO的專利協(xié)調(diào)協(xié)定中也明確規(guī)定：“在判斷等同侵權(quán)時(shí)要考慮專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人在專利審批程序和專利無效程序中作出的限制其保護(hù)范圍的陳述?！北M管這種觀點(diǎn)具有合理性，但也存在有不同的觀點(diǎn)，認(rèn)為兩者并沒有優(yōu)先適用的順序。筆者認(rèn)為禁止反悔原則是對(duì)等同原則的一種限制，兩者相輔相成，共同確保對(duì)專利權(quán)人提供充分和適度的保護(hù)范圍，且兼顧了社會(huì)的公眾利益，禁止反悔原則和等同原則是專利權(quán)利要求的兩種不同解釋，通過不同的解釋來保證專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間在利益關(guān)系上的一種動(dòng)態(tài)平衡。

三、禁止反悔原則的適用評(píng)析

禁止反悔原則在很多國家的專利侵權(quán)訴訟中得到了應(yīng)用，在美國，禁止反悔原則的全稱為專利檔案禁止反悔原則，禁止反悔原則要求專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的限縮必須是以書面方式進(jìn)行的，并記錄在官方的專利審查檔案中，美國禁止反悔原則的正式適用最早可以追溯到1879年的Leggett v.Avery案，此后禁止反悔抗辯經(jīng)常伴隨著等同原則侵權(quán)主張出現(xiàn)在美國的專利侵權(quán)訴訟中。但在英國，法院既不鼓勵(lì)也不禁止使用專利審查檔案來幫助解釋權(quán)利要求，其主流觀點(diǎn)是在說明書及附圖層面貫徹目的解釋論，關(guān)于專利審查檔案并沒有進(jìn)行具體的規(guī)定。雖然這種解釋并未違反《歐洲專利公約》第69條的要求，該條只是規(guī)定說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求，并未涉及審查檔案，但本技術(shù)領(lǐng)域人員所能夠理解的專利權(quán)人的目的已經(jīng)體現(xiàn)在審查檔案之中，我們?nèi)粢暥灰姷脑?，?duì)申請(qǐng)人或社會(huì)公眾顯然是不公平的，由此可見，英國主流觀點(diǎn)的目的解釋論是不完善的。

我國專利法中沒有對(duì)禁止反悔原則作出明確規(guī)定，但各級(jí)法院和國務(wù)院專利行政部門在專利侵權(quán)糾紛案件的審判處理中已經(jīng)給出了適用禁止反悔原則的判例。2010年1月1日實(shí)行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。

據(jù)調(diào)查，業(yè)內(nèi)對(duì)適用禁止反悔原則持有不同的觀點(diǎn)，認(rèn)為通過修改權(quán)利要求來明確地反映申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人的意見陳述，是更為理想化的。但是，并不是所有意見陳述的影響都必須通過修改權(quán)利要求來反映。若申請(qǐng)人認(rèn)為其發(fā)明中的一項(xiàng)技術(shù)特征與某現(xiàn)有技術(shù)特征之間存在明顯區(qū)別，從而使得該發(fā)明具有創(chuàng)造性，并據(jù)此提交其發(fā)明具有創(chuàng)造性的意見陳述，審查員在接受申請(qǐng)人的觀點(diǎn)后，權(quán)利要求的內(nèi)容并未發(fā)生變化，即該意見陳述不能反映在權(quán)利要求的字面表述上，但發(fā)生侵權(quán)訴訟時(shí)，專利權(quán)人又解釋上述兩項(xiàng)技術(shù)特征之間屬于等同，適用等同原則。此時(shí)如果不適用禁止反悔原則，不考慮審查過程中的檔案文件，一方面明顯不符合事實(shí)，另一方面對(duì)于被告的侵權(quán)人也是不公平的。除此之外，還可能出現(xiàn)原本應(yīng)該修改權(quán)利要求來反映陳述的意見，但由于審查員工作失誤導(dǎo)致沒及時(shí)修改，這種情況下，適用禁止反悔原則也可彌補(bǔ)審查工作的疏漏之處。

四、結(jié)語

由上述分析可見，適用禁止反悔原則并不會(huì)損害權(quán)利要求告知的功能，權(quán)利要求告知社會(huì)公眾專利權(quán)保護(hù)的范圍僅是一個(gè)大致的范圍，準(zhǔn)確具體的保護(hù)范圍是根據(jù)法院的判決生效書，而法院的判決也僅僅確定的是侵權(quán)涉案部分的相關(guān)技術(shù)特征，并非確定權(quán)利要求保護(hù)的全部技術(shù)特征。此外，若禁止適用禁止反悔原則，則明顯分割了審查授權(quán)與訴訟侵權(quán)之間內(nèi)在的一致性聯(lián)系，造成專利審查與法院審判對(duì)權(quán)利要求的理解出現(xiàn)脫節(jié)。因此，在專利侵權(quán)訴訟中適用禁止反悔原則是公平合理的，既不會(huì)給專利權(quán)人造成不公平的后果，又不會(huì)造成第三方的不確定性使用。

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