商標(biāo)性使用淺析

摘 要 商標(biāo)性使用是多種商標(biāo)侵權(quán)案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。本文以非誠(chéng)勿擾案件為切入簡(jiǎn)要梳理了法院在該案中對(duì)商標(biāo)性使用的認(rèn)定思路以及其他案件對(duì)商標(biāo)性使用的判定，總結(jié)出商標(biāo)性使用與描述性使用的區(qū)分是商標(biāo)性使用認(rèn)定的一個(gè)焦點(diǎn)并簡(jiǎn)要分析了如何區(qū)分商標(biāo)性使用與描述性使用。

關(guān)鍵詞 商標(biāo)性使用 描述性使用 節(jié)目名稱

作者簡(jiǎn)介：許莉莉，暨南大學(xué)法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院2014級(jí)碩士研究生，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

中圖分類號(hào)：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.02.327

從2011年10月金阿歡以侵害商標(biāo)權(quán)為由將江蘇電視臺(tái)訴至南京市玄武區(qū)人民法院為開端，到2016年12月廣東省高級(jí)人民法院作出再審判決，歷時(shí)5年，非誠(chéng)勿擾案最終以江蘇電視臺(tái)和珍愛網(wǎng)不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為結(jié)果落下帷幕。拋開非誠(chéng)勿擾節(jié)目的影響力，該案在法律層面涉及諸如商標(biāo)性使用、服務(wù)類似的判定、反向混淆等多個(gè)法律問題，由此在審理期間引起了很多關(guān)注與討論。其中，商標(biāo)性使用是判定商標(biāo)侵權(quán)的邏輯起點(diǎn)。本文以非誠(chéng)勿擾案為切入，對(duì)商標(biāo)性使用做簡(jiǎn)要分析。

一、非誠(chéng)勿擾案中對(duì)商標(biāo)性使用的認(rèn)定思路

關(guān)于節(jié)目名稱是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，學(xué)界一直存在對(duì)立觀點(diǎn)。一些學(xué)者認(rèn)為由于在實(shí)際效果上節(jié)目名稱已經(jīng)起到了標(biāo)識(shí)服務(wù)來(lái)源的作用，且行業(yè)內(nèi)存在將電視節(jié)目注冊(cè)為商標(biāo)的商業(yè)慣例，節(jié)目名稱應(yīng)當(dāng)構(gòu)成商標(biāo)性使用。但也有學(xué)者認(rèn)為節(jié)目名稱的使用并不必然構(gòu)成商標(biāo)性使用，一方面節(jié)目名稱可以注冊(cè)為商標(biāo)并不能證明節(jié)目名稱就構(gòu)成商標(biāo)性使用，另一方面節(jié)目名稱的使用可能是對(duì)標(biāo)識(shí)第一含義的使用，是描述性的。

在這一問題上，非誠(chéng)勿擾案的再審法院認(rèn)為“標(biāo)識(shí)是否屬于商標(biāo)性使用，關(guān)鍵在于相關(guān)標(biāo)識(shí)的使用是否為了指示相關(guān)商品/服務(wù)的來(lái)源，起到使相關(guān)公眾區(qū)分不同商品/服務(wù)的提供者的作用。江蘇電視臺(tái)反復(fù)多次、大量地在其電視、官網(wǎng)、招商廣告、現(xiàn)場(chǎng)宣傳等商業(yè)活動(dòng)中單獨(dú)使用或突出使用了“非誠(chéng)勿擾”標(biāo)識(shí)，使用方式上具有持續(xù)性與連貫性，其中標(biāo)識(shí)更在整體呈現(xiàn)方式上具有一定獨(dú)特性，超出了對(duì)節(jié)目或者作品內(nèi)容進(jìn)行描述性使用所必需的范圍和通常認(rèn)知，具備了區(qū)分商品/服務(wù)的功能。此外，節(jié)目的持續(xù)熱播及廣告宣傳，被訴“非誠(chéng)勿擾”標(biāo)識(shí)已具有較強(qiáng)顯著性，相關(guān)公眾看到被訴標(biāo)識(shí)，將聯(lián)想到該電視節(jié)目及其提供者江蘇電視臺(tái)下屬江蘇衛(wèi)視，客觀上起到了指示商品/服務(wù)來(lái)源的作用。同時(shí)，江蘇電視臺(tái)在不少?gòu)V告中，將“非誠(chéng)勿擾”標(biāo)識(shí)與“江蘇衛(wèi)視”臺(tái)標(biāo)、“途?！?、“韓束”等品牌標(biāo)識(shí)并列進(jìn)行宣傳，并曾就該標(biāo)識(shí)的使用向華誼公司謀求商標(biāo)授權(quán)，主觀上存在將被訴標(biāo)識(shí)作為識(shí)別來(lái)源的商標(biāo)使用、作為品牌而進(jìn)行維護(hù)的意愿?！雹?gòu)脑賹彿ㄔ旱恼f(shuō)理來(lái)看，其主要在三個(gè)層面分析了被告隊(duì)涉案商標(biāo)的使用是否構(gòu)成商標(biāo)性使用：

其一，被告對(duì)標(biāo)識(shí)的使用方式以及呈現(xiàn)方式，分析被告是否對(duì)涉案商標(biāo)的使用是否屬于描述性使用。

其二，相關(guān)公眾對(duì)標(biāo)識(shí)的認(rèn)知，分析涉案標(biāo)識(shí)的使用是否導(dǎo)致相關(guān)公眾將被告與涉案標(biāo)識(shí)聯(lián)系在一起。

其三，被告使用標(biāo)識(shí)的主觀狀態(tài)，分析被告主觀上是否將涉案標(biāo)識(shí)作為商標(biāo)使用。

二、我國(guó)司法實(shí)踐中類似案件商標(biāo)性使用的認(rèn)定

商標(biāo)性使用的認(rèn)定爭(zhēng)議由來(lái)已久，許多案件中被告都將其使用涉案標(biāo)識(shí)的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用作為侵權(quán)抗辯的理由。在非誠(chéng)勿擾案前，我國(guó)的法院在類似案件中已經(jīng)積累了一些審判經(jīng)驗(yàn)。

在電視節(jié)目名稱是否構(gòu)成商標(biāo)性使用問題上，法院的態(tài)度較為一致。大部分判決的裁判結(jié)果與非誠(chéng)勿擾案相同，認(rèn)定節(jié)目名稱構(gòu)成商標(biāo)性使用，如“非常了得”案②、“星光大道”案③等。但也存在個(gè)別案件作出了不同的認(rèn)定結(jié)果，如“如果愛”案。該案中一審法院認(rèn)為，“敘述性使用的認(rèn)定從三個(gè)方面加以判斷，包括使用必須直接表示商品或服務(wù)的特點(diǎn)的使用、使用必須是善意的使用也即正當(dāng)誠(chéng)實(shí)的使用以及使用不會(huì)根本上損害注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)指示功能?！叭绻麗邸北旧淼娘@著性不高，原告的商標(biāo)不不具有知名度，被告不存在不當(dāng)利用原告注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的故意。其是對(duì)節(jié)目整體婚戀情感主題，明星參與、情愛發(fā)展情節(jié)的敘述，直接體現(xiàn)了電視節(jié)目?jī)?nèi)容的風(fēng)格特點(diǎn)，不能從根本上損害原告注冊(cè)商標(biāo)的功能，構(gòu)成描述性合理使用?！雹?/p>

可以看到“如果愛”案件與“非誠(chéng)勿擾”案的顯著分歧在于，在非誠(chéng)勿擾案中法院認(rèn)為被告對(duì)涉案標(biāo)識(shí)的使用方式已經(jīng)超過(guò)了描述性合理使用的范圍。

節(jié)目名稱是否構(gòu)成商標(biāo)性使用也可類比于作品名稱是否構(gòu)成商標(biāo)性使用的問題。在這方面，我國(guó)的司法實(shí)踐中也有一些典型案例。例如，在APP名稱是否構(gòu)成商標(biāo)性使用問題上，“拍客”案中，法院認(rèn)為“判斷商標(biāo)性使用，應(yīng)以商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否用于識(shí)別商品來(lái)源為標(biāo)準(zhǔn)。APP軟件名稱當(dāng)僅用來(lái)描述功能、用途或表征特定用戶群體時(shí)，并沒有發(fā)揮區(qū)分商品來(lái)源的作用，這種使用方式屬于描述性使用”，⑤商標(biāo)標(biāo)識(shí)極高的流行度以及特定含義會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)描述性使用認(rèn)定的可能性增加。在電影名稱是否構(gòu)成商標(biāo)性使用問題上，“功夫熊貓”案中最高人民法院認(rèn)為“功夫熊貓表示的是電影的名稱，用以概括說(shuō)明電影內(nèi)容的表達(dá)主題屬于描述性使用，而非用以區(qū)分電影來(lái)源，涉案行為并非商標(biāo)意義上的使用。”⑥

可以看到不同的作品名稱在是否構(gòu)成商標(biāo)性使用問題上的結(jié)果是不同的。這一方面與商標(biāo)所依附的各種作品本身的差異有關(guān)，另一方面與商標(biāo)在不同種類作品中所起的區(qū)分來(lái)源作用的程度有關(guān)。以電視節(jié)目和電影為例，盡管有些電視節(jié)目的名稱比較直觀地描述了節(jié)目?jī)?nèi)容比如說(shuō)“我是歌手”、“蒙面歌王”、“爸爸去哪兒”等，但電視節(jié)目是一個(gè)復(fù)雜的整體，每一期節(jié)目之間既有共性又有差異，節(jié)目名稱對(duì)于普通觀眾將節(jié)目?jī)?nèi)容與其制作者聯(lián)系起來(lái)具有重要作用，比如一提起“非誠(chéng)勿擾”我們會(huì)立刻聯(lián)系到其制作方江蘇衛(wèi)視，是江蘇衛(wèi)視的節(jié)目。

而對(duì)于電影來(lái)說(shuō)，電影名稱往往只是對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行了概括，普通觀眾看到電影名稱一般只聯(lián)想到電影的劇情角色等內(nèi)容，電影名稱對(duì)指示電影來(lái)源的作用有限。

同時(shí)，從上述案例我們也可以看到在司法實(shí)踐中，商標(biāo)性使用的判定無(wú)法避免的是將商標(biāo)性使用與描述性區(qū)別開來(lái)。

三、商標(biāo)性使用與描述性使用

我國(guó)《商標(biāo)法》在第四十八條規(guī)定商標(biāo)法意義上的商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。通常，我們將商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用與商標(biāo)性使用視為同義的表達(dá)。從《商標(biāo)法》第四十八條看，商標(biāo)性使用強(qiáng)調(diào)的是在商業(yè)活動(dòng)中商標(biāo)標(biāo)識(shí)發(fā)揮著識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。這是由于商標(biāo)與商標(biāo)標(biāo)識(shí)是不同的概念。商標(biāo)本質(zhì)上是承載了商品或服務(wù)與其來(lái)源之間特定聯(lián)系的標(biāo)識(shí)，如果對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不是用以區(qū)別來(lái)源，該標(biāo)識(shí)就不是作為商標(biāo)在進(jìn)行使用。描述性使用是非商標(biāo)性使用⑦的一種。對(duì)于描述性使用，我國(guó)法律的規(guī)定可見于《商標(biāo)法》第五十九條第一款。⑧從條文中看，描述性使用是指善意地使用他人具有描述性的商標(biāo)標(biāo)識(shí)來(lái)描述自己的商品或服務(wù)的商標(biāo)使用行為。從商標(biāo)性使用與描述性使用的含義來(lái)看，商標(biāo)在使用中是否發(fā)揮了識(shí)別來(lái)源的作用是區(qū)分商標(biāo)性使用以及描述性使用的關(guān)鍵。

結(jié)合上述提到的案例，商標(biāo)使用性質(zhì)在判定上主要會(huì)考慮到被使用商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性及知名程度、被訴侵權(quán)人使用商標(biāo)的方式、被訴侵權(quán)人的主觀意圖等因素。在區(qū)分商標(biāo)性使用與描述性使用問題上，有兩個(gè)因素對(duì)于認(rèn)定商標(biāo)是否發(fā)揮了來(lái)源識(shí)別作用十分重要，一是商標(biāo)自身的獨(dú)創(chuàng)性，二是被訴侵權(quán)人使用商標(biāo)的方式。關(guān)注商標(biāo)標(biāo)識(shí)的獨(dú)創(chuàng)性是由于對(duì)商標(biāo)進(jìn)行描述性使用時(shí)只能使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的通用含義即第一含義，為此我們需要結(jié)合具體的商品或服務(wù)分析該標(biāo)志是否具有除商標(biāo)標(biāo)識(shí)通用含義之外的其他含義。如果一個(gè)商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性較高，被訴侵權(quán)人很有可能在使用商標(biāo)時(shí)使用的是商標(biāo)標(biāo)識(shí)的第二含義，從而構(gòu)成商標(biāo)性使用。同時(shí)，實(shí)踐中，獨(dú)創(chuàng)性較弱的商標(biāo)更易在商標(biāo)使用性質(zhì)上產(chǎn)生爭(zhēng)議。

另外，關(guān)注商標(biāo)使用的方式是為了防止對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用方式超出對(duì)商品或服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行描述性使用所必需的范圍和通常認(rèn)知。但是什么是描述性使用所必須的范圍和通常認(rèn)知？這就涉及到相關(guān)公眾的對(duì)商標(biāo)在商品或服務(wù)上進(jìn)行描述性合理使用的范圍及方式的理解。這里，相關(guān)公眾應(yīng)當(dāng)是指普通消費(fèi)者。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)描述性使用或商標(biāo)性使用的通常認(rèn)知一方面會(huì)受到個(gè)人語(yǔ)言習(xí)慣、文化積累、消費(fèi)環(huán)境等影響。在非誠(chéng)勿擾一案中，被訴侵權(quán)人對(duì)涉案標(biāo)識(shí)的使用是在電視、官網(wǎng)、招商廣告、現(xiàn)場(chǎng)宣傳等商業(yè)活動(dòng)中單獨(dú)使用或突出使用，法院由此認(rèn)為其超出了描述性使用的范圍。這里我們就需要普通觀眾的角度去思考，結(jié)合電視節(jié)目開展的需要，被訴侵權(quán)人使用商標(biāo)的方式雖然是突出或單獨(dú)使用，但是這種使用方式是不是符合普通觀眾認(rèn)知的商業(yè)習(xí)慣呢，從而沒有超出描述性使用的合理范圍呢？對(duì)于這個(gè)問題，非誠(chéng)勿擾案判決書中也未詳述?？傊?，商標(biāo)性使用與描述性使用的區(qū)分需要結(jié)合具體的案情，充分考慮商標(biāo)標(biāo)識(shí)的顯著性，并結(jié)合商品或服務(wù)本身的特點(diǎn)與相關(guān)公眾的認(rèn)知來(lái)確定商標(biāo)的使用方式是否超出合理范圍。

隨著社會(huì)的發(fā)展，各種利益沖突也會(huì)日益明顯，商標(biāo)侵權(quán)案件的表現(xiàn)形式也會(huì)日益復(fù)雜，我們有必要加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)法理論的研究。商標(biāo)性使用的研究對(duì)明確商標(biāo)保護(hù)和商標(biāo)侵權(quán)的范圍具有重要意義，但目前對(duì)其研究并不系統(tǒng)。商標(biāo)性使用以及非商標(biāo)性使用的類型化、判定要素等許多問題都亟待我們?nèi)ド钊胙芯俊?/p>

注釋：

①?gòu)V東省高級(jí)人民法院：（2016）粵民再447號(hào)民事判決。

②江蘇省南京市中級(jí)人民法院：（2014）寧知民終字第2號(hào)判決書。

③北京市第一中級(jí)人民法院：（2013）一中民初字第11888號(hào)民事判決書。

④湖北省武漢市中級(jí)人民法院：（2015）鄂武漢中知初字第0025號(hào)民事判決書

⑤北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院：（2015）京知民終第00114號(hào)民事判決。

⑥最高人民法院：（2014）民申字第1033號(hào)民事裁定書。

⑦非商標(biāo)性使用包括描述性使用、指示性使用、滑稽模仿等等。

⑧《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條第一款：注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

參考文獻(xiàn)：

[1]彭學(xué)龍、郭威.論節(jié)目名稱的標(biāo)題性與商標(biāo)性使用——評(píng)“非誠(chéng)勿擾”案.知識(shí)產(chǎn)權(quán).2016（1）.

[2]李春芳、李淇. 商標(biāo)性使用的判定.知識(shí)產(chǎn)權(quán).2014（8）.

[3]彭學(xué)龍.商標(biāo)法的符號(hào)學(xué)分析.北京：法律出版社.2007.