外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同判斷的前提

摘 要 無論是外觀設(shè)計專利無效過程中進行涉案專利外觀設(shè)計和對比設(shè)計的相同實質(zhì)相同的判斷、還是在侵權(quán)訴訟過程中進行涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計是否侵權(quán)的判斷，首先需要考慮外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同判斷的前提——承載外觀設(shè)計的產(chǎn)品的種類是否相同相近似。而判斷產(chǎn)品的種類是否相同相近似，應(yīng)當(dāng)以產(chǎn)品的實際的、或可能的、甚至是潛在的用途為準(zhǔn)，而產(chǎn)品的名稱、功能、銷售時貨架分類位置、國際外觀設(shè)計分類號等僅僅作為參考。

關(guān)鍵詞 外觀設(shè)計專利 無效 種類 相同 相近似

作者簡介：劉迎春，金杜律師事務(wù)所專利部顧問，工學(xué)博士。

中圖分類號：D923.4 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.12.138

近年來，隨著知識產(chǎn)權(quán)保護觀念深入人心，涉及外觀設(shè)計專利的案件越來越多。很多企業(yè)出于保護自身產(chǎn)品設(shè)計的目的，申請了相關(guān)的外觀設(shè)計專利，在看到有人涉嫌抄襲自己的產(chǎn)品設(shè)計時，馬上提起侵權(quán)訴訟；當(dāng)然也有些企業(yè)被訴侵權(quán)或者擔(dān)心被訴侵權(quán)時提起無效宣告請求。但要注意的是，對于涉及外觀設(shè)計專利的案件，無論是外觀設(shè)計專利無效過程中進行涉案專利外觀設(shè)計和對比設(shè)計的相同實質(zhì)相同（相近似）的判斷、還是在侵權(quán)訴訟過程中進行涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計是否侵權(quán)的判斷，首先需要考慮外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同判斷的前提。如果這個前提都沒有滿足，則不要浪費金錢和精力去提起訴訟或者專利無效宣告請求。在筆者讀到的很多法院判例以及專利復(fù)審委員會所做的百余個涉及到這個判斷前提的無效宣告審查決定中，很多失敗的案例都是因為未注意到這個前提。

外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計 。產(chǎn)品是外觀設(shè)計的載體，外觀設(shè)計必須依托于產(chǎn)品。在判斷外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同之前，先要判斷承載該外觀設(shè)計的產(chǎn)品的種類是否相同相近似。沒有產(chǎn)品種類相同相近似這個前提，無需進行涉案外觀設(shè)計專利與對比設(shè)計/涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品是否相同實質(zhì)相同的比較和判斷，即可認(rèn)定涉案外觀設(shè)計專利與對比設(shè)計/涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)相同。

雖然在實踐中提起外觀設(shè)計專利無效宣告請求之前進行相關(guān)檢索時，通常是以國際外觀設(shè)計分類號作為限定條件來檢索相同或?qū)嵸|(zhì)相同的對比設(shè)計的，但是國際外觀設(shè)計分類號并不是確定產(chǎn)品種類相同相近似的依據(jù)。在確定外觀設(shè)計的產(chǎn)品的種類時，可以參考所涉及的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品銷售時的貨架分類位置、所記載的國際外觀設(shè)計分類號，但最終應(yīng)當(dāng)以產(chǎn)品的用途是否相同為準(zhǔn) 。相同種類外觀設(shè)計產(chǎn)品是指用途完全相同的產(chǎn)品，相近種類的外觀設(shè)計產(chǎn)品是指用途相近的產(chǎn)品。原則看似簡單，但是實踐中還是出現(xiàn)很多問題。

在梁勇訴上海恒昊玻璃技術(shù)有限公司（以下簡稱恒昊公司）“玻璃（一帆風(fēng)順）” 外觀設(shè)計專利無效案 中，梁勇提供的證據(jù)1的產(chǎn)品名稱是墻地磚（11-QD0018LJ3），證據(jù)2的產(chǎn)品名稱是瓷磚（曲線型）。本案合議組經(jīng)審理認(rèn)為，盡管證據(jù)1和證據(jù)2中的產(chǎn)品與恒昊公司專利產(chǎn)品的國際外觀設(shè)計分類號相同，均為25-01，但是在實際使用過程中，墻地磚、瓷磚需附著在墻壁或地面上，而玻璃可單獨使用，因此證據(jù)1、證據(jù)2的產(chǎn)品在用途、名稱、貨架位置上與恒昊公司的產(chǎn)品都不相同，故上述證據(jù)與恒昊公司專利屬于不相同且不相近似種類產(chǎn)品，不具有可比性。最終恒昊公司的外觀設(shè)計專利被維持有效?？梢姡幢闶菄H外觀設(shè)計分類號相同，如果用途不同，也不屬于相同相近似種類的產(chǎn)品，不具有可比性。

在廣東興發(fā)集團有限公司（以下簡稱興發(fā)公司）訴中鐵電器化局集團寶雞器材廠（以下簡稱器材廠）“匯流排”外觀設(shè)計專利無效案 中，興發(fā)公司以中國外觀設(shè)計專利CN 3211701為證據(jù)，認(rèn)為在器材廠專利申請日之前已有相同的“型材”獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利授權(quán)，器材廠外觀設(shè)計專利應(yīng)予無效。而器材廠則主張證據(jù)“型材”的分類號為25-01-A0124，屬于建筑類，而器材廠專利“匯流排”分類號為13-03，屬于配電和控制設(shè)置類，兩者不是同一類別，不能進行相同相近似比較。本案合議組經(jīng)審理認(rèn)為，名稱、分類號不同并不意味著產(chǎn)品的用途必然不同，器材廠專利“匯流排”屬于型材，與證據(jù)CN 3211701均可以用于城市地下軌道建設(shè)，具體可用于地鐵的架空剛性懸掛，故它們的用途相同或相近，屬于相同或相近產(chǎn)品，可以進行外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同的比較，并最終宣告器材廠的外觀設(shè)計專利無效。

類似的還有統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司（以下簡稱統(tǒng)一公司）訴陳存義“包裝箱（綠茶飲料）” 外觀設(shè)計專利無效案 、統(tǒng)一公司訴余超群 “包裝箱（鮮橙樂）”外觀設(shè)計專利無效案 。在這兩個無效案中，雖然統(tǒng)一公司提供的證據(jù)均為瓶貼（國際外觀設(shè)計分類號為19-08），而兩個涉案外觀設(shè)計專利為包裝箱（國際外觀設(shè)計分類號為09-03），但在使用狀態(tài)下證據(jù)瓶貼貼在飲料包裝瓶的外表面上，起裝飾和外包裝作用，包裝箱用來包裝飲料瓶且外觀設(shè)計體現(xiàn)在對包裝箱起裝飾和外包裝作用的外表面圖案上，二者銷售時貨架位置均是在飲料貨架位置上，產(chǎn)品的用途都是用于飲料的包裝，屬于相近種類的產(chǎn)品，可以進行外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同比較。最終，兩個包裝箱外觀設(shè)計專利均被宣告無效。

可見，承載外觀設(shè)計的產(chǎn)品的名稱、國際外觀設(shè)計分類號僅僅是作為參考，即便是國際外觀設(shè)計分類號不同的產(chǎn)品，只要至少部分實際用途相同或相近似，那么產(chǎn)品也屬于相同相近似種類，具備了外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同比較的前提。

既然用途是判斷產(chǎn)品種類相同相近似的依據(jù)，所說的用途是否一定是所涉及的產(chǎn)品在使用者實際使用過程中的實際用法呢？

在浙江省糧油食品進出口股份有限公司和杭州正光陶藝有限公司（以下簡稱糧油和正光陶藝）共同訴山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下簡稱杏花村汾酒廠）“酒瓶”外觀設(shè)計專利無效案 中，糧油和正光陶藝提交了涉案外觀設(shè)計專利申請日前公開發(fā)表在《現(xiàn)代民間青花藝術(shù)-江西省陶瓷研究所作品選》上的“青果瓶”彩色立體照片作為證據(jù)，認(rèn)為杏花村汾酒廠的專利應(yīng)予無效。杏花村汾酒廠辯稱，證據(jù)中所示“青果瓶”為不可能大量復(fù)制用于工業(yè)批量生產(chǎn)的獨創(chuàng)藝術(shù)品，不屬于外觀設(shè)計的范疇，并且“青果瓶”作為藝術(shù)瓶與其專利的酒瓶具有完全不同的用途，即使可作為裝飾品對待，也與本專利所示酒瓶的分類號不同，因此，證據(jù)所示“青果瓶”與本專利所示外觀設(shè)計沒有可比性。作為藝術(shù)品現(xiàn)身的“青果瓶”只能考慮設(shè)計者初衷的用途么？合議組經(jīng)過審理認(rèn)為，作為藝術(shù)品的陶瓷制品也完全可以工業(yè)批量生產(chǎn)，“青果瓶”雖然是以藝術(shù)品的形式發(fā)表在公開出版物上，但其完全具備用作一般包裝容器的功能，可作為包裝容器使用，因而其存在著與涉案專利的酒瓶相同的用途，因此二者屬于相同種類的產(chǎn)品，在外觀設(shè)計的相同相近似判斷中具有可比性。最終合議組以該證據(jù)宣告杏花村汾酒廠的外觀設(shè)計專利無效。

可見，即便是藝術(shù)品，只要具有潛在的、可能的相同相近似用途，那么不管藝術(shù)品設(shè)計者的設(shè)計初衷是什么，產(chǎn)品也屬于相同相近似種類。

在寧波雙鷹電器有限公司（以下簡稱雙鷹公司）訴上海寶路通電器有限公司（以下簡稱寶路通公司）“暖風(fēng)機（1）”外觀設(shè)計專利無效案 中，雙鷹公司提交了產(chǎn)品銷售收據(jù)、發(fā)票、系列產(chǎn)品宣傳單以及ZL99314132.3、ZL98301418.3外觀設(shè)計專利公報復(fù)印件等作為證據(jù)，認(rèn)為寶路通公司的外觀設(shè)計專利應(yīng)予無效。寶路通公司認(rèn)為，雙鷹公司提交的證據(jù)中所涉及的產(chǎn)品均為電風(fēng)扇（或臺扇），與其專利的暖風(fēng)機相比用途和功能完全不同，屬于種類不相同也不相近種類的產(chǎn)品，不能將二者進行對比。合議組經(jīng)過審理認(rèn)為，暖風(fēng)機與電風(fēng)扇（或臺扇）雖均具有使空氣流動的功能，但最終用途分別為加熱和致冷，二者在用途上存在明顯區(qū)別，所以電風(fēng)扇（或臺扇）與暖風(fēng)機不屬于相同或相近種類的產(chǎn)品，因此直接認(rèn)定證據(jù)所示外觀設(shè)計與寶路通公司專利不相同且不相近似。也就是說，即便是功能相同，但是用途不同也不能認(rèn)為是相同相近種類的產(chǎn)品。功能對于產(chǎn)品的相同相近種類的判斷也是不能起決定作用的。

既然在外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同判斷前提條件中起關(guān)鍵作用的是產(chǎn)品用途，那么在提起無效宣告請求以及侵權(quán)訴訟中一定要注意提供關(guān)于產(chǎn)品用途的證據(jù)，以免造成不必要的麻煩。在舟山市定海百步奔電器制造有限公司（以下簡稱百步奔電器）訴胡本和“吸塵器（微型）”外觀設(shè)計專利無效案 中，由于百步奔電器最初提交的證據(jù)材料中均沒有對在先設(shè)計產(chǎn)品的用途進行說明，導(dǎo)致該無效案過程一波三折。合議組指出，百步奔電器所提交的證據(jù)中包含了“五合一萬用寶”產(chǎn)品的照片、銷售發(fā)票等，但只對銷售時間進行了證明，沒有包含任何有關(guān)用途、功能的說明，導(dǎo)致無法判斷該產(chǎn)品屬于何類產(chǎn)品。由于該案已經(jīng)經(jīng)過北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院的審理，合議組此次依職權(quán)進行審查，要求百步奔電器提供能夠說明“五合一萬用寶”用途的相關(guān)證據(jù)。百步奔電器后又提交了“五合一萬用寶”的說明書原件及復(fù)印件、包裝盒等。最終，合議組根據(jù)百步奔電器提供的在先設(shè)計產(chǎn)品的用途補充證據(jù)材料的基礎(chǔ)上，認(rèn)定“五合一萬用寶”中的一款吸塵器產(chǎn)品具有與涉案外觀設(shè)計產(chǎn)品“微型吸塵器”相同的用途和功能，屬于相同種類的產(chǎn)品，兩者可以進行外觀設(shè)計相同相近似比較，宣告“吸塵器（微型）”外觀設(shè)計專利無效。

綜上所述，無論是外觀設(shè)計專利無效過程中進行涉案專利外觀設(shè)計和對比設(shè)計的相同實質(zhì)相同的判斷、還是在侵權(quán)訴訟過程中進行涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品設(shè)計是否侵權(quán)的判斷，首先需要考慮外觀設(shè)計相同實質(zhì)相同判斷的前提——承載外觀設(shè)計的產(chǎn)品的種類是否相同相近似。而判斷產(chǎn)品的種類是否相同相近似，應(yīng)當(dāng)以產(chǎn)品的實際的、或可能的、甚至是潛在的用途為準(zhǔn)，而產(chǎn)品的名稱、功能、銷售時貨架分類位置、國際外觀設(shè)計分類號等僅僅作為參考。

注釋：

中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細(xì)則（第1版）.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.

專利審查指南2010（第1版）.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.399-400.

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專利復(fù)審委員會第6985號無效宣告審查決定.專利復(fù)審委員會網(wǎng)站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX6985&lx=wx.