關(guān)于發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中修改超范圍的思考

摘 要：實(shí)質(zhì)審查是發(fā)明專利審查中極為重要的審查階段，當(dāng)涉及專利性條件的審查時(shí)，審查員會(huì)通過審查意見通知書的形式與發(fā)明的申請人進(jìn)行案情溝通，發(fā)明的申請人在針對審查意見通知書進(jìn)行答復(fù)時(shí)，往往會(huì)涉及對申請文件的修改。此時(shí)，根據(jù)《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。文章將結(jié)合實(shí)際案例對“開放式修改為封閉式”和“由附圖直接毫無疑義地確定”的修改方式是否涉及修改超范圍的問題進(jìn)行探討。

關(guān)鍵詞：發(fā)明；實(shí)質(zhì)審查；修改；超范圍

1 概述

一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造從提出專利申請到被授予專利權(quán)需要經(jīng)過多個(gè)審查程序和事務(wù)處理程序。審查程序一般分為“初步審查”和“實(shí)質(zhì)審查”兩類，“初步審查”是對專利申請以及專利申請手續(xù)是否符合《專利法》及其實(shí)施細(xì)則的其他規(guī)定的審查；而“實(shí)質(zhì)審查”是對要求獲得專利保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造是否具備《專利法》第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性等為主要審查內(nèi)容的專利性條件審查[1]?？梢?，實(shí)質(zhì)審查是發(fā)明專利審查中極為重要的審查階段，當(dāng)涉及專利性條件的審查時(shí)，審查員會(huì)通過審查意見通知書的形式與發(fā)明的申請人或代理人進(jìn)行案情溝通，在發(fā)明的申請人或代理人針對審查意見通知書進(jìn)行答復(fù)的過程中，會(huì)涉及對申請文件的修改。此時(shí)，根據(jù)《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍[2]。

經(jīng)過整理自身的實(shí)際審查案例，筆者發(fā)現(xiàn)申請人對申請文件修改的常見方式主要有：（1）開放式修改為封閉式，例如，將原始的權(quán)利要求中記載的“a包括b和c”修改為“a由b和c組成”；（2）在權(quán)利要求中加入雖然在申請文件中沒有明確的文字記載，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說明書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖，可以唯一確定的內(nèi)容；即直接地、毫無疑義地確定。那么這種修改方式是否是屬于超范圍修改呢？現(xiàn)結(jié)合實(shí)質(zhì)審查過程中的具體案例進(jìn)行探討。

2 案例探討

2.1 開放式修改為閉合式

案情介紹

原權(quán)利要求1中請求保護(hù)一種鑄造工藝，包括造型，澆注，冷卻和落砂，其特征在于，所述造型工藝采用了一種鑄造用鑄型混合物，包括：型砂，0.5%-2%重量百分比的碳酸鈉水溶液，5.5%-6.0%重量百分比的堿硅酸鹽結(jié)合劑，2-3%重量百分比的光亮碳，1-2%重量百分比的沸石，1%-2%重量百分比的活性添加劑，所述活性添加劑為多晶二氧化硅球形顆粒。申請人在對權(quán)利要求1進(jìn)行修改時(shí)，將其修改為“所述造型工藝采用了一種鑄造用鑄型混合物，其組成為：型砂，0.5%-2%重量百分比的碳酸鈉水溶液，5.5%-6.0%重量百分比的堿硅酸鹽結(jié)合劑，2-3%重量百分比的光亮碳，1-2%重量百分比的沸石，1%-2%重量百分比的活性添加劑，所述活性添加劑為多晶二氧化硅球形顆粒，所述多晶二氧化硅球形顆粒的直徑為60-100納米”。

說明書發(fā)明內(nèi)容部分的記載與原權(quán)利要求1的內(nèi)容相同，實(shí)施例一：

鑄造工藝包括造型，澆注，冷卻和落砂，所述造型工藝采用了一種鑄造用鑄型混合物，其包括以下主要成分：碳酸鈉水溶液0.5%；堿硅酸鹽結(jié)合劑5.5%；光亮碳2%；沸石1%；活性添加劑1%，活性添加劑為多晶二氧化硅球形顆粒，其直徑為60-100納米。

其余為普通型砂。

經(jīng)測試，上述混合物的強(qiáng)度為475N/cm2，去除力為64N/cm2，流動(dòng)性80%。

即申請人將開放式的權(quán)利要求修改為封閉式的權(quán)利要求，這種修改方式是否屬于超范圍修改呢？

案情分析：

一般來說，開放式權(quán)利要求可以理解為包括封閉式和非封閉式的兩種技術(shù)方案的組合，例如，在本案例中，包括以下組分可以理解為①僅含有以下組分或②除該組分以外還含有其他組分，這是兩種并列的技術(shù)方案，申請人根據(jù)實(shí)際需要選擇刪除其中一種技術(shù)方案（例如刪除方案②），僅保留方案①，這是允許的，不超范圍的。如果將①和②的組合看做一個(gè)完整的技術(shù)特征，則刪除了其中一個(gè)技術(shù)特征是屬于超范圍的。一般在審查實(shí)踐中認(rèn)為，開放式權(quán)利要求包括兩個(gè)技術(shù)方案，其中一個(gè)時(shí)閉合式的表述方式，因此，一般涉及成分的權(quán)利要求，將開放式的權(quán)利要求修改為閉合式的權(quán)利要求不會(huì)導(dǎo)致超范圍。

2.2 由附圖直接毫無疑義地確定

此部分，筆者將通過舉例說明在判斷“對比文件公開的范圍”和“原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍”時(shí)如何由附圖“直接地、毫無疑義地確定”。

案情介紹

原始申請文件中記載對準(zhǔn)設(shè)備（270）充當(dāng)引導(dǎo)件從而使導(dǎo)管內(nèi)襯（未示出）在導(dǎo)體管（204）內(nèi)并沿著縱向軸線（272）在內(nèi)通道（128）內(nèi)定中心，對準(zhǔn)設(shè)備（270）定位導(dǎo)管內(nèi)襯并且因此定位焊絲（未示出），使得延伸進(jìn)入接觸尖頭（206）的內(nèi)腔220的部分與沿著縱向軸線（272）的細(xì)長出口孔（216）對準(zhǔn)。

申請人在答復(fù)審查意見通知書時(shí)，根據(jù)申請文件的說明書附圖（見圖1）在權(quán)利要求1中增加了未以文字形式記載在原說明書和權(quán)利要求書中的技術(shù)特征“定位設(shè)備的內(nèi)通道在近端部的直徑大于該內(nèi)通道在遠(yuǎn)端部的直徑”（注：沿縱向軸線（272）向下的為遠(yuǎn)端部，向上的為近端部）。能否根據(jù)申請文件的附圖直接地、毫無疑義地確定出上述信息？

《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定同一附圖應(yīng)當(dāng)采用相同比例繪制[2]，這是對申請文件撰寫的一般要求。對于這樣的附圖，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合說明書的內(nèi)容可以直接地、毫無疑義地確定出附圖所示部件之間的相對位置、相對大小等定性關(guān)系，則上述內(nèi)容應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是說明書記載的信息。同時(shí)，修改申請文件時(shí)不允許增加通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術(shù)特征，即不能僅根據(jù)申請文件的附圖圖示直接地、毫無疑義地確定出附圖中相關(guān)部分的具體尺寸參數(shù)等定量關(guān)系特征。

雖然說明書文字部分對對準(zhǔn)設(shè)備（270）內(nèi)通道在近端部的直徑和內(nèi)通道遠(yuǎn)端部的直徑的大小關(guān)系沒有記載，但是，從圖1中的附圖20A和附圖20B可以“看出”，對準(zhǔn)設(shè)備（270）的內(nèi)通道在近端部的直徑大于對準(zhǔn)設(shè)備（270）內(nèi)通道在遠(yuǎn)端部的直徑，據(jù)此，可以直接地、毫無疑義地確定圖1中的對準(zhǔn)設(shè)備（270）的內(nèi)通道在近端部的直徑大于遠(yuǎn)端部的直徑，似乎將“定位設(shè)備的內(nèi)通道在近端部的直徑大于該內(nèi)通道在遠(yuǎn)端部的直徑”這一技術(shù)特征加入權(quán)利要求1中并不超范圍。然而，再仔細(xì)分析權(quán)利要求1的保護(hù)范圍就會(huì)發(fā)現(xiàn)，權(quán)利要求僅僅限定“定位設(shè)備的內(nèi)通道在近端部的直徑大于該內(nèi)通道在遠(yuǎn)端部的直徑”，這時(shí)對準(zhǔn)設(shè)備（270）的結(jié)構(gòu)可以有多種情況，例如圖2中的各種情況（粗線條為半徑），顯然，這些結(jié)構(gòu)符合權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，然而所述結(jié)構(gòu)的對準(zhǔn)設(shè)備（270）并沒有記載在原始申請文件中，原申請文件中的對準(zhǔn)設(shè)備（270）的內(nèi)通道為錐形的。由此看來，申請人對權(quán)利要求1的修改又超出了原始申請文件記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

基于同樣的事實(shí)（原始申請文件和申請人對權(quán)利要求的修改），從不同的角度分析卻得出了截然不同的結(jié)論，這里的“直接地、毫無疑義地確定”又改如何理解。實(shí)際上，從圖1中的附圖20A、20B可以“直接地、毫無疑義地”確定定位設(shè)備的內(nèi)通道在近端部的直徑大于該內(nèi)通道在遠(yuǎn)端部的直徑，但是，要有前提條件，那就是對準(zhǔn)設(shè)備（270）的內(nèi)通道為錐形的，即在對準(zhǔn)設(shè)備（270）的內(nèi)通道為錐形的前提下，同時(shí)滿足內(nèi)通道在近端部的直徑大于該內(nèi)通道在遠(yuǎn)端部的直徑。而申請人僅僅限定了內(nèi)通道在近端部和遠(yuǎn)端部的直徑大小關(guān)系，卻忽略了內(nèi)通道為錐形的這一前提條件，即要求保護(hù)內(nèi)通道在近端部直徑大于遠(yuǎn)端部的直徑，卻沒有限定錐形，這個(gè)技術(shù)方案顯然超出了原始申請文件記載的范圍。

在這種情況下，申請人如何進(jìn)行修改才會(huì)不超范圍呢？實(shí)際上，由圖1中的附圖20A、20B可以看出，對準(zhǔn)設(shè)備內(nèi)通道為錐形且內(nèi)通道在近端部的直徑大于遠(yuǎn)端部的直徑。而依據(jù)“對準(zhǔn)設(shè)備內(nèi)通道為錐形且內(nèi)通道在近端部的直徑大于遠(yuǎn)端部的直徑”，又可以推出對準(zhǔn)設(shè)備必然為圖2中所示的結(jié)構(gòu)，即圖中結(jié)構(gòu)與推出的技術(shù)特征的組合構(gòu)成了充分必要條件，由兩者中任一者可以推出另一者，這種情況下將其加入權(quán)利要求1中是不超范圍的，即申請人將“對準(zhǔn)設(shè)備內(nèi)通道為錐形且內(nèi)通道在近端部的直徑大于遠(yuǎn)端部的直徑”的技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中是符合專利法第33條的規(guī)定的。

由上述分析可知，并不是由附圖中“表面上”看出的“直接地、毫無疑義地”確定的內(nèi)容都可以直接加入到權(quán)利要求中，由附圖得出的內(nèi)容是否能夠直接加入到權(quán)利要求中還要考慮具體的案情，還要考慮技術(shù)方案的實(shí)施。所加入的技術(shù)特征應(yīng)考慮某些技術(shù)特征作為一個(gè)整體，具有不可拆分的特性，因此，對于解決本類問題，根本的辦法還在于準(zhǔn)確定位本領(lǐng)域的技術(shù)人員的水平，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度分析并解決問題。

3 結(jié)束語

文章結(jié)合具體的實(shí)例，就審查業(yè)務(wù)實(shí)踐中涉權(quán)利要求由開放式修改為封閉式、涉及權(quán)利要求中加入由附圖直接毫無疑義地確定得出的內(nèi)容的是否超范圍進(jìn)行了探討，一個(gè)涉及成分、一個(gè)涉及結(jié)構(gòu)，在審查業(yè)務(wù)實(shí)踐中具有典型性和代表性。通過探討，得出了一些判斷涉及成分權(quán)利要求由開放式修改為封閉式、涉及結(jié)構(gòu)的權(quán)利要求加入由附圖中得出的內(nèi)容是否超范圍的方法。

參考文獻(xiàn)

[1]田力普，等.發(fā)明專利審查基礎(chǔ)教程審查分冊（修訂版）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012：11.

[2]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[S].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2009，20：243.

作者簡介：姜平（1987-），男，碩士，四川冕寧人，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心審查員，研究方向：發(fā)明專利審查的實(shí)質(zhì)審查。