專利行政案件操作指引

河南科技通律師事務(wù)所 張建東

專利行政案件操作指引

河南科技通律師事務(wù)所 張建東

總則

第1條為提高律師辦理專利行政訴訟業(yè)務(wù)的能力，在總結(jié)律師辦理專利行政訴訟業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》《專利審查指南》等法律、法規(guī)及部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，編寫本指引。

第2條本指引是僅供律師、專利代理人在辦理專利行政訴訟業(yè)務(wù)時(shí)參考，不具有法律約束力。本指引對(duì)律師參考本指引為委托人提供法律服務(wù)所產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)不構(gòu)成明示或默示的擔(dān)保。

第一章專利行政訴訟的分類

第3條按照專利行政訴訟的被告主體分類，分為以國家知識(shí)產(chǎn)局、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、地方人民政府為被告四種類型。

第4條根據(jù)《專利法施細(xì)則》的規(guī)定，“地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”包括兩級(jí)，即省級(jí)和地市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。在實(shí)際工作中，地級(jí)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以下，仍設(shè)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)，但由于沒有獲得《專利法實(shí)施細(xì)則》的承認(rèn)，這些管理機(jī)構(gòu)不能以自己的名義從事活動(dòng)，它們的行為應(yīng)當(dāng)視為受上級(jí)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的委托，因此，如果因它們的行為引起訴訟，應(yīng)當(dāng)以上級(jí)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告。

第二章專利行政訴訟的管轄

第5條專利行政訴訟的一審案件，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級(jí)人民法院和由最高人民法院指定中級(jí)人民法院管轄。

第6條以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告和以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)為被告的專利行政訴訟一審案件，由北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院管轄。

第7條以地方知識(shí)產(chǎn)局或地方人民政府為被告的專利行政訴訟一審案件，由由省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級(jí)人民法院和由最高人民法院指定中級(jí)人民法院管轄。以北京、上海、廣州的地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局或地方政府為被告的專利行政訴訟一審案件，分別由北京、上海、廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院管轄。

第三章專利行政訴訟的范圍

第8條不服國家知識(shí)產(chǎn)局作出的下列具體行政行為的，可以以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告提起專利行政訴訟。

一、專利管理方面的具體行政行為：

（一）專利強(qiáng)制實(shí)施許可決定；

（二）終止專利強(qiáng)制實(shí)施許可決定；

（三）對(duì)專利代理人或代理機(jī)構(gòu)的行政處罰；

（四）對(duì)專利強(qiáng)制許可使用費(fèi)的裁決行為；

二、專利審查中的具體行政行為：

（一）、初步審程序的具體行政行為

1.專利申請(qǐng)不受理；

2.專利申請(qǐng)日的確定；

3.專利申請(qǐng)是否保密的確定；

4.專利申請(qǐng)視為撤回；

5.專利分案申請(qǐng)視為撤回；

6.專利分案申請(qǐng)視為未提出；．

7.專利申請(qǐng)中視為要求本國或外國優(yōu)先權(quán)；

8.專利申請(qǐng)中生物材料樣品視為未保藏；

9.專利申請(qǐng)中視為未要求不喪失新穎性的寬限期；

10.專利申請(qǐng)中著錄項(xiàng)目變更請(qǐng)求視為未提出，如專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓中的申請(qǐng)人變更、發(fā)明人或設(shè)計(jì)人變更等；

11.相關(guān)權(quán)利不予恢復(fù)，比如因正當(dāng)理由延誤辦理專利權(quán)登記手續(xù)的期限，造成專利權(quán)喪失的，專利申請(qǐng)人請(qǐng)求恢復(fù)權(quán)利的，而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不予恢復(fù)的。

12.專利申請(qǐng)的中止或結(jié)束中止，如專利申請(qǐng)人因?qū)＠暾?qǐng)人資格糾紛，起訴到法院，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中止專利申請(qǐng)的審查。

13.在中國完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，向外國申?qǐng)專利的，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行保密審查決定。

（二）實(shí)質(zhì)審查審期間的具體行政行為：

1.專利申請(qǐng)視為撤回；

2.專利申請(qǐng)著錄項(xiàng)目的變更；

3.相關(guān)權(quán)利不予恢復(fù)；

4.專利申請(qǐng)中止或結(jié)束中止；

（三）專利權(quán)維持期間的具體行政行為：

1.專利權(quán)終止；

2.著錄項(xiàng)目的變更，如專利權(quán)轉(zhuǎn)讓，專利權(quán)人的變更；如因發(fā)明人資格糾紛導(dǎo)致的發(fā)明人變更等；

3.專利權(quán)不予恢復(fù)；

4.中止或結(jié)束中止，如因發(fā)生專利權(quán)屬糾紛，中止專利權(quán)人的著錄項(xiàng)目變更。

（四）專利申請(qǐng)審查中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局遲遲不能審結(jié)發(fā)明專利申請(qǐng)，專利申請(qǐng)人提起的行政訴訟，法院即是以行政不作為為案由受理。

第9條國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出的下列具體行政行為，可以以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)為被告提起專利行政訴訟。

（一）專利復(fù)審委員會(huì)作出的《復(fù)審請(qǐng)求審查決定書》；

（二）專利復(fù)審委員會(huì)作出的《無效宣告請(qǐng)求審查決定書》；

第10條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的下列具體行政行為，可以以地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告提起專利行政訴訟。

（一）專利侵權(quán)處理請(qǐng)求決定；

（二）對(duì)假冒專利的處罰決定；

（三）假冒專利處罰程序中作出的查封、扣押行政強(qiáng)制措施。

第11條對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局假冒專利行政處罰決定不服的，向地方人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，地方人民政府復(fù)議決定改變行政處罰決定的，以地方人民政府為被告，提起專利行政訴訟。地方人民政府復(fù)議決定未改變行政處罰決定的，以地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告。

第12條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局能夠處理的案件包括：

1.確認(rèn)是否構(gòu)成專利侵權(quán)的案件；

2.責(zé)令停止專利侵權(quán)的案件；

3.對(duì)假冒專利的處罰；

4.對(duì)專利侵權(quán)賠償糾紛的調(diào)解；

5.專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)歸屬糾紛的調(diào)解；

6.發(fā)明人、設(shè)計(jì)人資格糾紛的調(diào)解；

7.職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人、設(shè)計(jì)人的獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬的糾紛的調(diào)解；

8.發(fā)明專利權(quán)授予前未支付適當(dāng)費(fèi)用的糾紛的調(diào)

解。

對(duì)上述第4、5、6、7、8種情形不服的，不能對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起訴訟。

第13條對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局居間裁決所作的決定和行政處罰均可提起行政訴訟。地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)專利侵權(quán)糾紛所作處理決定，應(yīng)當(dāng)理解為是行政機(jī)關(guān)居間裁決民事糾紛所作決定，而不是行政處罰性質(zhì)的決定。對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局假冒專利行政處罰不服的，既可行政復(fù)議，也可行政訴訟。此處，行政復(fù)議不是行政訴訟的前置程序，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局所作對(duì)假冒專利行政處罰不服的，既可以先行復(fù)議，也可以直接起訴到法院。

第四章專利行政訴訟案件的當(dāng)事人

第14條以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告的專利行政訴訟案件中，本指引第8條中的行政行為相對(duì)人為案件當(dāng)事人。即專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人具備專利行政訴訟的原告資格。

第15條不服專利復(fù)審請(qǐng)求決定，以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)為被告的專利行政訴訟案件中，專利申請(qǐng)人具備專利行政訴訟的原告資格。

第16條不服專利無效宣告請(qǐng)求決定，以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)為被告的專利行政訴訟案件中，無效宣告請(qǐng)求人或?qū)＠麢?quán)人是原告。無效宣告請(qǐng)求人作為原告起訴的，專利權(quán)人為訴訟中的第三人；專利權(quán)人作為原告起訴的，無效宣告請(qǐng)求人為訴訟中的第三人；無效宣告請(qǐng)求人、專利權(quán)人均作為原告分別起訴的，無效宣告請(qǐng)求人和專利權(quán)人均是原告，而沒有第三人。

第17條不服專利侵權(quán)請(qǐng)求處理決定，以地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告的專利行政訴訟，專利權(quán)人或?qū)＠謾?quán)處理被請(qǐng)求人為原告。專利權(quán)人作為原告提起專利行政訴訟的，專利侵權(quán)處理被請(qǐng)求人為訴訟的第三人；專利侵權(quán)處理被請(qǐng)求人為原告提起專利行政訴訟的，專利權(quán)人為訴訟的第三人。

第18條不服假冒專利處罰決定或查封、扣押行政措施，以地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告提起的專利行政訴訟，被處罰人是訴訟中的原告。

第19條不服改變假冒專利處罰決定的復(fù)議決定，以地方人民政府為被告專利行政訴訟，被處罰人是訴訟中的原告。

第五章專利行政訴訟的起訴

第20條原告不服專利復(fù)審請(qǐng)求決定或?qū)＠麩o效宣告決定，對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)提起專利行政訴訟時(shí)，起訴書必須對(duì)具體政行為如何侵犯其合法權(quán)益進(jìn)行具體說明，即應(yīng)說明專利復(fù)審請(qǐng)求決定或?qū)＠麩o效宣告請(qǐng)求決定是適用法律、法規(guī)錯(cuò)誤，還是違反了法定審理程序、超越職權(quán)或證據(jù)不足。

第21條原告對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)的行政訴訟請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)具體、明確，即要求人民法院撤銷或維持復(fù)審委員會(huì)的決定，應(yīng)當(dāng)明確。

第六章專利行政訴訟的委托

第22條委托人是個(gè)人的，委托手續(xù)包括向人民法院提供委托人的身份證件、一審委托書、受托人的身份或代

理證件、委托代理機(jī)構(gòu)公函。委托人為外國人或中國臺(tái)灣、香港、澳門地區(qū)人的，其身份證件和委托書要辦理相應(yīng)的公證手續(xù)，或者根據(jù)所在國或地區(qū)與中國之間的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。上述文件為外文的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)準(zhǔn)備法院認(rèn)可的翻譯機(jī)構(gòu)翻譯的中文譯文。

第23條委托人是單位的，委托手續(xù)包括向人民法院提供委托人的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、一審委托書、受托人的身份或代理證件、委托代理機(jī)構(gòu)公函。委托人為外國單位或中國臺(tái)灣、香港、澳門地區(qū)法人單位的，其營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證明和委托書要辦理相應(yīng)的公證手續(xù)，或根據(jù)所在國或地區(qū)與中國之間的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。許多國家和地區(qū)的單位沒有營業(yè)執(zhí)照，可以采用其所在國登記的工商資料作為證明。上述文件為外文的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)準(zhǔn)備由法院認(rèn)可的翻譯機(jī)構(gòu)翻譯的中文譯文。

第24條無論在一審訴訟中遞交的委托書內(nèi)容是否有二審訴訟的授權(quán)內(nèi)容，二審法院通常也要求當(dāng)事人再提交一份關(guān)于二審的授權(quán)委托書，如需要辦理公證、認(rèn)證手續(xù)的，還需要再辦理一次公證、認(rèn)證手續(xù)。

第七章專利行政訴訟中的證據(jù)審查

第25條不服專利無效宣告請(qǐng)求決定，對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)提起專利行政訴訟，注意對(duì)無效宣告請(qǐng)求人提交證據(jù)的期限審查。《專利法實(shí)施細(xì)則》有關(guān)證據(jù)提交期限的規(guī)定，請(qǐng)求人在提出無效宣告請(qǐng)求之日起1個(gè)月后提交的證據(jù)，專利復(fù)審委員會(huì)不予考慮。

第26條不服專利無效宣告請(qǐng)求決定，對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)提起專利行政訴訟時(shí)，注意審查無效宣告請(qǐng)求人提交的證據(jù)與無效宣告請(qǐng)求的理由是否相結(jié)合，是否指明每項(xiàng)理由所依據(jù)的證據(jù)。如果僅提交證據(jù)，而沒有結(jié)合證據(jù)說明無效宣告請(qǐng)求的理由，該證據(jù)不會(huì)被作為無效宣告請(qǐng)求的依據(jù)。

第27條不服專利無效宣告請(qǐng)求審查決定或?qū)＠麖?fù)審請(qǐng)求審查決定，以專利復(fù)審委員會(huì)為被告提起專利行政訴訟，原告及其訴訟代理人在專利復(fù)審委員會(huì)作出無效宣告請(qǐng)求審查決定或復(fù)審請(qǐng)求審查決定后，或者在訴訟程序中自行收集的證據(jù)，以及原告或第三人在訴訟程序中提供的、被告在無效宣告請(qǐng)求審查決定或復(fù)審請(qǐng)求審查決定中未作為作出決定依據(jù)的證據(jù)不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。

第28條涉及無效宣告請(qǐng)求審查決定或復(fù)審請(qǐng)求審查決定而提起專利行政訴訟中，注意審查：請(qǐng)求人在無效宣告請(qǐng)求審查或?qū)＠麖?fù)審審查中，是否在指定的舉證期限內(nèi)提供外文證據(jù)的中文譯文，如果未在指定期限內(nèi)提交外文證據(jù)的中文譯文，按照《專實(shí)施細(xì)則》第3條的規(guī)定，該外文證據(jù)應(yīng)當(dāng)視為未提交。

第29條專利復(fù)審委員會(huì)所作出的專利無效宣告請(qǐng)求審查決定或復(fù)審請(qǐng)求審查決定中，采用了未在指定期限內(nèi)提供的外文證據(jù)的中文譯文，針對(duì)該行政決定的專利行政訴訟中，該行政決定則是屬于適用法律、法規(guī)不

當(dāng)。

第八章專利行政訴訟與專利民事訴訟的銜接

第30條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出專利侵權(quán)處理決定確認(rèn)構(gòu)成專利侵權(quán)或不構(gòu)成專利侵權(quán)，專利權(quán)人或請(qǐng)求人均可以針對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起行政訴訟，要求如果被控侵權(quán)人沒有提起行政訴訟，專利權(quán)人亦有權(quán)向法院提起專利侵權(quán)賠償?shù)拿袷略V訟。法院審理專利侵權(quán)賠償民事訴訟不受地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的處理決定的影響，不僅要審理侵權(quán)賠償問題，法院還要重新審查是否構(gòu)成專利侵權(quán)的問題。

第31條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的專利侵權(quán)處理決定，認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)或不侵權(quán)，專利權(quán)人均可以在決定作出后向法院提出民事訴訟，要求法院判決確認(rèn)構(gòu)成侵權(quán)，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)作出的處理決定將不發(fā)生法律效力，要等待民事訴訟的結(jié)果。如果民事訴訟的結(jié)果是構(gòu)成侵權(quán)，法院會(huì)依權(quán)利人的要求，判決侵權(quán)人停止侵權(quán)，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的處理決定的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)認(rèn)為已經(jīng)被法院的民事判決所“吸收”了，如果法院民事判決不構(gòu)成侵權(quán)，則基于法院判決的效力要高于地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局處理決定的效力，處理決定亦不再執(zhí)行。

第32條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的專利侵權(quán)處理決定確認(rèn)構(gòu)成專利侵權(quán)，被控侵權(quán)人可以地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為被告提起行政訴訟，要求撤銷該處理決定。被控侵權(quán)人沒有提起行政訴訟，而是向法院提起要求確認(rèn)“不侵權(quán)”的民事訴訟，法院受理后，亦要全面進(jìn)行審查，而無論作出何種判決，最后結(jié)果均以法院判決為準(zhǔn)。

第33條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的侵權(quán)處理決定確認(rèn)被控侵權(quán)人的行為不構(gòu)成專利侵權(quán)，但被控侵權(quán)人也可提起“不侵權(quán)”的民事訴訟。

第34條提起行政訴訟又提起民事訴訟時(shí)，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局侵權(quán)處理決定作出后，雙方當(dāng)事人可以分別提起行政訴訟和民事訴訟。即地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出構(gòu)成專利侵權(quán)決定，被控侵權(quán)人不服，針對(duì)該決定向法院提起行政訴訟的，同時(shí)，專利權(quán)人向法院提起專利侵權(quán)賠償?shù)拿袷略V訟，正常情況下兩個(gè)法院進(jìn)行協(xié)調(diào)，由審理行政案件的法院中止行政訴訟，等民事訴的結(jié)果出來后再作出行政訴訟判決。

第35條侵權(quán)處理決定作出后，被控侵權(quán)人針對(duì)該決定既提起行政訴訟，同時(shí)又提起“不侵權(quán)”的民事訴訟。應(yīng)以中止行政訴訟，等待民事訴訟的結(jié)果。行政訴訟在確認(rèn)專利侵權(quán)問題上，應(yīng)當(dāng)與民事判決保持一致。

第36條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出侵權(quán)處理決定后，專利權(quán)人既提起行政訴訟，又提起民事訴的，不能認(rèn)為專利權(quán)人是重復(fù)起訴，不能適用“一事不再理”原則。即兩個(gè)法院均可以立案，通常情況應(yīng)當(dāng)行政訴訟程序先行中止，待民事訴訟判去生效后，再繼續(xù)行政訴訟。

第37條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)處理決定作出后，專利權(quán)人提起行政訴訟、被控侵權(quán)人提起民事訴訟。地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局處理決定不構(gòu)成侵權(quán)，利權(quán)人依《行政訴訟法》的規(guī)定提起行政訴訟，而被控侵權(quán)人也可以提起上述確認(rèn)“不侵權(quán)”的民事訴訟。以民事訴訟為主、以行政訴訟為輔的方式來解決這樣的程序交叉問題。

第38條提起行政訴訟同時(shí)“附帶民事訴訟”的銜接。根據(jù)最高人民法院對(duì)行政訴訟法的司法解釋第61條的規(guī)定，“被告對(duì)平等主體之間民事爭議所作的裁決違法，民事爭議當(dāng)事人要求人民法院一并解決相關(guān)民事爭議的，人民法院可以一并審理”。如果當(dāng)事人不服地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局所作關(guān)于專利侵權(quán)的決定，依行政訴訟法起訴到法院，法院經(jīng)審理認(rèn)為地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的決定違法的，可以在撤銷違法決定的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)事人的請(qǐng)求，依民事訴訟法對(duì)專利侵權(quán)糾紛進(jìn)行審理。

第39條假冒專利行政處罰和民事訴訟的銜接。地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出假冒專利處罰決定后，專利權(quán)利人提起民事賠償訴訟，此時(shí)，法院處理賠償問題要以是否構(gòu)成假冒為前提。法院在訴訟中仍然要進(jìn)行全面審查，即首先要審查假冒行為是否構(gòu)成，只有在認(rèn)定假冒行為已經(jīng)構(gòu)成的情況下，才可以進(jìn)一步確認(rèn)是否應(yīng)當(dāng)賠償。法院從民事訴訟的角度來看待是否構(gòu)成假冒的，不對(duì)行政罰款及其數(shù)額進(jìn)行判斷。法院民事訴訟程序中是否認(rèn)定構(gòu)成假冒，對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的行政處罰均沒有影響。因?yàn)槊袷略V訟程序無權(quán)審查行政處罰決定是否正確。

第40條如果專利權(quán)人認(rèn)為假冒產(chǎn)品還落入了其專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，專利權(quán)人在民事訴訟中同時(shí)提

出專利侵權(quán)賠償，即還要求假冒人賠償其侵權(quán)行為造成的損失。法院不僅要審查是否構(gòu)成假冒，還要審查假冒行為是否同時(shí)構(gòu)成專利侵權(quán)，假冒行為是否落人權(quán)利要求的保護(hù)范圍。如果構(gòu)成，則法院不僅要判決假冒人賠償對(duì)專利權(quán)人造成的商譽(yù)上的損害，還要判決假冒人承擔(dān)專利侵權(quán)的賠償責(zé)任，即雙重賠償責(zé)任。

第41條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出處罰的決定，被處罰人不服處罰決定而提起行政訴訟，而權(quán)利人提起假冒所引起的損害的民事賠償訴訟及專利侵權(quán)賠償訴訟。處理民事訴訟的法院應(yīng)當(dāng)暫停對(duì)假冒問題的審查，先進(jìn)行是否構(gòu)成專利侵權(quán)的審查，等審查行政處罰的行政訴訟審結(jié)后，再根據(jù)行政訴訟的審查結(jié)論，決定是否需要假冒人賠償權(quán)利人因假冒行為所產(chǎn)生的商譽(yù)等損害。但無論如何，民事訴訟不停止對(duì)是否構(gòu)成專利侵權(quán)的審查，因?yàn)楫a(chǎn)品是否落入權(quán)利要求的保護(hù)范圍，與假冒行為有可能重合，亦有可能單獨(dú)構(gòu)成。

第42條當(dāng)?shù)胤街R(shí)產(chǎn)權(quán)局作出不構(gòu)成假冒專利的處罰決定后，專利權(quán)人對(duì)該決定提起行政訴訟權(quán)的同時(shí)，權(quán)利人以對(duì)假冒行為遭受的損失，提出民事賠償訴訟，甚至還包括專利侵權(quán)的訴訟。民事訴訟程序中對(duì)假冒行為的審查應(yīng)當(dāng)中止，對(duì)是否構(gòu)成專利侵權(quán)行為的審查并不停止。等行政訴訟有了結(jié)論后，再根據(jù)行政訴訟的結(jié)論，決定是否應(yīng)當(dāng)由假冒人承擔(dān)基于假冒行為產(chǎn)生的損失。

第43條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主持下達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，當(dāng)事人人一方反悔的，當(dāng)事人可以按照合同法規(guī)定起訴到法院，不能對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起訴訟。

第九章專利行政訴訟的審理

第44條專利申請(qǐng)人不服專利申請(qǐng)的駁回決定向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了復(fù)審請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)經(jīng)合議審理后認(rèn)為原駁回決定是正確的并作出維持原駁決定的復(fù)審決定，復(fù)審請(qǐng)求人不服復(fù)審決定又向人民法院提起專利行政訴訟，此時(shí)人民法院只能圍繞專利復(fù)審委員會(huì)作出的維持原駁回決定的復(fù)審決定是否正確進(jìn)行審查。

第45條人民法院的主要任務(wù)是審查專利復(fù)審委員會(huì)所作的決定是否查清了事實(shí)，是否準(zhǔn)確地適用了法律，是否違反了法定程序查原則。例如，在一件無效案的審查決定中，請(qǐng)求人始終以不能被認(rèn)定為有效證據(jù)的證據(jù)1為最接近的對(duì)比文件，并以證據(jù)1結(jié)合證據(jù)2否定涉案專利的創(chuàng)造性，專利復(fù)審委員會(huì)依職權(quán)采用了請(qǐng)求人沒有提及的證據(jù)3與證據(jù)4進(jìn)行結(jié)合而作出了無效宣告請(qǐng)求審查決定，在作出決定前也沒有給專利權(quán)人一次符合聽證原則的陳述意見的機(jī)會(huì)，則其行為屬于違反請(qǐng)求原則和聽證原則的行政行為。

第46條按照《專利法實(shí)施細(xì)則》第72條的規(guī)定，在無效宣告階段，請(qǐng)求人主動(dòng)撤回?zé)o效宣告請(qǐng)求或者因雙方和解需要，請(qǐng)求人撤回?zé)o效宣告請(qǐng)求時(shí)，復(fù)審委員會(huì)在已進(jìn)行的審查工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)為專利權(quán)可以全部無效的，可以不終止審理。

第47條法院的庭審是針對(duì)雙方當(dāng)事人對(duì)專利復(fù)審

委員會(huì)所作出的專利行政決定正確與否來聽取雙方當(dāng)事人的觀點(diǎn)，凡是專利行政決定中未涉及的理由、證據(jù)、事實(shí)一般不予采納并不納入庭審的范圍，其情況類似專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)不服專利申請(qǐng)駁回決定而提出的復(fù)審請(qǐng)求的審理，即只針對(duì)駁回決定所涉及的問題進(jìn)行理。法院的庭審不適合采用長篇大論的論述和具體對(duì)比，不適于對(duì)純技術(shù)問題進(jìn)行過度的技術(shù)性討論以及法律條款解釋評(píng)述，法院的庭審適合直接切入無效宣告或復(fù)審決定所謂不公正、不合法的具體敘述和辯論，采用通俗易懂的語言表達(dá)方式把問題講清楚即可。法院的法庭辯論一般在庭審調(diào)查階段就一并進(jìn)行，即質(zhì)辯合一模式。因此有些觀點(diǎn)在庭審調(diào)查階段就可以發(fā)表，而不必等到辯論階段。針對(duì)專利無效宣告請(qǐng)求審查決定不服的行政訴訟中，第三人始終應(yīng)與專利復(fù)審委員會(huì)站在同一立場(chǎng)上去參加訴訟、發(fā)表意見，而不能與專利復(fù)委員會(huì)產(chǎn)生不和諧或相矛盾的說法。

第48條人民法院在審理因不服專利復(fù)審委員會(huì)的復(fù)審決定和無效宣告審查決定而產(chǎn)生的利行政案件時(shí)，其依據(jù)的法律是《專利法》《行政訴訟法》，其參照的是《專利法實(shí)施細(xì)則》《專利審查指南》以及最高人民法院所作出的相關(guān)司法解釋、規(guī)定等。

第49條專利復(fù)審委員會(huì)為被告的專利行政訴訟件的焦點(diǎn)并不是請(qǐng)求法院直接依據(jù)《專利法》的有關(guān)規(guī)定對(duì)專利申請(qǐng)的內(nèi)容或已經(jīng)授權(quán)的專利進(jìn)行審查，而是對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)的行政審查行為的合法性進(jìn)行審查。因此，原告不能要求法院直接認(rèn)定原告的專利申請(qǐng)是否符合授予專利權(quán)條件或是否符合維持專利權(quán)有效的條件，如果原告提出這樣的請(qǐng)求，一般不會(huì)得到法院的支持。

第50條原告的訴訟代理人可以在訴訟中請(qǐng)求法院著重對(duì)復(fù)審程序或無效宣告審查序中不合法的地方進(jìn)行重點(diǎn)審查，這就要求其對(duì)于上述重點(diǎn)審查之處要有所準(zhǔn)備，準(zhǔn)備越充分越好。代理人對(duì)于程序的合法性質(zhì)亦可以圍繞以下問題進(jìn)行：對(duì)該決定不利于當(dāng)事人是否給予一次符合聽證原則的陳述意見的機(jī)會(huì)、是否應(yīng)當(dāng)通知當(dāng)事人出庭口頭審理而沒有通知、是否應(yīng)當(dāng)回避的合議組成員沒有回避、是否一方當(dāng)事人對(duì)于對(duì)方出庭人員有異議而沒有被專利復(fù)審委員會(huì)接受等問題進(jìn)行準(zhǔn)備。對(duì)于實(shí)體問題的質(zhì)疑則主要針對(duì)以下問題進(jìn)行：證據(jù)的采集是否違反法律關(guān)于證據(jù)的一般規(guī)則或特別規(guī)則的規(guī)定，對(duì)于證據(jù)的不予采信是否違反法律的規(guī)定，適用法律是否超出了無效宣告請(qǐng)求的理由、范圍，對(duì)事實(shí)的認(rèn)定是正確。只要在上述方面能夠找出任何一點(diǎn)有關(guān)被告行為的不合法性的缺陷，有可能促使人民法院作出要求專利復(fù)審委員會(huì)重新審查的決定。因此，律師的工作重點(diǎn)不是泛泛地談合法性問題，而是要從專利復(fù)審委員會(huì)所作出行政行為的過程中找到程序上和實(shí)體上的具體缺陷，即從復(fù)審決定或無效宣告求審查決定的字里行間找到不符合法律的具體描述，并對(duì)其進(jìn)行深入細(xì)致的定性分析，從而使法院能夠接受自己的觀點(diǎn)和意見。

第十章專利行政訴訟的判決和執(zhí)行

第51條不服地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局決定行政訴訟時(shí)，包括四種判決判決，即撤銷或維持判決、變更判決、確認(rèn)判決、履行判決。且不區(qū)分是居問裁決專利侵權(quán)民事糾紛還是

行政處罰。判決、行政處罰生效后，當(dāng)事人不履行判決或行政處罰決定的，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

第52條根據(jù)《專利法》的規(guī)定，對(duì)地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在行政處罰程序中所采取的強(qiáng)制措施不服的，訴訟或復(fù)議均不停止該強(qiáng)制措施的執(zhí)行，即扣押的假冒產(chǎn)品并不返還，查封的假冒產(chǎn)品照樣繼續(xù)查封。

第53條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的《專利侵權(quán)請(qǐng)求處理決定書》認(rèn)定被請(qǐng)求人構(gòu)成專利侵權(quán)的，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以責(zé)令被請(qǐng)求人停止侵權(quán)。但當(dāng)事人可以在收到?jīng)Q定之日起15日內(nèi)向法院提起行政訴訟。如果不提起行政訴訟又不停止侵權(quán)行為，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局停止侵權(quán)的決定作出后，并不立即產(chǎn)生執(zhí)行的法律效力，這一點(diǎn)與其他行政行為有所區(qū)別。當(dāng)事人提起行政訴訟后，只有在法院維持原決定時(shí)，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局才產(chǎn)生申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行的權(quán)力，在此之前并不產(chǎn)生這樣的權(quán)力。

第54條地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的處罰決定或法院判決被撤銷后的執(zhí)行：如果地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的是行政處罰決定，在罰款已經(jīng)執(zhí)行的情況下，應(yīng)當(dāng)將罰款返還當(dāng)事人，沒有執(zhí)行的不再執(zhí)行。判決停止“侵權(quán)生產(chǎn)”的，基于當(dāng)事人在起訴前通常并沒有停止生產(chǎn)，所以通常情況下不存在“執(zhí)行回轉(zhuǎn)”。如果法院是基于程序上的原因撤銷處罰決定的，地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)在重新作出處罰決定時(shí)，克服原程序上的缺陷，并可以相同的事實(shí)和理由作出相同的決定。