由《高法解釋二》引發(fā)的中美兩地對(duì)待功能性特征的思考

唐維虎

2016年1月25日由最高人民法院審判委員會(huì)第1676次會(huì)議通過(guò)的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》（下稱“高法解釋二”）第八條對(duì)功能性特征進(jìn)行了解釋，并對(duì)功能性特征的相同或等同進(jìn)行了明確。

上述第八條如下：“功能性特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

與說(shuō)明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同?！?/p>

上述內(nèi)容似乎對(duì)功能性特征所能解釋到的范圍有所放松，對(duì)功能性特征的保護(hù)力度似有加強(qiáng)。筆者試圖借鑒中美兩國(guó)在專利實(shí)務(wù)過(guò)程中對(duì)待功能特征的一些做法，探討中美兩地在某些方面對(duì)待功能性特征的異同點(diǎn)，并提出自己的見解和建議。

一、關(guān)于法條

美國(guó)專利法第112條第6款（112/6或112/f）是一條專門針對(duì)功能性特征的法條，對(duì)功能性特征及其解釋范圍做出了明確。美國(guó)專利法第112條第6款的相關(guān)規(guī)定譯文如下：

“權(quán)利要求中針對(duì)組合的特征可以被表示為執(zhí)行特定功能的裝置或步驟，而無(wú)需闡明支持該特定功能的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作，并且這樣的權(quán)利要求應(yīng)該被解釋為覆蓋了說(shuō)明書中所描述的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作及其等同物。”

在中國(guó)《專利法》中，沒(méi)有專門的法條對(duì)功能性特征進(jìn)行規(guī)定和解釋，但在《審查指南》第九章第二部分做出的相關(guān)規(guī)定，使得在專利審查、無(wú)效、權(quán)利要求范圍認(rèn)定等節(jié)點(diǎn)如何來(lái)對(duì)待功能性特征有了一定的依據(jù)?！秾彶橹改稀返诰耪碌诙糠值挠嘘P(guān)規(guī)定摘抄如下：

“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征， 應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。 對(duì)于含有功能性限定的特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否得到說(shuō)明書的支持。 如果權(quán)利要求中限定的功能是以說(shuō)明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的， 并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書中未提到的其它替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題， 并達(dá)到相同的技術(shù)效果， 則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問(wèn)題的方式的功能性限定?！?/p>

二、關(guān)于審查過(guò)程

關(guān)于功能性特征的審查列舉以下幾種情況來(lái)梳理。

1.說(shuō)明書只提供了一種對(duì)應(yīng)功能性特征的實(shí)施方式

針對(duì)這種情況，舉一個(gè)淺顯的例子進(jìn)行說(shuō)明。例如：權(quán)利要求中限定了“一種用以輸入數(shù)據(jù)的輸入裝置（an input device for data input）”，說(shuō)明書只給出了“輸入裝置”的實(shí)施方式是鍵盤。針對(duì)這種情況，中美兩國(guó)在審查過(guò)程中可能會(huì)有哪些不同？

首先，在中國(guó)，有一部分審查員可能會(huì)下這樣的審查意見：權(quán)利要求的輸入裝置覆蓋了所有可以用于輸入數(shù)據(jù)的實(shí)施例方式，而說(shuō)明書中僅提供了一種該輸入裝置的實(shí)施方式（“鍵盤”），權(quán)利要求概括了一個(gè)較大的范圍，因此得不到說(shuō)明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

上述審查意見無(wú)疑會(huì)引導(dǎo)很大一部分專利申請(qǐng)人或?qū)＠砣藢?duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，將輸入裝置進(jìn)一步限定為鍵盤來(lái)克服審查意見。當(dāng)然，也有一部分的代理人和申請(qǐng)人為了專利權(quán)人后續(xù)能得到一個(gè)大的范圍會(huì)和審查員進(jìn)行溝通、討論或爭(zhēng)辯使審查員認(rèn)可上述概括的撰寫方式，成功率不得而知。

那么，在美國(guó)，針對(duì)上述功能性特征，可能會(huì)下這樣的審查意見：

Claim limitation “input device” has been interpreted under 35 U.S.C. 112， sixth paragraph， because it uses a non-structural term “device” coupled with functional language “input” without reciting sufficient structure to achieve the function. Further， the non-structural term is not preceded by a structural modifier. The term “input” has no known structural meaning in the art.

Since this claim limitation invokes 35 U.S.C. 112， sixth paragraph， the claim is/are interpreted to cover the corresponding structure described in the specification that achieves the claimed function， and equivalents thereof.

上述英文審查意見的大致意思是權(quán)利要求關(guān)于“input device”的寫法屬于MPF（means plus function）的撰寫方式。依據(jù)112/6的規(guī)定，權(quán)利要求的范圍應(yīng)該解釋為覆蓋說(shuō)明書所描述的具體實(shí)施方式及其等同物（equivalent thereof）。也就是說(shuō)，上述描述的“input device”的范圍就應(yīng)該被解釋為“鍵盤”及其等同物。針對(duì)這樣的審查意見，申請(qǐng)人或代理人在實(shí)際OA的過(guò)程中可以不用對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改以進(jìn)一步限定“input device”為鍵盤，最多可能就是在OA中認(rèn)同審查員的interpretation。另外，還有一些美國(guó)專利律師建議的做法是對(duì)這種interpretation不做任何評(píng)論，而在OA中闡明“申請(qǐng)人保留對(duì)這種解釋做進(jìn)一步爭(zhēng)辯的權(quán)利”（Applicant reserves the right to argue this in future）。

從上述對(duì)說(shuō)明書僅提供了一種功能性特征的實(shí)施方式的處理方式來(lái)看，中美兩國(guó)的做法是存在一些差別的。可以看出，美國(guó)的做法相比中國(guó)的做法更有利于專利權(quán)人的利益。如果按照中國(guó)審查員審查意見的引導(dǎo)方式將權(quán)利要求的特征限定到說(shuō)明書提供的具體實(shí)施方式，在后段做侵權(quán)比對(duì)確定權(quán)利要求范圍的時(shí)候，會(huì)使專利權(quán)人很難將功能性特征的范圍再通過(guò)具體實(shí)施方式的替代或等同（equivalent thereof）來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大，這是因?yàn)闄?quán)利要求已經(jīng)明確的限定了“輸入裝置”就是“鍵盤”，幾乎很難再擴(kuò)大到“鼠標(biāo)”、“觸摸屏”等替代實(shí)施方式的范圍。這一點(diǎn)在《高法解釋二》第五條已經(jīng)有了相應(yīng)的明確。

第五條的具體內(nèi)容：“在人民法院確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用?！?/p>

2.說(shuō)明書提供了兩種以上對(duì)應(yīng)功能性特征的實(shí)施方式或者沒(méi)有提供任何實(shí)施方式。

針對(duì)該情況提到的兩種情形，相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單。

對(duì)于第一種情形，即說(shuō)明書提供了兩種以上對(duì)應(yīng)功能性特征的實(shí)施方式，中國(guó)的審查員一般不會(huì)下達(dá)上述第一種情況類似的審查意見；而美國(guó)的審查員即使會(huì)下112/6的審查意見，權(quán)利要求的最終結(jié)果從內(nèi)容上來(lái)看是沒(méi)有多少差別的。同時(shí)，若提供了兩種以上的實(shí)施方式，對(duì)后段侵權(quán)比對(duì)將權(quán)利要求的范圍盡可能根據(jù)替代實(shí)施例或等同物的認(rèn)定解釋到一個(gè)較大的范圍是極為有利的。

對(duì)于第二種情形，即說(shuō)明書沒(méi)有提供任何功能性特征的實(shí)施方式，中美兩國(guó)在審查過(guò)程中的做法基本是一致的。在中國(guó)，審查員可以根據(jù)專利法第26條第3款的規(guī)定認(rèn)為說(shuō)明書沒(méi)有提供具體的實(shí)施方案導(dǎo)致權(quán)利要求不能實(shí)施為由而不予專利權(quán)。相應(yīng)地，在美國(guó)，審查員也可能會(huì)根據(jù)美國(guó)專利法第112條第2款（112/2）的規(guī)定而不予專利權(quán)。當(dāng)然，也有類似情況被授予專利權(quán)的情形，例如申請(qǐng)人能夠證明該功能性特征的實(shí)現(xiàn)方式是本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)或者審查員并未深究功能性特征無(wú)法依照說(shuō)明書的描述而實(shí)現(xiàn)這一問(wèn)題。但是，在這樣情形下取得的專利權(quán)會(huì)因?yàn)槠湔f(shuō)明書的缺陷，而處于不穩(wěn)定的狀態(tài)，隨時(shí)有被無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)于侵權(quán)比對(duì)中的權(quán)利要求解釋/Claim Construction

在中國(guó)，如何使用上位限定的功能性特征對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋，目前還沒(méi)有太多經(jīng)典的案例可以參考，這跟中國(guó)專利制度發(fā)展時(shí)間有很大關(guān)系。而在美國(guó)，已經(jīng)產(chǎn)生了一些關(guān)于如何判斷上位限定是否合理的經(jīng)典先例，例如“愛迪生白熾燈專利侵權(quán)案”以及“哈佛致癌老鼠”案。類似的案例得出了用于判斷權(quán)利要求書中的上位限定根據(jù)說(shuō)明書的描述“能否實(shí)現(xiàn)”的兩條重要原則，即“共有性質(zhì)”（common quality）原則和“過(guò)度試驗(yàn)”（undue experimentation）原則，而筆者在細(xì)讀這兩條原則的內(nèi)容之后，認(rèn)為這兩條原則可以作為侵權(quán)認(rèn)定過(guò)程中合理進(jìn)行功能性特征的權(quán)利要求解釋/claim construction的參考標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于上述兩條原則，特舉“愛迪生白熾燈專利侵權(quán)案”進(jìn)行闡述， 李雁在《淺談美國(guó)專利法第112條對(duì)中國(guó)專利法第26條第四款之借鑒》一文使用了該案例，“愛迪生白熾燈專利侵權(quán)案”是美國(guó)專利法歷史上關(guān)于“能夠?qū)崿F(xiàn)”問(wèn)題的著名判例。盡管該判例形成于100多年前，但其中所形成的針對(duì)“能夠?qū)崿F(xiàn)”問(wèn)題的多個(gè)審查標(biāo)準(zhǔn)在美國(guó)專利法實(shí)踐中沿用至今。該案例對(duì)權(quán)利要求的解釋/claim construction也具有極高的參考意義。

在該案中，原告Sawyer & Man（簡(jiǎn)稱SM）公司控告Edison電燈公司專利侵權(quán)，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于愛迪生電燈是否侵犯SM的第317676號(hào)美國(guó)專利權(quán)。

該案主要涉及317676的兩項(xiàng)權(quán)利要求為：

要求1.一種用于電燈的白熾導(dǎo)體，該白熾導(dǎo)體由碳化纖維或紡織材料（carbonized fibrous or textile material）構(gòu)成并具有拱形或馬蹄形形狀。

要求3.該用于電燈的白熾導(dǎo)體由碳化紙（carbonized paper）構(gòu)成。

SM電燈專利的說(shuō)明書記載：“在實(shí)施本發(fā)明的過(guò)程中，我們采用碳化紙，還有木炭”，“由于采用從植物纖維或紡織材料而來(lái)的炭而不是礦產(chǎn)石墨或炭黑，本發(fā)明帶來(lái)很多優(yōu)勢(shì)”。

商用愛迪生電燈的燈芯由一種具有特殊性質(zhì)的碳化竹（carbonized bamboo）材料制成。多年來(lái)，SM電燈早已不在市場(chǎng)上銷售并且歷史證明從未取得商業(yè)上的成功。但是，不可否認(rèn)，市場(chǎng)上銷售的愛迪生電燈所采用的碳化竹燈芯的確落入SM電燈專利的權(quán)利要求1所限定的“碳化纖維或紡織材料”的范圍之內(nèi)，但是就權(quán)利要求3所限定的“碳化紙”的范圍而言，則沒(méi)有侵權(quán)。爭(zhēng)論的焦點(diǎn)在于：SM權(quán)利要求1的“碳化纖維或紡織材料”上位概括是否合理，或者說(shuō)SM的說(shuō)明書對(duì)權(quán)利要求1的上位概括可以解釋到包括碳化竹的范圍是否能起到足夠的支撐作用？

在評(píng)述SM是否有權(quán)壟斷所有“碳化纖維或紡織材料”制成的白熾燈導(dǎo)體時(shí)，美國(guó)巡回法院給出的觀點(diǎn)是：“如果專利權(quán)人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了“碳化纖維或紡織材料”的一種區(qū)別于其他材料的共有性質(zhì)（common quality）并且該性質(zhì)特別適合于白熾燈導(dǎo)體，則SM的上位限定沒(méi)有過(guò)寬。而事實(shí)上，SM提出他們發(fā)現(xiàn)碳化紙是用于白熾燈導(dǎo)體的最佳材料。然而，他們并沒(méi)有將其發(fā)明限制在碳化紙材料，而是擴(kuò)展到更廣的范圍，即“碳化纖維或紡織材料”。實(shí)際上，試驗(yàn)表明，在對(duì)超過(guò)六千種植物纖維進(jìn)行試驗(yàn)（“過(guò)度試驗(yàn)”）之后，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一種具有適合于白熾燈導(dǎo)體的目的。在此情況下，利用這種過(guò)寬的保護(hù)范圍來(lái)排除他人進(jìn)一步調(diào)查試驗(yàn)以獲取更優(yōu)方案的權(quán)利是不當(dāng)?shù)摹?/p>

由此可見，在探討上位限定是否合理時(shí)，美國(guó)巡回法院認(rèn)為關(guān)鍵在于：該上位限定所包含的所有實(shí)例是否具有“共有性質(zhì)”以用于發(fā)明的特殊目的。實(shí)際上，在愛迪生研制“碳化竹”燈芯的過(guò)程中，他對(duì)數(shù)千種植物纖維進(jìn)行了試驗(yàn)，但是發(fā)現(xiàn)植物纖維并不具有適合于制造白熾燈導(dǎo)體的“通用性質(zhì)”。植物纖維的纖維質(zhì)地是制造白熾燈導(dǎo)體的一個(gè)障礙。愛迪生最終選擇使用的竹材料并不是由于其具有一般的植物特性，而是因?yàn)樵撝癫牧暇哂心撤N區(qū)別于其他纖維材料的特殊性質(zhì)，使其適用于制造白熾燈導(dǎo)體的目的。

那么，SM早先利用碳化紙和木炭所進(jìn)行的并不成功的試驗(yàn)是否給了他們排除后來(lái)人更偉大發(fā)明或發(fā)現(xiàn)的權(quán)利呢？SM將權(quán)利要求1的范圍解釋到包含碳化竹的范圍從而達(dá)到壟斷的目的是否是合理的？答案不言而喻。

通過(guò)以上案例的分析，在對(duì)上位限定的功能性特征進(jìn)行權(quán)利要求解釋時(shí)，完全可以參照 “共有性質(zhì)”原則以及“過(guò)度試驗(yàn)”原則來(lái)判斷功能性特征能否解釋到其使用的上位限定所覆蓋的所有實(shí)施方式，同時(shí)也可以確定其解釋到什么范圍較為合理。在將“共有性質(zhì)”原則以及“過(guò)度試驗(yàn)”原則應(yīng)用于指導(dǎo)權(quán)利要求的解釋時(shí)，其具體理解可以歸納如下。

如果說(shuō)明書中公開了權(quán)利要求中的上位限定包含的所有實(shí)施例具有某種“共有性質(zhì)”以適用于發(fā)明的特定目的，則認(rèn)為該上位限定是可以實(shí)現(xiàn)并能夠得到說(shuō)明書的支持，那么權(quán)利要求相應(yīng)地就可以解釋到上位限定覆蓋的所有實(shí)施方式；相反，如果說(shuō)明書沒(méi)有公開這種“共有性質(zhì)”，需要本領(lǐng)域技術(shù)人員必須執(zhí)行“獨(dú)立試驗(yàn)”才能發(fā)現(xiàn)適用的實(shí)施方式，則該上位限定沒(méi)有得到說(shuō)明書的支持，權(quán)利要求則不能解釋到上位限定覆蓋的所有實(shí)施方式。

四、結(jié)論

從前段專利申請(qǐng)確權(quán)到后段專利維權(quán)階段各個(gè)節(jié)點(diǎn)針對(duì)功能性特征的處理方式或方法來(lái)看，雖然中美兩國(guó)做法存在細(xì)微的差異，但是大致方向和理念是一致的。一項(xiàng)專利權(quán)最終無(wú)論是因?yàn)楦鞣N瑕疵導(dǎo)致走向滅亡或者無(wú)法主張權(quán)利，還是因?yàn)闄?quán)利無(wú)比穩(wěn)定且范圍足夠涵蓋侵權(quán)產(chǎn)品而給權(quán)利人帶來(lái)收益，這一切都在前段申請(qǐng)確權(quán)的專利撰寫階段即埋下了因果種子。業(yè)界人士向來(lái)以做過(guò)后段無(wú)效、侵權(quán)、訴訟等高端業(yè)務(wù)而引以為豪，殊不知最難做好的事情是在申請(qǐng)確權(quán)前段的專利申請(qǐng)撰寫，因?yàn)樵賲柡Φ募夹g(shù)如果缺乏良好專利申請(qǐng)的撰寫，也是徒勞。鑒于此，針對(duì)功能性特征，建議在說(shuō)明書中至少要提供一種實(shí)施方式，使得專利權(quán)能保持穩(wěn)定。在條件允許的情況下，盡量提供兩個(gè)以上的實(shí)施方式，以使得功能性特征能夠解釋到足夠大的范圍而使其得到足夠支撐。另外，在后段侵權(quán)比對(duì)做權(quán)利要求解釋的時(shí)候，美國(guó)的做法以及經(jīng)典案例對(duì)中國(guó)的實(shí)踐同樣具有非常好的借鑒意義與參考價(jià)值，例如“共有性質(zhì)”和“過(guò)度試驗(yàn)”的原則對(duì)功能性特征以及其它上位限定的技術(shù)特征的權(quán)利要求解釋具有極高的指導(dǎo)意義。