我國注冊商標轉(zhuǎn)讓與使用許可制度研究
——以知識產(chǎn)權(quán)與物權(quán)之比較為切入點

趙析蔓

(鄭州大學 法學院，河南 鄭州 450000)

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我國注冊商標轉(zhuǎn)讓與使用許可制度研究
——以知識產(chǎn)權(quán)與物權(quán)之比較為切入點

趙析蔓

(鄭州大學 法學院，河南 鄭州 450000)

摘要：注冊商標轉(zhuǎn)讓糾紛的焦點集中于轉(zhuǎn)讓合同、核準公告與商標移轉(zhuǎn)的關(guān)系等問題上。本文引入民法中的物權(quán)，對商標轉(zhuǎn)讓和使用許可制度進行分析，得出轉(zhuǎn)讓合同產(chǎn)生債權(quán)效力，核準公告產(chǎn)生商標移轉(zhuǎn)效果之結(jié)論，并提出通過明確核準申請所依據(jù)的標準，取消強制系列商標同時轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，將備案使用許可義務(wù)歸由被許可人承擔等措施，完善和健全商標轉(zhuǎn)讓和使用許可制度。

關(guān)鍵詞：注冊商標；轉(zhuǎn)讓；使用許可；公示

在我國立法中，商標流轉(zhuǎn)方式包括轉(zhuǎn)讓與許可使用兩種類型?；谏虡说膶傩院蜕虡藱?quán)的法律特征，我國已經(jīng)建立起注冊商標的流轉(zhuǎn)制度對商標權(quán)進行保護，但在實踐中，依然出現(xiàn)了大量有關(guān)商標流轉(zhuǎn)的法律糾紛，達能和娃哈哈集團爭奪商標權(quán)一案就是典型代表，這反映出我國立法的不足。本文以此案為例，從現(xiàn)有法律規(guī)定、制度入手，探尋立法之漏洞，并提出完善建議。

1商標和商標權(quán)

商標俗稱牌子，本質(zhì)上是一種標記，其功能為對商品或服務(wù)進行區(qū)別?！渡虡朔ā返?條指出，商標為具有識別功能之標志，所包含的要素除傳統(tǒng)意義上的文字、圖形以外，還包括三維標志，甚至聲音等。《商標法》第9條規(guī)定，申請注冊的商標要便于被識別并具有顯著特征。

商標權(quán)指商標具有的法律屬性，也叫做商標專用權(quán)，為權(quán)利主體在法定期限內(nèi)對注冊商標享有的由法律予以確認并被其保護之權(quán)利[1]。商標權(quán)具有以下特征：(1)專有性，亦被稱為獨占性，即權(quán)利主體獨占使用商標的權(quán)利，具體包含三個方面：第一，權(quán)利主體有權(quán)根據(jù)《商標法》的規(guī)定，將其商標使用在已核準的商品、商品包裝上或服務(wù)、服務(wù)設(shè)施上，任何人不得干涉；第二，權(quán)利主體有權(quán)禁止任何擅自在同一種或類似商品上使用與其商標相同或相似的商標的行為；第三，權(quán)利主體有權(quán)準許他人使用自己的商標，也有權(quán)將自己的商標轉(zhuǎn)讓給他人，此類許可或是轉(zhuǎn)讓要符合法律規(guī)定并履行一定的法律手續(xù)。(2)地域性，商標專用權(quán)在注冊國享受法律保護，非注冊國沒有對其進行保護的義務(wù)。(3)時間性，對商標權(quán)的保護具有時限限制，超過有效期，商標主體不再享有該權(quán)利。

2我國《商標法》規(guī)定的注冊商標轉(zhuǎn)讓和使用許可制度

注冊商標轉(zhuǎn)讓是商標權(quán)人將自己所擁有的商標權(quán)轉(zhuǎn)移給他人的法律行為。由《商標法》第42條可知：(1)對商標進行轉(zhuǎn)讓的，雙方當事人需要達成并且簽署協(xié)議，再向國家商標局提出申請，通過核準后，商標專用權(quán)發(fā)生移轉(zhuǎn)；(2)我國采用強制系列商標同時進行轉(zhuǎn)讓的做法；(3)容易導(dǎo)致混淆和存在其他不良影響的不予核準；(4)商標權(quán)發(fā)生移轉(zhuǎn)、主體發(fā)生變更的時間為公告之日。

注冊商標使用許可是商標權(quán)人準許他人在一定期限和地域內(nèi)使用自己所擁有的商標權(quán)的法律行為。由《商標法》第43條可知：對商標進行許可使用的，首先要求當事人達成并簽署合同，然后需將使用許可在商標局備案，并由其進行公告，報備主體為許可人，沒有經(jīng)過備案不得對善意第三人發(fā)生對抗效力。

3注冊商標轉(zhuǎn)讓和使用許可制度的理論基礎(chǔ)

3.1注冊商標轉(zhuǎn)讓制度的理論基礎(chǔ)

3.1.1知識產(chǎn)權(quán)和物權(quán)的共通性知識產(chǎn)權(quán)和物權(quán)在傳統(tǒng)上被認為是民法領(lǐng)域規(guī)范無形物和有體物的兩大財產(chǎn)權(quán)，本文無意推翻這種劃分，只是將兩者所具有的共通性加以比較分析，以此來論證對作為知識產(chǎn)權(quán)典型代表的商標權(quán)運用物權(quán)規(guī)則的合理性。(1)兩者在權(quán)利性質(zhì)上的相似性。兩者都是財產(chǎn)權(quán)的主要類型，都包括支配權(quán)、絕對權(quán)和排他權(quán)[2]。物權(quán)被侵害時，權(quán)利人能夠行使物權(quán)請求權(quán)對其進行救濟，借鑒該規(guī)則，知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域也應(yīng)建立起知識產(chǎn)權(quán)請求權(quán)對被侵害權(quán)利進行救濟。另外，在物權(quán)領(lǐng)域中物權(quán)的追及效力，知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中的質(zhì)權(quán)也同樣具有。(2)兩者在內(nèi)容上的相似性。所有權(quán)指民事主體對物享有占有、使用、收益以及處分的權(quán)利[3]。知識產(chǎn)權(quán)作為獨占的支配權(quán)，其權(quán)利人對法律關(guān)系客體進行類似于物權(quán)的全方位支配，同時有權(quán)禁止他人不當干涉的行為[4]。但因為存在兩種權(quán)利客體無形與有體之差別，享有知識產(chǎn)權(quán)的法律主體無法像物權(quán)的法律主體那樣通過對物進行實際的占有而彰顯其主體之身份，只能通過法律預(yù)先的安排和設(shè)定對知識產(chǎn)品進行控制。這也說明了良好的制度安排對知識產(chǎn)權(quán)所具有的重要價值和意義。以上分析至少說明在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域借鑒物權(quán)規(guī)則，乃至物權(quán)原則的理論依據(jù)，可為下文論述做鋪墊。

3.1.2物權(quán)區(qū)分原則物權(quán)區(qū)分原則即對物權(quán)變動的原因及結(jié)果之根據(jù)進行區(qū)別對待，兩種根據(jù)的成立生效分別由各自要件構(gòu)成?；ゲ挥绊懼瓌t。物權(quán)變動的原因以及結(jié)果作為兩個法律事實，彼此獨立，效力不同。引起物權(quán)變動的原因行為產(chǎn)生債法上的效力，在雙方當事人之間形成債權(quán)債務(wù)法律關(guān)系；引起物權(quán)變動的結(jié)果行為產(chǎn)生物權(quán)法上的效力，在雙方當事人完成給付義務(wù)并履行法定程序后，發(fā)生物權(quán)移轉(zhuǎn)的后果。注冊商標的轉(zhuǎn)讓可借鑒物權(quán)區(qū)分原則，將商標轉(zhuǎn)讓的原因和結(jié)果根據(jù)分開規(guī)定，各自由不同的成立生效要件構(gòu)成，引起商標轉(zhuǎn)讓的原因和導(dǎo)致商標轉(zhuǎn)讓的結(jié)果作為兩個法律事實產(chǎn)生不同的法律效力，前者產(chǎn)生合同意義上的法律關(guān)系，后者產(chǎn)生商標權(quán)移轉(zhuǎn)的法律效果。

3.1.3物權(quán)公示原則物權(quán)公示原則可以理解為物權(quán)主體的變更需要采用可以取信于公眾的外部表現(xiàn)方式的原則[5]。導(dǎo)致物權(quán)發(fā)生移轉(zhuǎn)、物權(quán)主體發(fā)生變更的結(jié)果行為往往是公示程序。眾所周知，在物權(quán)法領(lǐng)域中，動產(chǎn)的公示方式為交付，不動產(chǎn)為登記。商標基于無形性的屬性，無法通過交付完成公示，更顯示出登記對商標轉(zhuǎn)讓的重要性。

3.1.4公示程序具有不同效力公示程序的效力可以劃分為形式主義與實質(zhì)主義兩個類型。所謂公示實質(zhì)主義是指必須經(jīng)過公示這一程序才能產(chǎn)生物權(quán)變動之法律效果，而所謂公示形式主義是指公示這一程序并非物權(quán)變動之剛需，對物權(quán)本身不存在重大影響，但對第三人起到對抗作用。這說明在物權(quán)法領(lǐng)域中，公示程序具有不同效力。關(guān)于公示效力更為詳盡之分類如下：(1)登記是合同生效的要件。登記是合同生效的要件之一，合同除了需要滿足其他生效要件以外，不進行登記，合同無效。(2)登記對抗主義。合同一生效，物權(quán)轉(zhuǎn)移就完成，是否登記的意義在于是否能夠?qū)股埔獾谌恕?3)登記要件主義。合同僅產(chǎn)生債法上的法律效果，登記才產(chǎn)生物權(quán)法上的法律效果。以上三種公示程序的效力中，登記要件主義對原因和結(jié)果行為做出了區(qū)分，符合物權(quán)區(qū)分原則。因此如上文所述，可以借鑒物權(quán)區(qū)分與公示原則，在先后發(fā)生商標轉(zhuǎn)讓的合同行為與類似于物權(quán)行為的“知識產(chǎn)權(quán)行為”時，完成注冊商標的整個轉(zhuǎn)讓過程。

3.2注冊商標許可使用制度的理論基礎(chǔ)

注冊商標使用許可通過當事人簽訂合同即可完成，但由于分為普通、排他和獨占使用許可，故以往商標的使用許可情況對被許可人的權(quán)益保護意義重大，社會大眾對此也起到輔助監(jiān)督作用，所以應(yīng)將使用許可情況予以公示。

4我國《商標法》注冊商標轉(zhuǎn)讓和使用許可規(guī)定的不足之處

4.1商標轉(zhuǎn)讓規(guī)定的不足之處

一是轉(zhuǎn)讓合同、核準公告與商標移轉(zhuǎn)之間的關(guān)系規(guī)定不清晰?！渡虡朔ā返?2條明確了商標轉(zhuǎn)讓需要簽訂合同，并經(jīng)核準，在公告之后發(fā)生轉(zhuǎn)讓效果，但未明確合同發(fā)生的是債權(quán)效力，核準公告發(fā)生的是商標移轉(zhuǎn)效力，故在實踐中存在著眾多如達能和娃哈哈集團的糾紛。轉(zhuǎn)讓申請未通過商標局核準或者雖通過核準但未進行公告或者轉(zhuǎn)讓人簽訂協(xié)議后不進行登記的情形，都會導(dǎo)致糾紛的產(chǎn)生。究其本質(zhì)，就是沒有明確在合同生效的基礎(chǔ)上，核準公告發(fā)生商標移轉(zhuǎn)的法律效果。二是商標局核準申請依據(jù)標準不明確?！渡虡朔ā返?2條規(guī)定對以下兩種情形不予核準：容易導(dǎo)致混淆的和有其他不良影響的，這兩種情形都是模糊性規(guī)定，增加了核準與否的不確定性。商標權(quán)歸屬于私權(quán)范疇，是否轉(zhuǎn)讓商標取決于當事人自己，為了保護公共利益不受侵犯才設(shè)定核準程序，而標準的模糊性極有可能使公權(quán)力擴張從而侵犯私權(quán)。三是系列商標強制同時轉(zhuǎn)讓不合理。在日益激烈的競爭中，商標包含的無形價值越來越被企業(yè)所看重。那些凝聚著社會大眾認可的知名商標變成了眾矢之的，充滿了被覬覦的風險。企業(yè)為了保護自己苦心經(jīng)營多年的成果，提前將同一商標注冊于多個相關(guān)類別的商品之上，以待日后業(yè)務(wù)的進一步開展。在相關(guān)類別商品上形成的商標權(quán)應(yīng)彼此獨立，不能因為是相同商標就對權(quán)利有所限制，強行要求系列商標一并轉(zhuǎn)讓與意思自治原則相違背。

4.2商標使用許可規(guī)定的不足之處

《商標法》第43條雖然規(guī)定了使用許可應(yīng)當備案，否則不能對抗善意第三人，但是依然缺少真正意義上的使用許可公示制度。商標使用許可的最大受益人和可能被侵權(quán)的人往往是被許可人，但按規(guī)定，備案人是許可人。事實上許可人并沒有足夠的趨利動力和避害心理按照法律的規(guī)定進行備案，況且《商標法》第43條也沒有規(guī)定不進行備案的法律后果，這是實踐中備案率較低的原因之一。如果同一商品上的同一商標在已被許可獨占或者排他使用的情況下，仍然被許可給第三人使用，那么獨占或者排他使用人的權(quán)利必將遭到侵犯。在這種情況下，如何保護獨占或者排他使用人的權(quán)益，《商標法》并未做出規(guī)定。

5我國注冊商標轉(zhuǎn)讓和使用許可制度的完善

第一，區(qū)分轉(zhuǎn)讓協(xié)議和核準程序?qū)ι虡宿D(zhuǎn)移的作用。轉(zhuǎn)讓協(xié)議產(chǎn)生債權(quán)效力，核準公告導(dǎo)致商標移轉(zhuǎn)的法律后果。轉(zhuǎn)讓協(xié)議是原因行為，核準公告是結(jié)果行為。沒有通過核準并不影響轉(zhuǎn)讓協(xié)議的效力，該協(xié)議效力由其自身成立生效要件決定。在商標轉(zhuǎn)讓方面采用公示要件主義。

第二，明確核準申請所依據(jù)的標準。擯棄現(xiàn)有的關(guān)于標準的寬泛性規(guī)定，用具體而詳細的規(guī)定取而代之。根據(jù)以往審判實踐經(jīng)驗進行總結(jié)，“不良影響”包括但不限于以下內(nèi)容：(1)雖不影響社會公益，但有損個人私益的；(2)與商品類別相聯(lián)系產(chǎn)生不良影響的，比如將“二人轉(zhuǎn)”用于避孕產(chǎn)品；(3)與使用主體相聯(lián)系產(chǎn)生不良影響的，比如普通企業(yè)注冊“少林寺”商標；(4)在商標管理秩序之外產(chǎn)生不良影響的，比如“樹葉有專攻”，顯然不利于漢語言文字的普及和傳播。

第三，取消強制系列商標同時轉(zhuǎn)讓的規(guī)定。“系列商標一并轉(zhuǎn)讓”規(guī)定之初衷是擔心出現(xiàn)沒有同時進行轉(zhuǎn)讓的后果。立法者認為，不同時轉(zhuǎn)讓可能會出現(xiàn)含有同一商標的不同類別商品由不同企業(yè)生產(chǎn)的情況，并導(dǎo)致消費者產(chǎn)生誤認。但是該說法僅為一種可能，而非必然出現(xiàn)的情況，況且不同企業(yè)可采用標注生產(chǎn)廠家的方式避免該情況的出現(xiàn)。

第四，規(guī)定由被許可人承擔備案使用許可的義務(wù)。規(guī)定被許可人承擔備案使用許可的義務(wù)，如違反該義務(wù)，則由其承擔不得對抗善意第三人的后果。這樣可充分調(diào)動被許可人進行備案的積極性，提高使用許可的備案率，而將使用許可情況公布于眾或是置于公眾隨時可查詢之狀態(tài)，有利于減少已被獨占或者排他許可的商標再次被許可使用的情況，可大大提高對被許可使用人的保護力度。

總體來說，我國法律關(guān)于注冊商標轉(zhuǎn)讓和使用許可制度的規(guī)定已經(jīng)比較成熟和完善，但實踐中仍時常出現(xiàn)難以解決的案例糾紛，對此筆者提出以上四條建議。前兩條建議秉承立法精神，在原有規(guī)定基礎(chǔ)上進一步明確和深化，后兩條建議與目前的立法方向相背，但修改后會使制度安排更加科學合理，更加符合實際情況，同時也更具操作性。

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(編輯：唐芳)

收稿日期：2016-01-20

作者簡介：趙析蔓(1992—)，女，河南三門峽人，碩士研究生，研究方向：債權(quán)法.

中圖分類號：D923.4

文獻標識碼：A

文章編號：2095-8978(2016)03-0008-03

The Study of System of Assignment and Licensing of Registered Trademark by Comparision between Intellectual Property and Real Right

ZHAO Xi-man

(Law School, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000,China)

Abstract：The focus of registered trademark disputes is the relationship between reason of assignment contracts and approval process with result of trademark transferring. Based on principles and rules in real right in civil law we can draw a conclusion that assignment contracts produce effect of obligation and approval process produces the result of trademark transferring. Confirmation the standard of approval, cancellation regulation that series of trademark must be transferred together and distribution obligation of putting licensing of registered trademark on records to licensee, we can establish more perfect system of assignment and licensing of registered trademark.

Keywords：registered trademark; assignment; licensing of registered trademark; publicity