對(duì)從屬權(quán)利要求引用方式的探討

朱振德

對(duì)從屬權(quán)利要求引用方式的探討

朱振德*

當(dāng)從屬權(quán)利要求所限定的附加技術(shù)特征之間既不相互依存又不相互排斥時(shí)，應(yīng)該如何引用在前的權(quán)利要求？是依次引用上一條權(quán)利要求，還是均引用獨(dú)立權(quán)利要求？這是很多剛?cè)胄械膶＠砣松踔劣卸嗄旯ぷ鹘?jīng)驗(yàn)的專利代理人都會(huì)發(fā)出的疑問。本文基于專利的基本目的，通過分析在各個(gè)階段可能遇到的不同情況對(duì)專利保護(hù)范圍的影響，來(lái)說明最佳的引用方式。

權(quán)利要求 引用 技術(shù)特征

一、問題的提出

經(jīng)常有人問我，當(dāng)從屬權(quán)利要求所限定的附加技術(shù)特征之間既不相互依存、又不相互排斥時(shí)，應(yīng)該如何引用在前的權(quán)利要求？

例如，獨(dú)立權(quán)利要求1限定了A、B、C 3個(gè)技術(shù)特征，權(quán)利要求2、3和4分別對(duì)A、B、C進(jìn)一步限定為A1、A2、A3，且A1、A2、A3之間沒有相互依存的關(guān)系，且也不相互排斥，那么權(quán)利要求2、3和4分別如何引用在前的權(quán)利要求？

二、可選方案

對(duì)于這種情況，通常有3種處理方案：①每條從屬權(quán)利要求各自引用其前一條權(quán)利要求，也就是權(quán)利要求2引權(quán)利要求1、權(quán)利要求3引權(quán)利要求2、權(quán)利要求4引權(quán)利要求3，依此類推；②通過引用關(guān)系組合把每一種可能的技術(shù)方案都保護(hù)起來(lái)，具體方式下面再作詳細(xì)說明；③各從屬權(quán)利要求均引用獨(dú)立權(quán)利要求。

這3種方案哪一種更好呢？下面我們來(lái)一一進(jìn)行分析。

三、分析過程

我們首先從申請(qǐng)專利的目的出發(fā)。雖然申請(qǐng)專利可以有很多種目的，但最根本也是最重要的目的還是保護(hù)自己的專利權(quán)不被他人侵犯。為了達(dá)到該目的，專利的保護(hù)范圍應(yīng)盡可能寬。由于獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍是最寬的，在判斷是否侵權(quán)時(shí)，一般只需要將被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法與涉案專利的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行對(duì)比。如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法落入了獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，就已經(jīng)可以認(rèn)定為侵權(quán)了，無(wú)需再分析從屬權(quán)利要求；如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法沒有落入獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，那么當(dāng)然也不會(huì)落入范圍更小的從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍，同樣也無(wú)需再分析從屬權(quán)利要求。因此，如果在申請(qǐng)時(shí)撰寫的獨(dú)立權(quán)利要求可以獲得授權(quán)且權(quán)利穩(wěn)定，那么上述3種方案效果是一樣的。問題就在于，如果獨(dú)立權(quán)利要求不能獲得授權(quán)，或者授權(quán)后被宣告無(wú)效，不同的從屬權(quán)利要求引用方式就會(huì)帶來(lái)不同的后果了。

由上述分析可知，方案①顯然是不可取的。這種引用方式使得從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍過小，如果獨(dú)立權(quán)利要求因不具備新穎性或創(chuàng)造性等原因不能獲權(quán)或被宣告無(wú)效，會(huì)損失較大的保護(hù)范圍。具體來(lái)說，如果獨(dú)立權(quán)利要求不能獲權(quán)或被宣告無(wú)效，從屬權(quán)利要求2上升為新的獨(dú)權(quán)。此時(shí)，如果他人實(shí)施的技術(shù)方案中不包含原從屬權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征，則不構(gòu)成侵權(quán)。即使他人實(shí)施的技術(shù)方案中包含了其他從屬權(quán)利要求所限定的具備創(chuàng)造性的技術(shù)特征，也不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。這相當(dāng)于專利權(quán)人將其他從屬權(quán)利要求與原獨(dú)立權(quán)利要求的相結(jié)合的技術(shù)方案捐獻(xiàn)給了社會(huì)。

在該引用方式下，如果是在審查階段發(fā)現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求不能獲權(quán)，申請(qǐng)人還可以通過分案等方式將權(quán)3等從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征剝離出來(lái)進(jìn)行保護(hù)，只要這種方案在原說明書中有相應(yīng)的記載即可。如果在審查階段審查員未能發(fā)現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求的問題而獲得授權(quán)，到了無(wú)效階段獨(dú)立權(quán)利要求被宣告無(wú)效，由于無(wú)效階段的修改是受到限制的，這個(gè)損失就不可挽回了。

下面再來(lái)看看方案②。方案②從屬權(quán)利要求的具體引用方式舉例如下：

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的××，其特征在于，所述A為A1。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的××，其特征在于，所述B為B1。

4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的××，其特征在于，所述C為C1。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的××，其特征在于，所述C為C1。

通過上述引用方式，5條權(quán)利要求共限定了A+B+C（權(quán)利要求1）、A1+B+C（權(quán)利要求2）、A+B1+C（權(quán)利要求3引用權(quán)利要求1時(shí)）、A1+B1+C（權(quán)利要求3引用權(quán)利要求2時(shí)）、A+B+C1（權(quán)利要求4引用權(quán)利要求1時(shí)）、A1+B+C1（權(quán)利要求4引用權(quán)利要求2時(shí)）、A1+B1+C1（權(quán)利要求5）等7種方案。可見，這種方案保護(hù)是最全面的。并且無(wú)論是在審查階段還是在無(wú)效階段，如果發(fā)現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求不能獲權(quán)或被宣告無(wú)效，都不會(huì)影響專利的實(shí)質(zhì)保護(hù)范圍。

然而，這是僅僅有3個(gè)附加技術(shù)特征的情況。由于《專利審查指南》（2010版）規(guī)定不允許多項(xiàng)引多項(xiàng)，當(dāng)附加技術(shù)特征更多時(shí)，會(huì)使得權(quán)利要求數(shù)量非常龐大，同時(shí)也會(huì)使得引用關(guān)系十分復(fù)雜。例如在上述例子中，如果還可以有一個(gè)附加技術(shù)特征D，那么增加的從權(quán)如下：

6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的××，其特征在于，還包括D。

7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的××，其特征在于，還包括D。

8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的××，其特征在于，還包括D。

9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的××，其特征在于，還包括D。

此處之所以要單獨(dú)撰寫一條權(quán)利要求9來(lái)引用權(quán)利要求5，是因?yàn)殡m然權(quán)利要求5只引用了權(quán)利要求3，但權(quán)利要求3是引用多項(xiàng)的權(quán)利要求。如果權(quán)利要求6引用權(quán)利要求1、2或5，則屬于間接的“多項(xiàng)引多項(xiàng)”，也是不被允許的。

如果再對(duì)D進(jìn)一步限定為D1，則還需要4項(xiàng)從屬權(quán)利要求分別引用權(quán)利要求6、7、8、9?？梢?，隨著附加技術(shù)特征的增加，權(quán)利要求的數(shù)量幾乎是呈幾何級(jí)增長(zhǎng)的。這就需要申請(qǐng)人繳納高額的權(quán)利要求附加費(fèi)，給申請(qǐng)人帶來(lái)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)也會(huì)大大增加撰寫工作量以及日后在審查階段的答復(fù)工作量，并需要撰寫時(shí)非常細(xì)心以免出現(xiàn)引用錯(cuò)誤。

當(dāng)然，一種取巧的辦法是通過“多項(xiàng)引用多項(xiàng)”的方式來(lái)縮減遞交申請(qǐng)時(shí)的權(quán)利要求數(shù)量，以節(jié)省權(quán)利要求附加費(fèi)，然后通過主動(dòng)修改或補(bǔ)正的方式消除“多項(xiàng)引用多項(xiàng)”的缺陷。但這種方式會(huì)給日后的修改增加大量工作，稍有不慎還會(huì)出錯(cuò)，并不一定可以降低整體成本，并且這種方式不也符合職業(yè)道德。

最后我們?cè)倏捶桨涪?。方案③就是不考慮從屬權(quán)利要求之間的相互引用，而是都只引用獨(dú)立權(quán)利要求。我們分析一下采用這種引用方式時(shí)，如果在審查階段發(fā)現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求不能獲權(quán)或者在無(wú)效階段獨(dú)立權(quán)利要求被宣告無(wú)效，會(huì)不會(huì)有不良的后果。

首先，在申請(qǐng)階段，如果獨(dú)立權(quán)利要求因?yàn)椴痪邆湫路f性或創(chuàng)造性等原因不能獲權(quán)，那么我們可以刪除獨(dú)立權(quán)利要求，而將各從屬權(quán)利要求分別修改為新的獨(dú)立權(quán)利要求，如此每項(xiàng)新的獨(dú)立權(quán)利要求均有一個(gè)盡可能寬的保護(hù)范圍?？梢姡捎迷摲N方案時(shí)，如果在審查階段發(fā)現(xiàn)獨(dú)立權(quán)利要求不能獲權(quán)時(shí)不會(huì)損失保護(hù)范圍。當(dāng)然，這種方式會(huì)使修改后的獨(dú)立權(quán)利要求之間不具有單一性（事實(shí)上，方案②在獨(dú)立權(quán)利要求不能獲權(quán)時(shí)也會(huì)遇到單一性的問題），如果審查員指出，就要作分案處理，會(huì)給申請(qǐng)人增加申請(qǐng)成本。不過，如果原從屬權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案均有很高的保護(hù)價(jià)值的話，這種成本的支出是值得的。而如果申請(qǐng)人不愿支付過多的成本，也可以選擇一個(gè)最重要、最有保護(hù)價(jià)值的從屬權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案修改為獨(dú)立權(quán)利要求，將其他從屬權(quán)利要求作為該新的獨(dú)立權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求。或者，也可以在整體考慮后只將一部分原從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案作分案處理，其他從屬權(quán)利要求仍保留在原申請(qǐng)中?？傊?，這種引用方式在審查階段修改的空間非常大，且在審查階段發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可以有多種處理方式。

其次，再看無(wú)效階段的情況。如果申請(qǐng)時(shí)撰寫的權(quán)利要求獲得了授權(quán)，但在無(wú)效階段獨(dú)立權(quán)利要求被認(rèn)定為不具備新穎性或創(chuàng)造性而被宣告無(wú)效，會(huì)產(chǎn)生什么樣的法律后果呢？由于各從屬權(quán)利要求均引用了獨(dú)立權(quán)利要求，在獨(dú)立權(quán)利要求被宣告無(wú)效后，各從屬權(quán)利要求就繼承了原獨(dú)立權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，成為多個(gè)新的獨(dú)立權(quán)利要求，這些新的獨(dú)立權(quán)利要求同樣有一個(gè)盡可能寬的保護(hù)范圍，因此也不會(huì)損失專利的保護(hù)范圍。這和在審查階段進(jìn)行的修改效果是一樣的。并且由于單一性不是無(wú)效理由，在原獨(dú)立權(quán)利要求被宣告無(wú)效后，形成的多個(gè)新的獨(dú)立權(quán)利要求之間雖然不具有單一性，但專利權(quán)人不用為此增加專利的維護(hù)成本。

最后，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，在專利被宣告無(wú)效時(shí)，專利權(quán)人除了可以刪除權(quán)利要求和刪除技術(shù)方案外，還允許將多個(gè)沒有引用關(guān)系的從屬權(quán)利要求進(jìn)行合并修改。因此，方案③的引用方式在無(wú)效階段也具備很高的修改空間。

需要注意的是，根據(jù)《專利法》第33條的規(guī)定，在對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)，不能超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍。由于方案③在原權(quán)利要求書中各從屬權(quán)利要求之間沒有引用關(guān)系，因此無(wú)論是在審查階段中將多個(gè)從屬權(quán)利要求進(jìn)行合并修改，還是在無(wú)效階段將多個(gè)從屬權(quán)利要求進(jìn)行合并修改，這種修改顯然已經(jīng)超出原權(quán)利要求書記載的范圍了。為了保證這種合并修改符合《專利法》第33條的規(guī)定，需要在撰寫說明書時(shí)，至少應(yīng)該記載這樣一個(gè)實(shí)施例：該實(shí)施例同時(shí)包含有原獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征和各從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征。

四、結(jié) 論

綜上所述，在遇到從屬權(quán)利要求所限定的附加技術(shù)特征之間既不相互依存、又不相互排斥的情況時(shí)，都引用獨(dú)立權(quán)利要求即可。這樣既可以留有足夠的修改空間，保證日后在審查和無(wú)效時(shí)不會(huì)損失保護(hù)范圍，又可以盡可能地減少權(quán)利要求數(shù)量，節(jié)省申請(qǐng)的費(fèi)用。

北京工信聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所蘇州分所。