淺析創(chuàng)造性判斷中下位概念對上位概念的影響

余 敏王震宇江耀純

淺析創(chuàng)造性判斷中下位概念對上位概念的影響

余 敏*王震宇*江耀純*

在創(chuàng)造性判斷中，如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與最接近的現(xiàn)有技術(shù)某個(gè)技術(shù)特征，其中一個(gè)區(qū)別在于當(dāng)前者是上位概念，后者是下位概念時(shí)，不能簡單地將兩種概念對應(yīng)的技術(shù)特征視為等同。此種情形下，需要結(jié)合上位概念和下位概念在各自方案中對應(yīng)的技術(shù)特征的作用來判斷兩個(gè)技術(shù)特征是否實(shí)質(zhì)等同，然后再結(jié)合其他區(qū)別技術(shù)特征來綜合判斷現(xiàn)有技術(shù)是否在整體上存在啟示?？偟膩碚f，在大多數(shù)案例中，對比文件公開的下位概念并不等同于申請方案中的上位概念，并且該上位概念對于申請方案的創(chuàng)造性還會(huì)產(chǎn)生意想不到的貢獻(xiàn)。

創(chuàng)造性 區(qū)別技術(shù)特征 上位概念 下位概念 啟示

一、前言

根據(jù)《專利法》第22條1款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。其中，新穎性和創(chuàng)造性是實(shí)際中最常需要判斷的條件。在新穎性和創(chuàng)造性判斷中，均涉及將要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較，確定區(qū)別技術(shù)特征。常見的是，在比較某個(gè)技術(shù)特征時(shí)發(fā)現(xiàn)，要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型中采用了上位概念進(jìn)行限定，而對比文件中公開了該上位概念所涵蓋的某個(gè)下位概念。此種情形下，慣性思維是認(rèn)為下位概念的公開相當(dāng)于公開了發(fā)明或者實(shí)用新型中的上位概念，從而在判斷新穎性和創(chuàng)造性時(shí)將上位概念排除在區(qū)別技術(shù)特征之外，不再作為后續(xù)判斷時(shí)的考量因素。在此情形下，如果沒有其他區(qū)別技術(shù)特征，則發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。如果還有其他區(qū)別技術(shù)特征，則發(fā)明或者實(shí)用新型具備新穎性。而是否具備創(chuàng)造性，也只是根據(jù)其他區(qū)別技術(shù)特征來進(jìn)行判斷，即此時(shí)的上位概念對發(fā)明或者實(shí)用新型的創(chuàng)造性不帶來貢獻(xiàn)。這樣的思維過程合理嗎？下面，筆者基于具體案例，對創(chuàng)造性判斷中下位概念對上位概念的影響進(jìn)行分析和總結(jié)，以期給出更加合理的判斷。

二、案例介紹

【案例1】

該申請涉及導(dǎo)電膜的制備方法。制備過程中涉及一種油墨材料，其包括主體成分和溶劑。主體成分由質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%～60%的光固化樹脂和質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%～90%的金屬填料構(gòu)成，金屬填料中的金屬比目標(biāo)金屬活潑，目標(biāo)金屬為所需制備的導(dǎo)電膜中起導(dǎo)電作用的金屬。制備過程中還涉及作為區(qū)別技術(shù)特征的其他材料和步驟，因與本文的上位概念和下位概念的討論無關(guān)，在此不再一一列出。

對比文件中公開的制備導(dǎo)電膜的方法中，使用的墨水通過如下過程制備：將聚合物溶解于溶劑中制成載體，將鈀金屬加入載體中，攪拌均勻，其中聚合物由高分子聚合物組成，溶劑由水或者有機(jī)溶劑組成。從上述內(nèi)容可知，對比文件中的油墨包括高分子聚合物、鈀金屬和溶劑。

將該申請的技術(shù)方案與對比文件進(jìn)行比較，該申請的方案中油墨是光固化樹脂和金屬填料，且金屬填料中的金屬是一類比目標(biāo)金屬活潑的金屬；而對比文件中的墨水是高分子聚合物，金屬是具體的鈀金屬。對于金屬部分的區(qū)別，該申請的方案采用的是金屬填料這種上位概念進(jìn)行限定，而對比文件的方案采用的是具體的鈀金屬這種下位概念進(jìn)行限定。

基于上述內(nèi)容，在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，很容易忽略金屬部分的區(qū)別，認(rèn)為對比文件中的鈀金屬即相當(dāng)于該申請的方案中的金屬填料。然而，結(jié)合各自說明書中的相關(guān)記載，會(huì)發(fā)現(xiàn)該部分的區(qū)別是兩者之間非常重要的區(qū)別點(diǎn)，不容忽略。具體地，該申請的方案中設(shè)置金屬填料中的金屬比目標(biāo)金屬活潑，是配合制備過程中的一個(gè)置換步驟，用金屬填料中的金屬置換出化學(xué)鍍液中的目標(biāo)金屬離子，從而在基底表面得到一層由目標(biāo)金屬顆粒構(gòu)成的膜。而對比文件中使用鈀金屬，是利用鈀金屬對應(yīng)的鈀化合物可以溶解于水，也可以溶解于有機(jī)溶劑的特性，可使鈀化合物完全溶解，在體系中無不溶性顆粒，方便灌輸，不存在堵塞薄膜上微細(xì)管道的問題。從上述內(nèi)容可知，對比文件中利用的是鈀金屬這種特定金屬的具體特性，即便本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的啟示下，能聯(lián)想到的也只是具有這種特性的其他金屬，而不會(huì)想到鈀金屬是否活潑的特性。鑒于此，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會(huì)想到選用“比目標(biāo)金屬活潑”的一類金屬以參與置換反應(yīng)從而制備目標(biāo)金屬構(gòu)成的膜。因此，該案對比文件中鈀金屬的具體概念不能簡單地相當(dāng)于該申請的方案中“比目標(biāo)金屬活潑的金屬顆粒”這一上位概念。當(dāng)然，作為該案的創(chuàng)新點(diǎn)，權(quán)利要求中除了限定金屬填料中的金屬比目標(biāo)金屬活潑之外，也已限定在制備過程中還包括置換步驟，由金屬填料中的金屬置換出化學(xué)鍍液中的目標(biāo)金屬離子，從而在基底表面得到一層由目標(biāo)金屬顆粒構(gòu)成的膜。在創(chuàng)造性判斷過程中，確定區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，不能因?yàn)閷Ρ任募泄_的鈀金屬屬于該申請中“比目標(biāo)金屬活潑的金屬”這一概念，就將“金屬填料中的金屬比目標(biāo)金屬活潑”視作已經(jīng)公開的技術(shù)特征而不在創(chuàng)造性的整體判斷中予以考慮。如果簡單地作出這一結(jié)論，就很容易導(dǎo)致該申請不具備創(chuàng)造性的錯(cuò)誤判斷。

【案例2】

該申請涉及用于液流電池中的復(fù)合離子交換膜，其由磺酸化聚合物和無機(jī)材料混合均勻制備而成；其中，無機(jī)材料為微孔材料、介孔材料、無機(jī)層狀材料中的一種或者多種混合。方案中還涉及其他技術(shù)特征以及其他區(qū)別技術(shù)點(diǎn)，因與本文的討論無關(guān)，在此也不再一一列出。

作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比文件中公開一種復(fù)合離子交換膜，主要含磺化聚醚醚酮及添加劑。添加劑包括：二氧化鈦、二氧化硅、磷酸鋯、氧化鋁、氧化鋅、分子篩中的一種或多種。審查意見在評(píng)述無機(jī)材料部分的技術(shù)特征時(shí)，指出本領(lǐng)域常用的磷酸鋯一般是層狀磷酸鋯和介孔磷酸鋯，其分別屬于無機(jī)層狀材料的一種、介孔材料的一種。本領(lǐng)域常用的分子篩根據(jù)孔徑的大小可以分為介孔分子篩和微孔分子篩，其分別屬于介孔材料的一種、微孔材料的一種。因此，對比文件中公開的內(nèi)容即相當(dāng)于該申請方案中的微孔材料、介孔材料、無機(jī)層狀材料。

對于該申請的方案，其改進(jìn)的一個(gè)重要技術(shù)點(diǎn)在于在復(fù)合離子交換膜利用無機(jī)材料的物理結(jié)構(gòu)，例如，微孔材料的孔徑在2nm以下的孔結(jié)構(gòu)、介孔材料的三維孔結(jié)構(gòu)、無機(jī)層狀材料的層狀結(jié)構(gòu)。具體地，對于微孔材料，孔徑小，液流電池中的金屬離子無法直接穿過，而必須繞過微孔材料，這樣增加了金屬離子傳輸?shù)穆窂剑档土私饘匐x子滲透率。對于介孔材料，由于介孔材料具有三維孔道連通結(jié)構(gòu)，金屬離子在通過介孔材料時(shí)在三維孔道方向上隨機(jī)移動(dòng)，無法直接穿過，同樣增加了金屬離子傳輸?shù)穆窂?，阻礙了金屬離子的滲透。對于層狀材料，其層狀結(jié)構(gòu)也會(huì)阻礙液流電池中的金屬離子的相互滲透、降低活性物質(zhì)滲透率。即通過設(shè)置上述結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的無機(jī)材料，利用其物理結(jié)構(gòu)特性，阻礙液流電池中的金屬離子的相互滲透、降低活性物質(zhì)滲透率，從而提高復(fù)合離子交換膜的離子選擇性。這樣，當(dāng)離子交換膜用于液流電池中時(shí)，可提高液流電池的效率和壽命。

而對比文件公開的方案中，聚醚醚酮中增加添加劑可改善膜的導(dǎo)電性能、阻釩性能和機(jī)械性能。添加劑可為有機(jī)物，例如PEI或者PES，添加劑也可為無機(jī)物，例如二氧化鈦、二氧化硅、磷酸鋯、分子篩等。其公開的磷酸鋯和分子篩作為添加劑只是眾多添加劑中的可選的兩種，并沒有分析出這兩種材料作為無機(jī)材料時(shí)所具有的微觀結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及該結(jié)構(gòu)特點(diǎn)應(yīng)用在復(fù)合離子交換膜中的作用機(jī)理。

鑒于上述技術(shù)分析，將從屬權(quán)利要求中限定的微孔材料、介孔材料以及無機(jī)層狀材料中的典型種類加入到獨(dú)立權(quán)利要求的方案中，并將與對比文件中有重疊的種類刪除，最終保留“介孔材料為介孔碳材料及其改性材料、介孔金屬氧化物中的一種或者多種混合”“無機(jī)層狀材料為水滑石類層狀化合物、層狀硅酸鹽、層狀過渡金屬含氧酸鹽中的一種或者多種混合”的方案。圍繞該修改后的方案，結(jié)合對比文件未公開上述種類的無機(jī)材料以及無機(jī)材料的物理結(jié)構(gòu)特點(diǎn)應(yīng)用在復(fù)合離子交換膜中的作用機(jī)理等點(diǎn)進(jìn)行爭辯，最終獲得授權(quán)。

三、分析與總結(jié)

對于創(chuàng)造性判斷中，作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比文件中的下位概念是否相當(dāng)于申請方案的上位概念，筆者認(rèn)為可按照如下兩種情形討論。

第一種情形，對比文件中下位概念對應(yīng)的技術(shù)特征的作用與申請方案中上位概念對應(yīng)的技術(shù)特征的作用相同。此時(shí)，可視為技術(shù)特征等同，該下位概念可認(rèn)為是相當(dāng)于該上位概念，從而使該上位概念無法對申請方案的創(chuàng)造性產(chǎn)生貢獻(xiàn)。具體地，假設(shè)上述【案例1】中對比文件公開了鋰金屬，且公開其應(yīng)用于油墨材料中是作為活潑金屬發(fā)揮置換目標(biāo)金屬銅金屬的作用，則對比文件中公開的鋰金屬這一下位概念就相當(dāng)于公開了申請方案中金屬填料的上位概念。在沒有其他區(qū)別技術(shù)特征或者其他區(qū)別技術(shù)特征也是常規(guī)技術(shù)手段時(shí)，創(chuàng)造性判斷的結(jié)果就是申請的方案不具備創(chuàng)造性。

第二種情形，對比文件中下位概念對應(yīng)的技術(shù)特征的作用不同于申請方案中上位概念對應(yīng)的技術(shù)特征的作用，也即對比文件中沒有公開申請方案中上位概念的作用或者相關(guān)啟示。根據(jù)筆者的專利代理經(jīng)驗(yàn)，在創(chuàng)造性判斷中，第二種情形其實(shí)比上述第一種情形更為常見。此種情形下，兩種概念不能視為等同，而且兩種概念的區(qū)分對于創(chuàng)造性判斷“三步法”中第三步的判斷過程（確定現(xiàn)有技術(shù)是否在整體上存在啟示）也至關(guān)重要，具體如下。

對比文件中公開的具體案例，通常都是利用該具體案例例的具體特性（為方便描述，如下定義為第一特性），當(dāng)其作用機(jī)理不同于申請的方案時(shí)，并不具有拓展到申請方案中所包含的較廣泛的一類材料的可能性。這是因?yàn)椋瑥膶Ρ任募_的具體案例改進(jìn)到申請的方案，至少要跨越如下兩個(gè)階段：第一階段是從對比文件的具體案例的第一特性到該具體案例的第二特性；第二階段是從具體案例的第二特性擴(kuò)展到具有該第二特性的某一類材料。當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中不存在這兩方面的技術(shù)啟示時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員僅根據(jù)對比文件公開的具體案例是很難聯(lián)想到包含該案例的某一類材料的第二特性的。

而回歸申請方案本身，包含有上位概念的申請方案可視為歸納性技術(shù)方案。這類技術(shù)方案的獲取，通常都是基于發(fā)明人對多種具體案例進(jìn)行分析、驗(yàn)證，再由各個(gè)具體案例的表現(xiàn)結(jié)果歸納出其內(nèi)部的作用機(jī)理，進(jìn)而總結(jié)出可行的一類材料。這種歸納過程需要對各個(gè)具體案例背后的關(guān)聯(lián)和共性進(jìn)行深入研究，正體現(xiàn)了發(fā)明人的創(chuàng)造性勞動(dòng)。當(dāng)對比文件中未公開相關(guān)作用機(jī)理（例如【案例1】中的活潑金屬對不活潑金屬的置換應(yīng)用到導(dǎo)電膜的制備環(huán)節(jié)中，【案例2】中的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)對復(fù)合離子交換膜離子選擇性的提升機(jī)理），而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的知識(shí)也無法獲知該技術(shù)啟示時(shí)，則基于區(qū)別點(diǎn)并不容易啟發(fā)得到申請的方案。

綜上所述，該種情形下，對比文件中下位概念的技術(shù)特征不能等同于申請方案中的上位概念的技術(shù)特征，該對比文件并不能單獨(dú)影響申請方案的創(chuàng)造性。第二種情形下的引申思考：

假設(shè)申請的方案和對比文件的區(qū)別僅僅是上位概念和下位概念的區(qū)別，而這兩種概念屬于上述第二種情形。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)的結(jié)論是：當(dāng)沒有其他區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，對比文件影響了申請方案的新穎性，但根據(jù)上述判斷，并不能單獨(dú)影響創(chuàng)造性，這是否矛盾？

對于該問題，筆者認(rèn)為：上述情形下，從保護(hù)范圍來看，申請的方案是與現(xiàn)有的方案有重疊的，而專利制度不允許將已有的方案劃入申請的保護(hù)范圍內(nèi)，因此出現(xiàn)了上述缺乏新穎性的問題。而對于創(chuàng)造性，從重疊部分的一個(gè)方案并不能啟示得到余下未重疊部分的多個(gè)方案，因此余下未重疊部分的多個(gè)方案是有創(chuàng)造性的?；诖耍部梢钥闯龃祟惿暾埓疝q時(shí)的修改方向，即將上位概念中有重疊的具體方案刪除，僅保留未重疊部分的多個(gè)方案。這樣，既克服了新穎性缺陷，同時(shí)修改后的方案也是具備創(chuàng)造性的。

四、結(jié)論

在創(chuàng)造性判斷中，當(dāng)面對區(qū)別技術(shù)特征是上位概念與下位概念的區(qū)別時(shí)，不能落入新穎性判斷的慣性思維習(xí)慣，認(rèn)為上位概念限定的申請方案也是缺乏創(chuàng)造性的。此時(shí)，需要結(jié)合說明書的記載，分析上位概念和下位概念的作用機(jī)理是否相同。在作用機(jī)理不相同時(shí)，對比文件中下位概念的技術(shù)特征不能等同于申請方案中上位概念的技術(shù)特征，對比文件中下位概念的公開并不能單獨(dú)影響申請的技術(shù)方案的創(chuàng)造性。

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