部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)勢在必行

劉迎春

金杜律師事務(wù)所，北京　100020

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部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)勢在必行

劉迎春

金杜律師事務(wù)所，北京100020

文章指出無論是從經(jīng)濟(jì)全球化外國企業(yè)進(jìn)入中國市場的需要，還是從中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要，抑或是國內(nèi)企業(yè)走出國門到國外發(fā)展，都迫切需要對部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行專利保護(hù)，部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)勢在必行。

外觀設(shè)計(jì)專利；專利申請；部分外觀設(shè)計(jì)

計(jì)，看似簡單，但實(shí)際中不僅僅是在專利申請階段而且在授權(quán)后的保護(hù)過程中都有很多復(fù)雜的情況出現(xiàn)。單就目前外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的客體而言，就有亟待完善之處。筆者曾經(jīng)在2013年撰文，指出了我國外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的必然發(fā)展趨勢[1]。令人鼓舞的是，當(dāng)時(shí)指出的包含圖形用戶界面(GUI)的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的專利保護(hù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，2014年3月12日發(fā)出的第六十八號國家知識產(chǎn)權(quán)局令[2]已經(jīng)修改了《專利審查指南》，自2014年5月1日起對此類包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行專利保護(hù)。然而遺憾的是，對于部分外觀設(shè)計(jì)目前中國專利法仍然未能給予保護(hù)。而在實(shí)踐中，對部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的要求越來越迫切。

一、部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)是經(jīng)濟(jì)全球化外國企業(yè)進(jìn)入中國市場的需要

先來看看國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站提供的多國發(fā)明專利審查信息查詢服務(wù)平臺[3]，了解一下與中國國家知識產(chǎn)權(quán)局合作交流多并且向中國申請比較多的國家和地區(qū)。從多國發(fā)明專利審查信息查詢服務(wù)可以看到，通過該服務(wù)可以查詢中國國家知識產(chǎn)權(quán)局、歐洲專利局、日本特許廳、韓國特許廳、美國專利商標(biāo)局受理的發(fā)明專利審查信息。參照發(fā)明專利的情況，我們看一下除中國外的這幾個(gè)國家和地區(qū)的部分外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)狀況。

對于歐洲地區(qū)而言，歐洲專利局并不負(fù)責(zé)外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)，之前的歐盟內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局(OHIM)、自2016年3月23日起正式更名為歐盟知識產(chǎn)權(quán)局(EUIPO)負(fù)責(zé)外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)。從最初2002年的《歐盟理事會共同體外觀設(shè)計(jì)條例》開始，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局就對產(chǎn)品的全部和部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行保護(hù)，目前在歐盟所有成員國內(nèi)，無論是注冊外觀設(shè)計(jì)還是非注冊外觀設(shè)計(jì)，均保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)。日本對于部分外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)更早，在1999年修改的《日本意匠法》中就進(jìn)行了規(guī)定，部分外觀設(shè)計(jì)的表現(xiàn)方式就是現(xiàn)在常見的將要求保護(hù)的部分用實(shí)線表示，其余部分用虛線表示，并且規(guī)定了此類部分外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)的特殊性，即部分外觀設(shè)計(jì)專利申請只能要求部分外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)。韓國2001年改法保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)，也是在申請時(shí)須利用實(shí)線表示想保護(hù)的部位，虛線表示產(chǎn)品的其他的對比部分?！睹绹鴮＠ā分袑τ谕庥^設(shè)計(jì)的保護(hù)并沒有規(guī)定產(chǎn)品必須是完整的，作為判例法國家，美國通過確定的判例開始對部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行保護(hù)，也是用實(shí)線表示要保護(hù)的部分，用雙點(diǎn)劃線表示整個(gè)產(chǎn)品的外形。

就目前從我們收到的外國客戶的外觀設(shè)計(jì)專利申請來看，除了以上地區(qū)和國家，全球很多地區(qū)和國家都對部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行保護(hù)。

問題來了。筆者所在的律師事務(wù)所有大批的外國客戶。這些外國客戶經(jīng)常是在所在國家或者地區(qū)申請了外觀設(shè)計(jì)專利之后，根據(jù)《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定，在申請日的六個(gè)月內(nèi)，又在中國進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利申請，要求該在先外觀設(shè)計(jì)申請的外國優(yōu)先權(quán)。而很多外國客戶的優(yōu)先權(quán)文件涉及部分外觀設(shè)計(jì)、或者相似外觀設(shè)計(jì)中包含了一項(xiàng)或多項(xiàng)部分外觀設(shè)計(jì)，這在其所在國或者地區(qū)是沒有問題的。但在以此為優(yōu)先權(quán)文本向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交外觀設(shè)計(jì)專利申請文件的過程中，就出現(xiàn)了問題。

由于目前我國未對部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行專利保護(hù)，在要求外國優(yōu)先權(quán)向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交外觀設(shè)計(jì)專利申請時(shí)，如果申請文件中涉及部分外觀設(shè)計(jì)，外國客戶面臨兩種選擇：一種是刪除申請文件中的虛線，另一種是將虛線改為實(shí)線。在新申請遞交時(shí)，我們通常不為客戶選擇，在收到補(bǔ)正通知書后告知客戶自行選擇修改方式，也有外國客戶經(jīng)常向中國申請，事先就會告知選擇哪種修改方式。前幾天處理的新申請中，外國客戶指示刪除虛線，但是在其中一組圖片刪除虛線后，就變得和另外一組相似外觀設(shè)計(jì)圖片幾乎無差別，只好將該組圖片全部刪除。

有一點(diǎn)毋容置疑，在很多情況下，客戶會至少失去一部分之前想要全面保護(hù)的對象。因?yàn)檎w外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的范圍和力度都不能和部分外觀設(shè)計(jì)保護(hù)相比。如果是部分外觀設(shè)計(jì)，那么所有包含該部分外觀設(shè)計(jì)的整個(gè)產(chǎn)品都是受到保護(hù)的，在將虛線改成實(shí)線之后，則只能保護(hù)實(shí)線所繪出的整個(gè)產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計(jì)。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化，各國企業(yè)非常青睞中國市場，一些企業(yè)的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)對企業(yè)而言非常重要，諸如汽車行業(yè)、手機(jī)行業(yè)、箱包行業(yè)的一些知名國際企業(yè)，想進(jìn)入中國市場需要對企業(yè)自身產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)保護(hù)，如果能夠?yàn)槠髽I(yè)的外觀設(shè)計(jì)提供與其所在國或者地區(qū)的局部外觀設(shè)計(jì)一樣的保護(hù)，則是這些大企業(yè)求之不得和一直期盼的。

二、部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)是中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要

對于部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的需求，不僅僅是經(jīng)濟(jì)全球化所帶來的來自于外國客戶的需求，更重要的是中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要也是如此，而且國內(nèi)內(nèi)部需求也是來自方方面面的。

(一)國內(nèi)產(chǎn)品細(xì)分細(xì)化需要保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)

隨著科技的進(jìn)步和社會的發(fā)展，我們身邊的產(chǎn)品被細(xì)分和細(xì)化，我們現(xiàn)在可以從某寶上買到差不多能想到的任何東西：捻紙或點(diǎn)錢時(shí)戴在單個(gè)手指上的指套，冬天保護(hù)腳后跟防止皸裂的滋潤襪跟，套在單個(gè)或多個(gè)腳趾上的趾套，防止女士船鞋不跟腳而設(shè)計(jì)的各種材質(zhì)和顏色的綁鞋帶，套在筒狀杯子上使用的防燙杯子把，等等。這些產(chǎn)品之前都被認(rèn)為是產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨(dú)出售且不能單獨(dú)使用的部分設(shè)計(jì)[4]，不能被授予部分外觀設(shè)計(jì)專利。而今這些產(chǎn)品無處不在，創(chuàng)業(yè)者們腦洞大開，新鮮想法不斷，滿足了人們?nèi)粘５母鞣N需求。如果不對這類部分外觀設(shè)計(jì)加以保護(hù)，必然會導(dǎo)致抄襲之風(fēng)盛行，傷害創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)新積極性，惡化創(chuàng)業(yè)環(huán)境。就此而言，部分外觀設(shè)計(jì)保護(hù)極為必要。

(二)部分外觀設(shè)計(jì)能夠提供比相似外觀設(shè)計(jì)更有針對性的保護(hù)

現(xiàn)行《專利法》是1985年4月1日起施行并在2008年第三次修正后的。在第三修正過程中將涉及外觀設(shè)計(jì)專利申請的單一性條款修改為：“一件外觀設(shè)計(jì)專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請?zhí)岢觥盵5]。

相似外觀設(shè)計(jì)專利給予了專利權(quán)人比以前更多的保護(hù)，可以基于基本設(shè)計(jì)圍繞設(shè)計(jì)構(gòu)思中的核心設(shè)計(jì)進(jìn)行其他一些小變動，在提出外觀設(shè)計(jì)專利申請時(shí)一起提交，以防止授權(quán)后被其他人輕易地繞過。

貌似相似外觀設(shè)計(jì)可以解決一些專利權(quán)人保護(hù)設(shè)計(jì)構(gòu)思中的核心設(shè)計(jì)的一些問題，但是在《專利法實(shí)施細(xì)則》第35條[6]對相似外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行了限制，要求“將同一產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)作為一件申請?zhí)岢龅?，對該產(chǎn)品的其他設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)與簡要說明中指定的基本設(shè)計(jì)相似。一件外觀設(shè)計(jì)專利申請中的相似外觀設(shè)計(jì)不得超過10項(xiàng)”。顯然對于想保護(hù)設(shè)計(jì)構(gòu)思中的核心設(shè)計(jì)的專利權(quán)人而言，這又增加了兩個(gè)障礙：一是這些設(shè)計(jì)必須是與基本設(shè)計(jì)相似的，即與基本設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同；二是數(shù)量不能超過10項(xiàng)。

相似外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)內(nèi)容和數(shù)量都被限制得比較死，如果能夠保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)，則相對于利用相似外觀設(shè)計(jì)保護(hù)核心設(shè)計(jì)這種保護(hù)形式，保護(hù)力度和范圍大大加強(qiáng)，并且非常有針對性。申請人可以只繪制出想要保護(hù)的核心設(shè)計(jì)部分，其余部分用虛線繪制出輪廓，那么只要是包含這部分核心設(shè)計(jì)部分的產(chǎn)品，無論其他部分設(shè)計(jì)如何，均會侵犯專利權(quán)。

(三)部分外觀設(shè)計(jì)能夠使得包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)獲得更好保護(hù)

自2014年5月1日對包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行保護(hù)起，很快360獲得了第一件含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)專利，今年360也提起了第一件含GUI的外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)訴訟。目前此類申請?jiān)絹碓蕉啵瑒蓊^迅猛，尤其是包含GUI的手機(jī)類產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)專利申請非常之多，諸如目前大熱的含各種打車軟件的GUI手機(jī)外觀設(shè)計(jì)專利申請。

從筆者接觸的本所內(nèi)第一件含GUI的手表外觀設(shè)計(jì)專利申請至今，感覺國家知識產(chǎn)權(quán)局對包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)專利申請的審理也逐漸持放寬態(tài)度。最初提交此類申請時(shí)，對于GUI在產(chǎn)品主視圖上的外觀設(shè)計(jì)，除了清楚顯示GUI以及表明各界面切換的使用狀態(tài)圖外，承載該界面的產(chǎn)品必須清楚完整顯示。對于GUI界面與產(chǎn)品分離的外觀設(shè)計(jì)，諸如帶操作界面的投影儀之類，也是要求必須同時(shí)提交產(chǎn)品完整視圖和GUI界面視圖。換言之，承載或發(fā)出GUI界面的整個(gè)產(chǎn)品必須是清楚完整顯示的。而在前幾個(gè)月的一件包含GUI的手機(jī)外觀設(shè)計(jì)專利申請時(shí)，客戶嘗試著弱化GUI的載體，只在GUI外圍提供框線，表明是手機(jī)，而未提供手機(jī)的除主視圖框線之外的俯仰視圖、左右視圖和后視圖。目前該外觀設(shè)計(jì)專利申請已授權(quán)。強(qiáng)化界面、弱化載體，那么是否可以嘗試著奔向部分外觀設(shè)計(jì)發(fā)展呢！

實(shí)際上很多客戶所申請的包含GUI的手機(jī)外觀設(shè)計(jì)最初在提供給我們時(shí)基本上就是個(gè)GUI，目前很多客戶是在經(jīng)過我們解釋溝通之后才增加的手機(jī)這個(gè)載體，而手機(jī)這個(gè)載體也并非是唯一的，例如可以換成筆記本電腦。在與客戶溝通的過程中，客戶均認(rèn)為什么手機(jī)并不重要，只要手機(jī)上顯示GUI、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能就行，例如叫車界面，各種手機(jī)均可用，因此在GUI外圍加個(gè)手機(jī)產(chǎn)品會限制其產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍。加個(gè)手機(jī)產(chǎn)品載體后，在授權(quán)后如果遭遇侵權(quán)，那么如何維權(quán)還是未知的。按照目前的整體觀察、綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，如果手機(jī)不一樣，GUI一樣怎么辦？如何證明手機(jī)載體的外觀是慣常設(shè)計(jì)？

以上只是個(gè)包含叫車GUI的手機(jī)外觀設(shè)計(jì)的例子，對于工廠里的包含GUI的大型設(shè)備問題更大。如果GUI完全一樣，但是GUI所在的大型設(shè)備的外觀完全不同，所占比例又非常之大，也不可能是慣常設(shè)計(jì)，企業(yè)如何保護(hù)自身的科技成果？

很顯然，如果能夠保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)，客戶可以只申請保護(hù)GUI，而無須再增加個(gè)產(chǎn)品載體。這樣可以使得包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)獲得更好的保護(hù)。

三、中國企業(yè)走出國門也需要部分外觀設(shè)計(jì)專利保駕護(hù)航

一帶一路戰(zhàn)略的提出也敦促中國企業(yè)走出國門，加強(qiáng)與各國和地區(qū)之間的交流和合作。筆者所在的律師事務(wù)所目前也代理了很多國內(nèi)知名企業(yè)向其他國家和地區(qū)的發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請。其他國家和地區(qū)對于外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)的立法也不盡相同，需要有針對性的調(diào)整申請策略。通常我們也是建議客戶先在國內(nèi)申請外觀設(shè)計(jì)專利，然后根據(jù)《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定，要求中國的優(yōu)先權(quán)，在想進(jìn)入的國家或地區(qū)進(jìn)行申請。

但是問題又來了。如前所述，目前很多國家和地區(qū)都對部分外觀設(shè)計(jì)專利給予保護(hù)，但是這些國家和地區(qū)往往不允許以完整產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)專利作為部分外觀設(shè)計(jì)的在先申請來要求享有優(yōu)先權(quán)。也就是說，中國企業(yè)無法以在國內(nèi)申請的整體外觀設(shè)計(jì)專利作為在先申請要求在這些國家或地區(qū)的部分外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)。這給很多知名國內(nèi)企業(yè)帶來困擾，影響了這些國內(nèi)企業(yè)在這些國家和地區(qū)的專利海外布局和發(fā)展。

如果對專利法進(jìn)行修改，增加部分外觀設(shè)計(jì)的專利保護(hù)，對這些走出國門的企業(yè)也是一大利好。

綜上所述，無論是從經(jīng)濟(jì)全球化外國企業(yè)進(jìn)入中國市場的需要，還是從中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要，抑或是國內(nèi)企業(yè)走出國門到國外發(fā)展，都迫切需要對部分外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行專利保護(hù)，部分外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)勢在必行。期待盡快實(shí)現(xiàn)立法保護(hù)！

[1]劉迎春.我國外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的必然發(fā)展趨勢[J].法制與社會，2013，4：235-236.

[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年3月12日發(fā)出的國家知識產(chǎn)權(quán)局令第六十八號[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.html.

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站多國發(fā)明專利審查信息查詢服務(wù)[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlxxcx/.

[4]中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010，1：83.

[5]中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010，5：12.

[6]中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010，5：42.

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劉迎春(1975-)，女，漢族，北京人，工學(xué)博士(機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(機(jī)器人學(xué)))，法律碩士(國際經(jīng)濟(jì)法)，金杜律師事務(wù)所，專利部顧問、專利代理人。中國專利法保護(hù)發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種專利。外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)產(chǎn)品的外觀新設(shè)