創(chuàng)造性審查關鍵點及對終端顯示微創(chuàng)新的意義

曲桂芳，趙曉紅，肖 東

(國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京100190)

創(chuàng)造性是授予專利權的必要條件之一，業(yè)界公認專利制度的公共政策選擇主要依賴創(chuàng)造性的標準來實現。美國也曾走過這樣一個歷程，即從1982年設立統(tǒng)一的專利上訴法院，到擴大可專利保護的范圍以及放松對專利權的反壟斷控制等一系列調整，大大恢復了美國的創(chuàng)新能力，也隨之帶來了一些問題，這導致20世紀90年代中期后美國又進行了新的一輪調整，其中包括提高授予專利權的標準。這種提高集中體現于反對僵硬、機械執(zhí)行TSM準則。

在中國，有觀點認為目前中國技術進出口差額巨大、對外技術依存度高，應當學習日本20世紀90年代之前的“圍堵戰(zhàn)略”，降低創(chuàng)造性的評價標準，利用其激勵在短時間內提升專利數量。還有觀點認為創(chuàng)造性標準不高，導致中國申請量大、授權專利過多、質量不高，從而引發(fā)專利權濫用的危害大，如基礎專利與改進專利之間的抵牾、專利“圍毆”等問題。中國在該問題上何去何從，如何將創(chuàng)造性的門檻與我國的科技、經濟、社會發(fā)展緊密、有機結合起來，從而有利于我國近期乃至中長期的持續(xù)發(fā)展是個復雜的系統(tǒng)問題。

1 創(chuàng)造性審查原則的兩個方面

1．1 中國的相關規(guī)定與國際標準

中國《專利法》第22條第3款明確了發(fā)明的創(chuàng)造性，其中:“突出的實質性特點”是指發(fā)明與現有技術相比具有實質性的區(qū)別，該實質性的區(qū)別必須經過創(chuàng)造性思維活動才能獲得，非顯而易見;“顯著的進步”是指發(fā)明與現有技術相比具有良好、有益的效果，該效果的含義是廣泛的，不僅包括技術角度，也包括社會意義的角度。根據上述規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造性審查必須同時滿足以上兩方面的要求。

對于上述兩方面要求，是否需要分別獨立地進行判斷，是否只有分別達到一定標準，才能得出具備創(chuàng)造性的結論?《歐洲專利公約》第52條以及美國《專利法》第103條都采用“是否顯而易見”的判斷標準(此“顯而易見”并非中國《專利審查指南2010》［1］判斷“突出的實質性特點”中的顯而易見)，即只有一方面的要求，具體判斷時這些國家既可以考慮技術方案本身的區(qū)別是否足夠大，也可以考慮該技術方案能否產生預料不到的技術效果，兩者都是表明非顯而易見的重要因素。對于一項具體發(fā)明來說，兩個方面中可能有一個方面更為突出，突出部分則對確認創(chuàng)造性起到較大的影響。由此可見，國際上普遍采用創(chuàng)造性的標準是將兩個方面綜合考慮，沒有規(guī)定兩者分別需要達到何種程度。我國一直注意在創(chuàng)造性的判斷標準上與國際一致，因此實際上采取的是與國際標準基本相同的標準［2］。

審查指南上規(guī)定創(chuàng)造性的審查原則是:“審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當審查發(fā)明是否具有突出的實質性特點，同時還應審查發(fā)明是否具有顯著的進步”。其中對于“突出的實質性特點”判斷，即顯而易見性判斷采用了“三步法”的判斷方法(此顯而易見性并非《歐洲專利公約》或美國《專利法》中的“顯而易見”)，而對于“顯著的進步”判斷，僅給出了幾種具有顯著進步的例子［1］。

審查指南上還規(guī)定在評價發(fā)明創(chuàng)造性時，不僅要考慮技術方案本身，而且要考慮發(fā)明所屬的技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待［1］。該整體評價原則中所涉及的4個要素也不同程度地與“突出的實質性特點”和“顯著的進步”分別相關:其中技術問題、技術領域和技術方案與“突出的實質性特點”判斷更相關，而“技術效果”則與“顯著的進步”判斷更相關，故整體判斷的原則也是從操作層面體現出對于上述兩個方面的綜合考慮。

1．2 哪一方面更重要

一般來說，審查實踐中審查員更注重“突出的實質性特點”，因為就判斷的客觀性而言，“三步法”的判斷方法為其提供了盡可能統(tǒng)一、客觀的標準。而對于是否產生有益的效果以及該效果顯著到了何種程度，不僅要從技術角度看，而且要從社會意義上看，是個相對復雜、難以簡單衡量的因素，而且目前我國從法、細則到審查指南對此并未給出更便于統(tǒng)一、更有利于操作的具體方法，審查員也很難直接獲取支持該方面的信息或證據。故審查實踐中，“突出的實質性特點”判斷對發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的結論影響較大，而“顯著的進步”是作為一種例外情況補充存在的。

表1對于創(chuàng)造性判斷的兩個方面作了具體的劃分。

表1 創(chuàng)造性判斷兩個方面的具體劃分

綜合來說，如果發(fā)明相對于現有技術非顯而易見，則發(fā)明具備創(chuàng)造性，不排除例外情形，即明確可以認定發(fā)明在所有方面均不具有任何有益的效果(這只是理論上的可能，實踐中筆者并未發(fā)現如此案例)。那反過來說，如果發(fā)明相對于現有技術顯而易見，是否就一定不具備創(chuàng)造性呢?以上述邏輯推理，非也。有可能存在技術構成上區(qū)別不大，即相對于現有技術顯而易見，但效果良好，即顯著的進步更為突出使得發(fā)明綜合來看具備創(chuàng)造性的例外，例如一種新的化學藥品，其化學結構與已知物質的化學結構區(qū)別可能是細小的，從技術方案本身看，區(qū)別或許不夠突出，但該藥品治療某種疾病的效果十分顯著，是人們所未曾預料的，則仍然認為符合創(chuàng)造性地標準。上述的例外情形一般是需要申請人補充相關信息充分予以說明，從而使得審查員信服，但實踐中被審查員接受的難度較大。

總體來看，理論上創(chuàng)造性的標準是綜合兩個方面來看，但就當前的可操作層面而言，“突出的實質性特點”在其中占主導地位，對結論的影響更大。

2 幾種特定類型發(fā)明

作為對“三步法”判斷方式僅側重對“突出的實質性特點”判斷的一種補充，審查指南中進一步例舉了幾種不同類型的發(fā)明以及創(chuàng)造性判斷時需要考慮的其他因素，從其給出的分析過程可以看出目的是重點補充了對于“顯著的進步”的考慮［1］。

2．1 不考慮“顯著的進步”

開拓性發(fā)明，是指一種全新的技術方案，在技術上史無前例，類似“基礎專利”。顧名思義，上述定義顯然是側重了“突出的實質性特點”這一方面，即只需分析技術上的差別足夠大，達到不存在現有技術的基礎，則直接可得出具有“突出的實質性特點”而且達到了具備創(chuàng)造性的高度，而無需繼續(xù)分析是否有“顯著的進步”。

2．2 同時考慮“顯著的進步”

組合發(fā)明，是指組合某些技術方案，形成一項新的技術方案。審查指南上規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時需要考慮:“組合后的各技術特征在功能上是否彼此支持、組合的難易程度、是否存在組合啟示以及組合后的技術效果等”［1］。顯然單純從技術的角度來看組合本身，一般而言僅根據組合難度、組合的啟示、彼此有一定功能支持任一或全部都很難認定其具有“突出的實質性特點”并達到了具備創(chuàng)造性的標準，這里大部分情況下需要綜合考慮“顯著的進步”，即輔助技術效果的考慮，如果取得了新的技術效果或者總的效果更優(yōu)越則具備創(chuàng)造性。

轉用發(fā)明，指將某一領域的現有技術轉用到其他技術領域的發(fā)明。審查指南上規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時需要考慮:“轉用的領域遠近、是否存在啟示、轉用的難易程度、是否需要克服技術上的困難、帶來的技術效果等”［1］。類似組合發(fā)明，單純從技術角度看轉用的上述一個或幾個方面，除了需要克服技術上的困難以外，其他情況很難認定其具有“突出的實質性特點”從而具備創(chuàng)造性，這里多數情況下需要同時考慮“顯著的進步”，即輔助技術效果的考慮，如果克服了原領域中未曾遇到的困難或取得了預料不到的技術效果，則具備創(chuàng)造性。

要素變更發(fā)明，包括要素關系改變、要素替代、要素省略。審查指南上規(guī)定，在判斷創(chuàng)造性時需考慮:改變、替代、省略是否存在技術啟示，其技術效果是否可以預料。與上述兩種發(fā)明類似，單純從技術角度看要素變更的上述一個或幾個方面，除了省去一個或幾個要素仍保持原有功能外，其他情況很難認定其具有“突出的實質性特點”從而具備創(chuàng)造性，這里多數情況下需要同時考慮“顯著的進步”，即輔助效果的考慮，如果取得了預料不到的技術效果，則具備創(chuàng)造性。

2．3 主要考慮“顯著的進步”

選擇發(fā)明，是指從現有技術的寬范圍中有目的地選出窄范圍或個體。由于是從現有技術給出的范圍內進行選擇，換角度而言現有技術給出的寬范圍就是供人選擇用的，所以僅從技術角度很難得出這種選擇具有“突出的實質性特點”并達到了具備創(chuàng)造性的高度。對其進行創(chuàng)造性判斷時，選擇帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素。如果選擇使得發(fā)明取得了預料不到的技術效果則具備創(chuàng)造性。

已知產品的新用途發(fā)明，即將已知產品用于新目的的發(fā)明，一般是作為方法權利要求存在的，用于新用途的目的就是取得新的效果，那側重判斷這種新效果是否預料不到，即通過技術效果判斷“顯著的進步”是否達到，從而判斷是否具備創(chuàng)造性。

審查指南規(guī)定了判斷創(chuàng)造性時需要考慮的4種其他因素:發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終沒有獲得成功的技術難題;發(fā)明克服了技術偏見;發(fā)明取得了預料不到的技術效果;發(fā)明在商業(yè)上取得成功，而且成功是由于發(fā)明的技術特征直接導致的。上述4種情況下發(fā)明具備創(chuàng)造性［1］。這4種情況應該說都是側重“顯著的進步”這方面分析，足以說明發(fā)明具備創(chuàng)造性，而即使“突出的實質性特點”也有所欠缺。

3 終端顯示領域微創(chuàng)新在尋求專利保護過程中遇到的困難及應對舉措

我國的終端顯示領域起步較晚，一些基礎性、核心性技術已經被國外用戶所壟斷，并且對這些技術構筑了堅實的專利壁壘，而互聯網技術、智能終端技術的飛速發(fā)展，為國內廣大廠商提供了難得的機遇，如何把握住這些機遇，從而繞開壁壘，獨辟蹊徑，為自身謀求更多發(fā)展空間并獲得更多的利益增長點則是所面臨的亟待解決的問題。因此，越來越多的廠商更加注重在終端顯示相關技術中進行“微創(chuàng)新”以為自身帶來新的活力與前景?，F有文章更多地探討了該領域創(chuàng)造性的尺度，但尚無定義微創(chuàng)新，并側重從“顯著的進步”角度客觀評價其創(chuàng)造性的文章［3-5］。

3．1 什么是微創(chuàng)新

產品是由用戶需求和用戶體驗構成的，需求是這個產品能做什么，而體驗是不但能用，而且用起來很方便、愉悅。需求和體驗都做得好，才是好產品，才會有市場。舉例各種電子終端產品，iPad、iPhone等產品能做什么大同小異，但各廠家產品的用戶體驗度差異很大。實際上，微創(chuàng)新就是一系列創(chuàng)新的累積整合，在把握用戶需求的基礎上，對技術研發(fā)、產品功能、外觀形象等某一點上進行微小改進，進而帶來與眾不同的用戶體驗，最終實現產品的脫穎而出，獲得商業(yè)上的成功。

曾有互聯網老兵說，產品可以不完美，但是只要能打動用戶心里最甜的那個點，把一個問題解決好，有時候就是四兩撥千斤，這種單點突破就叫微創(chuàng)新。

3．2 微創(chuàng)新舉例

微創(chuàng)新1:有數據顯示，2013上半年70%電視節(jié)目不是從電視臺播出，是從互聯網收看的。電視機廠家發(fā)現這個商機，把一個小芯片植入傳統(tǒng)電視機上，這是一個微創(chuàng)新。這樣電視機能同時看網絡視頻。

微創(chuàng)新2:智能手機耗電，所以屏幕亮一段時間就會暗，但是大家經常在上邊閱讀，看著看著屏幕暗了。最近三星手機S3上做了非常小的變動，在屏幕暗之前會把攝像頭打開，這時候手機像人一樣看一下用戶，發(fā)現你正在看就不把屏幕燈關掉。這個變動本質是創(chuàng)新，但是非常小，用不一樣的解決方案解決耗電的問題。

類似舉例的微創(chuàng)新，單純從技術差異大小的角度評價其創(chuàng)造性，往往容易得出不具備創(chuàng)造性的結論。可就是技術變化如此小的微創(chuàng)新讓企業(yè)獲得巨大的市場份額，進而取得巨大的經濟效益，甚至可以改變人們的生活方式。某種程度而言，如此深刻改變經濟社會發(fā)展的發(fā)明卻被認定為不具備創(chuàng)造性，這是否符合專利制度設置的初衷?下文試圖從現有中國以及國際創(chuàng)造性審查標準中思考解決上述問題的思路。

從上文可以看出，對于單純從技術角度看區(qū)別不突出或者對于是否突出存在爭議的發(fā)明是否具備創(chuàng)造性在實踐中爭議比較集中，也是政策制定者在考慮創(chuàng)造性門檻時重點需要考慮的一個區(qū)域。此時，筆者建議加強對“顯著的效果”的判斷。這種加強不是要降低創(chuàng)造性的門檻，而是要真正綜合考慮創(chuàng)造性的兩個方面，合理把握其所占的比重，從而為看似技術上改進不大，但實際效果突出的發(fā)明創(chuàng)造提供合理的保護。

3．3 三步法的審查過程

三步法并不完美，它要求事后根據發(fā)明的技術方案來倒推“發(fā)明實際解決的問題”，這一過程就忽略了這樣的可能性，即發(fā)現問題本身可能就需要付出創(chuàng)造性的勞動，而且在發(fā)現問題之后，尋找解決方案卻可能易如反掌［6］。

此時三步法存在不適宜之處，而微創(chuàng)新可能恰恰就在于發(fā)現了現有技術中存在的技術問題，而且是提升用戶體驗度的技術問題。

利用三步法的方法，審查員面對類似的微創(chuàng)新技術方案時，很容易尋找到最接近的現有技術，找出區(qū)別后確定發(fā)明實際解決的技術問題，根據該問題可能比較容易進一步發(fā)現可能結合的其他對比文件或公知常識，從而得出顯而易見的結論，進而認定不具備創(chuàng)造性。那么眾多的微創(chuàng)新發(fā)明人會問，包括筆者自己也有疑惑，這么簡單的組合為什么之前沒有人去做呢，而且會獲得如此好的市場回應?

3．4 在商業(yè)上獲得成功

也有人認為:微創(chuàng)新在商業(yè)上獲得了成功，市場對微創(chuàng)新做出了積極的反應，也說明了該產品不同于先前的普通產品，具有迎合消費者需要的創(chuàng)新成分，應當受到鼓勵，也符合了審查指南上“取得商業(yè)成功”的考慮因素［1］，但是“成功是由于發(fā)明的技術特征直接導致的”要如何來舉證呢?面對錯綜復雜的消費心理，如何取證而這種取證又如何自證其可信度呢?

3．5 對于申請文件撰寫以及答復的建議

基于當前三步法的不完美之處以及商業(yè)成功取證的困難，筆者建議申請人在涉及微創(chuàng)新的專利申請時，在申請文件的撰寫上要區(qū)別于一般發(fā)明創(chuàng)造?；蛘哌x擇創(chuàng)造性標準相對低的實用新型專利類型。

在說明書中要突出申請人有創(chuàng)造力的發(fā)明構思，即出于什么樣的動機對現有產品進行改進，發(fā)現需要改進之前需要克服多大的困難，這樣改進后的效果有多么顯著。在權利要求中則要將提高用戶體驗度直接相關的技術特征體現出來。如此未雨綢繆地解決審查員思考是否具備創(chuàng)造性時的一些疑問。

必要的話，面對審查員的創(chuàng)造性質疑要充分舉證來說明該產品取得了商業(yè)成功，而且是由于發(fā)明的技術特征直接導致的。

3．6 對于審查標準的建議

對于審查員，需要根據申請文件的內容適當考慮“顯著的進步”在創(chuàng)造性結論中的影響。尤其是對于申請人一再強調的、提高用戶體驗度，更符合用戶需求的發(fā)明點，不能簡單認定公知或者認定可以被其他對比文件公開時，對于結合啟示要充分說理。試想，區(qū)別越是少、發(fā)明點越是簡單，舉手之勞即可獲得巨大成功的技術方案是不是更符合經濟社會的發(fā)展要求呢。

對于“顯著的進步”考慮到什么程度，以及向對于“突出的實質性特點”該如何考慮有待在充分調查產業(yè)的基礎上結合產業(yè)發(fā)展特點、技術領域特點給出更具操作性的指導意見。

4 小結

從基礎性創(chuàng)新、到改進型創(chuàng)新到今天的微創(chuàng)新，技術發(fā)展的腳步、方向在不斷調整。技術的進步以及進步的方式為專利制度提出了一系列新挑戰(zhàn)，創(chuàng)造性評價方式也必在其中。筆者不成熟地建議:審查員作出是否具備創(chuàng)造性的結論時，某些特定類型案件需要充分考慮“顯著的進步”;申請人/代理人在撰寫申請文件時，就“顯著的進步”這一方面如有需要在原始撰寫的范圍內充分公開相關內容，提供必要的支持;而國家層面在考慮創(chuàng)造性尺度的高低時，要結合技術領域、產業(yè)、社會發(fā)展狀況，分領域、分類型給出具體的指導性高度和可操作的手段，避免審查與社會發(fā)展脫節(jié)。

［1］中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京:知識產權出版社，2011.

［2］尹新天.中國專利法詳解［M］.北京:知識產權出版社，2011.

［3］曹軼樂，陳榮華.圖像通信領域案例創(chuàng)造性意見陳述分析與建議［J］.電視技術，2012，36(S2):114-116.

［4］左萌，李琰.淺析發(fā)明創(chuàng)造性審查中的爭議點［J］.電視技術，2013，37(S2):357-360.

［5］王剛，宋超，劉銳.淺析發(fā)明構思在專利申請與審查中的作用［J］.電視技術，2014，38(S2):208-209.

［6］崔國斌.專利法原理與案例［M］.北京:北京大學出版社，2012.