涉外定牌加工行為定性

江瓊柳

[摘 要]近年來，涉外定牌加工是否侵犯國內相同或者類似注冊商標的糾紛層出不窮，相關判決也隨著理論認知的深入而不斷改變。新《商標法》第四十八條將商標的使用限定于“用于識別商品來源”，第五十七條將商標侵權情形進行細分并對“同種商品上使用相同商標”情形外的侵權形式增加“容易導致混淆”這一要件。這兩項修訂將直接影響今后實務中涉外定牌加工行為的定性。

[關鍵詞]新《商標法》；涉外定牌加工；商標使用；商標侵權

[中圖分類號]D920.4

[文獻標識碼]A

[文章編號]1671- 5918（ 2015） 08- 0089 - 02

doi：10. 3969/j.issn.1671- 5918. 2015. 08- 041

[本刊網(wǎng)址]http：//www.hbxb.net

經(jīng)濟全球化的趨勢下，我國許多工廠接受國外品牌的委托成為其國內加工點。不少我國注冊商標權利人認為定牌加工行為侵犯其商標權，在商品出口時向海關申請扣留并對加工企業(yè)提起侵權之訴，如美國耐克國際有限公司訴浙江省嘉興市銀興制衣公司商標侵權糾紛案等，定牌加工涉及的法律問題愈發(fā)受到關注。

一、相關法律規(guī)制歷程

定牌加工，指我國境內加工企業(yè)接受國外企業(yè)委托生產加工產品，并貼附國外企業(yè)指定或授權使用的特定商標，產品最終全部交付境外委托方的貿易方式。當國外企業(yè)指定或授權使用的商標與國內某個已注冊的商標相同或類似，且貼標產品的類別與國內注冊商標核定使用的類別相同或類似時，就可能引發(fā)商標侵權糾紛。隨著相關領域法律不斷完善法學理論和對涉外定牌加工行為的深入認識，我國對外定牌加工的合法性的判斷也在不斷變化。

2004年北京高院發(fā)布《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》，第十三條規(guī)定“定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權”。2006年新“解答”刪除該規(guī)定，反映北京高院對定牌加工問題表現(xiàn)出了與2004年不同的態(tài)度。

2009年最高院出臺《關于當前經(jīng)濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》指示“‘貼牌加工中多發(fā)的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形應結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔”。這一觀點在2011年廣東省高院宣判的“CROCODILE”商標侵權案中得到確認。

2012年最高院對良品計畫訴國家工商行政管理局商標評審委員會一案的再審判決認定“商標的基本功能在于商標的識別性，即區(qū)別不同商品或者服務的來源，因此商標只有在商品流通環(huán)節(jié)才能發(fā)揮其功能”，涉外定牌加工行為不侵犯我國注冊商標商標權。

2014年新《商標法》實施，第四十八條規(guī)定商標使用是“用于識別商品來源的行為”及第五十七條相關規(guī)定，用于認定出口的“貼牌”商品是否對我國注冊商標專用權造成損害。這一指導思想與2012年最高院的審判思路基本一致。

總結既往司法機關對涉外定牌加工的指導意見與判例可得，對于涉外定牌加工的定性，從不構成侵權到加工方應承擔必要的審查注意義務并依該義務的履行情況判定侵權責任，再到認定商標的使用限于商品流通環(huán)節(jié)、貼牌行為不屬于商標的使用范圍，涉外定牌加工并不侵犯國內相同或類似注冊商標的合法權益。新《商標法》吸納“商標使用是用于識別商品來源的行為”并對商標侵權的情形進行拆分細化，將混淆原則引入商標使用侵權的構成要件之中，這一改變將影響實務中涉外定牌加工行為的定性。

二、涉外定牌加工行為定性的關鍵

（一）涉外定牌加工行為的民法定性

涉外定牌加工在傳統(tǒng)民法上定性為承攬符合承攬的一般要件，即國內加工方按照境外委托方的要求完成產品的加工并交付工作成果，委托方給付報酬的行為。與一般承攬不同的是，定牌加工過程中涉及帖附商標的行為即“貼牌”，易引發(fā)商標權侵權糾紛。

新《商標法》實施前，涉外定牌加工商標權利糾紛中，起訴方通常認為，涉外定牌加工方未經(jīng)其許可，違反舊《商標法》第五十二條第一款，在同種或類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標，侵犯其注冊商標專用權。同時，基于商標權權利范圍具備地域性，相關境外委托人雖在境外擁有合法商標權，但其商標權的保護范圍止于境外，不可作為不侵犯我國商標權的抗辯理由。對此，被告方一般抗辯稱，由其加工貼牌的產品全部交付國外委托方，不在境內銷售和流通，不會使消費者產生混淆和誤認，因此并不侵犯境內注冊商標權利。

（二）涉外定牌加工侵犯商標權的實質要件

新《商標法》第五十七條對侵犯商標權的行為要件以列舉的形式規(guī)定了六種侵犯商標權的具體情形并輔之以兜底條款。對涉外定牌加工的規(guī)制依據(jù)是該條文第一款“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”，及第二款“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的”。依據(jù)這兩項法條并結合既往相關案件爭議點，判定涉外定牌加工是否侵犯我國注冊商標合法權益的關鍵在于下列兩個因素。其一，涉外定牌加工過程中的“貼牌”行為是否構成商標法上的商標使用；其二，新《商標法》對使用商標導致侵權的認定采納混淆標準，涉外定牌加工產品是否會造成消費者混淆也是涉外定牌加工行為定性的實質要件之一。

1.“貼牌”行為是否構成商標使用

商標法意義上的商標使用不僅是維持商標存續(xù)的法定要件，也是構成商標侵權的必備要件。商標使用作為認定商標侵權行為的事實標準，是否構成商標使用是實務中處理商標侵權糾紛的關鍵。我國商標法第五十七條列舉的商標侵權具體形式其中第一、二款就是針對商標使用這一情形。 2002年公布的《商標法實施條例》規(guī)定商標使用：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動”。該規(guī)定未將使用目的明文規(guī)定為商標使用的構成要件，因此過去實務中不少司法機關根據(jù)條文字面意思將涉外定牌加工中貼牌行為認定為商標的使用。新《商標法》第四十八條引入商標使用并增加“用于識別商品來源的行為”這一限定。對第四十八條文意解釋可得，商標的使用指在各種類型的商業(yè)活動中用于識別商品來源的行為。endprint

涉外定牌加工中將商標貼附于產品表面或者產品外包裝、容器上并不構成商標法意義上的商標使用。新《商標法》第四十八條規(guī)定商標使用服務于商標識別功能的實現(xiàn)，商標的使用被限定于用于識別商品來源的行為。商標使用為其目的所限定，而若要實現(xiàn)使用目的，商品就必須進入流通領域。因為，一般消費者無法接觸到未進人流通領域的加工產品，更不用談通過其表面或外包裝上的商標標識認知加工產品的來源。我國涉外定牌加工產品將全部交付境外委托方，并不直接在境內銷售，不會直接通過境內加工方進入我國流通領域。因此，被帖附的商標不可能在境內直接實現(xiàn)識別商品來源這一功能，涉外定牌加工中的貼牌行為不構成商標法意義上的商標使用。

2.涉外定牌加工是否造成混淆

商標的功能在于識別，即通過使用商標讓消費者認知商品或服務的來源，將此商品或服務與其他商品或服務相區(qū)別。侵犯商標權的實質在于使消費者對商品或服務的來源產生混淆即錯誤的認識。商標侵權的判定以消費者是否受到混淆為標準，保護消費者免于被混淆成為商標權保護的基本出發(fā)點。因此，產生混淆是商標侵權的另一個關鍵的構成要件。

新《商標法》吸納混淆要件將原《商標法》第五十二條第一款“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同種或類似商品上使用相同或類似商標侵權”拆分細化，將容易產生混淆明確規(guī)定為未經(jīng)許可，在同種商品上使用近似商標或在類似商品上使用相同或近似的商標這一情形下的構成要件，作為新《商標法》第五十七條第二款。五十七條第一款“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”中雖未明文規(guī)定“容易導致混淆”，但同種商品上使用同種商標必然導致消費者認為該商品來源于注冊商標權利人，導致混淆是在同種商品上使用相同商標的必然結果，無需在法條中特別明示。因此，我們可以斷定造成“混淆”是使用商標而侵犯商標權的一般必備要件。

產品要讓消費者產生錯誤的認識，就必須進入流通領域。對于涉外定牌加工行為，其過程中雖然涉及貼牌，但國內生產方加工所得成品最終不在中國境內銷售和流通，而是全部交付境外委托方。境內消費者根本不可能通過加工方接觸到加工成品，不可能對產品的來源產生混淆而將該產品誤認為來源于國內注冊商標權利人，不會對境內注冊商標權利人造成損害。因此涉外定牌加工產品不會使消費者產生混淆，不符合新《商標法》規(guī)定的商標侵權要件。

三、結論

一直以來，我國涉外定牌加工商標侵權糾紛爭議不斷，新《商標法》修訂過程中，外商代表組織曾表示希望可通過此次修法對涉外定牌加工侵權糾紛做出明確的規(guī)定。最終新《商標法》雖未對涉外定牌加工問題做出特別規(guī)定，但對此行為的定性，正如孔祥俊庭長所言“其實質上屬于商標法有關規(guī)定的理解適用問題，如涉及商標使用行為、商標侵權行為等規(guī)定的具體適用，無須單獨在法律上明確”。

綜上，新《商標法》第四十八條引入商標使用并將其限定于識別商品來源，同時第五十七條吸納混淆原則作為使用商標導致侵權的一般要件。涉牌定牌加工過程中的貼標行為不屬于商標使用的范疇且不會導致境內消費者產生混淆，不符合新《商標法》要求的商標權侵權構成要件。因此，依據(jù)新《商標法》涉外定牌加工并不對同種或類似商品上已經(jīng)注冊的相同或近似商標構成侵權。

參考文獻：

[1]沈強.涉外定牌加工中的商標侵權問題——對我國<商標法>第五十二條第（一）項的理解與適用[J].國際商務研究，2009（5）：54.

[2]黃暉，馮超.定牌加工商標侵權問題辨析[J].電子知識產權，2013 （6）：42.

[3]孔祥俊.新修訂商標法適用的幾個問題（上）[N].人民法院報，2014 - 06 - 18（ 007）.

[4]馮曉青.知識產權法利益平衡理論[M].北京：中國政法大學出版社，2006.endprint