上海高通有權(quán)叫停美國高通的字號(hào)嗎？

近期，上海高通訴美國高通商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)一案，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和部分討論。表面上看，尤其是從相關(guān)商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)來看，原告手中握有以漢字“高通”為核心的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，被告似乎顯得比較被動(dòng)。然而，筆者赫然發(fā)現(xiàn)，原告所主張的與企業(yè)字號(hào)相關(guān)的訴訟請(qǐng)求顯得比較突兀，不無疑慮。為此，本文擬從原告的相關(guān)訴訟請(qǐng)求出發(fā)，就被告的企業(yè)字號(hào)相關(guān)問題提出自己的看法，以提供另一評(píng)判視角。

一、原告的相關(guān)訴訟請(qǐng)求

本案原告是上海高通半導(dǎo)體有限公司，第一被告是QUALCOMM Incorporated，第二被告是高通無線通信技術(shù)（中國）有限公司上海分公司。據(jù)報(bào)道，原告起訴狀中的第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求如下：“一、判令第一被告立即停止侵犯原告第‘662482、‘776695、‘4305049和‘4305050號(hào)中國注冊(cè)商標(biāo)專有權(quán)的全部行為，包括但不限于：1.……；2. 立即停止將‘高通用作其和其關(guān)聯(lián)公司翻譯的企業(yè)名稱的字號(hào)（包括但不限于‘高通公司、‘美國高通公司、‘美國高通公司（中國）、‘高通中國、‘高通技術(shù)公司、‘美國高通技術(shù)公司、‘高通創(chuàng)新中心、‘高通互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)集團(tuán)、‘高通CDMA集團(tuán)、‘高通風(fēng)險(xiǎn)投資、‘高通生命公司、‘高通無線醫(yī)療部門、‘高通MEMS技術(shù)公司等）。原告起訴狀中的第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求是：“判令第二被告立即在工商行政管理部門變更其注冊(cè)的企業(yè)名稱，停止在企業(yè)名稱中使用‘高通”?？梢姡谝豁?xiàng)是要求停止對(duì)“高通”相關(guān)字號(hào)的使用，第二項(xiàng)是要求變更“高通”字號(hào)。

二、上海高通叫停美國“高通”字號(hào)中的關(guān)鍵問題

（一）將他人注冊(cè)商標(biāo)用作字號(hào)的法律定性問題

根據(jù)原告的邏輯和法律依據(jù)，將自身商標(biāo)“高通”用作被告企業(yè)名稱中的字號(hào)，這一行為應(yīng)定性為商標(biāo)侵權(quán)。但是，需引起高度重視的是，單純從我國現(xiàn)行法律規(guī)定來看，原告起訴狀中的此種定性和理解也許是有偏差的。實(shí)際上，在我國2013年新修訂的《商標(biāo)法》中，相關(guān)規(guī)定發(fā)生了重要變化。

1. 新《商標(biāo)法》施行前

我國原《商標(biāo)法》（2001年）并未明確規(guī)定將他人注冊(cè)商標(biāo)用作企業(yè)字號(hào)的相關(guān)行為的性質(zhì)問題，但是在原《商標(biāo)法》第52條第（五）項(xiàng)中規(guī)定了“造成其他損害的行為”這一兜底性條款。而且，為更好地理解或解釋這一條款中的“造成其他損害的行為”，我國于2002年10月12日通過、同年10月16日施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2002]32號(hào)）進(jìn)行了明確解釋。該司法解釋第1條第（一）項(xiàng)的規(guī)定為：“下列行為屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為：（一）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的”。

顯然，原《商標(biāo)法》和上述司法解釋將把與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字用作企業(yè)字號(hào)的行為明確定性為侵犯“他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)”行為中的“造成其他損害的行為”；當(dāng)然，在構(gòu)成要件上，還需滿足“在相同或者類似商品上突出使用”和“容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的”等必要條件。

2. 新《商標(biāo)法》施行后

我國2014年5月1日起施行的《商標(biāo)法》對(duì)上述行為的定性問題作出了新的規(guī)定。該法第58條規(guī)定：“將他人注冊(cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理?！?/p>

這就表明，將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)進(jìn)行使用，其性質(zhì)被新《商標(biāo)法》明確定性為涉嫌“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”行為而非“商標(biāo)侵權(quán)”行為了，在法律適用上也應(yīng)依據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》來進(jìn)行認(rèn)定和處理。而且，值得注意的是，在判定該行為的不正當(dāng)性時(shí)，還須具備“誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的”等關(guān)鍵因素。

據(jù)報(bào)道，上海高通正式向上海市高級(jí)人民法院起訴是在2014年4月底左右，而這一時(shí)間恰好處于新舊商標(biāo)法的交接與銜接之時(shí)，因此，該案在實(shí)際審理時(shí)是否適用新《商標(biāo)法》，將對(duì)該案中上述行為的定性問題產(chǎn)生直接影響。若適用舊法，則涉嫌商標(biāo)侵權(quán)行為；若適用新法，則涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

需強(qiáng)調(diào)的是，新《商標(biāo)法》第58條并不意味著對(duì)將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)使用的普遍性禁止，其主要目的在于制止“搭便車”行為。

（二）被告既有的合法形式的企業(yè)名稱權(quán)

作為一個(gè)已依法獲得核準(zhǔn)的企業(yè)名稱（商號(hào)），即使包含“高通”二字，被告已然享有合法形式意義上的商號(hào)權(quán)。若被告并無不規(guī)范使用自身企業(yè)名稱的行為，應(yīng)被視為正當(dāng)、合法的行使權(quán)利的行為。

因此，原告是否有權(quán)憑借對(duì)“高通”文字商標(biāo)所享有的商標(biāo)權(quán)來要求被告變更其企業(yè)名稱中的字號(hào)，即對(duì)抗對(duì)方的企業(yè)名稱權(quán)，關(guān)鍵在于能否舉證證明被告使用該企業(yè)名稱時(shí)存在主觀上的惡意心態(tài)及其不正當(dāng)（競(jìng)爭(zhēng)）性，比如，“搭便車”的意圖等。

三、被告的“高通”字號(hào)何去何從？

由上可知，在高通案中，有一點(diǎn)比較清楚，即原告的“高通”商標(biāo)與被告的企業(yè)名稱權(quán)客觀上存在著潛在沖突，因?yàn)榫案咄ā倍?。但從兩者的商?hào)來看，上海高通半導(dǎo)體有限公司與高通無線通信技術(shù)（中國）有限公司既有區(qū)別、也有類似之處。因此，必須結(jié)合商標(biāo)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法等立法的目的以及經(jīng)營者的具體商業(yè)活動(dòng)、權(quán)利行使方式、客觀效果（商業(yè)標(biāo)識(shí)的使用方式等）等方面進(jìn)行綜合判斷。

無論是適用（我國商標(biāo)法的）舊法或者新法，主要區(qū)別在于法律定性問題，但原告都面臨著類似的困難：依據(jù)舊法，須證明被告“在相同或者類似商品上突出使用”且“容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的”；依據(jù)新法，則須證明被告“誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”。

因此，在高通案中，關(guān)于企業(yè)字號(hào)問題，勝敗的關(guān)鍵取決于以下幾點(diǎn)：其一，被告具體是如何使用“高通”二字的，以何種方式，是否構(gòu)成不規(guī)范、不正當(dāng)使用商號(hào)？其二，上海“高通”是否存在著讓美國高通搭便車的可能、必要和價(jià)值？其三，被告的行為是否在客觀上導(dǎo)致了相關(guān)公眾的“誤認(rèn)”或“誤導(dǎo)”，在何種程度上構(gòu)成了此種“誤認(rèn)”或“誤導(dǎo)”？

先看第一個(gè)問題。高通案中存在著商標(biāo)權(quán)與商號(hào)權(quán)的沖突，不同于那些明顯構(gòu)成虛假宣傳的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案。在我國，現(xiàn)實(shí)中的一個(gè)特殊困難在于，商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)的沖突客觀存在且不在少數(shù)。雖然商標(biāo)權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)均能發(fā)揮商業(yè)標(biāo)識(shí)的識(shí)別性功能，但因申請(qǐng)及核準(zhǔn)機(jī)關(guān)不同、效力范圍不同等種種原因，且企業(yè)名稱的登記實(shí)行分級(jí)管理等原因，相同漢字完全有可能由分屬不同經(jīng)營范圍或領(lǐng)域的經(jīng)營者作為商標(biāo)或企業(yè)字號(hào)進(jìn)行注冊(cè)或登記，兩者之間的沖突普遍存在。糾葛長(zhǎng)達(dá)若干年的“張小泉”商標(biāo)與“張小泉刀剪總店”商號(hào)之間的恩怨就是一個(gè)典型例子。實(shí)際上，據(jù)報(bào)道，企業(yè)字號(hào)中含有“高通”二字的，也并非只有本案原告和第二被告這兩家。企業(yè)名稱的管理機(jī)構(gòu)、登記與核準(zhǔn)機(jī)制本就與商標(biāo)不同，企業(yè)名稱的效力范圍十分有限，也不如商標(biāo)權(quán)在全國范圍內(nèi)的效力如此廣泛。因此，在判定商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)理應(yīng)更加慎重。在“張小泉”商標(biāo)糾紛中，張小泉刀剪總店（商號(hào)權(quán)人）的行為之所以被法院認(rèn)定為對(duì)企業(yè)名稱的不規(guī)范使用、構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，主要原因在于以與商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)使用方式幾近相同的方式突出使用了“張小泉”三個(gè)字，且在這三個(gè)字的排列方式、字體特征上也與商標(biāo)權(quán)人極其相似；其并非將企業(yè)名稱作為一個(gè)整體進(jìn)行整體性呈現(xiàn)或使用。因此，法院推斷其有“搭便車”意圖，客觀上也易誤導(dǎo)公眾、造成誤認(rèn)或混淆。

在高通案中，若被告在自己的商品或服務(wù)上僅僅突出地單獨(dú)地使用了“高通”二字，而非對(duì)企業(yè)名稱進(jìn)行整體性使用，那么在客觀上有造成誤認(rèn)或混淆的可能性；相反，若在使用“高通”文字時(shí)，同時(shí)也突出標(biāo)注了自己的QUALCOMM、高通驍龍、企業(yè)名稱等其他商業(yè)標(biāo)識(shí)，則應(yīng)認(rèn)定不易導(dǎo)致誤認(rèn)或混淆。在現(xiàn)今商業(yè)環(huán)境下，商業(yè)活動(dòng)形式多樣，且多種標(biāo)識(shí)共同發(fā)揮識(shí)別和區(qū)分作用，不能單純強(qiáng)調(diào)或過分夸大商標(biāo)的識(shí)別功能，而忽略其他商業(yè)標(biāo)識(shí)。

第二個(gè)問題涉及到“搭便車”或謂“傍名牌”問題?！鞍啤?、“搭便車”現(xiàn)象歷來是商標(biāo)法和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的規(guī)制重點(diǎn)。但在高通案中，被告并無明顯的“搭便車”嫌疑，至少不算典型例子。具體說來，原被告雙方的經(jīng)營范圍和從業(yè)時(shí)間，特別是兩者的主要盈利方式有所不同（美國高通在中國的盈利主要來源于高通芯片及相關(guān)專利的許可費(fèi)等），提供的主要商品的市場(chǎng)范圍、知名度和影響力作用范圍均有區(qū)別，盡管雙方的經(jīng)營范圍存在著交集。

至于第三個(gè)問題，客觀、現(xiàn)實(shí)中的誤認(rèn)或誤導(dǎo)問題，則須留待法院審判和認(rèn)定，依賴于當(dāng)事人雙方的舉證情況和法院調(diào)查取證等工作。有一點(diǎn)比較明確的是，欲認(rèn)定美國高通有意借“高通”字號(hào)達(dá)到“誤導(dǎo)”公眾的目的、進(jìn)而構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，筆者認(rèn)為實(shí)難成立。因?yàn)椋`導(dǎo)公眾并構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的前提和目的，往往是虛假宣傳或其他借力于他人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形式。而從美國高通向全球發(fā)放CDMA專利許可的主要盈利模式、原被告雙方在該行業(yè)的影響力與知名度以及相關(guān)市場(chǎng)中的地位來看，“搭便車”似乎無從談起。

也許，就“高通”商標(biāo)本身而言，上海高通最在乎的可能是反向混淆問題，擔(dān)憂自己的“高通”商標(biāo)可能會(huì)被對(duì)方的商業(yè)使用和宣傳所淹沒，喪失其識(shí)別出自身的功能或顯著性。

關(guān)于反向混淆問題，我國曾有浙江藍(lán)野酒業(yè)有限公司以“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)對(duì)抗“百事可樂”等零星案例可資參考，表明部分法院在司法實(shí)踐中有條件地承認(rèn)反向混淆這一混淆形式。但在我國，反向混淆的具體構(gòu)成和適用規(guī)則輪廓尚不十分清晰。從謹(jǐn)慎適用角度來看，反向混淆的構(gòu)成需同時(shí)具備多項(xiàng)條件，如被告的商業(yè)強(qiáng)度足以覆蓋原告、高度精確的事實(shí)依據(jù)、對(duì)具體使用方式和效果的綜合考量等。在高通案中，被告本身即享有企業(yè)名稱權(quán)，具有高知名度，且在某種程度上“高通”作為外文商標(biāo)“QUALCOMM”的中譯名，已被不少公眾作為事實(shí)予以認(rèn)可，在此前提下欲證明被告行為的不正當(dāng)性（或構(gòu)成反向混淆），恐怕并不輕松。退一步說，即使構(gòu)成反向混淆，更有可能令其規(guī)范性使用商號(hào)，而不見得是必須“改名換姓”。

一言以蔽之，上海高通欲撼動(dòng)美國“高通”的字號(hào)，難度不小，前景不容樂觀。