從專利申請文件撰寫的角度淺談專利法第二十六條第四款中的功能性限定

從專利申請文件撰寫的角度淺談專利法第二十六條第四款中的功能性限定

孫世新

國家知識產(chǎn)權局專利審查協(xié)作北京中心，北京100000

摘要：專利申請文件的質(zhì)量是將專利的價值最大化的保障，提高專利申請文件的質(zhì)量不僅應準確的理解《專利法》及《專利審查指南》的相關規(guī)定，還應結合專利的確權以及侵權過程中的相關處理方式。本文分析權利要求中的功能性技術特征的相關規(guī)定，并給出了在專利申請文件撰寫時的一點建議。

關鍵詞：專利申請文件；撰寫；功能性技術特征

中圖分類號：D923.42

文獻標識碼：A

文章編號：2095-4379-(2015)34-0094-02

作者簡介：孫世新，女，漢族，吉林農(nóng)安人，本科，國家知識產(chǎn)權局專利審查協(xié)作北京中心，助理研究員，研究方向：專利法。

一、引言

在目前的專利申請文件中，還存在相當多的質(zhì)量不高的申請文件。在這些專利申請文件中，有的是一些形式上的缺陷，有的是實質(zhì)上的缺陷。有的缺陷在專利申請的實質(zhì)審查過程中會被克服。然而有些專利申請文件中的實質(zhì)缺陷雖然經(jīng)過實質(zhì)審查被克服了，并由此獲得了專利權。但是從專利權保護范圍的角度來看這些專利申請文件的質(zhì)量并不高。例如，有的專利申請文件在最初撰寫時所請求保護的范圍就限定得過小，因此雖然其獲得了專利權，但是該權利與申請人的實際技術貢獻是不相符合的；還有的專利申請文件在最初撰寫時所請求保護的范圍概括得過大，并且沒有對權利要求進行合理的布局，使得本應當?shù)玫綄＠Ｗo的技術方案最終被駁回或被無效。出現(xiàn)這種情況，和專利申請文件的撰寫人對《專利法》相關條文的理解程度是密切相關的?；诖耍疚母鶕?jù)《專利法》的相關規(guī)定，并結合《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中對權利要求中功能性技術特征的解釋給出在專利申請文件撰寫時的一點建議。

二、功能性限定的技術特征的相關規(guī)定

《專利法》第二十六條第四款的宗旨實際上是為了保證申請人與公眾之間的利益平衡。然而在實踐中，如何做到使得權利要求得到說明書的支持，則是很難掌握的。在專利申請的實質(zhì)審查以及專利的無效過程中，對于權利要求書得不到說明書的支持的質(zhì)疑，大部的情況是權利要求書中的功能性限定的技術特征是否被允許。

關于功能性限定，《專利審查指南2010》第二部分第二章第3.2.1節(jié)規(guī)定：通常對產(chǎn)品權利要求說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所述技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的。[1]

上述規(guī)定表明，現(xiàn)行專利制度對功能性特征的撰寫有一定的限制，但是該限制具有一定的局限性，其僅是倡導性規(guī)范，而非強制性規(guī)范，因為堅持不恰當?shù)墓δ苄蕴卣鞯淖珜懛绞讲⒎菍＠▽嵤┘殑t第五十三條、第六十五條所規(guī)定的駁回或者無效理由之一，也即上述規(guī)定僅具有“軟約束”的效力。[2]因此實踐中，無論是發(fā)明專利申請還是實用新型專利申請，在權利要求書中都存在一定比例的功能性技術特征。

關于功能性限定，《專利審查指南2010》除上述規(guī)定外，還規(guī)定了：對于權利要求書中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否能夠得到說明書的支持。如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或者實用新型技術問題的功能性限定。[3]

基于《專利審查指南2010》的上述規(guī)定，專利申請或者授權專利的權利要求書中如果存在功能性技術特征，那么該功能性技術特征“應當理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”。因此如果該功能性限定包含了說明書中未提到的其他替代方式，或者包含了不能解決發(fā)明創(chuàng)造技術問題的實施方式，而說明書中未提到的其他替代方式為現(xiàn)有技術，那么該專利申請或授權專利可能會因為得不到說明書的支持或者不具備新穎性或創(chuàng)造性而駁回或者被宣告無效。

然而，發(fā)明專利申請或者實用新型專利申請雖然經(jīng)過了實質(zhì)審查或者初步審查，由于審查員的個體差異或者對審查尺度的把握不同，仍然會有很多授權專利的權利要求書中存在功能性技術特征，而有些功能性限定實際上并不能與申請人的貢獻相匹配，即這些功能性限定形成了過寬的保護范圍。也就是說，對于權利要求概括過寬的缺陷，實際上未必都能在專利審查過程中被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實中仍然有很多授權專利的保護范圍的概括超出了說明書所充分公開的范圍。在專利侵權訴訟中，由于此類權利要求帶來了更大范圍的專有權保護，并不能與其發(fā)明創(chuàng)造的實際貢獻相一致，在某種程度上會使得公眾利益收到侵害。為了解決這一問題，相關司法解釋給出了不同的處理方案。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21號)第四條規(guī)定，“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內(nèi)容”。換言之，對于功能性限定可能帶來的專利權的擴大保護，在專利侵權對比中，應當以實施例所揭示的具體實施方式或者等同實施方式來確定權利要求的保護范圍，對于實施例未能揭示的不構成等同的實施方式，則排除在專利權的保護范圍之外。這一規(guī)則的確立，有助于克服權利要求使用功能性限定所導致的保護范圍擴大的問題。

由此可以看出，在對于權利要求書中的功能性限定上，在專利申請?zhí)幱趯彶殡A段、專利的確權階段和專利權侵權認定階段，在處理方式上是不同的。因此在撰寫專利申請文件時，最好同時考慮各方面的相關規(guī)定。

三、針對權利要求書中的功能性技術特征在撰寫專利申請文件時應采取的策略

筆者認為，在專利申請文件撰寫時，應當注意到上述規(guī)則的差異，一方面盡可能的擴大專利權的保護范圍，另一方面又要預防因權利要求概括范圍過大而引起的無效風險，合理規(guī)劃權利要求的布局，從而使得權利要求保護范圍與發(fā)明創(chuàng)造的實際技術貢獻保持基本一致。以下是筆者針對專利申請文件撰寫時一點建議：

(一)在撰寫說明書時申請人應基于其技術的核心思想，盡量提供各種不同方向的實施方式，使其技術的核心思想得以充分的實施，并在說明書中公開其所有的具體實施例。一方面，說明書公開的實施例將用來支持獨立權利要求以爭取盡可能大的保護范圍；另一方面，說明書所公開的實施例，在侵權判定的過程中，對于判斷是否構成相同侵權或等同侵權將是有力的對比依據(jù)。

(二)撰寫權利要求書時對于獨立權利要求和從屬權利要求應采取不同的策略。

1.對于獨立權利要求

通常情況下，獨立權利要求應體現(xiàn)出專利申請的核心思想，對于現(xiàn)有技術的內(nèi)容，可以采用上位概括，或者使用功能性或效果性的技術特征，避免直接采用具體數(shù)字或者具體部件而主動限制權利要求的保護范圍；對于體現(xiàn)核心思想的技術特征，應基于其公開的實施例給出適當概括，不宜概括過寬或過窄。概括過寬會面臨不具備新穎性或創(chuàng)造性的問題，概括過窄則導致申請人的部分勞動成果無償捐獻。

2.對于從屬權利要求

(1)采用并列限定加逐層遞進的限定方式。這一方面體現(xiàn)了從屬權利要求的作用；另一方面，也為專利權在無效宣告程序中可能對專利申請文件作出必要修改的方式做準備?！秾＠麑彶橹改?010》第四部分的三章第4.6.2節(jié)規(guī)定，在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求的具體方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。基于這一規(guī)定的考慮，在概括范圍過寬的獨立權利要求可能因缺乏新穎性或創(chuàng)造性而被無效時，將某些從屬權利要求進一步限定的附加技術特征合并進來則有可能使得專利得以存活。而從屬權利要求不宜直接限定到最具體的實施方式，為了爭取相對大的保護范圍，從屬權利要求盡可能在保證技術方案清楚、完整的基礎上逐步限定。層次明確的情況下，在無效過程中進行權利要求的刪除和合并仍能夠保留盡可能大的保護范圍。

(2)對于說明書公開的所有實施例，都應以上位概括或并列列舉的方式體現(xiàn)在權利要求中。從專利侵權訴訟的角度看，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。因此在撰寫申請文件時，應預料到該申請相對于現(xiàn)有技術的任何一點改進或者實施方式的變化都有可能成為專利無效或者侵權訴訟中爭議的焦點，對此應該充分考慮并加以保護。

(3)對于涉及一個發(fā)明構思下的多個改進點，應當選出最能體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造本質(zhì)的核心發(fā)明點，并將該核心發(fā)明點作為必要技術特征載入獨立權利要求。就與核心發(fā)明點有關的其他技術特征，應將其分散列于從屬權利要求，可以是并列式的從屬權利要求，也可以是遞進式的從屬權利要求。此外，對于某些明顯屬于現(xiàn)有技術，但是與核心發(fā)明點組合可以形成更多可選的技術方案的技術特征，也應將其分散列于從屬權利要求，從而保證權利要求保護范圍的最大化。

(4)通過引用多項權利要求或者通過“和/或”的表達方式使一項從屬權利要求形成多個并列技術方案。對申請人來講，針對一項發(fā)明形成多個可保護的技術方案是有必要的，一方面，從多角度對包含發(fā)明點的方案進行限定，而其中的某些技術特征的組合可能會在專利無效或侵權的過程中被確認為新的“發(fā)明點”；另一方面，多的保護范圍意味著包含了多的侵權行為。

四、結語

可以說一項好專利的誕生一半是科研人員努力的結果，一半是專利申請撰寫人員努力的結果。因此專利申請文件的撰寫對一項技術在市場上是否站得住腳，是否具有持久的競爭力是至關重要的。作為以“公開換保護”的專利制度，專利權人所獲得的權利必須與向公眾公開的內(nèi)容相適應。這樣才能實現(xiàn)有利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣利用、促進科學技術進步和創(chuàng)新的立法宗旨。而專利申請文件的質(zhì)量是專利權人恰當?shù)匦惺蛊錂嗬谋Ｕ?，因此如何提高專利申請文件質(zhì)量是值得深入研究的。

[參考文獻]

[1]<專利審查指南2010>，國家知識產(chǎn)權局令第五十五號，2010年1月21日公布，2010年2月1日起施行：第145頁.

[2]陳文煊.對專利權利要求中功能性特征的解釋規(guī)則[J].人民司法，2013(20).

[3]<專利審查指南2010>，國家知識產(chǎn)權局令第五十五號，2010年1月21日公布，2010年2月1日起施行：第385頁.