商標(biāo)境外注冊為品牌國際化保駕護(hù)航

文/唐 璟

上海煙草集團(tuán)公司作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，其品牌在國內(nèi)市場的地位已較穩(wěn)固，但在國際市場上的份額還很小。如今，國際化戰(zhàn)略已成為集團(tuán)公司的核心戰(zhàn)略之一。作為品牌戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，商標(biāo)在國外注冊無疑是一項(xiàng)不可或缺的基礎(chǔ)性工作，更是企業(yè)開拓國際市場的重要保證。

商標(biāo)與商標(biāo)國外注冊的概念

從法律上講，商標(biāo)是由文字、圖形或其組合構(gòu)成的，用來區(qū)別不同商品或服務(wù)的顯著性標(biāo)志。它既標(biāo)明了商品的特性和服務(wù)項(xiàng)目的種類，又代表了商品的特性和服務(wù)項(xiàng)目的來源，同時還是產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的保證。商標(biāo)經(jīng)注冊后，成為注冊商標(biāo)，依法享有獨(dú)占使用權(quán)（簡稱商標(biāo)權(quán)），并具有嚴(yán)格的地域性，即，在哪一個國家注冊獲得專用權(quán)，就受到該國法律保護(hù)，在其他國家則無效。因此，實(shí)踐中就產(chǎn)生了商標(biāo)必須在各個國家地區(qū)注冊的需要。

商標(biāo) 境外注冊的必要性

（一）商標(biāo)權(quán)的地域性決定了它的市場開拓基礎(chǔ)。

地域性是商標(biāo)權(quán)最鮮明的特征之一。即使在中國注冊成功，取得了商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)，在國外使用時，只有通過在注冊國家、地區(qū)再進(jìn)行注冊登記后才為注冊國家、地區(qū)法律所保護(hù)。企業(yè)只有取得了當(dāng)?shù)氐淖陨虡?biāo)專用權(quán)，才真正獲得了注冊國家、地區(qū)進(jìn)行銷售的通行證。

（二）商標(biāo)權(quán)的專用性決定了打擊仿冒或侵權(quán)的有力武器。

假冒偽劣產(chǎn)品的泛濫成災(zāi)，已經(jīng)成為世界各國普遍關(guān)注的問題。按世界上大多數(shù)國家的規(guī)定，商標(biāo)所有人受到該注冊國家有關(guān)法律的承認(rèn)和保護(hù)。商標(biāo)所有人享有獨(dú)占使用權(quán)，可以禁止他人在相同和類似商品上再使用和注冊相同或近似的商標(biāo)。如果沒有取得注冊成功，就不能享有法律賦予的商標(biāo)專用權(quán)，企業(yè)苦心創(chuàng)立的商標(biāo)在他國成為“黑戶口”，即使發(fā)現(xiàn)仿冒行為，也無法提起訴訟。

對此，集團(tuán)公司深有體會。南非市場是1998年就已經(jīng)成功開拓的市場，當(dāng)時進(jìn)入的是免稅市場，隨著產(chǎn)品在免稅店的名氣逐步提高，南非有稅市場的消費(fèi)者也開始購買上海煙草產(chǎn)品。在當(dāng)?shù)靥岢觥爸腥A”牌商標(biāo)的申請時發(fā)現(xiàn)有一家名叫東倫敦的卷煙廠已經(jīng)注冊成功了“CHUNGHWA”（“中華”的拼音），并且大量制造假“中華”輸出到東南亞一帶。由于集團(tuán)公司沒有取得商標(biāo)權(quán)，因此對于它的這種侵權(quán)和制假行為根本無法采取法律手段。最終，集團(tuán)公司花費(fèi)了近4年的努力和大量財(cái)力才奪回“中華”商標(biāo)（煙包）的注冊權(quán)。

（三）商標(biāo)權(quán)的時效性決定了銷售主動權(quán)的保證。

我國不少企業(yè)由于未能及時在境 外注冊出口商品商標(biāo)，得不到對應(yīng)法律的保護(hù)，不僅遭受他人仿冒或侵權(quán)時無法提起訴訟，許多在 境外市場上已經(jīng)小有名氣的品牌，被他人或銷售代理商搶先注冊，反而被控告侵犯了他人的商標(biāo)專用權(quán)而不得不退出當(dāng)?shù)厥袌?，這方面的例子屢見不鮮。比如，CHUNGHWA（英文）在印尼早被當(dāng)?shù)厣倘藫屪?，?dǎo)致“中華”品牌始終無法進(jìn)入該市場。同樣是臺灣市場“中華”牌商標(biāo)的案例，我公司在三年前就注冊成功了“中華”商標(biāo)的圖形（華標(biāo)和天安門）以及“CHUNGHWA”文字，唯獨(dú)中文字“中華”被臺灣煙酒公賣局在十年前就注冊了。2003年，集團(tuán)公司經(jīng)銷商投入大量資金開拓了健全的銷售網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備大力銷售“中華”之際，臺灣公賣局在市場上推出了僅有“中華”兩字的卷煙，銷售被無限期擱置。后經(jīng)協(xié)商，經(jīng)銷商花費(fèi)了130萬美元從臺灣公賣局買回了商標(biāo)權(quán)，才使銷售得以進(jìn)行。因此要確保銷售的成功，必須及早取得商標(biāo)權(quán)。

國外商標(biāo)注冊的策略和方法

鑒于各國的法律體系和具體規(guī)定千差萬別，有針對性地研究各國商標(biāo)注冊的策略和方法就顯得尤為重要。從目前的情況看，一般可以通過兩條途徑到國外辦理商標(biāo)注冊，一是《馬德里商標(biāo)國際注冊》，二是一般注冊即逐一國家注冊。

（一）《馬德里商標(biāo)國際注冊》。

《馬德里商標(biāo)國際注冊》是指申請人、代理人及其國家主管局根據(jù)《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》和《關(guān)于商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定的議定書》（以下簡稱《馬德里協(xié)定》和《議定書》）的規(guī)定而辦理的商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)的國際注冊。商標(biāo)注冊人通過提交一件申請，即可指定在一個或者更多的國家保護(hù)申請人的商標(biāo)，在同一種申請書中，申請人可指定領(lǐng)土延伸，要求屬于《馬德里協(xié)定》的國家保護(hù)自己的商標(biāo)，也可以指定屬于《議定書》的國家保護(hù)自己的商標(biāo)，或者指定《議定書》的全部國家。該體系為商標(biāo)注冊人提供了一種僅提交一件申請即可確保其商標(biāo)在多國受到保護(hù)的成本效益高而且行之有效的途徑。

馬德里商標(biāo)國際注冊有許多優(yōu)點(diǎn)，也存在不少弊端。首先，其協(xié)定國家的覆蓋面是有限的。其次，要在馬德里體系注冊必須首先在本國（中國）取得注冊，但對于出口卷煙，有些規(guī)格和商標(biāo)在國內(nèi)并不一定及時獲得注冊，甚至國內(nèi)根本沒有銷售，就無法采用這種方法了。另外，采用這種方法還要經(jīng)過每個被指定國的審查，如不符合該國的法律或者有在先注冊、申請權(quán)利，商標(biāo)會被駁回。

（二）一般注冊。

一般注冊指的是通過代理人在國外逐個國家或地區(qū)單獨(dú)辦理商標(biāo)注冊。申請人如到非馬德里聯(lián)盟成員國申請注冊商標(biāo)，只能通過一般注冊途徑辦理。兩者主要區(qū)別是，一般注冊并不需要首先獲得國內(nèi)注冊就可以直接到國外申請注冊。

商標(biāo)國際注冊雖然只有兩種方法，但按照世界各國法律體系的不同，主要分為英美法系和大陸法系，他們對于商標(biāo)所有權(quán)的歸屬認(rèn)定有不同的理解，一般采用兩種不同的原則：“注冊在先”原則和“使用在先”原則。

“注冊在先”原則是指當(dāng)?shù)厣虡?biāo)主管當(dāng)局以申請日期先后為準(zhǔn)，誰先注冊專用權(quán)歸誰?！白栽谙取痹瓌t的主要特點(diǎn)是糾紛少，商標(biāo)注冊專用權(quán)相對穩(wěn)定。另一種就是“使用在先”原則。以美國為代表的一些國家認(rèn)為，商標(biāo)的專用權(quán)應(yīng)歸于首先使用者，而無須考慮在先注冊人，注冊僅僅是一種法律程序。這種方法雖然對商標(biāo)的使用有促進(jìn)作用，但由于商標(biāo)的首先使用人隨時可以對注冊商標(biāo)的專用權(quán)提出異議，并且對于商標(biāo)是否有人在先使用很難預(yù)見，而且很難獲得調(diào)查證據(jù)，造成了注冊權(quán)利的不穩(wěn)定性，容易導(dǎo)致法律糾紛。

隨著社會的發(fā)展，企業(yè)間的競爭也會愈演愈烈，企業(yè)需要不斷發(fā)展提升，增強(qiáng)競爭力。以信息化為核心的人力資源管理勢必成為未來企業(yè)管理發(fā)展的必然趨勢。因此，應(yīng)重視企業(yè)人力資源管理信息化的建設(shè)，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，為企業(yè)在未來長遠(yuǎn)的競爭和發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

為此，對于采用“注冊在先”原則的國家，應(yīng)抓緊時機(jī)，盡早的辦理商標(biāo)注冊申請工作，以免給他人造成搶注時機(jī)。對于潛在市場，目前產(chǎn)品尚未進(jìn)入的國家應(yīng)該立即進(jìn)行注冊。對于采用“使用在先”原則的國家，應(yīng)在注冊商標(biāo)的同時，盡快將注冊商標(biāo)投入實(shí)際使用，并準(zhǔn)備好使用商標(biāo)的相應(yīng)證據(jù)，以備不時之需。

商標(biāo)境 外注冊的歷程和體會

綜觀集團(tuán)公司國際拓展的歷程，商標(biāo)注冊也經(jīng)歷了不同的階段。第一階段以銷售盈利為主，是一種純粹銷售的經(jīng)營模式；第二階段，由銷售為主轉(zhuǎn)變?yōu)闋I銷為主，由純粹盈利轉(zhuǎn)變?yōu)橐云放婆嘤?、市場培育和客戶培育為主，隨著市場的開拓，商標(biāo)注冊國家和地區(qū)數(shù)大幅增長，主要集中在“中華”品牌；第三階段，是從長遠(yuǎn)的國際化戰(zhàn)略著手，對尚未開發(fā)的國家和地區(qū)提前進(jìn)行注冊，且注冊的品牌也從單純的“中華”擴(kuò)大到所有的品牌，申請數(shù)量和投入大幅提高。

三個階段的實(shí)踐，體現(xiàn)了集團(tuán)公司對商標(biāo)專用權(quán)是一個逐步認(rèn)識、不斷深刻的過程。

（一）兵馬未動，糧草先行，做到未雨綢繆。

商標(biāo)國外注冊，從提出申請到最終注冊發(fā)證，一般耗時2年，個別國家地區(qū)耗時長達(dá)6年之久，如果沒有超前的規(guī)劃，難以保證及時取得商標(biāo)權(quán)的法律保障。

在這方面，集團(tuán)公司有著深刻的教訓(xùn)。早在2003年初，集團(tuán)公司就提出了在海外市場拓展“熊貓”品牌的戰(zhàn)略任務(wù)，“熊貓”商標(biāo)的全球注冊工作也同步啟動，由于“熊貓”產(chǎn)品之前在市場上并不銷售，因此從未開展過海外注冊。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，在許多國家“熊貓”商標(biāo)幾乎都已被注冊或申請?jiān)谙?。通過10 多年的努力，雖然取得了阿聯(lián)酋、新西蘭、日本等國的商標(biāo)權(quán)，但仍有不少需要通過艱苦的法律程序奪回商標(biāo)權(quán)。如要堅(jiān)持進(jìn)入這些國家和地區(qū)進(jìn)行銷售，將不得不支付昂貴的商標(biāo)許可費(fèi)用或轉(zhuǎn)讓費(fèi)。目前，“熊貓”品牌基本僅在全球免稅市場銷售。不難想象，在推行國際化的今天，商標(biāo)在國外注冊工作若未及時跟進(jìn)或優(yōu)先考慮好，國際化工作必將成為空談。

（二）不畏風(fēng)險(xiǎn)，迎難而上，全力以赴維權(quán)。

集團(tuán)公司商標(biāo)在 境外注冊工作并非一帆風(fēng)順。由于大規(guī)模辦理注冊商標(biāo)的起步時間較晚，致使不少國家、地區(qū)早已經(jīng)被他人搶注。其中有代表性的是中華（中文）在臺灣被臺灣煙酒公賣局注冊，CHUNGHWA(英文)在美國被印尼商人P.T.Permola 公司搶注。當(dāng)時，集團(tuán)公司在當(dāng)?shù)氐纳虡?biāo)所有權(quán)和使用記錄十分缺乏，證據(jù)不足。盡管如此，集團(tuán)公司依然主動出擊，想方設(shè)法維護(hù)自身的合法權(quán)利。如CHUNGHWA (英文)在美國被印尼商人搶先申請注冊一案，接獲該商標(biāo)在美國被刊出注冊公告的信息后，集團(tuán)公司在最快時間內(nèi)提出反對，并大力收集在先使用中華煙包全包裝的各種證據(jù)材料，同時，又收集到“CHUNGHWA”是“中華”的注音方法之一的鐵證。在詳實(shí)的證據(jù)面前，美國專利商標(biāo)局經(jīng)過二次聽證會后，前后歷經(jīng)三年，終于裁決不予核準(zhǔn)印尼商人的CHUNGHWA（英文）商標(biāo)注冊，轉(zhuǎn)而核準(zhǔn)了集團(tuán)公司提出的兩件“CHUNGHWA及圖”、“中華及圖”商標(biāo)注冊。

（三）研究法律，講究技巧，確保注冊成功。

盡管商標(biāo)注冊可采用兩種方式，根據(jù)法系不同而遵循兩種基本的原則，但在實(shí)際操作中，各國的商標(biāo)法律還是存在不少差異，因此，必須要研究當(dāng)?shù)氐姆桑€需要靈活運(yùn)用技巧。

1.按注冊國不同法律，選擇申報(bào)的商標(biāo)圖樣。

商標(biāo)圖樣一般是指商品的外包裝，外包裝又同時包括圖案和文字。因此，集團(tuán)公司產(chǎn)品的商標(biāo)注冊一般可以采用全包裝注冊（即，將整個煙包進(jìn)行注冊，指煙包拆開后的包裝紙，包含煙包的正反兩面和兩個側(cè)面）或者采用分解注冊的方法（即將煙包的核心要素進(jìn)行分解，對文字和圖形分別注冊）。如“中華”煙包可以分解成“中華及天安門圖形（煙包正面）”、“CHUNGHWA及華表圖形（煙包反面）”，又如“紅雙喜”則可以分解為“紅雙喜（中文字）”、“DOUBLE HAPPINESS（英文字）”、“喜喜”圖案以及燈籠圖形。采用分解注冊的方法可以全面保護(hù)煙包中的各個核心要素，只要他人申請或使用的商標(biāo)與其中任何一個要素存在相似就可以提出侵權(quán)索賠。但缺點(diǎn)是需要增加費(fèi)用的投入，因?yàn)槿b注冊只算一件申請，而分解注冊則是有一個要素就算一件，如“紅雙喜”這樣分解就需要提出4件商標(biāo)申請，費(fèi)用自然就高了。但費(fèi)用的高低是相對的，因?yàn)槿b注冊只保護(hù)固定的要素搭配，包括文字、圖案在包裝中的各自位置，如果是彩色注冊還會指定顏色。因此，一旦集團(tuán)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)系列化或者改動包裝，如“紅雙喜”卷煙8mg、10mg和11mg三種規(guī)格的包裝顏色就不同，且正面的圖形也有略微差別，這時就必須重新申請，并需支付3件商標(biāo)注冊的費(fèi)用。如果采用分解注冊就無需重新注冊，費(fèi)用其實(shí)就相差無幾了，而且減少投入的大量精力。對于一些包裝相對固定，產(chǎn)品系列化可能性較小的品牌就比較適合采用全包裝注冊，效率高而且費(fèi)用省。

這兩種方法要按實(shí)際需要靈活運(yùn)用。如實(shí)際操作中經(jīng)常會碰到商標(biāo)的一部分被他人搶注（文字或者是圖案），這時，一般應(yīng)采取將商標(biāo)進(jìn)行分解注冊，對于未被搶注的部分立刻提出申請取得商標(biāo)權(quán)，同時對被搶注部分提出異議，通過法律程序解決。遇到商標(biāo)的核心部分已被他人搶注的情況，可以采用全包裝注冊，因?yàn)樵谟行﹪?，例如澳大利亞、新西蘭、日本以及南美的一些國家認(rèn)為：雖然商標(biāo)的各個核心部分已經(jīng)分別被不同的人注冊，但只要新申請人承諾整體使用該組合，依然有被批準(zhǔn)的可能。這種做法的成功幾率并不低，而且費(fèi)用也較低（只算一件）。例如，在巴西注冊“紅雙喜”商標(biāo)時就遇到瑞典的一家公司在先獲得了中文“喜喜”字圖案的注冊，為此采用全包裝方法提出注冊申請，結(jié)果獲得通過，確保了銷售的進(jìn)行。

2.按銷售的需要，選擇商品的類別。

根據(jù)類似商品和服務(wù)區(qū)分表（尼斯協(xié)定）商品共被劃分為34個大類，卷煙產(chǎn)品被劃入國際分類第34類，這個類別的產(chǎn)品包括煙草及其制品、煙具、火柴、吸煙用打火機(jī)、煙紙，過濾嘴等。一般來講只要申請第34類商品注冊就可能獲得在上述所有產(chǎn)品上的商標(biāo)權(quán)。但這種分類在實(shí)際操作中也常常會對集團(tuán)公司的注冊造成阻礙，因?yàn)橛行┛蜕淌巧a(chǎn)火柴、打火機(jī)或煙斗產(chǎn)品的，如果他成功注冊了第34類中這些指定商品，商標(biāo)審核員就會不批準(zhǔn)我們注冊其中的煙草制品。此刻，就需要指定其中的固定產(chǎn)品如卷煙，并承諾放棄對其他產(chǎn)品如火柴等的擁有權(quán)。有時還要主動和這些在先注冊的客商以公函的方式聯(lián)系，并取得他們的同意。如在日本注冊“金鹿”商標(biāo)時，我們就遇到有家公司注冊成功了“金鹿”牌打火機(jī)，因此我們調(diào)整了商品范圍，把申報(bào)商品修改為“來自中國的卷煙、煙草制品等”，從而使該件商標(biāo)得以注冊成功。

3.按文字和圖案特點(diǎn)，選擇具體的說明。

根據(jù)大部分國家的商標(biāo)法律規(guī)定，國家名稱、政府間國際組織及公眾知曉的外國地名，一般不得作為商標(biāo)使用，我國同樣也是如此。如“中華”就是一個比較明顯的例子，雖然“中華”在國內(nèi)享有商標(biāo)權(quán)，主要是因?yàn)檫@是較早注冊成功的商標(biāo)。在我國商標(biāo)法重新修訂后，目前已無法再用“中華”注冊商標(biāo)了。因此，我們可以利用語言上的差異，作技術(shù)上處理。世界上不少國家并不十分理解中文的漢字，有些國家甚至認(rèn)為漢字的“中華”是圖案（因?yàn)槭切锌?。如果把“中華”直接翻譯為“CHINA”或“CHINESE”那么十有八九是通不過的。這時，我們往往把“中華”拆成兩個字單獨(dú)翻譯成“MIDDLE MAGNIFICENT”（中間的華麗），或?qū)ⅰ爸腥A”漢字作為圖形申請。通過這種說明方法，集團(tuán)公司在歐盟、越南和南美不少國家取得了商標(biāo)權(quán)。

4.按法律體系的不同，選擇奪取商標(biāo)權(quán)的方法。

如前所述，法律體系一般分為大陸法系和英美法系，前者以法律條文為依據(jù)判決，如我國就是；而后者則是側(cè)重于以前法官所判定的案例（先例）為依據(jù)比對判決，如英國、美國等。因此，對于大陸法系國家，一般只能通過法律條款的理解來進(jìn)行法律訴訟。集團(tuán)公司在不少國家就采用指正搶注者“在法律規(guī)定的時間內(nèi)未使用商標(biāo)”來奪回商標(biāo)權(quán)的。在英美法系的國家，方法就靈活一些。甚至可以利用在一個國家訴訟成功的案例來應(yīng)用到這個國家。如集團(tuán)公司在美國從印尼“商標(biāo)販子”手中奪回的商標(biāo)權(quán)，這不僅為集團(tuán)公司的產(chǎn)品在美國當(dāng)?shù)劁N售取得了通行證，更重要的是為以后在其他國家制止這家公司的侵權(quán)和搶注行為提供了強(qiáng)有力的“先例證明”。2003年，集團(tuán)公司利用美國的成功案例在新加坡又一次打敗了這家公司。

5.立足長遠(yuǎn)，實(shí)時監(jiān)控，穩(wěn)固商標(biāo)權(quán)利。

商標(biāo)注冊是一項(xiàng)長期而又艱巨的工作。不少“商標(biāo)販子”也在不斷研究法律，申請與集團(tuán)公司商標(biāo)相類似或接近的商標(biāo)，以便從中牟利。同時，當(dāng)?shù)氐纳虡?biāo)審核人員也可能因?yàn)槭韬龆屵@些申請公告。因此，我們必須時刻對已經(jīng)取得商標(biāo)權(quán)的國家和地區(qū)進(jìn)行跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或不當(dāng)申請就立刻提出異議予以阻止。應(yīng)當(dāng)與專業(yè)商標(biāo)代理公司簽訂協(xié)議，將實(shí)時監(jiān)控作為免費(fèi)的增值服務(wù)。同時，通過經(jīng)銷商不斷跟蹤當(dāng)?shù)氐纳虡?biāo)公告情況。因此，只要我們立足長遠(yuǎn)，時刻保持警惕，就一定能夠確保商標(biāo)權(quán)利不斷得到穩(wěn)固。

總之，政策優(yōu)勢、戰(zhàn)略優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢都為集團(tuán)公司的產(chǎn)品國際注冊提供了良好條件。因此，我們要積極做好商標(biāo)國外注冊，才能創(chuàng)造出真正的長期優(yōu)勢，為打造屬于上海煙草集團(tuán)公司的國際品牌、名牌，擴(kuò)大上海國際市場份額，為集團(tuán)公司國際化戰(zhàn)略保駕護(hù)航。