專利復(fù)審中的幾個程序問題

黃熊 / 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

專利復(fù)審的案件逐年增加，復(fù)審程序中的一些特殊問題越來越引起重視，下面就實踐中幾個較為常見的問題予以簡要討論。

一、專利復(fù)審中的客體問題

根據(jù)專利法規(guī)定，專利復(fù)審請求的客體僅限于對專利申請作出的駁回決定，具體包括兩大類：一是發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利申請初步審查時，發(fā)現(xiàn)不符合專利法實施細則第44 條的規(guī)定，經(jīng)過陳述意見、修改或兩次補正后仍然沒有消除缺陷，而作出的駁回決定；二是發(fā)明專利申請實質(zhì)審查時，發(fā)現(xiàn)不符合專利法實施細則第53 條的規(guī)定，經(jīng)過陳述意見、修改后仍然沒有消除缺陷，而作出的駁回決定。除這兩大類之外的其他決定均不屬于專利復(fù)審的客體，如果申請復(fù)審將不予受理或者即使受理了也將被駁回。這里對復(fù)審請求客體的規(guī)定，包含兩層意思：

一是專利申請被駁回后僅能選擇復(fù)審這一種救濟措施，而不能直接向法院起訴或者請求行政復(fù)議。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程第5 條的規(guī)定，專利申請人對駁回專利申請的決定不服的，不能申請行政復(fù)議。

二是專利申請駁回決定之外的其他具體行政行為不能選擇復(fù)審，只能選擇向法院起訴或者請求行政復(fù)議。比如，對視為撤回、優(yōu)先權(quán)審批、費用減緩審批、延長期限審批、權(quán)利恢復(fù)請求審批、復(fù)審無效中的程序性決定、不予受理等情形可以選擇行政復(fù)議，對于不服復(fù)審決定、無效宣告決定、不服行政復(fù)議決定等情形可以選擇向法院起訴。

二、專利復(fù)審程序中的延期問題

專利復(fù)審請求經(jīng)過合議審查后，專利復(fù)審委會發(fā)出的通知書主要包括兩類：一是復(fù)審?fù)ㄖ獣ㄝ^常見），二是復(fù)審請求口頭審理通知書（較少見），并指定答復(fù)期限（1 個月）。在指定的答復(fù)期限屆滿之前（包括期限屆滿的當日）可以提出延長期限請求。延長的期限不足1 個月的，以1 個月計算，最多不超過2 個月；對于同一個通知指定的期限一般只允許延長1 次，最多延長2 次；第1 次延長每月300RMB，再次延長每月2000RMB。也就是說，對于專利復(fù)審中的指定期限而言，延長的時間最長可達到4 個月，最高費用為4600RMB。

三、專利復(fù)審程序中的權(quán)利恢復(fù)問題

專利復(fù)審程序中涉及權(quán)利需要恢復(fù)的情形主要包括兩種：一是因正當理由延誤了提起復(fù)審的期限（自收到駁回決定之日起3 個月內(nèi)），導(dǎo)致復(fù)審請求權(quán)的喪失；二是因正當理由延誤了答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣闹付ㄆ谙蓿ㄗ允盏綇?fù)審?fù)ㄖ獣掌? 個月內(nèi)），導(dǎo)致專利申請權(quán)的喪失。這兩種情形在具體辦理權(quán)利恢復(fù)時存在差別。

1、對于復(fù)審請求權(quán)的恢復(fù)

根據(jù)專利法規(guī)定，專利申請人請求復(fù)審的期限為自收到駁回決定之日起的3 個月，該期限是法定期限，期限屆滿時，專利申請人未提起復(fù)審請求，駁回決定將生效，國家知識產(chǎn)權(quán)局不會發(fā)出權(quán)利喪失的處分決定。基于此，復(fù)審請求權(quán)的恢復(fù)期限應(yīng)當以前述3 個月的期限屆滿后的第1日為起算點，向后計算2 個月。

2、專利申請權(quán)的恢復(fù)

根據(jù)專利法實施細則規(guī)定，專利申請人應(yīng)當在專利復(fù)審委指定的期限內(nèi)針對復(fù)審?fù)ㄖ獣M行答復(fù)，期滿不答復(fù)，復(fù)審請求將視為撤回，視為撤回將使專利申請人喪失專利申請權(quán)。根據(jù)審查指南第五部分第七章第5.2 節(jié)的規(guī)定，喪失專利申請權(quán)的處分決定（即視為撤回專利申請權(quán)通知書）應(yīng)當自期限屆滿日起滿1 個月后做出。也就是說，即使處分決定是期限屆滿日滿1 個月后的當日發(fā)出，專利申請人收到視撤通知不會早于指定期限屆滿日之后的1.5 個月?；诖?，專利申請權(quán)的恢復(fù)期限應(yīng)當自“指定期限屆滿后+1.5 個月”屆滿后的第1 日為起算點，向后計算2 個月。例如，專利復(fù)審委指定答復(fù)期限為1個月，屆滿日為2013 年12 月5 日，那么權(quán)利恢復(fù)的期限為2014 年1 月20 日至3 月20 日，在2013 年12 月5 日 至2014 年1 月20 日之間權(quán)利未喪失，不需要恢復(fù)，可按照正常的處理程序處理。

四、專利復(fù)審程序中的口頭審理問題

根據(jù)審查指南規(guī)定，合議組可以采取書面審理、口頭審理或者書面與口頭審理相結(jié)合的方式進行審查。在實務(wù)中，專利復(fù)審案件通常以書面審查為主，口頭審理的情形較少，但復(fù)審請求人根據(jù)自己的需要可以考慮提出口頭審理。

1、口頭審理請求的提出?？陬^審理請求應(yīng)當以書面形式提出，至于以何種具體的書面形式提出，專利復(fù)審委并沒有專門的表格可供，申請人可以在答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣囊庖婈愂鲋刑岢隹陬^審理請求，也可以使用獨立文件材料提出。

2、口頭審理請求的審查。復(fù)審請求人可以提出口頭審理的情形僅包括：一是需要當面向合議組說明事實或者陳述理由，說明事實主要包括對技術(shù)內(nèi)容的闡述，陳述理由主要包括針對專利技術(shù)對相關(guān)法條的意見；二是需要實物演示。實務(wù)中，符合上述兩種情形也可能不被允許口頭審理，是否允許口頭審理，由合議組根據(jù)案件的具體情況決定。

3、口頭審理的通知和參加與否的法律效果

如果確定進行口頭審理，合議組會向復(fù)審請求人發(fā)送口頭審理通知。通常而言，合議組確定的口頭審理日期與發(fā)文日之間至少要相距45 日（針對口頭審理通知書將專利申請不符合專利法及實施細則有關(guān)規(guī)定的情況告知復(fù)審請求人的情形）或37 日（針對沒有告知專利申請存在缺陷的情形）。對于口頭審理是否參加，復(fù)審請求人具有選擇權(quán)，如果選擇參加口頭審理，應(yīng)當在收到口頭審理通知之日起7日內(nèi)向?qū)＠麖?fù)審委提交回執(zhí)確認，或者在口頭審理當日直接出席口頭審理，否則，將視為不參加口頭審理；如果選擇不參加口頭審理，復(fù)審請求人應(yīng)當在指定期限內(nèi)提交答辯意見，否則，復(fù)審請求將被視為撤回。

五、專利復(fù)審程序中的電話討論

審查指南對復(fù)審程序中是否允許進行電話討論以及電話討論的程序如何進行等均未作出規(guī)定，實務(wù)中電話討論的機會較少。但是，現(xiàn)有規(guī)定并不排斥這種語言溝通方式。與實質(zhì)審查階段相同，復(fù)審程序中的電話討論，也主要適用于案件中存在“次要且不會引起誤解的缺陷所涉及的問題”的情形。通常而言，合議組在遇到上述性質(zhì)的問題且認為可能需要撤銷駁回決定時，會采取電話討論方式。需要特別注意的是，復(fù)審程序中電話討論的內(nèi)容并不具有法律效力（但電話討論的內(nèi)容不得作為對復(fù)審請求人不利的直接證據(jù)），不被允許記載到審查決定之中，如果經(jīng)過討論，即便合議組審查員認同復(fù)審請求人的意見陳述或修改內(nèi)容，也應(yīng)當主動提交正式書面文件。

六、專利復(fù)審程序中的時間問題

目前的法律法規(guī)沒有規(guī)定專利復(fù)審委員會對復(fù)審請求的審查期限（《專利復(fù)審委員會復(fù)審案件審查周期控制辦法》僅作為內(nèi)部規(guī)定實施）。據(jù)筆者個人經(jīng)驗，專利復(fù)審案件（以電學為主）自提出復(fù)審請求到接到受理通知書的平均時間在1.5 個月左右，自收到受理通知書到接收復(fù)審?fù)ㄖ獣钠骄鶗r間在15 個月以上。也就是說，全部復(fù)審環(huán)節(jié)（立案、受理、下發(fā)復(fù)通、復(fù)通答復(fù)、作出復(fù)審決定等）的總時間可能達到20 個月以上。如果再加上實質(zhì)審查的2 到3 年，一個專利申請所消耗的時間將更長。申請人的時間利益將可能出現(xiàn)損失。