基礎(chǔ)性創(chuàng)新成果獲取專利的困境與啟示

金春陽

(西安交通大學法學院，陜西 西安 710049)

人類的進步有賴于不斷創(chuàng)新，創(chuàng)新是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的原動力。專利的目的在于激勵創(chuàng)新，在于“為天才之火澆上利益之油”，但同時專利的授予也會限制人們利用創(chuàng)新成果的自由。美國專利政策推動者杰斐遜早在1813年就寫到:專利不是自然形成的，而是為了促進社會福祉創(chuàng)設(shè)的，哪里是值得公眾不惜約束自己創(chuàng)新的自由而接納的禁區(qū)，哪里又不是，此二者之間很難勾畫出清晰的界限［1］。我國正在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以創(chuàng)新支持和引領(lǐng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推動產(chǎn)業(yè)向全球價值鏈高端躍升。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的火花在全社會競相迸發(fā)。面對雨后春筍般涌現(xiàn)的創(chuàng)新成果，如何做到公眾的歸公眾，個人的歸個人，對于我國實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略有著重要的理論意義和現(xiàn)實意義。

哪些創(chuàng)新成果應(yīng)留給公眾自由使用，關(guān)于這個問題的爭論肇始于美國立國之初，歷經(jīng)200余年，現(xiàn)已形成了較為完整的基礎(chǔ)工具理論。美國國會作為《美國專利法》的立法機關(guān)，認為凡是“陽光下由人創(chuàng)造的東西”都應(yīng)有資格獲取專利。而美國聯(lián)邦最高法院作為《美國專利法》的適用機關(guān)，則不允許自然規(guī)律、物理現(xiàn)象和抽象概念獲取專利。前沿的、開創(chuàng)性的、甚至杰出的創(chuàng)新有時也在申請專利的過程中遭到拒絕［2］。不僅在地球上發(fā)現(xiàn)的新礦物、在野外發(fā)現(xiàn)的新植物無法獲取專利。愛因斯坦不能就其發(fā)現(xiàn)的著名定律E=mc2獲取專利;牛頓也不能就萬有引力定律獲取專利。這是因為，這些發(fā)現(xiàn)屬于公眾在開展后續(xù)科研工作時必需的基礎(chǔ)工具，應(yīng)當留給公眾自由使用［3］。這反映了一種擔憂，即如果允許這些基礎(chǔ)工具獲取專利，總體上將會阻礙而非促進創(chuàng)新［4］。如果有人發(fā)現(xiàn)一個法律認為不能壟斷的未知自然規(guī)律，則個人不能要求壟斷它;如果這個發(fā)現(xiàn)中還存在發(fā)明，它必須以自然規(guī)律的應(yīng)用為始，以新穎和有用為結(jié)才可以獲取專利［5］。同理，一個科學真理或者它的數(shù)學表達式無緣于專利，但在科學真理基礎(chǔ)之上創(chuàng)建的新穎且有用的結(jié)構(gòu)卻可以獲取專利［6］?？偠灾?，即思想本身不可獲取專利［7］。

一、基礎(chǔ)工具理論的演進

基礎(chǔ)工具理論最早出現(xiàn)于19世紀中葉。早在1840年，美國聯(lián)邦最高法院就明確表示，如果某個專利指向的是程序或原理等抽象的東西，而非具體的方法或機械，則不予認可，并基于此項理由判定一項已獲授權(quán)的專利無效，此案因此具有典型意義［8］。在此案中，當事人擁有“利用人力之外的任何力量切割冰塊的權(quán)利”。美國聯(lián)邦最高法院認為，如果某人沒有發(fā)明某種切割冰塊的手段、方法或者產(chǎn)品，他就不得就這些手段、方法或者產(chǎn)品獲取專利;如果有人企圖將他實際發(fā)明之外的東西霸占為己有，這是法律所不容的。美國聯(lián)邦最高法院隨后于1853年重申:科學原理不得獲取專利。雖然新的機器可以產(chǎn)生蒸汽動力，但是沒有人可以將這種動力作為自己的專有權(quán)利。電力以及其他任何這種性質(zhì)的動力都是一樣的，因為它們對所有人都是開放的，并且通過機械被應(yīng)用于有益的用途［9］。1854年，美國聯(lián)邦最高法院又認定，著名發(fā)明家摩爾斯的發(fā)明:將電磁用于遠距離傳輸標識符號，屬于物理科學領(lǐng)域的原理，不得獲取專利［10］。

人類進入21世紀，基礎(chǔ)工具理論被賦予了新的內(nèi)涵。2013年，美國聯(lián)邦最高法院確認了自然產(chǎn)物不得獲取專利［2］。此案涉及的基因序列非常重要，因為這些基因的突變會顯著增加個體患乳腺癌和卵巢癌的風險。美國聯(lián)邦最高法院認為，無論當事人付出多少努力去隔離和區(qū)分這些基因序列，也改變不了當事人意圖就天然DNA序列的全部基因獲取專利，占為己有的基本事實。盡管當事人發(fā)現(xiàn)了一個重要且有用的基因，并從周邊遺傳物質(zhì)分離出了這個基因，但僅憑這些并不能說明當事人創(chuàng)造出了新東西［2］。同時，美國聯(lián)邦最高法院認為，當事人分離出的補充DNA不是自然產(chǎn)物，可以獲取專利;補充DNA只包含那些蛋白質(zhì)經(jīng)過編碼的基因序列，當事人通過移除那些蛋白質(zhì)未經(jīng)編碼的基因序列，創(chuàng)造出了新東西［2］。

實際上，幾乎所有發(fā)明都在一定程度上應(yīng)用了自然規(guī)律、物理現(xiàn)象或抽象概念。但是，對于自然規(guī)律、物理現(xiàn)象和抽象概念簡單地附加一般傳統(tǒng)步驟，即便將其具體到了較高水準，也不能使這些規(guī)律、現(xiàn)象和概念變的可以獲取專利，這是美國聯(lián)邦最高法院在2012年的判決中提出的新要求［11］。此案的技術(shù)涉及到使用一種藥物來治療某些免疫性疾病。這種藥物的使用劑量過低治療則無效，但劑量過高卻是有毒的。而且，每一個病人對此藥物的代謝是不同的。當事人的創(chuàng)新成果是通過三個步驟來確定任何特定病人使用藥物的最佳劑量:(1)管理病人的藥物;(2)確定血液中的代謝物水平以作為管理藥物的依據(jù);(3)根據(jù)藥物無效或有毒時相關(guān)代謝物水平的范圍，確定是否需要增加或減少藥物劑量。美國聯(lián)邦最高法院認為，當事人的創(chuàng)新成果不得獲取專利，因其僅描述了自然規(guī)律。即血液中某些代謝物的濃度和藥物劑量是有效還是有害的可能性之間的關(guān)聯(lián);盡管管理和確定藥物劑量的步驟是人類活動，但這些都僅僅是常規(guī)、傳統(tǒng)的活動，因為這些步驟在人們觀察代謝物水平和治療效果之間的自然相關(guān)性時是必須采取的;任何想使用此種藥物進行治療的人都必須首先管理藥物以及測量產(chǎn)生的代謝物濃度，所以這些步驟組合是沒有意義的，它僅僅是一個醫(yī)生治療病人時都會適用的規(guī)律性步驟。

二、基礎(chǔ)工具理論的價值取向

防止先占的發(fā)生是支撐基礎(chǔ)工具理論的核心價值。美國聯(lián)邦最高法院對于先占的警惕始于19世紀中期。早在1853年，美國聯(lián)邦最高法院就指出，如果某個專利將禁止他人以任何其他方式做同樣的事，則這個專利是不妥的。這樣的專利所形成的壟斷，將阻礙創(chuàng)新，違反專利法的本來目的［9］。美國聯(lián)邦最高法院在1854年針對著名發(fā)明家摩爾斯的將電磁用于遠距離傳輸標識符號的發(fā)明進一步指出，阻止未來的發(fā)明者使用新的和更經(jīng)濟的涉及方法利用電磁，將會關(guān)閉其他人的發(fā)明之門，阻礙公眾從電磁發(fā)現(xiàn)中受益［10］。

進入20世紀，美國聯(lián)邦最高法院對于先占的警惕絲毫未減。1948年，美國聯(lián)邦最高法院在針對一個能夠幫助豆科植物吸收空氣中的氮并將其固定在土壤中的天然細菌的結(jié)合物做出判決，認為天然細菌的結(jié)合盡管是新穎且有用的，但不可獲取專利。因為其代表的是一個自然界古老秘密的發(fā)現(xiàn)，雖然是技術(shù)的產(chǎn)物，但不是發(fā)明的產(chǎn)物［5］。這些細菌的性質(zhì)，就像太陽的熱、電力或者金屬一樣，是全人類知識儲備的一部分。它們是自然規(guī)律的表現(xiàn)，應(yīng)留給全人類自由使用［5］。美國聯(lián)邦最高法院近兩年的判決也重申，專利不應(yīng)該對自然規(guī)律將來的使用進行約束，這將會抑制將來的發(fā)現(xiàn)［11］;一個束縛這些基礎(chǔ)工具的專利與專利促進創(chuàng)新的主旨是格格不入的［2］。

三、基礎(chǔ)工具理論的適用

對于法院和律師來說，區(qū)分創(chuàng)新成果是自然規(guī)律、物理現(xiàn)象或抽象概念，還是這些基礎(chǔ)工具的應(yīng)用，一直存在著可預(yù)見的困難。特別是新技術(shù)給人們帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。在判斷新技術(shù)是否屬于基礎(chǔ)工具時，需要充分考慮政策和技術(shù)方面的相關(guān)因素，而這些因素無論是在美國聯(lián)邦最高法院的早期判例，還是在國會最初的制度設(shè)計中都未曾預(yù)見。美國聯(lián)邦最高法院于2010年指出，時代在改變，技術(shù)和其他創(chuàng)新以意想不到的方式在進步。在工業(yè)時代，判斷某個創(chuàng)新成果是否屬于基礎(chǔ)工具，通常適用“機器－或－轉(zhuǎn)換”檢驗法。即如果這個創(chuàng)新成果和特定的機器結(jié)合在一起，或者能夠?qū)⑻囟ㄎ锲忿D(zhuǎn)換到另外的狀態(tài)，則不屬于基礎(chǔ)工具，可以獲取專利。然而，在信息時代，許多創(chuàng)新成果并沒有和特定機器結(jié)合在一起，如軟件、先進的醫(yī)學診斷技術(shù)、數(shù)據(jù)壓縮和數(shù)字信號處理技術(shù)等?！皺C器－或－轉(zhuǎn)換”檢驗法將會過分限制專利的客體范圍，使一些創(chuàng)新成果失去獲取專利的機會［12］。

面對涉及新技術(shù)的難題，美國聯(lián)邦最高法院敦促美國國會加強頂層設(shè)計。1978年，美國聯(lián)邦最高法院指出，新穎且有用的計算機程序是否可以取得專利、給予計算機程序?qū)＠Ｗo是否合乎政策要求，應(yīng)該由國會做出決定。這些政策難題應(yīng)該由國會在有效的實證數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上予以解答，而不應(yīng)由缺乏此類數(shù)據(jù)的法庭做出判斷。根據(jù)之前的判例分析現(xiàn)行專利法是法院的責任，但當法院被要求將專利權(quán)延伸到國會之前完全沒有預(yù)見到的領(lǐng)域時，法院必須謹慎行事［13］。同樣，1980年，美國聯(lián)邦最高法院敦促訴訟當事人同立法機關(guān)，而不是同司法機構(gòu)探討前沿創(chuàng)新是否可以獲取專利的問題。這是因為，相關(guān)調(diào)查和研究是立法機構(gòu)才可以開展的，法院是沒有這個能力的。在探討過程中，需要平衡各種相互對立的價值和利益，這是立法機構(gòu)應(yīng)該擔當?shù)氖聞?wù)［14］。盡管美國聯(lián)邦最高法院給出了建議，但實際上美國國會還是沒有為哪些創(chuàng)新成果不可獲取專利給出明確的解答;哪些創(chuàng)新成果不可獲取專利，仍然需要美國聯(lián)邦最高法院來制定標準。

雖然美國聯(lián)邦最高法院早在19世紀就提出了基礎(chǔ)工具理論，但沒有提出明確的檢驗方法用以判斷什么是基礎(chǔ)工具?？梢哉f，美國聯(lián)邦最高法院拒絕適用明確的檢驗方法，認為那樣做的話會阻礙專利法目的的實現(xiàn)，同時指出美國國會在制定專利法時沒有預(yù)見的技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新并不必然與專利無緣［14］。美國聯(lián)邦最高法院認為，法律的適用不應(yīng)局限在立法者預(yù)料的特定范圍內(nèi)，專利法尤其如此。專利法的核心在于可預(yù)見的發(fā)明不得獲取專利，如果一個發(fā)明僅因為不可預(yù)見就剝奪其獲取專利的機會，這樣的規(guī)則顯然違背專利法的核心理念。那些打破物理、化學等科學領(lǐng)域常識的創(chuàng)新往往最能讓人類受益［14］。在這樣一種看似模糊的狀態(tài)下，有一點是非常明確的。即無論是美國聯(lián)邦最高法院還是國會，都沒有把特定領(lǐng)域的創(chuàng)新事先確定為基礎(chǔ)工具而拒絕授予專利。法院根據(jù)具體案情的不同遵循個案處理的原則。美國聯(lián)邦最高法院特別指出，雖然自然規(guī)律、物理現(xiàn)象和抽象概念作為法院創(chuàng)設(shè)的不可獲取專利的領(lǐng)域客觀存在，但這不意味著法院可以創(chuàng)設(shè)另外一些有悖于專利法立法目的的限制性條件［12］。美國聯(lián)邦最高法院在長達一個半世紀的司法實踐中形成的基礎(chǔ)工具理論，即以防止先占的發(fā)生為價值取向，在具體適用中遵循個案處理的原則。防止先占的發(fā)生和個案處理原則也是美國聯(lián)邦巡回上訴法院在適用基礎(chǔ)工具理論中所遵循的。同時，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在2013年提出:(1)應(yīng)當建立一個統(tǒng)一的、易操作的框架來分析某個創(chuàng)新成果可否獲取專利，從而讓創(chuàng)新群體、專利審查員和法院能夠有良好的預(yù)期［4］;(2)當事人到底是就抽象概念的應(yīng)用還是就抽象概念本身獲取專利，需要對眾多事實問題做出認定。對于包含有計算機的創(chuàng)新成果而言，如果抽象概念與利用計算機進行的特定操作結(jié)合在一起，或者抽象概念與進行特定操作的特定計算機結(jié)合在一起，則可獲取專利。如果創(chuàng)新成果指向的無非就是利用計算機進行特定操作這樣的一個想法本身，則很可能屬于基礎(chǔ)工具，不得獲取專利［15］。

四、啟示

在人類數(shù)不勝數(shù)的創(chuàng)新成果中，如何做到把屬于公眾的還給公眾，這是個古老且疑難的問題。美國專利政策倡導者杰斐遜提出這個問題至今已200年。我國從美國聯(lián)邦最高法院對基礎(chǔ)性創(chuàng)新成果獲取專利問題的不斷求索中能夠汲取哪些經(jīng)驗?

第一，專利的數(shù)量。近年來，我國授權(quán)的專利數(shù)量呈現(xiàn)猛增態(tài)勢，且不論有許多專利沒有得到應(yīng)用，每年耗費巨額維持費用，單就專利所形成的創(chuàng)新禁區(qū)來說，令人堪憂。過度的獨占權(quán)會阻礙那些可能是為發(fā)明提供保障甚至是激勵發(fā)明的信息的流動。在任何一個創(chuàng)新領(lǐng)域，眾多專利的存在勢必推升使用專利的成本，需要潛在用戶對現(xiàn)有的專利和待定的專利申請進行昂貴又耗時的搜索，需要復雜的許可談判。我國應(yīng)當逐漸告別單純追求專利數(shù)量增長的發(fā)展模式，打造創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的升級版，淡化專利數(shù)量在大專院校、企事業(yè)單位的各種考核指標中的權(quán)重，引導全社會的創(chuàng)新力量更加注重創(chuàng)新的質(zhì)量，實現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。

第二，創(chuàng)新成果的質(zhì)量評價。目前，我國有一種現(xiàn)象，那就是無論是大專院校，還是企事業(yè)單位，在投入大量資金開展科技創(chuàng)新后，把獲取的專利作為衡量創(chuàng)新成果水平高低的一個重要指標。而基礎(chǔ)工具理論告訴我們，越是前沿的、開創(chuàng)性的創(chuàng)新，越是不能授予專利，否則將會阻礙公眾開展后續(xù)科研工作。改革開放以來，我國對于科技領(lǐng)域的投入不斷增加，科技事業(yè)蓬勃發(fā)展。但與國際先進水平相比，我國在新發(fā)現(xiàn)、新理論、新方法上還有相當?shù)牟罹?，缺乏基礎(chǔ)性、標志性、革新性、代表性的創(chuàng)新成果。這與我國的創(chuàng)新成果質(zhì)量評價體系的不健全有很大關(guān)系。我國應(yīng)當逐步淡化專利在評價創(chuàng)新成果水平高低中的地位，把好技術(shù)、好專利和好產(chǎn)品區(qū)別開來，避免混為一談。政府應(yīng)當把資金投向基礎(chǔ)性研究、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)的研發(fā)，允許公眾自由使用基礎(chǔ)性創(chuàng)新成果，引導全社會的創(chuàng)新力量在此基礎(chǔ)上開展創(chuàng)新活動。

第三，基礎(chǔ)工具理論。我們可以在取其精華的同時，完善其不足之處?；A(chǔ)工具理論的精華之處在于:既堅持基礎(chǔ)工具不得授予專利的大原則，又不把特定領(lǐng)域的創(chuàng)新事先確定為基礎(chǔ)工具而拒絕授予專利。以防止先占的發(fā)生為價值取向，在具體適用中遵循個案處理的原則。我國應(yīng)當汲取這些經(jīng)驗，同時加以完善，特別是要做到加強頂層設(shè)計和“摸著石頭過河”相結(jié)合。一方面，立法機關(guān)應(yīng)當開展基礎(chǔ)性創(chuàng)新成果獲取專利問題的調(diào)研，收集有效的實證數(shù)據(jù)，平衡創(chuàng)新活動的引領(lǐng)者、跟隨者、公眾等相關(guān)群體之間的利益，制定符合我國國情的法律制度;另一方面，司法機關(guān)應(yīng)當結(jié)合以往的司法實踐，積極探索建立一個緊密結(jié)合的、易操作的框架來評判基礎(chǔ)性創(chuàng)新成果獲取專利的問題，避免主觀偏見和事后諸葛亮式的評價，提高司法的公正性和可預(yù)見性。

［1］THOMAS JEFFERSON.The writtings of Thomas Jefferson［M］.Charleston:Nabu press，2010:335.

［2］SUPREME COURT.Association for Melecular Pathology v.Myriad Genetics［J］.United States Reports，2013，133:2107－2120.

［3］SUPREME COURT.Gottschalk v Benson［J］.United States Reports，1972，409:63 －73.

［4］COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT.CLS Bank Int'l v Alice Corp Pty Ltd［J］.Federal Reporter 3d Series，2013，717:1269 －1336.

［5］SUPREME COURT.Funk Brothers Seed Co.v.Kalo Inoculant Co［J］.United States Reports，1948，333:127 －138.

［6］SUPREME COURT.Mackay Co v Radio Corp［J］.United States Reports，1939，306:86 －102.

［7］U S SUPREME COURT.Rubber－Tip Pencil Co v Howard［J］.United States Reports，1874，87:498 －507.

［8］MASSACHUSETTS CIRCUIT COURT.Wyeth v Stone［J］.Federal Cases，1840，30:723 －730.

［9］SUPREME COURT.Le Roy v Tatham［J］.United States Reports，1853，55:156 －189.

［10］SUPREME COURT.O'Reilly v Morse［J］.United States Reports，1854，56:62－136.

［11］SUPREME COURT.Mayo Collaborative Services v Prometheus Laboratories Inc［J］.United States Reports，2012，132:1289－1305.

［12］SUPREME COURT.Bilski v Kappos［J］.United States Reports，2010，130:3218 －3259.

［13］SUPREME COURT.Parker v Flook［J］.United States Reports，1978，437:584 －600.

［14］SUPREME COURT.Diamond v Chakrabarty［J］.United States Reports，1980，447:303 －322.

［15］Court of Appeals for the Federal Circuit.Ultramercial，Inc v Hulu LLC［J］.Federal Reporter 3d Series，2013，722:1335－1355.