存在第三方合作的政府資助發(fā)明的權(quán)利歸屬——兼評斯坦福訴羅氏侵犯專利權(quán)案

馮 婧

(華南理工大學(xué) 法學(xué)院，廣東廣州510006)

職務(wù)發(fā)明是指雇員為完成雇主交付的工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造。［1］根據(jù)美國職務(wù)發(fā)明的相關(guān)規(guī)定，發(fā)明的所有權(quán)是屬于發(fā)明人(即受雇人)的，除非雇傭者和受雇人之間有相反的協(xié)議。［2］這也就意味著作為發(fā)明人的受雇者可以依據(jù)專利法授予發(fā)明人的權(quán)利將自己的發(fā)明轉(zhuǎn)讓給第三方。但是針對政府財政資助的發(fā)明則主要適用《拜杜法案》的規(guī)定，即要求項目承擔(dān)者附條件享有專利權(quán)。斯坦福訴羅氏侵犯專利權(quán)案由于在政府資助外還存在于第三方的合作，因此在《拜杜法案》和《專利法》的適用上產(chǎn)生了分歧，本文就此案對存在第三方合作的政府資助發(fā)明的權(quán)利歸屬問題做進(jìn)一步探討。

一、本案的主要案情

1985年，名為Cetus的加利福尼亞的小公司開始研究通過人體血液測試能夠引發(fā)艾滋病的HIV病毒，其中一項名為PCR的技術(shù)獲得了諾貝爾獎，這也成為該項研究中的主要成就。1988年，Cteus開始同斯坦福大學(xué)傳染病研究中心合作測試一種新艾滋病藥物的功效。Holodniy教授當(dāng)時是斯坦福大學(xué)該項目的一名研究人員，在此之前與斯坦福大學(xué)簽訂了雇傭協(xié)議，同意將自己在工作期間發(fā)明的“權(quán)利、所有權(quán)和利益”轉(zhuǎn)讓給學(xué)校。Holodnity的管理人將其安排到Cetus公司去學(xué)習(xí)PCR這種在研究中用到的技術(shù)，Holodnity教授在進(jìn)入Cetus公司的時候，簽署了一項協(xié)議，同意將自己的發(fā)明以及相關(guān)的改進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓并特此轉(zhuǎn)讓給Cetus公司以作為其進(jìn)入Cetus的條件。Holodniy在與Cetus公司的員工一起工作的期間，發(fā)明一種建立在PCR技術(shù)基礎(chǔ)上的測試患者血液里HIV數(shù)量的方法。當(dāng)Holodnity回到斯坦福時，與其他幾位斯坦福的工作人員一起對這種方法進(jìn)行了測試，最終，斯坦福大學(xué)申請了三項測試方法的專利。由于斯坦福大學(xué)擁有三項檢驗血液里HIV的方法專利，在羅氏開始生產(chǎn)HIV試劑盒時，斯坦福大學(xué)起訴羅氏公司運(yùn)用了斯坦福的專利技術(shù)，侵犯其專利權(quán)。同時羅氏也反訴斯坦福和發(fā)明專利的兩名研究人員不具有起訴權(quán)，因為檢測血液里HIV的方法是羅氏集團(tuán)收購的Cetus公司與斯坦福大學(xué)合作開發(fā)出的，因此斯坦福大學(xué)并不具有專利的所有權(quán)，缺乏起訴的權(quán)利。地區(qū)法院通過簡易判決對于斯坦福的訴求部分同意，部分否定，而上訴法院則對地區(qū)法院的判決做出修改，認(rèn)為斯坦福大學(xué)缺乏起訴的權(quán)利。

二、本案的爭議焦點(diǎn)

本案涉及到對1980年的《拜杜法案》(Bayh－Dole Act)如何適用的理解?！栋荻欧ò浮烦雠_的主要目的就是要鼓勵大學(xué)、小型企業(yè)等將發(fā)明進(jìn)行商業(yè)化，將專利權(quán)賦予項目承擔(dān)者，與此同時項目承擔(dān)者也要承擔(dān)一定的義務(wù)，例如政府可以在為了公益等情況下可以免費(fèi)的使用該專利，或者將這項專利再許可給別人。

(一)《拜杜法案》的適用條件

Breyer法官認(rèn)為《拜杜法案》中關(guān)于發(fā)明的歸屬，應(yīng)該滿足以下順序:首先是投資一方，其次是美國政府，再次是發(fā)明該項專利的具體個人。按照這種觀點(diǎn)，聯(lián)邦資助的研發(fā)項目中默認(rèn)項目研發(fā)機(jī)構(gòu)獲得了專利，即默認(rèn)作為雇員的發(fā)明人同意將專利轉(zhuǎn)讓給作為雇主的學(xué)校，這樣最終獲得專利權(quán)的是學(xué)校，而非具體的發(fā)明人，這也就意味著發(fā)明人不能再將該專利隨意轉(zhuǎn)讓給別人。這種做法是要保證《拜杜法案》所想實現(xiàn)的專利商業(yè)化的目的，同時能夠避免對納稅人的二次征稅和保持政府介入的自由度。如果雇員可以隨意將專利轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)或者個人，實際上這項專利更不容易被商業(yè)化，而是被他人壟斷性的使用，同時這也意味了納稅人納了兩次稅。而且一旦這項專利轉(zhuǎn)讓給了其他企業(yè)，政府想要將其用于公益事業(yè)也就無法實行，最終使得《拜杜法案》形同虛設(shè)。

此外，《拜杜法案》中對承包商的權(quán)利描述時運(yùn)用的是“保留(retain)”而非“獲得(obtain)”，這也就說明法案并不是說所有的由聯(lián)邦資助的發(fā)明都屬于承包商(本案指斯坦福)，投資方、政府和發(fā)明人都可能獲得專利。創(chuàng)造性思維所產(chǎn)生的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造自然歸屬于勞動者自己，也就是應(yīng)該歸屬于發(fā)明人，［3］承包商想要獲得專利的所有權(quán)，就要通過雇傭協(xié)議或者其他形式的協(xié)議獲得原本屬于發(fā)明人的專利權(quán)。本案中，恰恰是這對個雇傭協(xié)議中是否包含HIV測試方法的這一項專利而產(chǎn)生了爭議，而這一爭議點(diǎn)也會這直接影響到《拜杜法案》在本案如何適用的問題。但是基本可以肯定的是，《拜杜法案》適用不能自然剝奪發(fā)明人的專利所有權(quán)，只有在學(xué)校、小企業(yè)等非盈利機(jī)構(gòu)從發(fā)明人那里獲得專利權(quán)時才能適用。

(二)轉(zhuǎn)讓合同的優(yōu)先性

美國的專利法將職務(wù)發(fā)明的所有權(quán)賦予了發(fā)明人，只有發(fā)明人明確將自己的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給雇傭者時雇傭者才享有專利的所有權(quán)。本案中的Holodniy教授既與斯坦福簽訂過雇傭協(xié)議，又與Cetus簽訂了保密協(xié)議，其中都涉及了轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的內(nèi)容，那么兩個轉(zhuǎn)讓合同的優(yōu)先性就成為了本案最大的爭議點(diǎn)。法院最終依據(jù)是兩份合同中的措辭來確定優(yōu)先性，認(rèn)為Holodniy教授與Cetus公司簽訂的協(xié)議優(yōu)先于與斯坦福的簽訂的協(xié)議。在與斯坦福簽訂協(xié)議時，合同中的使用是“將轉(zhuǎn)讓”，也意味著未來會轉(zhuǎn)讓，但不是簽訂合同的時候?qū)Ψ骄捅皇谟铏?quán)利，而只是為自己創(chuàng)設(shè)了一項轉(zhuǎn)讓的責(zé)任，更沒有專門的指向哪個具體的專利。而與Cetus公司簽訂協(xié)議的內(nèi)容則較為具體，就是“將轉(zhuǎn)讓并特此轉(zhuǎn)讓”，針對的就是目前進(jìn)行的發(fā)明研究，要轉(zhuǎn)讓給公司，針對的對象具體、明確，固Cetus公司的協(xié)議是優(yōu)先于斯坦福的協(xié)議的。當(dāng)然這種觀點(diǎn)也并非被所有法官接受，Breyer法官就對這一論斷存疑。一個人對一項發(fā)明的專利所有權(quán)只能轉(zhuǎn)讓一次，在第一次簽訂轉(zhuǎn)讓合同時，發(fā)明人就已經(jīng)不是專利權(quán)的所有人，自然不能進(jìn)行第二次轉(zhuǎn)讓。一個發(fā)明人可以隨意將一項發(fā)明轉(zhuǎn)讓給不同的人，這對其他善意的被轉(zhuǎn)讓人是不公平的。

三、本案對我國的啟示

斯坦福案的實質(zhì)在于《拜杜法案》的適用條件，以及與《專利法》中基本制度的協(xié)調(diào)與優(yōu)先性的問題，案件雖然已經(jīng)解決，但是給我們留下很多思考，尤其是為類似的案件在我國法律環(huán)境下該如何處理提供了參考。

(一)我國政府資助發(fā)明權(quán)的歸屬

對于政府財政資助的科研成果的歸屬問題主要經(jīng)歷了“全民享有——國家享有——項目承擔(dān)單位所有”變化。［4］美國很多知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)制度是基于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)過度而非保護(hù)不足而導(dǎo)致的交易成本增長的背景下制定的。［5］我國在借鑒的過程中必然會存在很多差異，最基本的就是我國對于職務(wù)發(fā)明的歸屬與美國不同，由此影響下的政府財政資助的科研開發(fā)的權(quán)利歸屬中具體問題的就與美國不同。

1.權(quán)利的歸屬與例外。2007年12月29日全國人大常委會審議通過的《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》(以下簡稱《科技進(jìn)步法》)被學(xué)者稱為科技領(lǐng)域的“憲法”。［6］根據(jù)《科學(xué)技術(shù)法》的第二十條第一款的規(guī)定，政府資助的科研成果的專利權(quán)是屬于項目承擔(dān)者的，但是對于涉及到國家安全、國家利益和重大社會公共利益的科研項目的成果是原則中的例外。這樣就需要界定什么樣的項目屬于例外的情形，因此要明確第二十條歸屬例外的標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定。筆者認(rèn)為，這種標(biāo)準(zhǔn)對于第二十條的具體在實踐中的運(yùn)用必要的，尤其是認(rèn)定機(jī)構(gòu)，美國是由聯(lián)邦機(jī)構(gòu)認(rèn)定，我國是否也要由政府相關(guān)機(jī)構(gòu)來認(rèn)定要權(quán)衡兩個方便的因素:第一，不能由簽訂項目的具體政府機(jī)構(gòu)來認(rèn)定，這樣就相當(dāng)于合同一方自己證明自己符合合同的條件，這樣對另一方來說是不公平的;第二，在確定認(rèn)定的第三方時要衡量第三方的認(rèn)定能力是否足以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性，這要求第三方既要中立，又要具有一定的鑒別能力。

2.國家的實施權(quán)與介入權(quán)。Breyer法官對斯坦福案的判決持反對意見，其主要觀點(diǎn)之一就涉及到本案的判決結(jié)果會使得國家的實施權(quán)與介入權(quán)的實現(xiàn)受到阻礙。一旦羅氏公司擁有了該項專利，就意味著政府無法直接控制專利權(quán)，即使?jié)M足國家實施或者介入的條件，想要使用或者許可他人使用也存在重重障礙。所以，對于政府資助的科研項目的發(fā)明人想要將專利授權(quán)給第三人是應(yīng)當(dāng)受到《拜杜法案》的限制。我國的《科學(xué)進(jìn)步法》第二十條的第二款和第三款也分別規(guī)定了國家的實施權(quán)和介入權(quán)。啟動國家的實施介入的主要條件有兩個:一是在合理期限內(nèi)沒有實施的;二是國家為了國家安全、國家利益和重大社會公共利益的需要。只要滿足其中的一個條件，國家就可以實施或者介入。

(二)“約定”與“法定”的優(yōu)先性

羅氏與斯坦福的案子，法官認(rèn)為《專利法》對發(fā)明人權(quán)利的規(guī)定與《拜杜法案》相比是應(yīng)該優(yōu)先適用的，當(dāng)然這一結(jié)論的得出與本案中簽訂的兩個轉(zhuǎn)讓合同表述的特殊性有關(guān)。同時，這也對政府資助的科研項目中的權(quán)利歸屬的“法定”原則與發(fā)明人通過“約定”將權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三方的情形何者優(yōu)先的問題。究其實質(zhì)，在美國之所以存在本案中的兩個轉(zhuǎn)讓合同的沖突，是因為美國的職務(wù)發(fā)明在沒有約定的情況下是屬于發(fā)明人的。因此就可能出現(xiàn)本案中發(fā)明人與學(xué)校的約定不明確而使得發(fā)明人對第三方的授權(quán)優(yōu)先，進(jìn)而使得《拜杜法案》失去適用的條件的情形。而我國職務(wù)發(fā)明在沒有約定時，專利權(quán)是屬于單位的，因為我國《專利法》第六條明確規(guī)定了職務(wù)發(fā)明的歸屬，即職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于單位，在申請被批準(zhǔn)后，該單位是專利權(quán)人。第六條的第三款規(guī)定單位與發(fā)明人或者設(shè)計人可以訂有合同，對于專利權(quán)的歸屬做出約定，如果有約定的話，約定優(yōu)先。這就說明對于政府資助的科研項目，在我國大多情況下發(fā)明人是不能夠?qū)l(fā)明轉(zhuǎn)讓給第三人，因為專利權(quán)人是單位而非發(fā)明人，自然發(fā)明人沒有轉(zhuǎn)讓發(fā)明的權(quán)利。

(三)存在第三方資助的專利權(quán)歸屬

羅氏與斯坦福的案子還留有一個爭議的問題，就是對于檢驗血液里HIV的方法專利到底屬于哪一方，或者是兩方共有。法院只是以斯坦福不完全享有專利權(quán)而認(rèn)定其沒有起訴的資格。但是斯坦福從其他兩位科學(xué)家那里得到的授權(quán)是沒有爭議的，只是在Holodniy教授授權(quán)的環(huán)節(jié)存在問題，那是否意味著該項方法專利是斯坦福和收購Cetus公司的羅氏公司所共有，法院并沒有明確。此種情形在我國可以分為以下幾種情形考慮:一是本單位與臨時工作單位的專利權(quán)歸屬;二是合作開發(fā)的專利權(quán)歸屬;三是委托開發(fā)的專利權(quán)歸屬。

對于第一種情形，首先可以明確在我國的法律下，Holodniy教授主要利用斯坦?；蛘呤荂etus公司物質(zhì)技術(shù)條件完成發(fā)明，又沒有特別的約定，那么該專利是屬于單位的。因此，如果將Cetus看作是臨時工作單位，建立在PCR技術(shù)基礎(chǔ)上的發(fā)明應(yīng)該屬于職務(wù)發(fā)明中的“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”的情形而屬于Cetus公司。但是最終斯坦福申請的三項技術(shù)專利也包含對于大學(xué)中其他兩位教授共同在政府財政資助下完成的部分，也就要判斷在斯坦福的研究其他教授或者是Holodniy教授有沒有對最終發(fā)明的“實質(zhì)性特點(diǎn)”作出“創(chuàng)造性貢獻(xiàn)”。

從第二種合作開發(fā)的角度看本案，按照雙方的描述，兩方是有合作的意思表示的，因為斯坦福派出了Holodniy教授去Cetus公司進(jìn)行研究，利用了Cetus公司的PCR技術(shù)，而Cetus公司也主要依靠Holodniy教授的研發(fā)工作才能完成最終的研究。兩者從一開始就是一種合作的關(guān)系，依靠Holodniy教授將這種合作關(guān)系聯(lián)系起來，但是雙方并沒有約定具體的權(quán)利歸屬。如果合作開發(fā)成立，斯坦福與羅氏共同擁有專利，根據(jù)我國，《合同法》第三百四十條第三款規(guī)定，合作開發(fā)的當(dāng)事人一方不同意申請專利的，另一方或者其他各方不得申請專利。因此，斯坦福在申請專利的時候應(yīng)該征得Cetus公司的同意。

另外，如果是一開始就約定委托開發(fā)，則要明確研究成果的歸屬，否則專利權(quán)就屬于Cetus公司，由斯坦福免費(fèi)使用，但這也不是斯坦福的本意。所以，斯坦福在一開始就應(yīng)該與Cetus公司明確Holodniy教授在進(jìn)入Cetus公司研究學(xué)習(xí)期間的專利權(quán)歸屬，避免糾紛的發(fā)生。從而更好的保證國家實施和介入的角度將斯坦福大學(xué)最好以委托開發(fā)的形式與Cetus公司合作，并在合同中約定專利權(quán)屬于斯坦福大學(xué)，同時Cetus可以免費(fèi)使用。這樣，收購Cetus的羅氏公司可以繼續(xù)使用檢驗血液中HIV的方法專利來開發(fā)試劑盒，同時斯坦福作為專利人權(quán)和項目的承擔(dān)單位可以保證國家對該專利的實施和介入。

［1］張 楚主編.知識產(chǎn)權(quán)法［M］.北京:高等教育出版社，2007.

［2］胡明正.美國雇員發(fā)明的權(quán)利歸屬問題［J］.知識產(chǎn)權(quán)，1992(2).

［3］任 進(jìn).區(qū)分職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的法定標(biāo)準(zhǔn)［J］.科技與法律，2001(1).

［4］袁曉東.論我國科技項目中的知識產(chǎn)權(quán)政策［J］.科學(xué)學(xué)研究，2006(1).

［5］胡朝陽.科技進(jìn)步法第20條和第21條的立法比較與完善［J］.科學(xué)學(xué)研究，2011(3).

［6］喬永忠，朱雪忠.利用財政性資金形成科研成果的知識產(chǎn)權(quán)問題研究——兼評新修訂的《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》第20條和第21條［J］.科技與法律，2008(6).