簡評美國禁止反悔原則的發(fā)展

王晫

“誠實信用”系人類行為的基本準則，是判斷人類行為正當性的重要標準，法律的各個領域均體現(xiàn)了這一準則，專利領域也不例外。“禁止反悔”就是誠信準則在專利申請和專利保護領域的重要細化規(guī)則，是指專利權人在專利申請過程中為了確保獲得授權而放棄了某些專利保護的內(nèi)容，在此后的專利侵權訴訟過程中不能通過等同原則將這些內(nèi)容重新納入專利保護范圍。這主要是為了避免專利權人“兩頭得利”現(xiàn)象的出現(xiàn)，即在授權和確權過程中通過“縮小”專利保護范圍而獲得授權，但在專利侵權訴訟過程中卻又盡量“突破”權利要求書中技術特征的字面含義，“擴大”專利保護范圍。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院（簡稱二審法院）于2013年4月16日宣判了拜耳公司訴葛蘭素史克公司專利侵權糾紛一案，維持了加州南區(qū)地方法院的一審判決，適用“禁止反悔”原則駁回了原告拜耳公司的訴訟請求。

本專利所有權利要求中均有一項重要技術特征“抗CD-20抗體（Anti-CD20 Antibodies）”，在專利申請過程中，審查員指出了權利要求得不到說明書支持的缺陷，即從說明書無法概括得出所有“抗CD-20抗體”，審查員認為本領域普通技術人員根據(jù)說明書的記載只能實現(xiàn)Rituxan等幾種抗體，而本領域普通技術人員無法實現(xiàn)其他具有不同結構和功能的“抗CD-20抗體”，因此權利要求書的概括過于寬泛，無法得到說明書的支持。

在該案的判決中，首先，二審法院認為根據(jù)Markman v.Westview Instruments， Inc案確定的規(guī)則，權利要求書的解釋是法律問題而不是事實問題，因此二審法院可以對一審法院有關權利要求書的解釋重新進行審理；其次，二審法院簡要回顧了之前經(jīng)典的有關權利要求書的解釋和“禁止反悔”原則判決，包括Phillips v. AWH案確立的“權利要求書中的技術特征一般應賦予其通常含義”的規(guī)則，3M v. Avery案確立的“技術特征的通常含義應在固有證據(jù)的框架下進行理解，固有證據(jù)包括權利要求書、說明書和審查檔案”規(guī)則，Omega v. Raytek案確立的“審查檔案可以反映審查員如何理解權利要求以及專利權人是否對技術特征進行了限縮性的解釋”規(guī)則；最后，二審法院認為根據(jù)上述先例確定的規(guī)則，當專利權人為了獲得專利授權而確定的否定某一技術特征的含義時，“禁止反悔”原則將相應的縮小該技術特征的保護范圍?！敖狗椿凇痹瓌t在專利體系中發(fā)揮著重要的作用，它促進了專利固有證據(jù)的公告功能，并且保護了公眾對審查過程中確定的聲明的信賴利益，該聲明包括修改和爭論。競爭對手們可以根據(jù)審查檔案確定自己的行為是否適當，并且可以研發(fā)周邊專利。當然，審查檔案應當作為一個整體加以審查，而不能只考慮某個片段。

在審查該案所涉專利的審查檔案過程中，二審法院認為在答復審查員有關前述權利要求書得不到說明書支持的缺陷時，拜耳公司沒有從對技術特征的解釋角度發(fā)表反對意見，而是認為本領域技術人員根據(jù)說明書的記載可以實現(xiàn)與Rituxan具有近似特性的“抗CD-20抗體”。二審法院認為這意味著拜耳公司承認針對相同抗原的其他抗體可能具有于Rituxan不同的結構和特性，在此基礎上二審法院將其專利保護范圍限為Rituxan相近似的抗體。因此，由于被告生產(chǎn)的“抗CD-20抗體”與Rituxan具有明顯不同的結構和特性，因此不構成侵權。在該案中，實際上專利權人并未明確縮小專利保護范圍，但其對此并未充分說明并舉證，因此仍然導致“禁止反悔”原則的適用，可見聯(lián)邦巡回上訴法院對該原則的適用標準掌握較嚴，換句話說，即便專利權人沒有主動放棄一部分保護范圍，只要針對審查員的意見專利權人沒有提出充分的反對意見并提出證據(jù)，都將導致“禁止反悔”原則的適用。

由該案我們不難想到2002年美國最高法院對Festo案作出的判決。在該案中，美國最高法院認為任何為滿足專利法規(guī)定而縮小權利要求范圍的修改都可以導致“禁止反悔”原則的適用，而不限于克服現(xiàn)有技術的修改，即保證新穎性和創(chuàng)造性的修改。同時，美國最高法院列舉了兩項適用“禁止反悔”原則的條件：1、修改權利要求是為了獲取專利授權；2、修改縮小了權利要求的范圍。在判定“禁止反悔”原則限制作用的范圍時，美國最高法院沒有采納聯(lián)邦巡回上訴法院采取的“完全排除規(guī)則”，即“禁止反悔”原則完全排除等同原則的適用，而是主張采取“彈性排除規(guī)則”，即此種限制作用的“范圍可大、可小、可以為零”。換句話說，美國最高法院認為禁止反悔原則與解釋權利要求有關，其適用具有足夠的靈活性，法官應當根據(jù)個案的情況，綜合考察專利權人修改權利要求的原因、修改所涉及的特定技術特征、被控侵權的等同物以及他們彼此之間的關系，判定“禁止反悔”原則限制作用的具體范圍。雖然美國最高法院摒棄了聯(lián)邦巡回上訴法院采取的“完全排除規(guī)則”，但是通過對未在專利申請文件中披露修改原因的專利權人適用嚴格的推定規(guī)則，該判決還是在一定程度上增強了禁止反悔原則對等同原則的限制作用。前述的拜耳公司案也體現(xiàn)了限制作用的增強趨勢。

根據(jù)我國的專利侵權司法實踐，我國在適用“禁止反悔”原則時通常要求滿足三個條件：1、縮小權利要求保護范圍的修改和書面聲明是為了滿足新穎性和創(chuàng)造性的要求；2、修改對專利授權和維持專利有效產(chǎn)生實質(zhì)作用；3、修改和書面聲明必須明示的記載在專利申請文件中。相比較而言，美國法院適用“禁止反悔”原則的條件相對寬松，首先不限于新穎性和創(chuàng)造性的要求，其次對修改的作用不予考慮。而我國適用“禁止反悔”原則的確定性更強，更有利于公知準確判斷專利保護范圍，但在追求個案公正方面不如美國法院的規(guī)則有利。另外，我國專利檔案的公開程度不夠，這也在一定程度上阻礙了被控侵權人依據(jù)“禁止反悔”原則提出抗辯。

“誠實信用”系人類行為的基本準則，是判斷人類行為正當性的重要標準，法律的各個領域均體現(xiàn)了這一準則，專利領域也不例外。